Claim construction - 명세서 기재사항으로의 한정 해석 여부 (Littelfuse v. Mersen, Fed. Cir. 2022)

 

Littelfuse, Inc. v. Mersen USA EP Corp., No. 21-2013 (Fed. Cir. 2022)

본 사건은 claim construction 에 있어서, 명세서 기재사항에 의하여 claim element 가 한정해석 될 수 있는지를 판단한 CAFC 의 판결이다.

*** 본 판결에는 claim construction 시, 명세서 기재사항 및 출원경과 사항을 (1) 참작하여 해석할 것인지, (2) 한정해석 할 것인지에 관한 다양한 CAFC 판례를 인용하고 있다. 그러한 판결에 주목하여 본 판결을 이해하는 것을 추천드린다.

Littelfuse 는 US 9,564,281 의 특허권자인데, ’281 특허는 “fuse end cap for providing an electrical connection between a fuse and an electrical conductor” (전선의 fuse 와 electrical conductor 간의 연결을 제공하기 위한 구성) 에 관한 것이다. Littelfuse 는 Mersen 이 해당 특허를 침해하였다고 소송을 제기하였다. ’281 특허의 명세서는 end cap 에 관한 3가지 실시예를 기재하고 있는데, (1) machined end cap, (2) stamped end cap, (3) assembled end cap 이다.

명세서 기재사항에 따르면, (1) machined end cap 과 (2) stamped end cap 은 “single piece of any suitable, electrically conductive material” 로 구성되며, 그런데 (3) assembled end cap 은 “two separate pieces of any suitable, electrically conductive material” 로 구성된다. (3) 실시예를 구성함에 있어서, terminal 과 mounting cuff 는 상이한 물질 (separate pieces of material) 을 사용한다. 

CAFC 재판부의 판단의 이슈가 된 claim 10 은 다음과 같다:

10. A fuse assembly comprising:

a first fuse end cap having a mounting cuff defining a first cavity and a terminal defining a second cavity;

a fastening stem that extends from the mounting cuff of the first fuse end cap and into the second cavity of the terminal;

a second fuse end cap having a mounting cuff defining a first cavity and a terminal defining a second cavity, and a fastening stem that extends from the mounting cuff of the second fuse end cap and into the second cavity of the terminal . . . .

Claim 10 의 종속항 claim 19, 20 은 다음과 같다:

19. The fuse end cap of claim 10, wherein each fuse end cap is machined form a single, contiguous piece of conductive material.

20. The fuse end cap of claim 10, wherein each fuse end cap is stamped from a single, contiguous piece of conductive material.

심사관은 심사과정에서, restriction requirement 를 발행했는데, 그 이유는 상기 3건의 실시예는 distinct species 관계에 있다고 지적하였다. 이에 대하여, Littelfuse 는 assembled end cap 을 election 하였고, 이후, 심사관은 claim 8 - 9 와 claim 19 - 20 을 심사 제외하였다. PTO practice 에 의하면, 해당 종속항에 대하여 심사를 거쳐 generic claim 이 등록 가능한 경우, 제외 했던 species claim 을 회복시킨다. (즉, Littelfuse 는 물론 USPTO 도 end cap 의 3가지 실시예는 서로 다른 물품 (구성) 임을 확인했다는 의미이다.)

심사관은 상기 종속항 (8. 9, 19, 20) 즉, single piece of material 로 된 end cap 이 claim 1, 10 (end cap 이 single piece of material 이나 separate piece of material 로 한정되지 않은 청구항) 과 양립할 수 있는 것으로 판단하였다.

1심 재판부는 “fastening stem” 을 “stem that attaches or joins other components” 로 claim construction 하면서, claim 1, 10 이 single-piece apparatus 즉, end cap formed from a single piece of material 을 포함하지 않는 것으로 해석하였다.

이러한 1심 재판부의 claim construction 에 대하여, 2심 재판부는 de novo 기준으로 검토하되, 관련된 사실관계 (subsidiary factual findings) 는 clear error 기준으로 검토한다.

CAFC 는 1심 재판부의 claim 1, 10 이 multi-piece apparatus 만을 포함한다는 claim construction 에 동의하지 않는다. Claim term 은 특허 출원 시점의 PHOSITA 가 이해하는 통상의 의미로 해석된다. Claim 과 명세서 기재사항 중에 용어가 어떻게 사용되었는지가 PHOSITA 가 이해하는 통상의 의미가 무엇인지에 대한 강한 증거이다. Phillips v. AWH Corp., Fed. Cir. (2005)

Claim structure 는 그러한 과정에서의 이해를 명백하게 해준다. 독립항 1, 10 은 fuse end cap 이 3개의 elements – mounting cuff, terminal, fastening stem – 를 포함하는 것으로 기재하고 있고, 그의 종속항 8, 9, 19, 20 은 claim 1, 10 을 추가로 한정하면서 end cap 이 “from a single, contiguous piece of conductive material” 로 되는 것으로 기재하고 있다.

특허법 상의 정의 규정에 따라, 독립항은 그의 종속항보다 그 권리범위가 넓고, 종속항이 발명의 특정 실시예로 읽힌다면, 그의 독립항은 필연적으로 종속항에서 규정한 특정 실시예를 반드시 포함해야 한다. Baxalta Inc. v. Genentech, Inc., Fed. Cir. (2020) 그렇지 않다면, 종속항은 권리범위가 없고, 그렇게 되면 그 종속항은 존재 의미를 잃는다. 그러한 결과로 되는 claim construction 은 지양 되어야 만 한다. Intellectual Ventures I LLC v. T-Mobile USA, Inc., Fed. Cir. (2018)

본 사건의 CAFC 재판부는 presumption of differentiation 이론이 변경을 허락하지 않는 (hard and fast) 규정이 아닌 점을 주지한다.  Seachange Int’l, Inc. v. C–COR, Inc., Fed. Cir. (2005) 실제로, claim differentiation 에 의하여 성립된 추정은 명세서 기재사항 내지 출원경과 사항에 의하여 극복될 수 있다. Retractable Techs., Inc. v. Becton, Dickinson, and Co., Fed. Cir. (2011)

그러나, 본 사건에 있어서 Littelfuse 의 claim construction – claim 1, 10 의 end cap 이 single piece apparatus 를 포함한다는 해석 – 은 명세서 기재사항에 의하여 뒷받침 된다. 더욱이, Mersen 의 claim construction – claim 1, 10 의 end cap 이 single piece apparatus 를 포함하지 않는다는 해석 – 이면 종속항 존재 의미를 상실할 뿐만 아니라 종속항의 권리범위가 없게 된다. 상기 CAFC 의 선판결에서 살펴본 바와 같이, 그러한 claim construction 은 지양되어야만 한다. 명세서 기재사항에 의하면, fastening stem 은 “projecting from a side of the mounting cuff (460) opposite the cavity (425)” 라고 한다. PHOSITA 는 해당 기재사항에 의하여, fuse end cap 이 single piece of material 로 구성되는 실시예의 경우에 있어서도 stem 은 mounting cuff 의 측면으로부터 돌출된 것으로 이해 할 수 있다.

재판부는 이러한 해석을 바탕으로, “fastening stem” 한정에 의하여 claim 1, 10 의 fuse end cap 이 multiple pieces of material 로 해석하게 하지 않는다고 결론 지었다. 즉, 1심 재판부의 fuse end cap 에 대한 claim construction 을 파기 환송하였다.

Added burden of overcoming the deference - qualified PTO examiner's job (Shire v. Amneal, Fed. Cir., 2015)

Shire LLC v. Amneal Pharmaceuticals, LLC, 802 F.3d 1301, 116 U.S.P.Q.2d 1607 (Fed. Cir. 2015)

본 사건은 특허출원 과정에서 심사관에 의하여 검토된 prior art – 이는 특허공보에 기재된다 – 를 이용하여 특허 등록 후 무효 주장하는 경우, 무효를 주장하는 자는 더 높은 수준의 입증책임을 부담한다는 판결이다. 출원인은 자신의 발명의 특허성에 영향을 주는 사항에 대하여 PTO 에 개시할 의무 (duty of candor) 를 갖는데, IDS 가 그러한 의무를 행하는 수단 중 하나이고, IDS 에 의하여 제출된 prior art 에 관한 것이다. 즉, 특허권장 입장에서는 IDS 로 제출한 prior art 에 대하여 자신의 특허 등록 후 다소간의 방어적 효과를 기대할 수 있는 점이 있다.

문제가 된 특허는 US 7,105,486 등 Shire 의 보유특허 4건인데, 특허 (patents-in-suit) 는 amphetamine 유도체에 관한 것으로, amphetamine 은 ADHD (attention deficit hyperactivity disorder, 주의력 결핍장애) 치료제로 널리 쓰인다. ’486 특허는 amphetamine 의 공유결합 변형 (covalent modification) 을 이용하여 약물 남용에 따른 역효과를 감소시키는 것에 관한 것이다.

1심 재판부는 ’486 특허가 무효가 아니라는 약식판결 결정을 내렸다.

항소심 재판 청구인 (피고) 은 ’486 특허의 비자명성 위반에 따른 무효 주장을 하였는데, 2건의 prior art 즉, Australian patent application No. 54,168/65 (AU ’168) 과 US 3,843,796 에 근거하였다. 그런데, 피고가 무효 주장의 근거로 제시한 primary reference (AU ’168) 는 심사과정 중 이미 검토된 prior art 로써, ’486 특허 공보 (gazette) 에 기재되어 있었다. 

항소심 재판부는 AU ’168 이 ’486 특허에 기재되어 있으므로, 이는 해당 특허의 심사 과정 중 심사관이 검토한 것으로 추정되며, 심사관은 일정한 자격을 갖춘 정부의 대리인 (qualified government agency) 으로써, 자신의 본연의 업무를 적절한 수준으로 수행한 것으로 의제되고, 그럼에도 ’486 특허가 등록된 것이므로, 이러한 prior art 에 다시 근거하여 특허무효를 주장하는 자는 보다 높은 수준의 입증책임 (added burden of overcoming) 을 갖는다고 하였다.

재판부는 또한 일단 특허가 심사 과정을 거쳐 등록되면 특허는 유효한 것으로 추정되므로, 그에 대한 무효를 주장하는 자는 보다 높은 수준의 입증책임을 부담한다는 판결도 인용하였다. Microsoft Corp. v. i4i Ltd., ––– U.S. ––––, 131 S.Ct. 2238, 2242 (2011)

재판부는 그러면서, AU ’186 과 US 3,843,796 을 결합하여 본 발명에 이르는 것이 PHOSITA 수준으로 자명하지 않는 사유로 ’486 특허의 유효를 결정한 1심 판결을 지지하였다.

*** 본 사건은 이외에도, 비자명성 판단 시, 복수의 선행문헌의 결합의 동기 (motivation to combine) 에 대하여 상세히 기재하고 있는데, 이하 생략한다.

Preamble construed as if in the balance of the claim - life, meaning and vitality (Pitney Bowes v. Hewlett-Packard, Fed. Cir., 1999)

Pitney Bowes v. Hewlett-Packard Company, 182 F.3d 1298 (Fed. Cir., 1999) 

본 사건은 특허 청구항의 preamble (전제부) 이 어떠한 때 claim limitation 으로 해석되는지에 대한 판결이다. 원칙은 preamble 이 claim limitation 이 아니고, body (본체부) 에 기재된 사항만 claim limitation 이지만, 다음의 2가지 경우 즉,

(1)   the preamble recites limitations of the claim, or

(2)   necessary to give life, meaning, and vitality to the claim

라면, preamble 이 claim limitation 으로 해석된다.

(상기 1, 2 에 더하여, 출원인이 심사과정에서 심사관의 거절이유를 극복할 목적으로 preamble 을 발명의 특징으로 주장하였을 때에도, preamble 은 claim limitation 이 된다. (Data Engine Tech. v. Google, 2021-1050, Fed. Cir., 2021))

Pitney Bowes 는 Hewlett-Packard 를 상대로 특허침해금지 청구소송을 제기하였는데, Pitney Bowes 의 미국특허 US 4,386,272 (Apparatus and Method for Generating Images by Producing Light Spots of Different Sizes) 는 레이저 프린터에 관한 것이다. '272 특허는 종래 기술이 가지고 있던 프린트 결과물의 불균일함 (jaggies) 의 해결을 위하여 toner dots 를 이용하는 것에 관한 방법 및 장치를 claim 으로 하였다.

Claim 1 이 항소심 재판부가 검토한 청구항인데 다음과 같다:

1. A method of producing on a photoreceptor an image of generated shapes made up of spots, comprising:

directing a plurality of beams of light towards a photoreceptor, each beam of light generating a spot on the photoreceptor and controlling a parameter of the light beams to produce spots of different sizes whereby the appearance of smoothed edges are given to the generated shapes.

 

Claim construction (Markman hearing) 단계에서 양측은 "spots of different sizes” 의 해석에서 대립하였는데, (1) "spot of the light beam” 인지, (2) “spot of discharged area on the photoreceptor” 인지가 문제가 되었다. 왜냐하면, (2) 로 해석될 경우, HP 의 레이저프린터는 단일 광원을 채용하는 이유로 “plurality of beams” 를 생성하지 않고 그에 따라 “single-sized spots of lights” 만을 생성하는 바, photoreceptor 에서 서로 다른 크기의 spot 을 생성하지 않아 특허 비침해로 되기 때문이다.

 특허침해에 대한 2단계 분석 (two-step analytical approach) 을 검토함에 있어서, 2심 재판부는 (1) 1단계 claim construction 에 대한 검토는 de novo 기준을, (2) determination of infringement 에 대한 검토는 clear error 기준을 적용한다. 특히, 본 사건에 있어서, (1) claim construction 즉, "spots of different sizes” 에 대한 해석을 어떻게 할 것인지가 이슈 사항이다.

Claim construction 의 출발점은 언제나 claim 용어 그 자체이다. Claim 1 및 3 모두 preamble 은 “producing on a photoreceptor an image of generated shapes made up of spots” 로 시작되는데, “generated shapes” 는 당연히 (레이저 프린팅의 결과로 생기는) 문자 (character) 들이다. 그리고, 본 발명이 해결하고자 하는 과제에 따르면, 그러한 character 들은 photoreceptor 상에 형성되는 spots (“made up of spots” are produced on a photoreceptor) 을 의미한다. 즉, preamble 에 기초하여 claim 은 해석되고, 해석된 의미는 상기의 (2) “spot of discharged area on the photoreceptor” 인 것이다. 즉, preamble 이 claim construction 에 상당한 영항을 미친 것이다.

Preamble 은 claim 이 전체적으로 어떠한 목적을 갖는지의 측면에서 중요성을 갖는다. Preamble 이 claim 전체의 맥락에서 읽혔을 때, claim limitation 을 반복하거나, preamble 이 claim 에 life meaning, and vitality 를 부여한다면, preamble 은 청구항 한정사항으로 해석된다. 반면, body (본체부) 가 완전하고 내재적으로 온전히 발명을 청구하고 있고, preamble 은 단순히 발명의 목적이나 의도된 용도 (purpose or intended use of the invention) 만을 제시한다면, 이 경우의 preamble 은 claim limitation 중 어느 하나를 구성하거나 claim limitation 을 설명하지 않기 때문에 claim construction 에 중요한 의미가 없다.

본 사건에서, preamble 은 claim limitation 에 대하여, life, meaning and vitality 를 부여하는 역할을 한다. “producing on a photoreceptor an image of generated shapes made up of spots” 는 단순히 발명의 속한 분야를 기술하는 것이 아니고, claim 에 사용된 용어와 그 의미상으로 맞물려 필연적인 결과를 불러오고 있다. 왜냐 하면, preamble 에서 선행하는 “generated shapes”에 의하여 뒤따르는 “made up of spots” 의 의미가 결정되었기 때문이다.

Claim 의 말미 “spots of different sizes whereby the appearance of smoothed edges are given to the generated shapes” 역시 “spots of different sizes” 에 대한 claim construction 을 상기 (2) 번으로 해석되도록 뒷받침한다. 왜냐 하면, spots of light created by the beam of light 은 “the generated shapes” 를 생성하지 않기 때문이다.

상기와 같은 이유로, 재판부는 spot 을 (2) 의 의미로 해석한 후, HP 의 특허 비침해를 확정하였다.