Claim construction - 명세서 기재사항으로의 한정 해석 여부 (Littelfuse v. Mersen, Fed. Cir. 2022)

 

Littelfuse, Inc. v. Mersen USA EP Corp., No. 21-2013 (Fed. Cir. 2022)

본 사건은 claim construction 에 있어서, 명세서 기재사항에 의하여 claim element 가 한정해석 될 수 있는지를 판단한 CAFC 의 판결이다.

*** 본 판결에는 claim construction 시, 명세서 기재사항 및 출원경과 사항을 (1) 참작하여 해석할 것인지, (2) 한정해석 할 것인지에 관한 다양한 CAFC 판례를 인용하고 있다. 그러한 판결에 주목하여 본 판결을 이해하는 것을 추천드린다.

Littelfuse 는 US 9,564,281 의 특허권자인데, ’281 특허는 “fuse end cap for providing an electrical connection between a fuse and an electrical conductor” (전선의 fuse 와 electrical conductor 간의 연결을 제공하기 위한 구성) 에 관한 것이다. Littelfuse 는 Mersen 이 해당 특허를 침해하였다고 소송을 제기하였다. ’281 특허의 명세서는 end cap 에 관한 3가지 실시예를 기재하고 있는데, (1) machined end cap, (2) stamped end cap, (3) assembled end cap 이다.

명세서 기재사항에 따르면, (1) machined end cap 과 (2) stamped end cap 은 “single piece of any suitable, electrically conductive material” 로 구성되며, 그런데 (3) assembled end cap 은 “two separate pieces of any suitable, electrically conductive material” 로 구성된다. (3) 실시예를 구성함에 있어서, terminal 과 mounting cuff 는 상이한 물질 (separate pieces of material) 을 사용한다. 

CAFC 재판부의 판단의 이슈가 된 claim 10 은 다음과 같다:

10. A fuse assembly comprising:

a first fuse end cap having a mounting cuff defining a first cavity and a terminal defining a second cavity;

a fastening stem that extends from the mounting cuff of the first fuse end cap and into the second cavity of the terminal;

a second fuse end cap having a mounting cuff defining a first cavity and a terminal defining a second cavity, and a fastening stem that extends from the mounting cuff of the second fuse end cap and into the second cavity of the terminal . . . .

Claim 10 의 종속항 claim 19, 20 은 다음과 같다:

19. The fuse end cap of claim 10, wherein each fuse end cap is machined form a single, contiguous piece of conductive material.

20. The fuse end cap of claim 10, wherein each fuse end cap is stamped from a single, contiguous piece of conductive material.

심사관은 심사과정에서, restriction requirement 를 발행했는데, 그 이유는 상기 3건의 실시예는 distinct species 관계에 있다고 지적하였다. 이에 대하여, Littelfuse 는 assembled end cap 을 election 하였고, 이후, 심사관은 claim 8 - 9 와 claim 19 - 20 을 심사 제외하였다. PTO practice 에 의하면, 해당 종속항에 대하여 심사를 거쳐 generic claim 이 등록 가능한 경우, 제외 했던 species claim 을 회복시킨다. (즉, Littelfuse 는 물론 USPTO 도 end cap 의 3가지 실시예는 서로 다른 물품 (구성) 임을 확인했다는 의미이다.)

심사관은 상기 종속항 (8. 9, 19, 20) 즉, single piece of material 로 된 end cap 이 claim 1, 10 (end cap 이 single piece of material 이나 separate piece of material 로 한정되지 않은 청구항) 과 양립할 수 있는 것으로 판단하였다.

1심 재판부는 “fastening stem” 을 “stem that attaches or joins other components” 로 claim construction 하면서, claim 1, 10 이 single-piece apparatus 즉, end cap formed from a single piece of material 을 포함하지 않는 것으로 해석하였다.

이러한 1심 재판부의 claim construction 에 대하여, 2심 재판부는 de novo 기준으로 검토하되, 관련된 사실관계 (subsidiary factual findings) 는 clear error 기준으로 검토한다.

CAFC 는 1심 재판부의 claim 1, 10 이 multi-piece apparatus 만을 포함한다는 claim construction 에 동의하지 않는다. Claim term 은 특허 출원 시점의 PHOSITA 가 이해하는 통상의 의미로 해석된다. Claim 과 명세서 기재사항 중에 용어가 어떻게 사용되었는지가 PHOSITA 가 이해하는 통상의 의미가 무엇인지에 대한 강한 증거이다. Phillips v. AWH Corp., Fed. Cir. (2005)

Claim structure 는 그러한 과정에서의 이해를 명백하게 해준다. 독립항 1, 10 은 fuse end cap 이 3개의 elements – mounting cuff, terminal, fastening stem – 를 포함하는 것으로 기재하고 있고, 그의 종속항 8, 9, 19, 20 은 claim 1, 10 을 추가로 한정하면서 end cap 이 “from a single, contiguous piece of conductive material” 로 되는 것으로 기재하고 있다.

특허법 상의 정의 규정에 따라, 독립항은 그의 종속항보다 그 권리범위가 넓고, 종속항이 발명의 특정 실시예로 읽힌다면, 그의 독립항은 필연적으로 종속항에서 규정한 특정 실시예를 반드시 포함해야 한다. Baxalta Inc. v. Genentech, Inc., Fed. Cir. (2020) 그렇지 않다면, 종속항은 권리범위가 없고, 그렇게 되면 그 종속항은 존재 의미를 잃는다. 그러한 결과로 되는 claim construction 은 지양 되어야 만 한다. Intellectual Ventures I LLC v. T-Mobile USA, Inc., Fed. Cir. (2018)

본 사건의 CAFC 재판부는 presumption of differentiation 이론이 변경을 허락하지 않는 (hard and fast) 규정이 아닌 점을 주지한다.  Seachange Int’l, Inc. v. C–COR, Inc., Fed. Cir. (2005) 실제로, claim differentiation 에 의하여 성립된 추정은 명세서 기재사항 내지 출원경과 사항에 의하여 극복될 수 있다. Retractable Techs., Inc. v. Becton, Dickinson, and Co., Fed. Cir. (2011)

그러나, 본 사건에 있어서 Littelfuse 의 claim construction – claim 1, 10 의 end cap 이 single piece apparatus 를 포함한다는 해석 – 은 명세서 기재사항에 의하여 뒷받침 된다. 더욱이, Mersen 의 claim construction – claim 1, 10 의 end cap 이 single piece apparatus 를 포함하지 않는다는 해석 – 이면 종속항 존재 의미를 상실할 뿐만 아니라 종속항의 권리범위가 없게 된다. 상기 CAFC 의 선판결에서 살펴본 바와 같이, 그러한 claim construction 은 지양되어야만 한다. 명세서 기재사항에 의하면, fastening stem 은 “projecting from a side of the mounting cuff (460) opposite the cavity (425)” 라고 한다. PHOSITA 는 해당 기재사항에 의하여, fuse end cap 이 single piece of material 로 구성되는 실시예의 경우에 있어서도 stem 은 mounting cuff 의 측면으로부터 돌출된 것으로 이해 할 수 있다.

재판부는 이러한 해석을 바탕으로, “fastening stem” 한정에 의하여 claim 1, 10 의 fuse end cap 이 multiple pieces of material 로 해석하게 하지 않는다고 결론 지었다. 즉, 1심 재판부의 fuse end cap 에 대한 claim construction 을 파기 환송하였다.

명세서 기재사항에 의한 claim 한정해석 여부 (Level Sleep v. Sleep Number, July 2021)

 Level Sleep LLC v. Sleep Number Corp., 2020-1718, July 13, 2021 decided

Claim construction 시, 명세서 기재사항을 참작 ("in light of specification") 하게 되는데, 그렇다고 해서 반드시 명세서 기재사항으로 claim scope 를 한정 해석 할 수 있는 것은 아니다. 35 USC 112 (a) 에 따른 written description requirement (명세서 기재요건) 는 "Patent specification must clearly allow person skilled in the art to recognize the inventor claimed invention.” 이다. 

판례에 따르면, 명세서 기재사항으로 claim 이 한정해석 되는지 여부는 해당 기재사항이 essential element (feature) 인가 하는 점이다. 다음과 같은 판례를 참조할 수 있다.

1. 한정 해석하지 않은 경우: Inventor did not consider the precise location of the lockout to be an element of the invention. Ethicon Endo- surgery v. US Surgical, Fed. Cir. (1996)
2. 한정 해석한 경우: Inventor considered the location of the control on the console to be an essential element of the claim. Gentry Gallery v. Berkline, Fed. Cir. (1998)

본 사건은 명세서 기재사항에 의하여 claim scope 가 한정 해석된 사례이다. 항소심 재판부는 (1) 명세서 기재사항에서 claimed invention 의 목적을 달성하기 위한 최소 압력을 명확히 기재한 점; (2) 종래 제품의 압력 (40 mmHg) 은 claimed invention 의 목적을 달성하기에 너무 높은 압력이라고 비판한 점을 지적하면서, claim limitaiton "low pressure" 의 범위를 명세서 기재사항으로 한정하여 해석하였다.

이하, 본 사건의 주요 판결 내용을 해석하여 보았다.

Level Sleep 은 US 7,036,172 의 특허권자인데, Sleep Number 에 대하여 특허침해 금지 소송을 제기하였다. ’172 특허는 수면의 질을 높이는 개선된 매트리스에 관한 것이다. 명세서에는 수면의 질이 수면시간 동안 몸의 이동 (뒤척임) 이 적을수록 좋아진다고 기재하고 있고, 침대의 불편함에서 유발되는 몸의 이동은 주로 (1) 몸의 일부분에서 압력의 증가; (2) 좋지않은 몸의 정렬에 기인한다고 하였다. 이중 (1)번만 claim 과 연관이 있다.

명세서는 (1)번과 관련하여, 특히 몸의 돌출부 (어깨, 엉덩이) 가 매트리스에 대항하여 크게 압축됨으로써 압력이 증가하여 해당 부분의 혈행을 방해 (discontinuance of capillary blood flow) 하므로 불편함을 느끼게 된다고 한다. 명세서는 이러한 압력을 특별히 ischemic pressure 로 기재하였다. 특허는 이러한 압력을 줄이는 방법으로 매트리스에 의하여 몸을 지지함으로써, 몸과 맞닿는 부분이 저압이 되는 것으로 기재하고 있는데, 그러한 압력 (low pressure) 을 다음과 같이 기재하고 있다:

“The terminology low body pressure means a pressure which is below a pressure threshold (typically the ischemic threshold) for comfortable sleep and of a level which materially reduces causes of bed-induced shifting.”

 

Claim 1은 다음과 같다:

1. A mattress, extending in a lateral direction from side to side and extending in a longitudinal direction from a mattress head to a mattress foot, for supporting a reclining body, said mattress including a head part, a shoulder part, a waist part, a hip part and a leg part, said reclining body having a displacement profile, said mattress comprising,

a core extending in said longitudinal direction and in said lateral direction, said core for undergoing differing vertical displacements when supporting the reclining body,

said core having displacement parameters varying to match the displacement profile of the reclining body whereby the reclining body is supported by low body pressure,

said core having a plurality of regions where the vertical displacement in one or more of the regions varies to match the displacement profile of the reclining body to maintain the reclining body in alignment,

said core including one or more foam members having structural modification where the one or more foam members at different longitudinal positions exhibit different displacement parameters including different ILDs to support the reclining body with low body pressure and exhibits different vertical displacements to maintain the reclining body in alignment.

원고는 claim 11, 12 에 근거하여 doctrine of claim differentiation 에 의한 “low body pressure” 의 청구항 해석에 대한 자신들의 주장을 전개하였다. Claim 11, 12 는 다음과 같다:

11. The mattress as in claim 3 wherein said low body pressure is below a low pressure threshold.

12. The mattress as in claim 11 wherein said threshold is below an ischemic pressure threshold.

Level Sleep 은 1심 재판부에 전문가 의견 (expert report by Dr. Elizabeth Friis) 을 제출하였는데, 그는 소 제기 제품 (매트리스) 과 claim limitation 을 비교하였다. 전문가 의견에는 (1) 평균 표면 압력, (2) 30 mmHg 이상으로 읽히는 압력의 비율, (3) 종래의 매트리스와 비교한 경우의 소 제기 제품의 최고 표면 압력 측정결과가 수록되어 있다. 전문가 의견에 따르면, 종래의 매트리스에 비교하여, 소 제기 제품은 더 낮은 압력 수치를 나타냈다. 그 결과, 1심 재판부가 Markman hearing 단계에서 low body pressure 의 의미로 해석한 “pressure of a level which materially reduces causes of bed-induced shifting” 에 부합한다는 결론을 내렸다. 그런데, 해당 전문가 의견은 동시에, 소 제기 제품의 최고 표면 압력이 40mmHg 이상 인 것도 입증하였다.

1심 재판부는 summary judgment of noninfringement 결정을 내렸는데, 최초 Markman hearing 단계에서의 “low pressure” 의 의미를 변경하여 압력의 상한 값이 존재해야 하고, 소 제기 제품의 40 mmHg 는 해당 상한 값의 범위 밖이라고 설명하였다. 그 이유는, 특허 명세서 기재사항에서 40 mmHg 는 종래의 매트리스가 갖는 압력으로써 claimed invention 의 목적 (즉, bed-induced shifting 의 감소 효과) 을 달성할 수 없다고 비판하였기 때문이라고 설명하였다. 그리고, 전문가 의견에서 제시된 소 제기 제품의 최고 표면 압력은 40 mmHg 이상이기 때문에, 특허침해가 성립하지 않는 다는 결론에 도달한 것이다.  

2심 재판부는 1심 재판부의 claim construction 에 대하여, de novo 기준으로 판단한다. (왜냐하면, 본 사건에서 1심 재판부의 claim construction 은 intrinsic evidence 만을 고려했기 때문이다.) 

2심 재판부의 주요 판단사항은 1심 재판부의 변경된 claim construction 즉, claim 1 의 “low pressure” 가 40 mmHg 이하의 압력을 가지느냐는 것이다. 재판부는 claim limitation 그 자체 즉, “whereby the reclining body is supported by low body pressure” 만으로는 low pressure 를 특정하기가 충분하지 않으므로, 다음의 관련 명세서 기재사항을 참작하였다.

The terminology low body pressure means a pressure which is below a pressure threshold (typically the ischemic threshold) for comfortable sleep and of a level which materially reduces causes of bed-induced shifting. … Low pressure threshold is below the ischemic pressure of 30 mmHg.

재판부는 특허출원인이 lexicographer 로서 어떠한 claim limitation 에 자신만의 정의를 내렸다면, 일반적인 의미에 우선한다는 점을 상기하였다. 또한, 명세서에서 40 mmHg 의 압력은 bed-induced shifting 을 감소시키기 위한 것으로는 불충분하다고 하였다는 점도 지적하였다. 

Disavowal requires that the specification make clear that the invention does not include a particular feature, … or is clearly limited to a particular form of the invention. Hill-Rom Servs., Inc. v. Stryker Corp., 755 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2014)

Level Sleep 은 claim 11, 12에 기대어 claim differentiation 을 주장하였으나, 재판부는 이를 수용하지 않았다. 

*** Claim differentiation 이란, 하나의 특허에서 서로 다른 claim 들은 서로 다른 claim scope 을 갖는다는 원칙이다.

한가지 중요한 점은 claim differentiation 원칙에 의하여 명세서 기재사항을 참작하여 claim scope 를 확장하지는 못하므로, claim 11, 12 에 대하여, 명세서에 명시적으로 기재된 사항 내지 disclaimer 를 삭제하지는 못한다. 

*** 즉, claim differentiation 원칙에 따르더라도, 명세서에 명시적으로 기재된 사항을 넘어서는 청구항 해석은 불가능하므로, claim 11 및 claim 12 의 low pressure 도 소 제기 제품이 특허침해를 구성할 수 있는 40 mmHg 를 넘어설 수는 없다는 해석이다.

Level Sleep 은 low pressure 가 최소 압력을 갖는다면, 이 경우 명세서 중 도면 (Fig. 10) 에 기재된 사항을 근거로, 어깨부분에서는 80 mmHg, 허리부분에서는 40 mmHg, 엉덩이 부분에서는 80 mmHg 인 것으로 해석해야 하고, 그러므로 40 mm Hg 및 80 mmHg 는 ischemic threshold (30 mmHg) 를 초과하므로, 소 제기제품이 특허침해에 해당한다고 주장하였다. 그러나 재판부는 다시 한번 명세서 기재사항을 근거로, 이러한 주장을 배척하였다:

There, it explains that the surface pressures at these alignment lines are typically low and below a low pressure threshold,” where that “low pressure threshold is below the ischemic pressure of about 30 mmHg. (즉, 재판부는 도면에 기재한 사항과는 달리 명세서 기재사항에 명백하게 ischemic threshold 를 30 mmHg 로 기재하였기 때문에, 해당 기재사항이 우선하는 것으로 판단하였다.)