Preamble construed as if in the balance of the claim - life, meaning and vitality (Pitney Bowes v. Hewlett-Packard, Fed. Cir., 1999)

Pitney Bowes v. Hewlett-Packard Company, 182 F.3d 1298 (Fed. Cir., 1999) 

본 사건은 특허 청구항의 preamble (전제부) 이 어떠한 때 claim limitation 으로 해석되는지에 대한 판결이다. 원칙은 preamble 이 claim limitation 이 아니고, body (본체부) 에 기재된 사항만 claim limitation 이지만, 다음의 2가지 경우 즉,

(1)   the preamble recites limitations of the claim, or

(2)   necessary to give life, meaning, and vitality to the claim

라면, preamble 이 claim limitation 으로 해석된다.

(상기 1, 2 에 더하여, 출원인이 심사과정에서 심사관의 거절이유를 극복할 목적으로 preamble 을 발명의 특징으로 주장하였을 때에도, preamble 은 claim limitation 이 된다. (Data Engine Tech. v. Google, 2021-1050, Fed. Cir., 2021))

Pitney Bowes 는 Hewlett-Packard 를 상대로 특허침해금지 청구소송을 제기하였는데, Pitney Bowes 의 미국특허 US 4,386,272 (Apparatus and Method for Generating Images by Producing Light Spots of Different Sizes) 는 레이저 프린터에 관한 것이다. '272 특허는 종래 기술이 가지고 있던 프린트 결과물의 불균일함 (jaggies) 의 해결을 위하여 toner dots 를 이용하는 것에 관한 방법 및 장치를 claim 으로 하였다.

Claim 1 이 항소심 재판부가 검토한 청구항인데 다음과 같다:

1. A method of producing on a photoreceptor an image of generated shapes made up of spots, comprising:

directing a plurality of beams of light towards a photoreceptor, each beam of light generating a spot on the photoreceptor and controlling a parameter of the light beams to produce spots of different sizes whereby the appearance of smoothed edges are given to the generated shapes.

 

Claim construction (Markman hearing) 단계에서 양측은 "spots of different sizes” 의 해석에서 대립하였는데, (1) "spot of the light beam” 인지, (2) “spot of discharged area on the photoreceptor” 인지가 문제가 되었다. 왜냐하면, (2) 로 해석될 경우, HP 의 레이저프린터는 단일 광원을 채용하는 이유로 “plurality of beams” 를 생성하지 않고 그에 따라 “single-sized spots of lights” 만을 생성하는 바, photoreceptor 에서 서로 다른 크기의 spot 을 생성하지 않아 특허 비침해로 되기 때문이다.

 특허침해에 대한 2단계 분석 (two-step analytical approach) 을 검토함에 있어서, 2심 재판부는 (1) 1단계 claim construction 에 대한 검토는 de novo 기준을, (2) determination of infringement 에 대한 검토는 clear error 기준을 적용한다. 특히, 본 사건에 있어서, (1) claim construction 즉, "spots of different sizes” 에 대한 해석을 어떻게 할 것인지가 이슈 사항이다.

Claim construction 의 출발점은 언제나 claim 용어 그 자체이다. Claim 1 및 3 모두 preamble 은 “producing on a photoreceptor an image of generated shapes made up of spots” 로 시작되는데, “generated shapes” 는 당연히 (레이저 프린팅의 결과로 생기는) 문자 (character) 들이다. 그리고, 본 발명이 해결하고자 하는 과제에 따르면, 그러한 character 들은 photoreceptor 상에 형성되는 spots (“made up of spots” are produced on a photoreceptor) 을 의미한다. 즉, preamble 에 기초하여 claim 은 해석되고, 해석된 의미는 상기의 (2) “spot of discharged area on the photoreceptor” 인 것이다. 즉, preamble 이 claim construction 에 상당한 영항을 미친 것이다.

Preamble 은 claim 이 전체적으로 어떠한 목적을 갖는지의 측면에서 중요성을 갖는다. Preamble 이 claim 전체의 맥락에서 읽혔을 때, claim limitation 을 반복하거나, preamble 이 claim 에 life meaning, and vitality 를 부여한다면, preamble 은 청구항 한정사항으로 해석된다. 반면, body (본체부) 가 완전하고 내재적으로 온전히 발명을 청구하고 있고, preamble 은 단순히 발명의 목적이나 의도된 용도 (purpose or intended use of the invention) 만을 제시한다면, 이 경우의 preamble 은 claim limitation 중 어느 하나를 구성하거나 claim limitation 을 설명하지 않기 때문에 claim construction 에 중요한 의미가 없다.

본 사건에서, preamble 은 claim limitation 에 대하여, life, meaning and vitality 를 부여하는 역할을 한다. “producing on a photoreceptor an image of generated shapes made up of spots” 는 단순히 발명의 속한 분야를 기술하는 것이 아니고, claim 에 사용된 용어와 그 의미상으로 맞물려 필연적인 결과를 불러오고 있다. 왜냐 하면, preamble 에서 선행하는 “generated shapes”에 의하여 뒤따르는 “made up of spots” 의 의미가 결정되었기 때문이다.

Claim 의 말미 “spots of different sizes whereby the appearance of smoothed edges are given to the generated shapes” 역시 “spots of different sizes” 에 대한 claim construction 을 상기 (2) 번으로 해석되도록 뒷받침한다. 왜냐 하면, spots of light created by the beam of light 은 “the generated shapes” 를 생성하지 않기 때문이다.

상기와 같은 이유로, 재판부는 spot 을 (2) 의 의미로 해석한 후, HP 의 특허 비침해를 확정하였다.

Effect of preamble (MPEP 2111.02)

• Entire claim 의 맥락에서 읽었을 때, preamble 이 다음과 같은 경우, claim limitation 으로 해석 해야 함. Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., Fed. Cir. (1999)

1. Preamble 이 claim limitation 을 인용하거나 (즉, claim limitation 의 용어를 반복하여 기재하는 것), 
2. Preamble 이 claim 에 life, meaning, vitality 를 부여하는 경우,

• Claimed invention 의 구조 (structure) 에 대하여 한정하는 preamble 은 claim limitation 으로 취급해야 함
• Preamble 이 structural limitation 인지 아니면 단순한 purpose or use of the invention 인지 결정하는 것은, 오직 모든 기록 (명세서 기재사항, prosecution history) 을 종합적으로 검토하여, 발명자가 실제로 발명한 claimed invention 이 무엇인지를 이해함으로써 판단할 수 있음. Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc., Fed. Cir. (1966)
• Body of the claim 이 온전하고 내재적인 (intrinsic) 방법으로 claimed invention 의 모든 limitation 을 제시하고, preamble 은 단순히 발명의 목적 내지 용도 만을 기술하는 경우, 해당 preamble 은 claim limitation 으로 해석하지 않음. Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., Fed. Cir. (1999)
• Preamble 이 claimed invention 에 대한 purpose or intended use 로 기재된 경우에도, claim limitation 으로 해석되는 경우가 있는데 즉, prosecution history 중 해당 preamble 에 의하여, prior art 와의 차별성을 주장하는 용도로 쓰인 경우는 이를 claim limitation 으로 해석함. Metabolite Labs., Inc. v. Corp. of Am. Holdings, Fed. Cir. (2004)