Raytheon technologies Corp. v. General Electric Co., No. 20-1755 (Fed. Cir. April 2021)
본 사건은 PTAB 이 inter partes review 에서 Raytheon 의 특허 US 9,695,751 이 § 103 (nonobviousness) 위반으로 무효라고 결정하자, 이에 항소한 사건이다.
PTAB 은 prior art (Knip reference) 에는 claim 의 power density limitation for a geared gas turbine engine 이 기재되어 있으므로, 자명하다고 판단하였다. 이에 대하여 Raytheon 은 Knip 에 기재된 것은 특허 출원 시점에서 존재하지 않는 물질을 사용한 가상의 (futuristic) 의 turbine engine 의 highly aggressive performance parameter 에 지나지 않으므로, Knip 에 의하여 claimed invention 이 자명하지 않다고 주장하였으나, PTAB 은 이를 배척하였다. CAFC 는 PTAB 이 근거로 사용한 prior art 에 의하여, skilled artisan 은 claimed invention 을 도출할 수 없으므로, CAFC 의 결정을 기각하였다.
’751 특허는 gas turbine engine 에 관한 것인데, gas turbine engine 은 연료와 엔진 전면부로 유입된 공기를 혼합한 다음 이를 연소시켜 추진력을 얻고 배기가스를 내보낸다. ’751 특허의 특징은 power density range 에 있는데, claim 에는 “sea-level takeoff thrust” (SLTO thrust) 로 정의되어 있다. Claim 1은 다음과 같다:
GE 는 Knip (prior art) 에 의하여, 상기 claim 이 자명하다고 주장하였다. Knip 은 다양한 실시예를 통하여 여러 performance parameter 에 대하여 기재하고 있는데, 이는 모두 당시에는 존재하지 않는 물질을 사용한 futuristic engine 에 의한 것이고, 또한 SLTO thrust 에 대하여는 기재하지도 않았다. GE 는 Knip 이 ’751 특허의 claim 에 기재된 동일한 종류의 performance parameters 를 기재하고 있으므로, 그러한 기재를 바탕으로 skilled artisan 으로 하여금 claimed invention 을 실시할 수 있다고 주장하였다.1. A gas turbine engine comprising:
a fan including a plurality of fan blades …; a compressor section; a combustor in fluid communication with the compressor section; a turbine section in fluid communication with the combustor, the turbine section including a fan drive turbine and a second turbine …; and a speed change system configured to be driven by the fan drive turbine to rotate the fan about the axis; and
a power density at Sea Level Takeoff greater than or equal to 1.5 lbf/in 3 and less than or equal to 5.5 lbf/in and defined as thrust in lbf measured by a volume of the turbine section in in 3 measured between an inlet of a first turbine vane in said second turbine to an exit of a last rotating airfoil stage in said fan drive turbine.
Raytheon 은 이에 대하여 반박하였는데, Raytheon 에 의하면 Knip 에 기재된 “aggressive parameters” 는 ’751 특허 출원 시점에는 존재하지 않는 “revolutionary” material 을 사용한 futuristic engine 에 의한 것이므로, skilled artisan 으로 하여금 claimed invention 을 실시하게 할 수 없다고 하였다.
GE 는 자명성 판단에 있어서, 실시가능 (enablement) 여부 – 즉, skilled artisan 이 Knip 을 바탕으로 과도한 실험 없이 claimed invention 을 실시할 수 있는지 – 는 무관하다고 주장하였다. PTAB 은 Knip 이 skilled artisan 으로 하여금 claim 1에 기재된 power density 를 실시하기에 충분한 정보를 기재하고 있으며, 또한 실시가능하므로, Knip 에 의하여 ’751 특허는 자명하므로 무효라고 결정하였다. 즉, PTAB 은 Knip 의 기재사항을 바탕으로 skilled artisan 이 claimed invention 의 gas turbine engine 에 있어서 power density 를 산출해 낼 수 있는지로 문제를 간결화 한 다음 그렇다고 판단한 것이다.
CAFC 는 Raytheon 의 appeal 이 한가지 문제 즉, PTAB 이 Knip 에 의한 claimed invention 의 실시 가능여부 (enabling) 라고 하였다.
Prior art 의 enablement 여부는 question of law based on underlying factual findings 이다. Minn. Mining & Mfg. Co. v. Chemque, Inc., 303 F.3d 1294, 1301 (Fed. Cir. 2002) 그러므로, 항소심 재판부는 PTAB 의 legal conclusion 은 de novo 기준으로, underlying factual determination 은 substantial evidence 기준으로 검토한다. In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1316 (Fed. Cir. 2000)
Claim 이 prior art 에 의하여 자명하기 위해서는 해당 prior art 는 skilled artisan 으로 하여금 claimed invention 을 실시 (make and use) 할 수 있게 해야 한다. In re Kumar, 418 F.3d 1361, 1368 (Fed. Cir. 2005). 통상, § 103 prior art 는 기재된 사항에 대하여 스스로 enable (즉, “self-enabling”) 할 필요는 없다. 왜냐하면, 다른 prior art 에 의하여, 해당 기재가 skilled artisan 을 enable 하게 하면 족하기 때문이다. Comcast Cable Commc’ns Corp. v. Finisar Corp., 571 F. Supp. 2d 1137, 1145 (N.D. Cal. 2008)
그런데, 다른 prior art 가 해당 기재내용을 enabling 시키지 못한다면, 그 스스로 skilled artisan 을 enabling 시켜야 한다.
*** In the absence of such other supporting evidence to enable a skilled artisan to make the claimed invention, a standalone § 103 reference must enable the portions of its disclosure being relied upon. Ashland Oil, Inc. v. Delta Resins & Refractories, Inc., 776 F.2d 281, 297 (Fed. Cir. 1985)
이러한 경우, § 103 prior art 의 enablement 기준은 anticipatory reference (§ 102, single prior art 에 의하여 claimed invention 의 특허성이 결여되는 경우) 와 동일하다. In re Antor Media Corp., 689 F.3d 1282, 1290 (Fed. Cir. 2012)
본 사건에서, PTAB 은 GE 의 주장 즉, skilled artisan 이 Knip 의 기재를 바탕으로 turbofan engine 을 ’751 특허의 claimed power density 범위 이내로 실시 가능 (enabling) 하다는 것으로 인정하였는데, 특히 PTAB 은 판단을 skilled artisan 이 과도한 실험없이 power density 를 산출하기 위한 충분한 parameters 가 기재되어 있다고 간결화 하였다. GE 의 상기의 주장 (expert testimony) 은 Knip 의 가상의 엔진을 컴퓨터 시뮬레이션 한 것으로부터 얻은 결과였다. GE 는 skilled artisan 이 특허출원 시점에서 그러한 engine 을 실제로 구현가능하다는 점을 입증 (suggest) 하지는 못했다.
그와는 반대로, Raytheon 은 expert testimony 를 통하여, Knip 에 기재된 물질 (revolutionary composite material) 의 존재를 확실하게 부정하였고, Knip 에 기재된 parameters (exceptional temperature and pressure parameters) 가 실현 가능하지 않은 점을 명확히 했다.
CAFC 는 Knip (prior art) 가 enablement 요건을 만족하지 못하므로, 그러한 기재를 바탕으로 ’751 특허를 § 103 (nonobviousness) 위반으로 무효 결정한 PTAB 의 결정을 파기했다.
