Wireless communications in its generic use is an abstract idea (Chamberlain v. Techtronic, Fed. Cir., 2019)

 Chamberlain Grp. v. Techtronic Indus. Co., 935 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2019)

본 사건은 US 7,224,275 (Movable barrier operators status condition transception apparatus and method) 에 대하여, CAFC 가 abstract idea 로 특허무효 판결한 사건이다. CAFC 는 ’275 특허의 claim 1이 Alice two-step analysis 에 의하여 판단한 결과, 종래의 wireless communications 를 사용하는 abstract idea 에 불과하므로, patent ineligible concept 에 해당한다고 판결하였다.

’275 특허는 movable barrier (e.g., garage door) 의 상태정보를 송/수신하는 장치 및 그 방법에 관한 것이다. ’275 특허에 의하면, movable barrier operator 는 movable barrier 의 상태정보를 다양한 주변장치 가령, 센서, 알람, 디스플레이, 등기구 (light) 와 교신한다. Claim 1은 다음과 같다:

1. A movable barrier operator comprising:

a controller having a plurality of potential operational status conditions defined, at least in part, by a plurality of operating states;

a movable barrier interface that is operably coupled to the controller;

a wireless status condition data transmitter that is operably coupled to the controller, wherein the wireless status condition data transmitter transmits a status condition signal that:

corresponds to a present operational status condition defined, at least in part, by at least two operating states from the plurality of operating states; and

comprises an identifier that is at least relatively unique to the movable barrier operator, such that the status condition signal substantially uniquely identifies the movable barrier operator.

 Techtronic Indus. (TTI) 는 ’275 특허가 특허받을 수 없는 발명에 해당한다고 주장하였는데, 1심 재판부는 그러한 주장에 반하여, ’275 특허는 특허받을 수 있는 발명이라고 판결하였다. 1심 재판부에 따르면, ’275 특허는 무선으로 상태정보를 송/수신하는 garage door opener 에 관한 것이므로, abstract idea 에 해당하지 않는다고 판단하였다. 특히, ’275 특허는 데이터를 특별한 방법에 의하여 송/수신하는 것으로써, 종래 기술에 대하여 특별한 개량에 해당한다고 판단 사유를 밝혔다.

Patent eligibility 는 법률심 (question of law) 의 문제로써, 이는 그 저변의 사실 문제 (question of fact) 를 포함할 수 있다. Interval Licensing LLC v. AOL, Inc., Fed. Cir. (2018) 따라서, patent eligibility 에 대한 2심 재판부의 검토 기준은 de novo 이다.

Supreme Court 는 abstract idea category 에 있어서 오랫동안 idea 그 자체는 특허받을 수 없다는 점을 명확히 하였다. Alice Corp. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208 (2014)

Alice step 1에 따라, 본 재판부는 claim 이 prior art 대비 어떠한 진보된 사항의 청구 (claimed advance) 가 있는지를 검토한다. Affinity Labs of Tex., LLC v. DIRECTV, LLC, Fed. Cir. (2016) 그러한 검토에 있어서, 명세서 기재사항은 claim 이 어떠한 발명에 관한 것인지 조명하는데 도움이 되는 것은 사실이지만, 반드시 기재되어 있는 그대로의 claim language 에 따라 발명을 정의하는 것이 필요하다. 

(원문은 다음과 같다: While the specification may help illuminate the true focus of a claim, when analyzing patent eligibility, reliance on the specification must always yield to the claim language in identifying that focus. 즉, 명세서 기재사항과 claim 중 claim 기재사항을 더 충실하게 따라 발명을 정의해야 한다는 의미이다.)

Claim 1은 “wirelessly communicating status information about a system”으로 발명을 정의하고 있다. 명세서도 그러한 결론을 뒷받침하는데, 종래의 movable barrier operator system 과 본 발명의 차이점은 status information 이 무선으로 통신하는 점이라고 기재하고 있다. 그리고 그 사유는 physical signal path 를 사용했을 경우의 단점 (e.g., additional cost, exposed wiring, increased installation time) 을 개선하기 위한 것이라고 기재하였다.

Wireless communicating status information about a system 은 abstract idea 에 지나지 않는다. (이에 관한 CAFC 의 복수의 판결이 존재한다.) 특히, DIRECT TV 판결에서, CAFC 는 regional broadcast content 를 out-of-region 수신자에게 wireless communication 을 통하여 제공하는 것은 abstract idea 에 불과하다고 판결한 바 있다. Affinity Labs of Tex., LLC v. DIRECTV, LLC, Fed. Cir. (2016) Affinity Labs 사건에서, CAFC 는 streaming content 를 handheld wireless electronic device 로 전송하는 media system 에 대하여 abstract idea 로 판결한 바 있다. Affinity Labs of Texas, LLC v. Amazon.com Inc., Fed. Cir. (2016) 상기의 사건 판결에서 보듯이, wireless 환경에서 정보를 송/수신하는 것에 대한 광의의 개념은 abstract idea 에 지나지 않는다.

만약, 어떠한 claim 이 통신시스템의 기술적 개량을 특별한 실시 (specific implementation) 만으로 한정한다면, 그것은 abstract idea 가 아니다. 본 사건에 있어서, 특별한 방법이나 수단을 확인할 수 없다. 오히려, 명세서 기재사항은 데이터를 wireless 환경에서 전송하는 것은 “well understood in the art”라고 하였다.

청구인 (CGI) 은 claim 이 physical nature 를 갖는 element (e.g., controller, interface, wireless data transmitter) 를 포함하므로, abstract idea 는 아니라고 주장하였으나, 이는 종래기술을 그대로 채용한 것에 불과 (“using off-the-shelf technology for its intended purpose”) 하므로, 그러한 physical nature 그 자체로써 abstract idea 에 해당하는 claim 을 그것으로부터 벗어나게 할 수는 없다.

‘Inventive concept’ step (Alice step 2) 에서, 우리는 어떠한 claim element 가 더해진 것이 있는지 좀 더 특정하여 검토한다. 단순히 conventional step 을 부가하는 것, high level of generality 로 특정하는 것 등은 inventive concept 을 제공하는데 부적절하다.

명세서 기재사항에 따르면, claim element 각각 – controller, the interface, the wireless data transmitter – 이 “well understood in the art”라고 하였다. 이러한 conventional component 를 통상의 방법 (generic way) 으로 사용하는 것으로는 abstract idea 를 inventive concept 으로 변환할 수 없다. 즉, wireless communication 그 자체만으로는 본 발명을 inventive concept 으로 되게 할 수 없다.

따라서, 본 재판부는 1심 판결을 파기하고 환송한다.