미국 연방 대법원은 Festo 사건 (Festo Corp. v. Shocketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S.
722, 2002) 에서 prosecution history estoppel 에 대하여
판결하였는데, 기존의 심사 중 청구범위를 보정한 범위에 대한 절대적 적용 (complete bar) 을 파기하고, 특허권자가 보정의 사유에
대하여 특정한 사유로써 입증할 경우는 보정한 범위에 대한 균등침해를 인정해주는 것 (flexible bar) 으로
정하였다.
즉, 출원경과 금반언은
거절이유 극복을 위하여 claim 을 축소보정 (narrowing
amendment) 한 경우 발생하는데, 이때 거절이유는 선행문헌에 의한 것 (35 U.S.C. §102, §103) 뿐만 아니라 기재요건 (§112) 에
관한 것도 해당한다고 하였다. 즉, 보정의 사유가 “substantial reason related to patentability” 이면 족하다고 하였다. 그러나, 보정한 것의 모든 균등물까지 포기한 것으로 볼 이유는 없고, 재판부는 축소보정한 범위에 대하여 포기한 것으로 추정
(presumption) 하되, 출원인이 보정의 사유를 다음의 3가지 중 어느 하나로 반박하여 추정을 극복 (rebuttal of
presumption) 한다면, 해당 범위에 대하여 균등침해 적용을 허락한다는 의미이다.
- 출원시점 기준으로
균등물이 예측 불가한 것 (unforeseeable);
- 보정 사유가 균등물과 미약한 관계 (tangential relation) 에 불과; 또는
- 무의미한 대체 (insubstantial substitute) 를 합리적으로 예측할 수 없는 어떠한 이유 (some other reason) 존재
이후, 파기 환송심 (Festo Corp. v. Shocketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d
1359, Fed. Cir. 2003, en banc) 에서 CAFC 는 전원합의체 판결 (en banc) 로 출원인이 presumption 을 극복할 수
있는 사유에 대하여 구체적으로 판결하였는데, 다음과 같다.
1. Unforeseeability
- Claim amendment 시점 기준으로 균등물이 예측 불가했는 바, 출원인이 포기한 범위로 해석되지 않음
- 예측 불가능성은 객관적 질의 (objective inquiry) 로써, 시간적 판단기준은 PHOSITA 의 claim 보정 시점
- 1심 재판부는 unforeseeability 판단을 위하여 전문가 진술 등의 외부적 증거 (extrinsic evidence) 사용 가능
- Claim amendment
사유가 균등물과 미약한 관계에 불과 (가령, 균등물을
포함하는 선행문헌에 의한 거절이유 극복 목적의 보정은 tangential 하지 않음 (이것은 material))
- 본 항목은 축소
보정의 객관적 사유에 초점을 맞추므로, 검토범위는
prosecution history record 만으로 제한 (재판부는 외부적 증거 배제)
3. Some other
reason
- 출원인이 어떠한 다른 이유로 무의미한 대체 (insubstantial substitute) 에 불과한 균등물을 claim 에 포함시키지 못했음
- 본 기준은 특허권자가
상기 1, 2 외의 방법으로의 반박 가능성을 열어 둠 (가령, claim 의 언어적 한계에 의하여 특허권자가 claim 에 균등물을
포함시킬 수 없었음)
- 1심 재판부는 특허권자의 some other reason 에 의한 반박의 범위를 prosecution
history record 만으로 제한 (외부적 증거 배제)
