Statements in unrelated application don't narrow claim term, Malvern Panalytical v. TA Instruments-Waters (Fed. Cir. 2023)

Malvern Panalytical Inc. v. TA Instruments-Waters LLC, Case No. 22-1439 (Fed. Cir. Nov. 1, 2023)

1. 배경기술 및 사건의 경과

Malvern 은 TA Instruments-Waters 에 대하여 US8,827,549 및 US8,449,175 특허침해 소송을 제기했다. 두 특허는 모두 microcalorimeter 즉, 두 화합물간 화학반응 도중 흡수 또는 방출하는 에너지의 양을 측정하는 장치에 관한 것이다. 특허에 개시된 특정 microcalorimeter 는 isothermal titration calorimeter (ITC) 이다. 특허에 개시된 ITC 는 몇개의 부품으로 구성되는데, 그 중 하나의 부품은 automatic pipette assembly 로, 다음과 같이 기재되어 있다:

The automatic pipette assembly [220] comprises a pipette housing 340, a syringe 350 with a titration needle 360 arranged to be inserted into the sample cell 250 for supplying titrant, and a linear activator 370 for driving a plunger 380 in the syringe 350.

다른 부품인 pipette guiding mechanism 은 pipette assembly 220 을 2가지 작동 위치로 안내 (guide) 하는데, 특허는 2가지 실시예를 개시하고 있다. 첫번째 실시예는 vertical guide rod 530 에 관한 것으로, sleeve 540 에 의해 guide rod 530 에 이동 가능하게 부착된 pipette arm 520 의 움직임은 sleeve 540 내부의 돌출된 guide grove 550 에 의해 그 움직임이 제한된다.

두번째 실시예는 guide rod 530 의 guide grove 가 guide arm 520 에 대응하는 guide path 620 를 갖는 동축 (coaxial) 외부 guide sleeve 610 로 대체된 것을 특징으로 한다.

“pipette guiding mechanism” 한정사항을 포함하는 ’549 특허 claim 1 은 다음과 같다:

1. A micro titration calorimetry system comprising:

an automatic pipette assembly comprising a titration needle arranged to be inserted into a sample cell for supplying titrant, a syringe for supplying titrant to the titration needle, a stirring paddle for stirring fluid in the sample cell, and a stirring motor for rotating the stirring paddle, and

a pipette guiding mechanism arranged to restrict the movement of the pipette assembly along safe paths to ensure that the titration needle cannot be damaged during movement thereof between different positions of operation.

본 항소심 재판과 관련된 다른 특허는 US9,103,782 로, ’782 특허는 상기 2건의 특허 (’549, ’175) 와는 무관하나, 3건의 특허는 모두 동일한 양수인 (common assignee) 에 의한 것이고 현재는 Malvern 소유이다. ’782 특허 심사 중, 심사관은 US2010/0238968 에 근거하여 신규성 위반으로 특허 거절했는데, ’782 특허는 ’968 application 을 선행 기술인 manual ITC 시스템을 공개하는 것으로 기술하고 있으며, ’782 특허는 ’782 특허의 automated ITC 의 구성 요소인 pipette translation unit 과 명백히 대조된다. 그러한 차이에도 불구하고, 심사관은 특허 거절결정 했는데, 다만 심사관은 거절이유에서 ’968 application 이 동일 양수인의 선행기술이므로 pre-AIA §103(c)(1) 의 적용을 받을 경우, 선행기술에서 제외될 수 있다고 메모했다. 이에 착안하여, 출원인은 ’968 application 의 pre-AIA §103(c)(1) 의 선행기술 제외 주장 (동일 출원인에 의한 발명) 을 했고, 그에 따라 특허등록결정 되었다.

Malvern 이 ’549 및 ’175 특허를 양수한 후, ’175 특허에 대하여 35 U.S.C. §257에 근거한 supplemental examination 을 신청했고, IDS 를 통해 154건의 자료를 제출했다. 그 중 7건은 ’782 특허의 심사경과사항이다. Malvern 은 심사경과사항에 대해 어떠한 설명이나 특징을 부가하지 않았고, 심사관도 ’782 특허 심사경과사항에 대한 추가 논의도 없었다. Supplemental examination 중, 심사관은 ’175 특허의 claim 9 에 대해 Microcal iTC200 Microcalorimeter 사용자 매뉴얼 (manual) 에 근거하여 신규성 위반으로 거절결정 했다. iTC200 manual 은 수동으로 동작하는 guiding mechanism 에 대하여 개시했고, 그에 대해 Malvern 은 iTC200 은 출원인의 결과물이라고 하면서, 공동 발명자인 Rochalski 명의의 발명자 선언을 제출했다. 발명자 선언은 ’549 및 ’175 특허에 기술되고 청구된 특징은 자신이 한 발명이고, 그러한 특징은 iTC200 Microcalorimeter 에 포함되어 있다는 내용이었다. 이에, 심사관은 claim 9에 대한 거절이유를 거두었다.

1심 재판의 청구항 해석 단계 중, Malvern 은 “pipette guiding mechanism” 이 “mechanism that guides the pipette assembly” 로 해석되어야 한다고 주장한 반면, Waters 는 “mechanism that manually guides the pipette assembly” 로 해석되어야 한다고 주장했다. 1심 재판부는 Waters 의 주장을 받아들였는데, 이 과정에서 먼저 Malvern 이 통상의 기술자가 pipette guiding mechanism 용어를 알고 있거나 쉽게 이해 (known or readily understandable) 할 수 있다는 증거를 제시하지 못했기 때문에, 해당 용어가 조어 (coined term) 라고 결론 지었고, 그에 따라 용어의 범위에 대한 객관적 경계 (objective boundary) 를 확인하기 위해 내부적 증거 (intrinsic evidence) 를 검토했다. Iridescent Networks, Inc. v. AT&T Mobility, LLC, 933 F.3d 1345 (Fed. Cir. 2019)

1심 재판부는 ’782 특허 심사 중 출원인이 한 진술을 검토하여 pipette guiding mechanism 의 범위를 확인하고, ’782 특허를 pipette guiding mechanism 을 manual operation 방식에만 한정했다고 결론지었다. 왜냐하면, ’782, ’549 및 ’175 특허 양수인이 동일하고 양 당사자와 1심 재판부 모두 해당 양수인은 Malvern 으로 간주했기 때문에 ’782 특허 출원인의 진술을 Malvern 의 것으로 판단했다. 1심 재판부는 Malvern 이 supplemental examination 중 IDS 에 인용된 진술이 intrinsic evidence 에 포함된다는데 동의했다고 결론지었기 때문에 ’549 및 ’175 특허를 해석함에 있어서 ’782 특허 심사과정에서 이뤄진 진술을 고려했고, 그에 따라 pipette guide mechanism 을 manual guide mechanism 으로 한정해석 한 것이다.

2. 항소심 재판부의 판단

양측은 “pipette guiding mechanism” 이 manual guiding mechanism (Waters 주장) 만을 의미하는지, manual/automatic guiding mechanism (Malvern 주장) 모두를 의미하는지 대립하고 있다. 항소심 재판부는 Malvern 의 주장처럼 자동 및 수동 동작 모두를 포함한다고 판단한다.

청구항 용어는 통상 발명 시점을 기준으로 통상의 기술자가 이해하는 통상의 의미로 해석된다. 통상의 의미는 청구항 해석의 객관적 기준선 (objective baseline) 이다. 이것을 위해, 우리는 청구항 자체의 문구, 명세서의 나머지 부분, 그리고 심사경과사항과 같은 내부적 증거와, 적용되는 범위 내에서, 외부적 증거를 참고한다. 청구항 해석 시, 통상의 기술자가 명세서를 포함한 전체 특허의 문맥 (context) 에서 청구항 용어를 이해하는 것으로 간주되는 점을 명심해야 한다. 또한, 심사경과사항은 발명자가 발명을 어떻게 이해했는지, 그리고 발명자가 심사 중 발명을 제한했는지 여부를 보여줌으로써 청구항 용어의 의미를 파악하는데 도움이 될 수 있다. 그러나, 심사경과사항은 USPTO 와 출원인 간의 지속적인 협상 (negotiation) 을 나타내는 것이지 그 협상의 최종 결과물이 아니기 때문에 명세서 만큼 명확 (clarity) 하지 않은 경우가 많고, 그에 따라 청구항 해석에 상대적으로 덜 유용하다. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

(청구항 용어 그 자체에 의한 청구항 해석)

청구항 용어 (그 자체) 에서 시작하여, 본 재판부는 “pipette guiding mechanism” 은 통상적이고 일반적인 의미 (plain and ordinary meaning) 즉, pipette assembly 를 안내 (guide) 하는 메커니즘으로 해석된다는 결론에 도달했다. 이 용어를 해석할 때, “pipette”, “guiding” 및 “mechanism” 각각의 단어를 살펴보는 것이 적절하다. Littelfuse, Inc. v. Mersen USA EP Corp., 29 F.4th 1376 (Fed. Cir. 2022) 각각의 단어를 살펴보면, 즉각적으로 pipette assembly 를 안내하는 메커니즘인 것이 즉각적으로 명백하고, 해당 청구항 용어는 pipette guiding mechanism 이 manual 만으로 한정할 만한 것이 없다.

본 사건의 청구항 용어는 Hill-Rom 판결의 경우와 유사하다. Hill-Rom Services, Inc. v. Stryker Corp., 755 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2014) Hill-Rom 재판부는 “datalink” 용어에 대해 데이터를 전송하는 link 로 해석했다. 피고는 datalink 를 명세서에 개시된 “wired” 실시예 만으로 한정해석 해야 한다고 주장했으나, 재판부의 관점에서는 광범위한 청구항 용어에 의해 넓게 해석하는 것이 적절하다고 판결했다. 재판부는 발명일을 기준으로, 명세서 기재사항에 의해 통상의 기술자가 datalink 용어를 wired 와 wireless 로 이해했다면, 특허권자는 그러한 넓은 권리범위를 갖는 것이 적절하다고 했다. 그와 마찬가지로, pipette guiding mechanism 도 manual embodiment 로 한정되지 않는다.

’549 특허 claim 1 의 나머지 청구항 용어들과 ’175 특허 claim 9 의 나머지 청구항 용어들도 그러한 결정을 뒷받침한다. Claim 1 은 pipette guiding mechanism 이 titration needle 이 서로 다른 동작 위치 사이를 이동하는 동안 손상되지 않도록 pipette assembly 의 이동을 safe path 를 따라 제한하도록 배열되어 있음으로 한정하고 있고, claim 9 은 pipette guiding mechanism 이 pipette assembly 를 적어도 2개의 동작 위치 사이 및 그 내부로 guide 하도록 배열되어 있음으로 한정하고 있다. 이 청구항들은 guiding mechanism 의 기능을 명확히 제한하고 있으나, Waters 가 주장하는 manual embodiment 로의 한정을 암시하는 내용은 포함하지 않았다.

(명세서 기재사항에 의한 청구항 한정해석 여부)

명세서 기재사항 또한 pipette guiding mechanism 에 대한 넓은 해석을 뒷받침한다. 명세서는 2가지 guiding mechanism 실시예를 개시했는데, 첫번째 실시예는 guide rod 에 의해 guide grove 를 따라 이동이 제한되는 guide arm 이고, 두번째 실시예는 coaxial guide sleeve 를 따라서만 이동가능한 guide arm 이다. 그러나, 명세서 어디에도 발명이 manual guiding mechanism 이라고 제한하는 기재는 없다. 실제로, 명세서 기재사항에는 guiding mechanism 이 자동인지 수동인지에 대한 명시적 기재가 없는 바, 이것에 의해 guiding mechanism 을 자동 또는 수동 중 하나만으로 명시적 또는 암시적으로 해석할 만한 근거가 없다. Waters 는 가령, “pre-set factory alignment” of the pipette assembly that “significantly improves usability and reliability of the instrument” and “makes the quality of measurements independent of the user skills” 의 기재사항에 의해 사용자가 수동으로 동작 위치로 이동시키는 것을 암시한다고 주장하였으나, 실제로 이러한 기재사항은 자동 및 수동 동작과는 무관한 것이다. Malvern 의 설득력 있는 주장과 같이, pipette assembly 의 움직임을 미리 정해진 동작 위치 사이에서 제한하는 guiding mechanism 은 사용성과 신뢰성을 향상시키고 사용자의 숙련도와 무관하게 측정을 가능하게 하기 때문이다. Waters 는 또한 명세서가 pipette assembly 와 stirring motor 는 automatic 으로 특정했는데 반해 pipette guiding mechanism 은 automatic 이라고 명시적으로 기재하지 않았으므로, manual 로 해석해야 한다고도 주장했다. 그러나, 본 재판부는 명세서가 pipette assembly 와 stirring motor 와는 달리 pipette guiding mechanism 은 automatic 과 manual 의 구분 없이 넓게 기재한 것으로 판단한다.

(심사경과사항에 의한 청구항 한정해석 여부)

Waters 는 또한 ’175 특허의 supplemental examination 심사경과사항에 의해 guiding mechanism 이 수동인 것으로 한정된다고 주장한다. 그러나, 심사 중 제출된 공동발명자 선언은 본 재판부의 판단을 바꾸지 않는다. Supplemental examination 중, 심사관은 ’175 특허 claim 9 가 iTC200 manual 에 의해 신규성이 부정된다는 거절이유를 발행했고, Malvern 은 이것에 대해 iTC200 이 원출원인의 선행기술임을 입증하는 공동발명자 선언 제출로 거절이유를 극복했다. Waters 는 이것이 ’175 특허와 iTC200 간 coextensive (균등) 관계이고 그에 따라 발명이 수동으로 작동된다는 점을 인정한 것이라고 주장했다. 그러나, Malvern 의 진술은 문맥상 ’175 특허의 정확한 범위와는 무관하며 단지 iTC200 이 ’549 특허 및 ’175 특허에 기술되고 청구된 내용을 구현하고 있다는 사실만을 입증할 뿐이다. Myco Indus., Inc. v. BlephEx, LLC, 955 F.3d 1 (Fed. Cir. 2020) 참조 (청구항 해석은 발명의 상업적 구현의 특징 (commercial feature) 이 아니라 청구항에 명시된 한정사항에 초점을 맞춤) 종합하면, 청구항 용어와 명세서 기재사항은 “pipette guiding mechanism” 이 넓게 사용되었음을 나타내고, 심사경과사항도 그러한 결론을 변경하지 않는다. 

1심 재판부는 본 항소심 재판부의 결론과 다른 관점을 택했는데, pipette guiding mechanism 이 조어 (coined term) 로써 발명의 분야에서 일반적으로 이해되지 않는다고 판단했다. 그러한 판단을 바탕으로, pipette guiding mechanism 은 명세서 개시사항보다 넓게 해석될 수 없다고 결론지었다. Indacon, Inc. v. Facebook, Inc., 824 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2016) Indacon 재판부는 통상의 기술자에게 명확하거나 확립된 (plain or established) 의미가 없는 청구항 용어는 일반적으로 명세서에 기재된 것보다 더 넓게 해석될 수는 없다고 판결했다. 1심 재판부의 분석은 주로 pipette guiding mechanism 이 발명의 분야에서 통상적이고 일반적인 의미 (plain and ordinary) 의미를 갖는지에 초점이 맞춰져 있다. 그러나 이 분석은 본 법원 분석의 초점인 “특허의 문맥 내에서 용어가 어떠한 통상적이고 일반적인 의미를 갖는가”라는 질문에 대한 답이 되지 못한다. 본 재판부는 청구항 그 자체, 명세서 및 출원경과사항을 검토함으로써 통상적이고 일반적인 의미를 파악한다. 위에서 설명한 것과 같이, pipette guiding mechanism 의 통상적이고 일반적인 의미는 피펫을 안내하는 메커니즘이고, 이것은 automatic 또는 manual 일 수 있다.

(IDS 에 의해 제출된 선행기술의 청구항 한정해석 여부)

남은 쟁점은 본 재판부가 “’782 특허의 출원경과사항에 어느 정도의 비중을 두어야 하는가” 이다. 1심 재판부는 ’782 특허의 출원경과사항이 pipette guiding mechanism 의 해석과 관련이 있다고 결론지었다.

내부적 증거 (intrinsic evidence) 로 편입되지 않는 한, 본 법원의 판례는 관련 특허나 그 출원 경과사항이 쟁점 특허의 청구범위 해석에 사용될 수 있는 경우에 대하여 제한적인 입장 (narrow view) 을 취하고 있으며, 패밀리 관계 (familial relationship) 가 있는 특허와 그렇지 않은 특허 사이에 명확한 선을 긋고 있다. Goldenberg v. Cytogen, Inc., 373 F.3d 1158 (Fed. Cir. 2004) 그러나, IDS 에서의 인용 등을 통해 일단 선행문헌이 내부적 증거로 편입되었다 하더라도, 해당 IDS 에서 그 문헌을 어느 정도나 특정하고 있는지가 특허 평가 시 해당 문헌을 얼마나 유용한 정보로 간주할지에 영항을 미친다. 가령, IDS 에 문헌을 나열하는 것은 개시된 문헌들이 심사 중인 청구항의 심사에 중요 (material) 할 수 있다는 점을 인정하는 것 이상의 의미는 없으며, 중요성 (materiality) 자체를 인정하는 것은 아니다. Abbott Labs. v. Baxter Pharm. Prods., Inc., 334 F.3d 1274 (Fed. Cir. 2003) 마찬가지로, 특허권자가 나열된 문헌에서의 청구항 용어에 대한 설명이나 사용된 방식이 해당 특허 내 용어의 적절한 해석에 영향을 미친다는 점을 반드시 인정한 것도 아니다. 그에 따라, 본 재판부는 Malvern 이 ’175 특허의 supplemental examination 중 IDS 에 ’782 특허의 거절이유 통지서를 단순히 나열한 것이 pipette guiding mechanism 을 해석함에 있어 ’782 특허의 출원경과사항이 중요하다는 점을 인정한 것으로 볼 수 없다는 결론에 도달했다. ’782 특허의 출원경과사항에 대한 언급의 총합은 IDS 내에서 ’782 특허 출원 당시의 거절이유 통지서를 인용한 7줄이 전부이다. ’175 특허의 supplemental examination 을 위한 IDS 에서 Malvern 이 ’782 특허의 거절이유 통지서를 단순히 언급한 것만으로는 본 재판부의 명세서 및 청구항 문언에 대한 이해에 영향을 미치기에 불충분하다. 이러한 근거만으로도, ’782 특허의 출원경과사항이 pipette guiding mechanism 의 범위를 한정할 수는 없다.

(Prosecution Disclaimer 성립 여부)

설령 IDS 에 거절이유 통지서를 단순히 언급한 것만으로 본 재판부의 분석에서 ’782 특허의 출원경과사항을 고려하기에 충분하다 하더라도, ’782 특허의 출원경과사항의 진술들이 pipette guiding mechanism 의 어떠한 범위에 대해서도 명확하고 (clearly) 모호하지 않게 (unambiguously) 포기 (disclaim) 하고 있지는 않다.

출원경과 포기 (prosecution disclaimer) 는 특허권자가 출원 과정에서 포기한 특정 의미를 청구항 해석을 통해 다시 포함 (recapture) 시키는 것을 금지한다. 출원 과정에서의 주장이나 청구항 보정으로부터 발생할 수 있는 출원경과 포기는 모호하지 않은 부인 (unambiguous disavowal) 에만 적용된다. Grober v. Mako Prods., Inc., 686 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2012) 본 사건에서, ’782 특허 출원인은 ’968 application이 오직 manual guiding mechanism 만을 개시한다고 주장했으나, 심사관은 이러한 주장에 대한 거절의사를 여러 차례 분명하게 밝혔고, 이후 출원인은 ’968 application이 manual guiding mechanism 만을 개시한다는 주장을 포기하고, 대신 ’968 application이 선행기술서의 자격이 없다는 주장을 성공적으로 펼쳤다.

심사관의 이러한 문답 (colloquy) 에 대한 합리적 해석은 ’968 application 이 manual guiding mechanism 만을 개시한다는 주장을 포기함으로써 ’782 특허 출원인이 ’968 application 의 범위에 관한 심사관의 견해를 수용한 것으로 보는 것이다. 출원인이 성공하지 못한 주장을 포기한 이러한 상황에서, 본 재판부는 해당 출원경과사항이 출원경과 포기라고 결정하는데 필요한 명확성 (clarity) 이 부족하다고 결론 내린다.

Ecolab 재판부는 이전에 출원인이 선행 기술을 극복하기 위해 포기 성격의 주장을 했으나 심사관이 이에 동의하지 않았고, 출원인이 “해당 포기 진술을 다시는 반복하지 않았으며 대신 선행 기술을 극복하기 위한 대안적인 이유를 제시”한 경우에 출원 경과에 의한 포기의 성립을 인정하지 않았다. Ecolab, Inc. v. FMC Corp., 569 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2009) 본 사건의 상황은 Ecolab 사건의 상황과 유사하다. '968 application의 범위에 관한 주장을 포기함으로써, '782 특허 출원 경과사항을 읽는 합리적인 자라면 '782 특허 출원인이 “자신의 오류를 인식하고 그 후 다시는 해당 오류가 있는 논거를 반복하거나 이에 의존하지 않았다”고 결론지을 수 있을 것이다. 이러한 상황에서 출원인의 진술은 “출원 경과 포기를 적용 만큼 충분히 명확하고 명백하지 않다.” Mass. Inst. of Tech. v. Shire Pharms., Inc., 839 F.3d 1111, 1120–21 (Fed. Cir. 2016) 참조 (특허 출원인이 한정 사항을 추가하려 했으나 심사관이 이를 제112조에 따른 신규 사항으로 거절하자 출원인이 “다시는 해당 추가 한정 사항으로 청구범위를 제한하려 하지 않은” 경우, 모호하지 않은 출원 경과에 의한 포기는 없다고 판단)

Pipette guiding mechansim 이 automatic 과 manual 방식 모두를 포함하는 것으로 해석됨에 따라, 사건을 파기 환송한다.

Plain and ordinary meaning - Eon Corp. IP Holdings v. Silver Spring Network (Fed. Cir. 2016)

Eon Corp. IP Holdings LLC v. Silver Spring Network, Inc. 815 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2016)

Eon Corp. IP Holdings는 Silver Spring에 대하여, 수건의 특허를 인용하여 특허침해 소송을 제기했다. US5,388,101, US5,481,546, US5,592,491은 모두 two-way interactive communication network 시스템에 관한 것으로, 해당 시스템은 지역 가입자와 기지국 간 통신을 가능하게 하는 방법에 있어 특징이 있다. ’101과 ’546 특허는 명세서를 공유하고 있는데, 기지국 영역에 local remote receiver를 부가하여 동시 접속자 수가 많은 경우의 통신 장애 현상을 해결하는데 특징이 있고, ’491 특허는 ’101 특허를 incorporation by reference로 포함시켰는데, 기존 루트에 의해 통신이 불가한 때 modem 특성을 부가하여 대체 통신 경로를 가능하게 하는 방법을 채용했다. Eon의 특허는 가입자가 다양한 환경에 위치하면서 네트워크 상의 다양한 서비스 가령, 방송 TV 프로그램, 무선 팩스 서비스 등을 사용하는 것에 대해 기재하고 있는데, 청구항은 “subscriber unit”에 대하여 “portable” 또는 “mobile”인 것을 한정사항으로 한다. 명세서는 portable 또는 mobile에 대하여 지침을 제공하고 있는데, 가령 다음과 같다:

low-cost portable battery-operated milliwatt transmitter subscriber units may be moved throughout the base station geographical area …,

the portability feature made possible by this invention permits such a unit to be moved next door or put into a car or van for movement within or across cell boundaries with good digital synchronous communication contact within the nationwide network of cells …

long life battery operated portable subscriber units . . . which can be moved through the cell territory …

Silver Spring 시스템 상의 포터블 가입자 장치에 대응되는 것은 electric watt-hour utility meter인데, 빌딩의 외벽에 부착되어 사용된다. 청구항 해석 절차 중, Silver Spring은 portable과 mobile에 대하여 “capable of being easily and conveniently moved from one location…” 즉, fixed or stationary products that are only theoretically capable of being moved (이론적으로만 이동가능한 고정 장치) 는 제외해야 한다고 주장했다. Eon은 이에 대하여, portable과 mobile은 ordinary and customary meaning (통상의 의미) 로 해석되어야 한다고 주장했다.

1심 재판부는 Eon의 주장에 동의했고, 해당 청구항 용어는 배심원이 명확히 이해할 수 있는 바, 별도의 청구항 해석이 불필요하다고 결론 내렸다. 공판 중, 양측 전문가들은 portable과 mobile 한정사항에 대해 대립했는데, Silver Spring 측 전문가는 subscriber unit이 “easily moved from one location to another”로 해석된다고 주장한 반면, Eon 측 전문가는 “capable of being easily moved … but not that it actually has to move”로 해석된다고 주장했다. 5일간의 공판을 거쳐, 배심원단은 청구항이 유효하고 침해라고 평결했고, Silver Spring의 JMOL 청구에 대해 1심 재판부는 ’101, ’491 특허 침해로 판결하고 Silver Spring의 portable 및 mobile 한정사항에 대한 해석 주장을 배척했다. 이에, Silver Spring은 항소했다.

Silver Spring은 1심 재판부가 portable과 mobile 한정사항을 청구항 해석하지 않고 배심원단에게 부적절하게 위임한 것은 O2 Micro 판결을 위반한 것이라고 주장했다. O2 Micro International, Ltd. v. Beyond Innovation Technology Co., 521 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2008) 또한, 해당 용어들의 통상의 의미는 침해제기 제품을 포함할 수 없으므로, 합리적인 배심원이라면 침해판정을 내릴 수 없다고 주장했다. O2 Micro 판결에 따르면, 양측이 청구항 용어에 대해 대립하는 경우, 그러한 대립을 해결하는 것은 재판부의 의무라고 판결했고, 청구항 해석은 최종적으로 법률심의 문제이므로, 본 재판부는 Silver Spring의 주장에 동의한다. 그에 따라, 청구항 용어가 하나 이상의 통상의 의미 (more than one ordinary meaning) 로 해석 가능한 경우, 해당 용어에 대해 통상의 의미로 해석된다고 결정하는 것은 양측의 청구항 해석 상의 분쟁을 해결할 수 없으므로 오류가 있다.

물론, 1심 재판부는 모든 청구항 한정사항에 대하여 청구항 해석을 할 필요는 없고, CAFC는 “타당한 청구항 해석이 모든 모호함 (ambiguity) 을 완전히 제거해야만 하는 것은 아니라는 점”을 수차례 확인했다. Acumed LLC v. Stryker Corp., 483 F.3d 800 (Fed. Cir. 2007) 청구항 해석 단계에서의 1심 재판부의 의무는 양측의 청구항 해석 상의 분쟁을 해결하여 청구항 범위 (scope) 를 확정하는 것으로 제한된다. 달리 말하면, 청구항 해석 상의 대립이 있다면, 재판부는 이를 반드시 해결해야 한다.

Silver Spring이 주장한 바와 같이, “fixed or stationary products that are only theoretically capable of being moved”를 제외해야 하는지가 본 사건의 핵심 쟁점이고, 그럼에도 불구하고 1심 재판부가 해당 용어를 통상의 의미만으로 해석함으로써 청구항 범위를 배심원단에게 결정하도록 위임한 것은 법률적 오류 (legal error) 이다. 특히, 공판 중 portable과 mobile의 의미에 대해 양측이 논쟁을 계속한 것은 재판부가 그 의무를 다했다는 상투적인 주장이 허구임을 드러낸다.

1심 재판부가 청구항 해석을 수행하지 않은 것이 오류임을 판단하였으니, 이어서 사건을 환송할 것인지 검토한다. 본 재판부는 Phillips 판결의 지침을 우선 검토한다. Phillips 재판부는 청구항은 ordinary and customary meaning으로 해석된다고 하면서, 그러한 의미는 추상적인 (abstract) 의미가 아니라, 통상의 기술자가 특허 전체 (entire patent) 를 읽고 이해하는 의미라고 했다. 그에 따라, 일방은 명세서 기재사항 및 심사경과사항과 분리하여 청구항을 해석할 수 없다. Nystrom v. TREX Co., Inc., 424 F.3d 1136 (Fed. Cir. 2005) 통상의 의미는 진공상태에서 결정되는 것이 아니다. Medrad, Inc. v. MRI Devices Corp., 401 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2005) 오히려, 특허기술을 설명하는 용어는 발명자가 사용한 문맥 (context) 으로부터 그 정의를 도출하는 것이 옳다. Anderson v. Int’l Eng’g & Mfg., Inc., 160 F.3d 1345 (Fed. Cir. 1998) Dissent 의견에서, Bryson 판사는 portable과 mobile의 의미가 거의 모든 사전에서 한가지 의미로 정의된 점을 근거로, 본 사건의 portable 및 mobile 한정사항에 대한 청구항 해석이 불필요하다고 했다. 이러한 접근은 2가지 측면에서 문제가 있다. 첫째, 양측의 분쟁으로 볼 때 해당 용어에 대해 합의된 단일한 의미가 존재하지 않음이 분명하다. 그러나 정작 중요한 것은 용어 자체가 추상적인 차원에서 어떤 확정된 통상적 의미를 지니고 있느냐가 아니라는 점이다. 오히려, 청구항 해석에서 중요한 것은 해당 특허의 문맥 내에서의 의미 (meaning in the context of the patent) 이다. Trs. of Columbia Univ. v. Symantec Corp., 2016 WL 386068 (Fed. Cir. Feb. 2, 2016)

’101과 ’491 특허는 명세서 기재사항에서 portable과 mobile에 대한 상당한 지침을 기재하고 있다. 명세서는 유닛이 “low-cost portable battery operated milliwatt transmitter subscriber units”으로 “may be moved throughout the base station geographical area”라고 기재했고, 이를 통해 fixed 또는 stationary 유닛들과 차별화했다. 이러한 기재로부터, Eon의 주장과 같이 이론적으로는 이동 또는 휴대가 가능하기만 하면 된다는 의미와는 맞지 않는다. Eon의 주장은 본 사건의 발명의 문맥과는 완전히 동떨어져 있다. 결국, 청구항의 문언에 충실하면서 발명의 명세서상 설명과 가장 자연스럽게 일치하는 해석이 올바른 청구항 해석이다. Renishaw PLC v. Marposs Societa’ per Azioni, 158 F.3d 1243 (Fed. Cir. 2003)

Silver Spring의 침해제기 제품 (electric utility meter) 은 이동용으로 제작되지 않았고, 어느 위치에 일단 고정되어 사용되는 용도이다.

요약하면, 명세서는 청구항의 이동 특성이 Silver Spring의 침해제기 제품을 포함할 수 있도록 portable과 mobile이 넓게 해석되는 것을 뒷받침하지 못한다. 오히려 명세서의 문맥에 비추어 청구항을 해석하면 주택의 벽면에 부착되어 있는 전기 계량기는 청구항의 요건인 휴대성과 이동성을 충족하지 못한다는 결론에 도달한다.

"A statement made during prosecution of related patents may be properly considered in construing a term." Teva Pharm. v. Sandoz, 789 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2015)

 Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 789 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2015)

Sandoz는 FDA에 Copaxone® 제네릭 의약품의 허가를 위한 ANDA를 신청했고, Teva는 이에 대하여 수건의 특허 (US5,800,808; US,981,589; US6,048,898; US6,054,430; US6,342,476; US6,362,161; US6,620,847; US6,939,539; and US7,199,098) 를 인용하여 Sandoz에 특허침해 소송을 제기했는데, 연방 대법원에 사건이 계류 중인 동안, US5,800,808을 제외한 다른 특허는 모두 권리 만료되었다. ’808 특허의 claim 1은 copolymer-1의 제조방법에 관한 것으로 다음과 같다:

A method of manufacturing copolymer-1, comprising reacting protected copolymer-1 with hydrobromic acid to form trifluoroacetyl copolymer-1, treating said trifluoroacetyl copolymer-1 with aqueous piperidine solution to form copolymer-1, and purifying said copolymer-1, to result in copolymer-1 having a molecular weight of about 5 to 9 kilodaltons.

Copolymer-1은 4개의 서로 다른 amino acid (alanine, glutamic acid, lysine, and tyrosine) 를 특정 비율로 혼합하여 polypeptide 제품으로 만들어진다. Copolymer-1과 같은 폴리머 물질은 전형적으로 molecular weight (분자량) 가 다르고, 이러한 분자량을 측정하는 단위는 3가지 즉, peak average molecular weight (Mp), number average molecular weight (Mn), weight average molecular weight (Mw) 가 있다. 각각의 측정은 다른 방식으로 계산된다. Claim 1은 폴리머 샘플이 Mp, Mn, Mw 중 어떠한 측정값인지 특정하지 않았다. 1심 재판부는 Teva의 전문가 (Dr. Grant) 진술을 바탕으로, 명세서의 실시예 1 (Size Exclusion Chromatography, SEC) 을 통해 획득되는 분자량은 Mp가 유일하다고 하면서, claim 1이 불명확하지 않다고 판단했다. 왜냐하면, 전문가는 chromatogram 및 calibration을 통해 Mn 또는 Mw가 계산될 수는 있으나, 그렇게 하기 위해서는 명세서에 개시되지 않은 데이터 처리와 계산이 추가되어야 한다고 진술했기 때문이다. 1심 재판부는 실시예 1이 Fig. 1에 대응되고, Fig. 1은 Mp를 도시하지 않는 것을 확인했으면서도, 전문가 진술을 신뢰하여 Mp인 것으로 판단했다. 1심 재판부는 관련 특허 (’539) 의 심사경과사항을 참작하더라도 통상의 기술자가 분자량을 Mp로 이해할 것을 뒷받침한다고 부연설명했다.

본 재판부는 상기의 1심 재판부의 판단을 기각하면서, claim 1이 불명확하다고 판결했다. Teva는 연방 대법원에 write of certiorari를 신청하면서, 본 재판부가 1심 재판부의 사실 판단 (fact findings) 에 아무런 가중치를 부여하지 않은 것은 오류라고 주장했다. Teva는 본 재판부가 1심 재판부의 claim construction 결정에 대하여 전부 de novo 기준으로 심리한 것은 오류가 있고, FRCP §52(a)(6)의 기준에도 부합하지 않는다고 주장했다. 연방 대법원은 Teva의 주장을 받아들였고, 1심 재판부의 사실 판단에 대한 심리는 clearly erroneous 기준에 의해야 한다는 점을 확인했다. 대법원은 claim construction에 대한 최종 판단은 문서해석을 법률심의 문제 (question of law) 로 취급하는 것과 마찬가지로 법률심의 문제가 맞지만, 법률 판단의 기초가 되는 사실 관계 (subsidiary factual findings) 는 clearly erroneous 기준으로 심리해야 하는 점을 명확히 했다. 대법원은 1심 재판부가 내부적 증거 (intrinsic evidence) 만을 심리할 때, 재판부의 판단은 전적으로 법률적 결정에 해당하고, 이는 de novo 기준으로 심리되어야 한다고 했다. 만약 1심 재판부가 해당 기술분야에서 당시 용어의 의미를 이해하기 위해 외부적 증거 (extrinsic evidence) 를 참고할 필요가 있다면, 재판부는 해당 외부적 증거에 관하여 부수적인 사실 판단을 해야 할 수도 있다. 대법원은 다음과 같이 설명했다:

만약 1심 재판부가 전문가들 사이의 용어 해석상의 견해차이를 해결하고, 특정 용어가 발명 당시 통상의 기술자에게 특별한 의미를 가졌다는 사실 판단을 한다면, 1심 재판부는 반드시 법률적 분석을 이어서 수행해야 한다. 즉, 통상의 기술자가 심리 중인 특정 특허 청구범위의 맥락 내에서 해당 용어에 동일한 의미를 부여할지 여부를 분석해야 하는 것이다.

전문가는 기술 용어 및 특정 시점의 기술 수준 (state of the art) 에 대해 설명할 수는 있으나, 서면 문서의 법률적 해석을 증명하는 데에는 익숙하지 못하다. 만약 1심 재판부가 부수적인 사실관계의 분쟁을 해결한다면, 그렇게 확정한 사실들에 비추어 해당 특허청구범위를 해석하게 된다. 대법원이 지적한 것과 같이, 쟁점사항의 최종 결정이 법률심의 문제라고 해도 그것의 사실 판단적 성격 (factual character) 은 변하지 않는다. 부수적 사실 판단의 역할이 크건 작건 간에 청구항 용어 의미의 최종 판단은 법률심의 문제이다.

대법원은 Teva가 1심 재판부에 의해 수행된 적어도 하나의 사실 판단을 확인했음에도 본 재판부가 clear error 기준으로 심리하지 않았다는 이유로 해당 판결을 파기했다. Teva는 Fig. 1의 범례 (legend) 에 기재된 분자량 수치들이 Fig. 1 curve의 peak 값들과 일치하지 않기 때문에 “molecular weight”는 Mp가 될 수 없다고 주장했다. 대법원은 “chromatogram data로 생성된 curve가 분자량을 반영하는 방식을 통상의 기술자가 이해하는 방법”에 대한 1심 재판부의 판단은 사실관계에 대한 판단 (factual findings) 이라고 결론지었다. 1심 재판부는 그러한 사실 판단을 기초로 청구항 해석의 법률적 결론에 도달했으므로, 그러한 판단에 대해 clear error 기준으로 심리해야 한다면서, 그렇게 하지 않은 본 재판부의 판결을 파기했다.

Teva 사건이 대법원에 계류 중인 동안, 대법원은 Nautilus II 사건에 대하여 의견을 발행했다. Nautilus II 판결에서, 대법원은 CAFC의 35 U.S.C. §112 para.2 (2006) 하의 청구항 불명확성 (indefiniteness) 기준인 “not amenable to construction or insolubly ambiguous” 기준을 파기했다. 대법원은 다음과 같이 확인했다:

특허 청구항은 명세서와 심사경과사항에 비추어 읽었을 때, 통상의 기술자에게 “reasonable certainty” 기준으로 발명의 범위를 설명하지 못한다면 불명확하다. 그에 따라, 대법원은 기준을 “insoluble ambiguity”에서 “reasonable certainty”로 변경한다.

그에 따라, 본 재판부는 1심 재판부의 청구항 해석과 청구항 불명확 결정을 대법원의 가이드를 준수하여 다시 심리한다.

특허는 그 범위가 어디까지 인지 공중에게 명확히 고지할 수 있어야 한다. 청구항 불명확 (indefiniteness) 은 법률심의 문제로 2심 재판부의 심리 기준은 de novo이다. Wellman, Inc. v. Eastman Chem. Co., 642 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2011)

본 사건에서, claim 1의 용어가 불명확한지 판단하기 위해, 재판부는 기록, 즉 청구항, 명세서 및 출원경과사항을 검토한다. ’808 특허 claim 1은 “molecular weight”를 사용하고 있는데, 청구항에는 그에 대한 정의가 없다. 양측은 “molecular weight”가 Mp, Mw, 또는 Mn일 수 있고, 이들은 상이한 방식으로 측정되면서 서로 다른 값을 도출한다는 점에 이견이 없다. 그러나, 청구항 그 자체에는 “molecular weight”에 대한 아무런 지침이 없다. ’808 특허 명세서 상에도 “molecular weight”는 정의되지 않았다. 명세서 기재사항 중 어디에도 Mp, Mw 또는 Mn이 쓰이지 않았다. 다만, Teva는 추가 서면을 통해 다음과 같이 주장했다:

사실 판단 (factual findings) 은 ‘average molecular weight’가 문맥상 추정된 의미 (presumed meaning in the context) 를 갖고, 명세서 기재사항에 의해 그에 대한 모호성이 해결되는데, 추정된 의미는 Fig. 1과 일치하고 그러한 추정을 부정할 만한 내부적 증거는 없다.

그러나, 이러한 Teva의 인용은 부정확하다. 1심 재판부는 molecular weight 용어가 해당 기술분야에서 어떠한 이유로 추정된 의미를 갖는지 확인하지 못했다. 설령, 그러한 확인이 있다하더라도, 본 사건의 기록상 이를 뒷받침할 만한 것은 없다. 양측은 “molecular weight”가 Mp, Mn 또는 Mw 모두를 의미할 수 있다는 점에 이견이 없다. 심지어 Teva 측 전문가 (Dr. Grant) 도 molecular weight가 통상의 기술자 기준으로 확정된 의미가 존재하지 않는 점을 인정했다.

SEC에 의해 생성된 chromatogram data가 molecular weight를 반영하는 방식을 통상의 기술자가 이해하는 방법에 대한 1심 재판부의 결정은 사실심의 문제이고, 1심 재판부가 통상의 기술자는 해당 분자량을 Mp로 읽을 것이라고 한 판단에 명백한 오류는 없다. 또한, Fig. 1이 chromatogram data를 Fig.1에 묘사된 curve로 변환하여 작성되었다는 Dr. Grant의 진술을 신뢰하기로 한 1심 재판부의 결정에서도 어떠한 명백한 오류를 발견하지 못했다. 게다가, 그러한 데이터를 변환하는 과정에서 각 curve의 peak가 약간 이동할 수 있으며, 따라서 통상의 기술자라면 기재된 molecular weight가 대략 curve의 peak 즉, Mp 지점에 해당한다는 것을 이해할 것이라는 Dr. Grant의 진술을 1심 재판부가 수용한 점에 대해서도 명백한 오류가 없다고 판단한다. Dr. Grant가 curve 상의 peak position 이 오차범위에 있다고 진술한 점에는 약간의 피상적이고 설명되지 않는 (cursory and unexplained) 점이 있으나, 1심 재판부가 그러한 진술에 신뢰한 것에 명백한 오류는 없다. 그러나, 이러한 사실 판단을 수용한다고 해서, Teva가 주장하는 것처럼 해당 청구항 용어의 의미에 대해 해당 기술분야에서 혹은 이 특허의 문맥 내에서 어떠한 추정 (presumption) 이 이제 존재하게 된다는 것을 의미하지는 않는다.

Teva가 이 사건 특허의 molecular weight에 대한 문맥상의 의미가 그 본질이 사실 관계의 문제라고 주장하는 것이라면, 그것은 잘못된 것이다. 단순히 전문가 진술을 제시한다고 해서 특허의 내부적 일관성 (internal coherence) 과 문맥적 평가 (context assessment) 를 사실 관계의 문제로 전환할 수는 없다. 특허의 내부적 일관성 및 문맥적 평가, 그리고 그것이 청구항의 의미를 합리적 확실성 (reasonable certainty) 을 갖고 전달하는지 여부는 법률심의 문제이다. 청구항에서의 용어 사용, 명세서 상의 개시내용, 그리고 출원경과사항 중의 논의를 종합하여 통상의 기술자가 “molecular weight” 용어에 부여할 의미를 확정하는 것은 법률심의 문제에 해당한다. Teva의 주장과 같이 명세서에서 SEC 방법을 개시한 것에 의해 molecular weight가 청구항에서 Mp로 추론된다는 점은 법적 분석의 영역이지 존중 (deference) 의 대상이 되는 사실적 판단이 아니다. 내부적 기록을 구성하는 법률 문서에 부여할 의미나 중요성을 결정하는 것은 법률심의 문제이다. 대법원은 사실적 구성요소에 (1) 배경 과학 기술, (2) 해당 시점의 관련 기술분야에서의 용어의 의미가 포함됨을 명확히 했다. Teva는 내부적 증거의 의미나 중요성에 관한 법적 분석을 전문가 진술을 이용해서 사실심 문제로 변환할 수는 없다. 명세서 상의 개시 내용이나 출원경과사항의 진술이 갖는 중요성을 결정하는 것 또한 법률심의 문제이다. 반면, 통상의 기술자에게 통용되는 용어의 의미, 또는 그들이 가진 과학적 지식이나 지식 수준의 상태 등 특허 문서 외부의 이해에 관한 사항은 사실심의 문제이다.

통상의 기술자가 합리적 확실성을 갖고 청구항의 “molecular weight”를 Mp로 이해할 것인지를 결정하기 위해, 본 재판부는 출원경과사항 또한 고려한다. 심사 중 출원인이 행한 진술은 청구항 해석과 관련 있기 때문이다. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) 출원인은 심사 중 진술을 통해 용어를 정의하거나, (lexicography), 설명하거나 (explain), 청구항의 범위를 일부 포기 (disclaim) 할 수 있다. 심사 중 행한 진술이 청구항 해석에 영향을 미치는지 여부는 법률심의 문제이지 사실심의 문제가 아니다. 연관 특허들 (related patents) 의 출원경과 중에 이루어진 진술은 해당 진술이 쟁점이 된 특정 특허의 등록 전이나 후 중 어느 시점에 행해졌는지와 관계없이, 해당 특허들에 공통된 용어를 해석함에 있어 적절히 고려될 수 있다. Microsoft Corp. v. Multi-Tech Sys., Inc., 357 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2004) 양측은 molecular weight의 해석에 있어서, ’808 특허의 심사경과사항에 대하여는 어느 것도 지적하지 않았다. 그러나, 양측은 ’847 특허와 ’539 특허 (’808 특허의 continuation) 의 심사경과 중 출원인의 진술에 대해서는 대립했고, 1심 재판부는 고려했다. 그러한 진술들은 통상의 기술자가 ’808 특허의 동일한 용어를 어떻게 해석하는지에 대하여 법률적으로 관련 (legally relevant) 있다. 두 특허 심사 중 심사관은 molecular weight가 Mp, Mn, Mw 중 어느 것인지 특정하지 않고서는 불명확하다면서 거절이유를 발행했다. ’808, ’847, ’539 특허는 거의 동일한 명세서를 공유하고 3건의 특허 모두 실시예 1과 Fig. 1을 포함한다. ’808 특허와 동일한 실시예 1 및 Fig. 1을 포함하는 이 출원들이 청구항 불명확을 사유로 특허거절 되었다는 점은 Teva의 입장과는 반대로 이 특허들의 문맥상 통상의 기술자가 “molecular weight”의 의미를 Mp로 결론 내릴 것이라는 점을 명세서가 결정적으로 입증 (conclusively establish) 하지 못한다는 것을 시사한다. 출원인은 ’847 특허 심사 중 심사관의 거절 결정에 대해, 통상의 기술자는 kilodalton 단위가 쓰인 점에 기초하여 “molecular weight”는 Mw인 것으로 명확히 이해할 수 있다고 하면서 청구항이 불명확하지 않다고 주장했고, 심사관은 해당 주장을 받아들여 특허등록 결정했다. 1심 재판부는 그러한 심사 중 진술이 kilodalton 단위로 표시된 molecular weight가 Mp, Mn, Mw 모두를 의미할 수 있어서 과학적으로 오류가 있다는 진술을 청취했다. 모든 유형의 “molecular weight”를 kilodalton으로 표시될 수 있음을 통상의 기술자가 이해할 것이라는 1심 재판부의 사실 판단 (fact findings) 은 명백한 오류라고 볼 수 없다. 그러나, Mw, Mn, Mp가 각각 kilodalton으로 표시될 수 있다는 사실이, 출원인이 권리범위 (claim scope) 에 관하여 초래한 혼란을 상쇄하는 것은 아니다. 해당 진술의 과학적 정확성 여부와 관계없이, 통상의 기술자라면 출원인이 특허 등록을 받기 위해 molecular weight 용어를 Mw로 정의한 것으로 이해했을 것이다. 이것은 심사 중의 과학적 오류와는 무관한 법률적 결론 (legal conclusion) 이다. 심사 중 행한 진술이 중요했는지에 대한 판단은 법률심의 문제이다.

심사관은 출원인에게 “molecular weight”의 의미를 요구했고, 출원인은 Mw라고 했다. 출원인의 설명에 과학적 오류가 포함된 부연 설명이 있었다는 사실이 해당 진술의 법적 의미 (legal import) 를 훼손하지는 않는다. 특허 명세서와 출원경과사항이 갖는 공시적 기능 (public notice function) 은 특허권자가 자신의 특허출원 과정에서 진술한 내용에 대해 스스로 구속될 것을 요구한다. Springs Window Fashions LP v. Novo Indus., L.P., 323 F.3d 989 (Fed. Cir. 2003) CAFC는 진술 내용 중 그 어느 것도 청구항이나 명세서의 통상의 문언 (plain language) 과 상충되지 않는 경우와 같이, 출원 과정 중 오류가 포함된 진술을 한 특허권자에게도 그 진술에 따른 책임을 물어왔다. Hockerson-Halberstadt, Inc. v. Avia Grp. Int’l, Inc., 222 F.3d 951, 957 (Fed. Cir. 2000) 해당 진술이 특허 등록에 기여한 역할을 고려할 때, 통상의 기술자는 “molecular weight”를 Mw로 정의한 것으로 이해했을 것이며, 모든 측정 단위 (Mw, Mn, Mp) 가 kilodalton으로 표시될 수 있다는 사실이 거절이유를 해소하기 위해 특허권자가 선택한 Mw의 중요성을 변화시키지는 않는다. 또한 중요한 점은, 이러한 결정은 법률심의 문제에 속하는 것이지, 재판부가 존중을 부여해야 하는 사실심의 문제가 아니라는 점이다.

’539 특허 심사 중 출원인은 거의 동일한 청구항 불명확 거절이유에 대해, 이번에는 ‘average molecular weight’에 대해 통상의 기술자는 Fig. 1의 curve 상의 peak 값이 Mp를 의미하는 것으로 이해한다고 주장했다.

요약하자면, “molecular weight”가 Mp, Mn, Mw 3가지 측정법 중 어느 것으로도 확인될 수 있다는 점에는 다툼의 여지가 없다. 청구항은 어떤 측정법을 사용해야 하는지 명시하지 않고 있다. 명세서 또한 molecular weight를 정의하거나 Mp, Mw, Mn을 언급조차 하지 않는다. 또한 ‘average molecular weight’ 용어는 통상의 기술자에게 통상의 의미를 갖지도 않는다. Chromatogram data로 생성된 curve가 molecular weight를 반영하는 방식에 대해 통상의 기술자가 어떻게 이해할 것인지에 관한 1심 재판부의 사실 판단에는 명백한 오류가 없다. Mw, Mn을 결정하기 위해 추가적인 계산이 필요하다는 점에 관한 사실 판단에도 명백한 오류는 없다. Chromatogram data를 Fig. 1과 같은 curve로 변환할 때 통상의 기술자가 curve의 shift를 어떻게 수용할 것인지에 대한 사실 판단에도 명백한 오류는 없다. Shift가 발생할 수 있음을 알고 있는 통상의 기술자라 할지라도, 전체 기록에 비추어 볼 때 어떤 유형의 평균값이 의도된 것인지 합리적 확신 (reasonable certainty) 을 가질 수는 없을 것이다. Molecular weight 관련하여 동일한 명세서를 공유하는 연관 특허의 출원 과정 중, 심사관은 어떤 분자량 측정법 (Mp, Mn, Mw) 을 사용해야 하는지 개시하지 않았다는 사유로 “molecular weight” 용어가 불명확하다고 2차례 거절했고, 이에 특허권자는 한 사례에서는 Mw라고 진술했고, 다른 사례에서는 Mp라고 진술했다. 본 재판부는 해당 진술 중 하나에 과학적으로 잘못된 주장이 포함되어 있다는 1심 재판부의 사실 판단에서 명백한 오류를 찾지 못했다. 본 재판부는 명세서와 출원경과사항에 비추어 볼 때 특허권자가 통상의 기술자에게 발명의 범위를 합리적 확신을 가지고 알리는데 실패했으므로, 명백하고 설득력 있는 증거에 따라 claim 1이 불명확성으로 인해 무효라고 판결한다. 기록상 “molecular weight”가 Mp를 사용하여 측정되어야 한다는 합리적 확신은 존재하지 않는다. 이것이 바로 법률심의 문제 (legal question) 이며, 이 쟁점에 대해 본 재판부는 1심 판결을 파기한다.

Acufloor, LLC v. EvenTile, Inc. (Fed. Cir., 2025) Any explanation, elaboration, or qualification is relevant for the role of claim construction.

Acufloor, LLC v. EvenTile, Inc., No. 2023-1887 (Fed. Cir. May 28, 2025)

Acufloor 는 US10,704,274 특허에 기초하여 EvenTile 에 특허침해 소송을 제기했다. ’274 특허는 타일 시공용 leveling 장치에 관한 것으로, 바닥에 mortar 를 도포한 후 leveling 장치 중 tile clip 을 놓고, 2장 이상의 tile 을 맞닿게 한 다음, wedge 를 이용해 tile clip 에 마련된 opening (window) 를 관통시켜 타일을 누르는 방법으로 타일이 바닥과 수준이 맞춰지게 시공하는 방법에 관한 것이다.

Claim 5는 다음과 같다:

5. A tile leveling device comprising:

a body defining an open window;

a base orthogonally coupled to the body, the base extending to the front of the body and the base extending to the rear of the body;

a base to body coupling including a frangible breakaway section, the base and body being integral prior to frangible separation, the frangible breakaway section, upon breaking, frangibly separating the body from the base;

a first notch formed at the base extending from proximate the base to body coupling to the front of the body the first notch providing first tile edge-to-mortar-to-subfloor contact; and

a second notch formed at the base extending from proximate the base to body coupling to the rear of the body the second notch providing first tile edge-to-mortar-to-subfloor contact; and

the combination of the first notch and the second notch providing a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor contact for the leveling device within the bounds of the base.

’274 특허 (또한 continuation 10,513,857) 심사 중, 심사관은 선행기술 (US2008/0236094, Doda; US2013/0247508, Hoffman; WO2013/033761, Psaila) 에 근거하여 비자명성 위반으로 특허 거절했고, 출원인은 심사관의 거절이유 극복을 위해 “edge-to-mortar-to-subfloor contact” 한정사항을 추가하는 청구항 보정을 제출했다. Tile clip 에는 I-shaped base (바닥) 에 한쌍의 notch (144) 가 마련되어 있는데, 이것에 의해 mortar 의 도포 면적이 증가하는 특징을 갖고, 이러한 구조는 선행기술에 의해 개시되지 않았다고 주장한 것이다.

심사관은 두번째 거절이유를 통해, Psaila 의 base 구조를 Doda 의 base 로 변경하여 본 발명에 도달하는 것은 통상의 기술자에게 자명하다면서 특허 거절 결정했다. 출원인은 심사관 인터뷰를 통하여, 심사관이 제시한 거절이유의 구조로는 본 발명의 “tile edge-to-mortar-to-subfloor contact” 한정사항이 개시되지 않는다고 하면서, 본 발명의 특징인 바, 특허성이 인정된다고 항변했다.

심사관은 출원인이 제시한 자료에 따라, notch 의 크기가 중요한 특징인 바, base 구조 상의 notch 의 관계를 명확히 하는 청구항으로 보정할 것을 제안했다. 그에 따라, 출원인은 “the combination of the first notch and the second notch providing a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor contact for the leveling device within the bounds of the base” 한정사항을 추가하는 청구항 보정을 제출했다. 그러면서, 선행기술의 base 구조는 opening (Doda), cut-outs (Psaila) 가 base 구조의 안쪽으로부터 이격되어 있음으로써 spacer tab (24) 이 일체화 (integrity) 되는 구조인 차이점이 존재한다고 주장했다.

1심 재판부는 2개의 청구항 한정사항 즉, (1) “edge” 와 (2) “the combination of the first notch and the second notch providing a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor contact for the tile leveling device within the bounds of the base” 에 대하여 청구항 해석을 수행한 결과, (1) 에 대하여 “the line at which a surface of a tile terminates” 로, (2) 에 대하여 “the notches in the base collectively span an area that is larger than the solid portions of the base” 로 결정했다. 

항소심 재판부는 1심 재판부의 청구항 해석 중 내부적 증거에 의한 것은 de novo 로, 외부적 증거에 기초한 사실적 판단에 관한 것은 clear error 기준으로 검토한다. Apple Inc. v. Wi-LAN Inc., 25 F.4th 960, 967 (Fed. Cir. 2022)

1심 재판부는 edge 를 “the line at which the surface of the tile terminates (tile 이 끝나는 표면의 선)” 으로 해석했는데, 항소심 재판부는 이를 다음과 같이 수정한다. 청구항 용어는 일반적으로 통상의 기술자가 발명 시점에 이해하는 의미이다. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc) 특허청구항과 명세서에 나타난 용어의 문맥상의 사용은 통상의 기술자가 그 용어를 어떻게 이해할 것인지를 보여주는 강력한 증거이다. Claim 5에서 edge 는 두 표면의 접촉 (contact) 의 문맥상 의미로 사용되었다. 특히, 청구항에서는 edge – subfloor 간 또는 edge – mortar – sufloor 간 접촉을 필요로 한다. 물리적으로 “line” 즉, 표면이 끝나는 곳은 그러한 접촉 영역 (surface) 을 가질 수 없으므로, edge 를 line 으로 제한하는 것은 “contact” 을 의미없게 하므로, 그러한 해석은 오류가 있다. 즉, 청구항의 모든 용어에 의미를 부여하는 청구항 해석이 그렇지 않은 해석보다 우선적으로 고려된다. Merck & Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 395 F.3d 1364, 1372 (Fed. Cir. 2005)

본 재판부가 edge 의 청구항 해석에 “very edge” 만으로 제한되지 않고, edge 로부터 확장된 표면의 일부를 포함한다고 수정했으나, 그 표면의 일부가 정확히 어디까지 인지 결정해야 한다.

심사 중, 출원인은 심사관의 비자명성 위반 거절 이유 극복을 위해 선행기술의 조합과 본 발명은 tile 과 mortar 간 접촉 영역에 차이가 있음을 반복하여 주장했다. 출원인은 청구항에 “edge-to-subfloor contact at the first notch” 한정사항을 추가한 다음, 선행기술 (Hoffman) 은 그러한 한정사항에 대한 개시가 없다고 항변했다. 특히, Hoffman 의 groove 는 base portion 까지 연장되지 않기 때문에 결과적으로 “edge-to-subfloor contact”을 형성하지 않는다고 항변했다. 또한, 출원인은 Hoffman 은 tile 의 “very edge” 영역이 subfloor 에 맞닿지 않는 점을 지적했다.

요약하자면, 출원인은 선행기술이 tile 의 “very edge” 까지 mortar 가 접촉하는 것을 허용하지 않는 반면, 본 발명은 mortar 가 해당 지점까지 연장되는 것을 허용한다는 점을 근거로 본 발명을 선행기술과 반복적으로 차별화했다. 이러한 진술에 비춰볼 때, 본 재판부는 발명자가 edge 가 tile 의 “very edge” 까지 포함하는 것으로 의도했다는 1심 재판부의 판단에 동의한다. 그에 따라, 본 재판부는 edge 를 “the area around and including the very edge of the tile”로 해석한다.

Acufloor 는 출원경과사항 중 자신의 진술이 명확하고 오해의 여지없는 포기 (clear and unmistakable disclaimer) 에 해당하지 않는 바, 1심 재판부가 출원경과사항에 부적절하게 의존했다고 주장했다. 그러나, 본 재판부가 일관되게 판시해 온 바와 같이, 특허 심사과정에서 발명자가 제시한 어떠한 설명 (explanation), 부연 (elaboration) 또는 요건 (qualification) 도 관련이 있는데, 이는 청구항 해석의 역할이 공개되고 설명되어 특허를 받은 “실제 발명의 범위”를 포착하는 것이기 때문이다. Iridescent Networks, Inc. v. AT&T Mobility, LLC, 933 F.3d 1345, 1352–53 (Fed. Cir. 2019) 출원사항은 “발명자가 자신의 발명을 어떻게 이해했는지, 그리고 출원 과정에서 발명을 제한하여 청구항 범위를 원래보다 좁게 만들었는지 여부를 보여줌으로써 청구항 언어의 의미에 관한 정보를 빈번히 제공할 수 있다.” Phillips, 415 F.3d at 1317 본 사안에서 재판부는 권리 포기 (disclaimer) 의 발견에 근거하여 edge 라는 용어를 해석하는 것이 아니다. 오히려, 본 재판부는 해당 특허에서 사용된 edge 용어를 통상의 기술자가 어떻게 이해할지 파악하기 위해 출원경과사항을 참고한 것이다.

“Majority of an area” 한정사항의 해석에 대하여, 양측은 (1) majority of the area of contact between the tile and the subfloor 인지, (2) majority of the area of the base 인지 대립했다. 1심 재판부는 (2) 로 해석했는데, 본 재판부는 이에 동의하지 않는다. “Majority of the area” 한정 사항에 사용된 문구 자체가 평이하고 명확하므로, 그 문언 그대로 해석하는 것이 타당하다. 즉, area 는 “the combination of the first notch and the second notch providing a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor contact for the leveling device within the bounds of the base”에서, base 의 면적이 아니라 tile-mortar-subfloor contact 을 명시적으로 지칭하고 있고, 그 어디에서도 notch 의 면적을 base 의 고체 부분 (solid portion) 의 면적과 연관 짓고 있지 않다. “Majority of the area” 한정사항이 추가된 것이 “각 notch 의 크기를 base 크기와 연관지어 집중 기술”하고 “선행기술과 더욱 차별화되도록 notch 의 크기를 더 잘 정의하는 방향으로 청구항 용어를 보정할 것”이라는 심사관의 제안에 따른 것이라는 점은 사실이나, 출원인은 심사관이 제안한 문구를 그대로 사용하지 않고, “a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor” 한정사항을 추가하는 청구항 보정을 제출하였고, 심사관은 등록결정 했다. 만약 출원인이 심사관이 제안한 문언을 그대로 채택하는 보정을 했다면, 1심 재판부의 결정이 옳았을 가능성이 높다.

1심 재판부가 청구항 해석 결론에 의존한 출원경과 사항을 살펴보면, 출원인은 통상의 기술자가 Doda 문헌의 opening 을 base 방향으로 연장하지 않았을 것이라는 점을 지적할 뿐, 자신들의 장치가 base 의 크기를 줄임으로써 일반적으로 더 많은 contact 을 허용한다고 주장한 것이 아니다. 즉, 출원인의 주장은 Doda 의 opening 이 어떻게 수정될 것인지 또는 수정되지 않을 것인지에 관해 구체적이었으므로, 본 재판부는 출원인이 다른 opening 에 의해 허용되는 contact 면적과 대비하여 notch 에 의해 허용되는 contact 면적에 근거하여, 즉 청구된 notch 들이 contact 면적의 majority 를 제공한다는 사실에 근거하여 선행기술과 차별화한 것으로 이해하고, 그에 따라 1심 재판부의 base 의 면적에 대한 majority 로 이해한 것이 오류라고 판단한 본 재판부의 결론을 뒷받침한다.

상기와 같이, 1심 재판부의 “edge” 청구항 해석을 수정하고, “the com-bination of the first notch and the second notch providing a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor contact for the leveling device within the bounds of the base” 청구항 해석은 변경하는 바, 1심 판결을 파기 환송한다.

미국 특허법: 판례로 읽는 핵심 쟁점 (Practical Insights in Case Law) (책출판)

 

미국 특허법: 판례로 읽는 핵심 쟁점 (Practical Insights in Case Law) 

구입처: 예스24

미국은 특허 소송이 빈번한 분쟁 중심의 제도적 구조를 가지고 있다. 따라서, 기업의 특허 담당자는 분쟁에 대한 이해를 바탕으로 명세서를 작성하고, 특허 분석을 수행할 수 있어야 한다. 이를 통해 기업은 경쟁력 있는 특허를 확보하고, 효율적인 라이선스 협상을 추진하며, 특허분쟁이 발생하더라도 효과적으로 대응할 수 있다. 최신 특허 판례는 이러한 실무적 요구에 부응하는 실질적인 통찰을 제공한다. 이 책은 연방법원 판결을 통해 미국 특허법의 주요 개념과 해석을 설명하고자 한다. 특허법 중요 조항에 대해, 각 조항별로 주요한 특허 요건과 관련된 대표적 판례 (landmark case) 를 최근 사건을 중심으로 설명하였다. 아울러, 각 요건을 정의하는데 중요한 판례 중 일부는 최신 사건이 아니더라도 포함하였으며, 해당 사건의 핵심 쟁점을 중심으로 정리하였다. 또한, 특허 청구항 해석 (claim construction), 균등침해 이론 (Doctrine of Equivalents), 디자인 특허 (design patent), 특허 출원인의 정직 의무 (duty of candor), 국외 판매 (foreign sales) 에 따른 손해배상 청구, 인공지능 (AI) 관련 특허법적 쟁점 등 주요 주제를 선정하고, 각 주제별로 대표 판례를 바탕으로 핵심 쟁점을 설명했다. 특허 사건의 판결문에는 다양한 과학 및 공학 분야의 발명이 등장할 뿐만 아니라, 특허법 외에도 헌법 (Constitution), 계약법 (contract law), 민사소송규칙 (FRCP) 등 다양한 법률적 쟁점이 함께 논의되기 때문에 그 내용을 파악하고 이해하는 것이 쉽지 않다. 그럼에도 불구하고, 판사는 사건의 사실관계를 바탕으로 특허법의 핵심 개념을 논리적으로 서술하고 있기 때문에, 판결문은 특허법을 이해하는데 그 어떤 자료보다도 유익한 학습 도구가 될 수 있다.

목차는 다음과 같다:

(1부) 특허요건 (Patentability Requirements)

미국 특허침해 소송의 관할권 (Jurisdiction)

항소심 재판부의 심리기준 (Standard of Review)

35 U.S.C. §101 Inventions Patentable: 특허대상 발명 (Patentable Subject Matter); 추상적 개념 (Abstract Idea); 발명자 적격 (Inventorship); 자명성 유형 이중특허 (Obviousness-type Double Patenting)

35 U.S.C. §102 Novelty: 신규성 (Novelty); 선행기술 (Prior Art); 제3자 선출원 (Intervening Disclosure) 의 선행기술 제외; 내재성 (Inherency); 판매된 발명 (On-sale Bar)

35 U.S.C. §103 Non-obvious Subject Matter: 비자명성 판단기준 (Graham Framework); 확장적이고 유연 (Expansive and Flexible) 한 접근방식; 일응의 자명성 (Prima Facie Case of Obviousness); 유사기술분야 (Analogous Art); 통상의 기술 수준 (Level of Ordinary Skill); 결합의 동기 (Motivation to Combine); 시도의 자명성 (Obvious to Try); 회피 교시 (Teach Away); 2차적 고려사항 (Secondary Considerations)

35 U.S.C. §112 Specification (a): 발명기재 요건 (Written Description); 실시가능 기재요건 (Enablement)

35 U.S.C. §112 Specification (b): 특허청구항 명확성 (Claim Definiteness) 요건

(2부) 심층 논의 (Selected Topics)
특허청구항 해석 (Claim Construction): 통상적이고 관습적인 의미 (Ordinary and Customary Meaning); 출원 심사 중 포기 (Prosecution Disclaimer); 용어 정의자 원칙 (Own Lexicographer Rule); 명세서 기재에 의한 포기 (Disavowal); 기능식 청구항 (Means-plus-Function Claim); 전제부 (Preamble)

균등침해 이론 (Doctrine of Equivalents): 출원경과 금반언 원칙 (Prosecution History Estoppel); 출원경과 금반언 추정 (Festo Presumption) 의 번복; 공중에의 개시-헌납 원칙 (Disclosure-Dedication Rule); 청구항 한정사항 무력화 (Claim Vitiation); 선행기술 포섭 (Ensnarement); 특허침해의 제한적 예외 (Limited Exception) 로 명시한 판결; 한정요구 대응에 의한 균등침해 주장 제한 여부

디자인 특허 (Design Patent): 물품성 (Article of Manufacture); 장식성 (Ornamental Feature); 비자명성 판단기준; 통상의 관찰자 판단기준 (Ordinary Observer Test); 디자인 특허관점 출원경과 금반언
특허 출원인의 정직 의무 (Duty of Candor): 35 U.S.C. §115 Inventor’s Oath; 불공정 행위 (Inequitable Conduct) 판단기준; IDS 제출 선행기술에 의한 특허무효 주장

국외 판매 (Foreign Sales) 의 손해배상 청구: 35 U.S.C. §271 Infringement of Patent (f)(2); 국외 일실이익 (Foreign Lost Profits) 의 손해배상 청구

인공지능 (Artificial Intelligence): AI 소프트웨어의 발명자 적격 (Inventorship), AI 발명의 특허 대상 적격 (Patent Eligibility), AI 발명의 실시가능 기재요건 (Enablement)

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