Plain and ordinary meaning - Eon Corp. IP Holdings v. Silver Spring Network (Fed. Cir. 2016)

 Eon Corp. IP Holdings LLC v. Silver Spring Network, Inc. 815 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2016)

 Eon Corp. IP Holdings는 Silver Spring에 대하여, 수건의 특허를 인용하여 특허침해 소송을 제기했다. US5,388,101, US5,481,546, US5,592,491은 모두 two-way interactive communication network 시스템에 관한 것으로, 해당 시스템은 지역 가입자와 기지국 간 통신을 가능하게 하는 방법에 있어 특징이 있다. ’101과 ’546 특허는 명세서를 공유하고 있는데, 기지국 영역에 local remote receiver를 부가하여 동시 접속자 수가 많은 경우의 통신 장애 현상을 해결하는데 특징이 있고, ’491 특허는 ’101 특허를 incorporation by reference로 포함시켰는데, 기존 루트에 의해 통신이 불가한 때 modem 특성을 부가하여 대체 통신 경로를 가능하게 하는 방법을 채용했다. Eon의 특허는 가입자가 다양한 환경에 위치하면서 네트워크 상의 다양한 서비스 가령, 방송 TV 프로그램, 무선 팩스 서비스 등을 사용하는 것에 대해 기재하고 있는데, 청구항은 “subscriber unit”에 대하여 “portable” 또는 “mobile”인 것을 한정사항으로 한다. 명세서는 portable 또는 mobile에 대하여 지침을 제공하고 있는데, 가령 다음과 같다:

low-cost portable battery-operated milliwatt transmitter subscriber units may be moved throughout the base station geographical area …,

the portability feature made possible by this invention permits such a unit to be moved next door or put into a car or van for movement within or across cell boundaries with good digital synchronous communication contact within the nationwide network of cells …

long life battery operated portable subscriber units . . . which can be moved through the cell territory …

Silver Spring 시스템 상의 포터블 가입자 장치에 대응되는 것은 electric watt-hour utility meter인데, 빌딩의 외벽에 부착되어 사용된다. 청구항 해석 절차 중, Silver Spring은 portable과 mobile에 대하여 “capable of being easily and conveniently moved from one location…” 즉, fixed or stationary products that are only theoretically capable of being moved (이론적으로만 이동가능한 고정 장치) 는 제외해야 한다고 주장했다. Eon은 이에 대하여, portable과 mobile은 ordinary and customary meaning (통상의 의미) 로 해석되어야 한다고 주장했다.

1심 재판부는 Eon의 주장에 동의했고, 해당 청구항 용어는 배심원이 명확히 이해할 수 있는 바, 별도의 청구항 해석이 불필요하다고 결론 내렸다. 공판 중, 양측 전문가들은 portable과 mobile 한정사항에 대해 대립했는데, Silver Spring 측 전문가는 subscriber unit이 “easily moved from one location to another”로 해석된다고 주장한 반면, Eon 측 전문가는 “capable of being easily moved … but not that it actually has to move”로 해석된다고 주장했다. 5일간의 공판을 거쳐, 배심원단은 청구항이 유효하고 침해라고 평결했고, Silver Spring의 JMOL 청구에 대해 1심 재판부는 ’101, ’491 특허 침해로 판결하고 Silver Spring의 portable 및 mobile 한정사항에 대한 해석 주장을 배척했다. 이에, Silver Spring은 항소했다.

Silver Spring은 1심 재판부가 portable과 mobile 한정사항을 청구항 해석하지 않고 배심원단에게 부적절하게 위임한 것은 O2 Micro 판결을 위반한 것이라고 주장했다. O2 Micro International, Ltd. v. Beyond Innovation Technology Co., 521 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2008) 또한, 해당 용어들의 통상의 의미는 침해제기 제품을 포함할 수 없으므로, 합리적인 배심원이라면 침해판정을 내릴 수 없다고 주장했다. O2 Micro 판결에 따르면, 양측이 청구항 용어에 대해 대립하는 경우, 그러한 대립을 해결하는 것은 재판부의 의무라고 판결했고, 청구항 해석은 최종적으로 법률심의 문제이므로, 본 재판부는 Silver Spring의 주장에 동의한다. 그에 따라, 청구항 용어가 하나 이상의 통상의 의미 (more than one ordinary meaning) 로 해석 가능한 경우, 해당 용어에 대해 통상의 의미로 해석된다고 결정하는 것은 양측의 청구항 해석 상의 분쟁을 해결할 수 없으므로 오류가 있다.

물론, 1심 재판부는 모든 청구항 한정사항에 대하여 청구항 해석을 할 필요는 없고, CAFC는 “타당한 청구항 해석이 모든 모호함 (ambiguity) 을 완전히 제거해야만 하는 것은 아니라는 점”을 수차례 확인했다. Acumed LLC v. Stryker Corp., 483 F.3d 800 (Fed. Cir. 2007) 청구항 해석 단계에서의 1심 재판부의 의무는 양측의 청구항 해석 상의 분쟁을 해결하여 청구항 범위 (scope) 를 확정하는 것으로 제한된다. 달리 말하면, 청구항 해석 상의 대립이 있다면, 재판부는 이를 반드시 해결해야 한다.

Silver Spring이 주장한 바와 같이, “fixed or stationary products that are only theoretically capable of being moved”를 제외해야 하는지가 본 사건의 핵심 쟁점이고, 그럼에도 불구하고 1심 재판부가 해당 용어를 통상의 의미만으로 해석함으로써 청구항 범위를 배심원단에게 결정하도록 위임한 것은 법률적 오류 (legal error) 이다. 특히, 공판 중 portable과 mobile의 의미에 대해 양측이 논쟁을 계속한 것은 재판부가 그 의무를 다했다는 상투적인 주장이 허구임을 드러낸다.

1심 재판부가 청구항 해석을 수행하지 않은 것이 오류임을 판단하였으니, 이어서 사건을 환송할 것인지 검토한다. 본 재판부는 Phillips 판결의 지침을 우선 검토한다. Phillips 재판부는 청구항은 ordinary and customary meaning으로 해석된다고 하면서, 그러한 의미는 추상적인 (abstract) 의미가 아니라, 통상의 기술자가 특허 전체 (entire patent) 를 읽고 이해하는 의미라고 했다. 그에 따라, 일방은 명세서 기재사항 및 심사경과사항과 분리하여 청구항을 해석할 수 없다. Nystrom v. TREX Co., Inc., 424 F.3d 1136 (Fed. Cir. 2005) 통상의 의미는 진공상태에서 결정되는 것이 아니다. Medrad, Inc. v. MRI Devices Corp., 401 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2005) 오히려, 특허기술을 설명하는 용어는 발명자가 사용한 문맥 (context) 으로부터 그 정의를 도출하는 것이 옳다. Anderson v. Int’l Eng’g & Mfg., Inc., 160 F.3d 1345 (Fed. Cir. 1998) Dissent 의견에서, Bryson 판사는 portable과 mobile의 의미가 거의 모든 사전에서 한가지 의미로 정의된 점을 근거로, 본 사건의 portable 및 mobile 한정사항에 대한 청구항 해석이 불필요하다고 했다. 이러한 접근은 2가지 측면에서 문제가 있다. 첫째, 양측의 분쟁으로 볼 때 해당 용어에 대해 합의된 단일한 의미가 존재하지 않음이 분명하다. 그러나 정작 중요한 것은 용어 자체가 추상적인 차원에서 어떤 확정된 통상적 의미를 지니고 있느냐가 아니라는 점이다. 오히려, 청구항 해석에서 중요한 것은 해당 특허의 문맥 내에서의 의미 (meaning in the context of the patent) 이다. Trs. of Columbia Univ. v. Symantec Corp., 2016 WL 386068 (Fed. Cir. Feb. 2, 2016)

’101과 ’491 특허는 명세서 기재사항에서 portable과 mobile에 대한 상당한 지침을 기재하고 있다. 명세서는 유닛이 “low-cost portable battery operated milliwatt transmitter subscriber units”으로 “may be moved throughout the base station geographical area”라고 기재했고, 이를 통해 fixed 또는 stationary 유닛들과 차별화했다. 이러한 기재로부터, Eon의 주장과 같이 이론적으로는 이동 또는 휴대가 가능하기만 하면 된다는 의미와는 맞지 않는다. Eon의 주장은 본 사건의 발명의 문맥과는 완전히 동떨어져 있다. 결국, 청구항의 문언에 충실하면서 발명의 명세서상 설명과 가장 자연스럽게 일치하는 해석이 올바른 청구항 해석이다. Renishaw PLC v. Marposs Societa’ per Azioni, 158 F.3d 1243 (Fed. Cir. 2003)

Silver Spring의 침해제기 제품 (electric utility meter) 은 이동용으로 제작되지 않았고, 어느 위치에 일단 고정되어 사용되는 용도이다.

요약하면, 명세서는 청구항의 이동 특성이 Silver Spring의 침해제기 제품을 포함할 수 있도록 portable과 mobile이 넓게 해석되는 것을 뒷받침하지 못한다. 오히려 명세서의 문맥에 비추어 청구항을 해석하면 주택의 벽면에 부착되어 있는 전기 계량기는 청구항의 요건인 휴대성과 이동성을 충족하지 못한다는 결론에 도달한다.