Obviousness determination - teach away, commercial success (Chemours v. Daikin, July 2021)

Chemours Company FC, LLC v. Daikin Industries, Ltd. (Fed. Cir. 2021)

본 사건은 Obviousness 판단 시, (1) teaching away 와, (2) commercial success (secondary indicia) 를 어떻게 적용하는지에 대한 CAFC 의 판결이다.

Daikin 은 Chemours 의 US 7,122,609, US 8,076,431 에 대하여 PTAB 에 inter partes review 를 신청하였는데, PTAB 은 US 6,541,588 (Kaulbach) 에 의하여 자명하므로, 특허 무효판결 하였다. Chemours 는 이에 항소하였다.

'609 특허는 통신 케이블을 extrusion molding 방법으로 코팅하는 방법에 관한 것인데 특히, 본 항소심과 관련 있는 부분은 “polymer having a specific melt flow rate range (30±3g/10min)” 이다. (extrusion molding 수행 동안, 상기의 특정 flow rate 를 유지하여, 빠른 속도로 통신케이블 코팅이 가능하다.) claim 1은 다음과 같다:

1. A partially-crystalline copolymer comprising tetrafluoroethylene, hexafluoropropylene in an amount corresponding to a hexafluoropropylene index (HFPl) of from about 2.8 to 5.3, said copolymer being polymerized and isolated in the absence of added alkali metal salt, having a melt flow rate of within the range of about 30±3g/10 min, and having no more than about 50 unstable endgroups/10 6 carbon atoms.

STANDARD OF REVIEW

항소심 재판부 (CAFC) 는 PTAB 의 legal determination 에 대하여 de novo 기준으로, factual determination 에 대하여 substantial evidence 기준으로 검토한다. Substantial evidence 란 mere scintilla (단순한 약간의 양) 보다 많은 정도의 증거를 필요로 하는데, reasonable mind (합리적인 자) 가 해당 증거가 결론을 지지하는 것으로 받아들일 수 있다면 충분한 증거이다.

*** Substantial evidence requires more than a “mere scintilla” and must be enough such that a reasonable mind could accept the evidence as adequate to support the conclusion. Consol. Edison Co. v. NLRB, 305 U.S. 197, 229 (1938).

Obviousness 는 사실적 판단에 근거한 법률심의 문제 (question of law based on underlying findings of fact) 이다. Prior art 의 교시, person of ordinary of skill in the art 의 결합의 동기 (motivation to combine) 및 prior art 의 반대의 교시 (teach away) 여부는 question of fact 이다.

*** “What the prior art teaches, whether a person of ordinary skill in the art would have been motivated to combine references, and whether a reference teaches away from the claimed invention are questions of fact.” Meiresonne v. Google, Inc., 849 F.3d 1379, 1382 (Fed. Cir. 2017)

Factual finding 을 수행함에 있어서, PTAB 은 적합한 증거의 기반을 갖춘 다음, 만족할 만한 설명을 정교하게 제시해야 한다.

*** In making its factual findings, the Board must have both an adequate evidentiary basis for its findings and articulate a satisfactory explanation for those findings. NuVasive, 842 F.3d at 1382

Daikin 은 입증책임을 다하지 못했는데, 왜냐하면 person of ordinary skill in the art 가 Kaulbach 를 어떠한 이유로 변경하여 claimed invention (Chemours) 에 이르는지 설명하는데 실패했기 때문이다.

TEACH AWAY

Kaulbach 는 빠른 속도로 통신케이블을 코팅하기 위해서 very narrow molecular weight distribution 이 필요하다고 기재하고 있다. 이것은 종래의 prior art 가 코팅물질이 high speed extrusion 을 위하여 broad molecular weight distribution 을 가져야 한다는 것과 대비되는 것이다. Kaulbach 는 narrow distribution 의 방법으로 Fe, Ni, Cr 등의 중금속의 농도를 낮추는 것을 실실예로 기재하였다.

PTAB 은 Kaulbach 의 실시예 (A11) 를 인용하였는데, melt flow rate 는 24g/10min 이다. (이것은 claimed invention 의 30±3g/10min 과는 상이하다.) Kaulbach 의 실시예 (A11) 는 claimed invention 의 범위를 온전히 포함한다고 하였는데, 왜냐하면 skilled artisan 은 케이블의 코팅 속도를 높이기 위하여 melt flow rate 를 증가시키는 변경을 할 동기가 있기 때문이라고 하였다. 그러면서, Kaulbach 에는 비록 narrow distribution 에 의하여 개선된 코팅속도를 달성할 수 있다고 하나, 이는 skilled artisan 에 의하여 narrow distribution 이든 broad distribution 이든 선택할 수 있는 것으로 자명한 범위에 든다고 판단하였다.

상기의 PTAB 판단은 substantial evidence 기준에 부합하지 않는다. 왜냐하면, Kaulbach 의 발명의 핵심사상 (inventive concept) 이 narrow distribution 인데, 이를 broad distribution 으로 변경하는 것을 skilled artisan 에게 결합의 동기가 있다고 할 수는 없기 때문이다. Trivascular, Inc. v. Samuels, 812 F.3d 1056, 1068 (Fed. Cir. 2016) 판결에서, CAFC 는 prior art 의 basic objective 를 훼손하는 경우, skilled artisan 이 prior art 를 변경할 동기 (motivation to modify the prior art) 를 찾을 수 없다고 한 바 있다.

이것은 특별히 Kaulbach reference 에서 molecular weight distribution 을 확장하는 것을 teach away 하고 있는 점에서, 사실이다. 예를 들면, Kaulbach 는 polymerization 수행 중 chain transfer agent 의 사용을 하지 말 것으로 기재하고 있는데, agent 의 추가로 molecular weight distribution 이 확장되기 때문이라고 하였다. 이러한 점이 skilled artisan 이 발명의 범위 (claimed range) 내에서 자명하게 변경할 시도의 사유 (reason to attempt) 를 설명할 수 없는 요인이다. (즉, cited prior art 에서 teach away 한 것을 POSA 가 motivation to modify/combine 한 것으로 할 수 없다는 의미이다. Procter & Gamble Co. v. Teva Pharm. USA, Inc., 566 F.3d 989, 995 (Fed. Cir. 2009))

COMMERCIAL SUCCESS

Chemours 는 PTAB 이 secondary indicia of obviousness (commercial success) 를 판단함에 있어서, market share 증거를 제시하지 못하였다는 이유로 nexus 요건을 충족하지 않는다고 판단한 것은 오류가 있다고 주장하였다. 

Chemours 는 PTAB 이 commercial success 를 판단함에 있어서, invention as a whole 이 아닌limitation-by-limitation basis 로 판단하는 오류를 범했다고 주장하였다.

일반적으로, objective indicia of nonobviousness 를 지지하는 증거는 claimed invention 과의 관련성 (nexus) 이 입증되어야 한다. Obviousness 분석에 있어서, claimed invention 은 거의 대부분의 경우 (종래의 알려진) 구성요소의 결합에 의한 것이다. WBIP, LLC v. Kohler Co., 829 F.3d 1317, 1332 (Fed. Cir. 2016) 그러므로, commercial success 의 증거는 inventive combination of known elements (알려진 구성요소의 발명적 결합) 과 연관되어 있다. PTAB 은 claimed invention 과 commercial success 간에 nexus 를 발견하지 못했다고 판단하였다. Kaulbach 는 claimed melt flow rate 를 제외한 모든 구성요소가 기재되어 있고, 또 다른 prior art 에는 melt flow rate (50g/10min) 이 기재되어 있으므로, claimed invention 에 의한 commercial success 가 발견되지 않는다고 한 것이다.

그러나, claimed invention 이 unique combination 인 경우에 있어서, 각각의 limitations (청구항 구성요소) 의 서로 다른 prior art 에서의 공개 사실이 nexus 요건을 부정하지는 않는다. 만약, nexus 를 부정한다면, prior art 의 공지의 구성요소로부터 도출된 claimed invention 은 nexus 요건을 절대 만족할 수 없을 것이다.

Chemours 는 또한 sales data 만으로도 commercial success 를 입증하기에 충분하다고 주장하였다. PTAB 은 market share 에 관한 증거를 제시하지 못하였으므로, commercial success 입증에 실패했다고 판결하였으나, 이는 잘못된 판단이다. Sales figures 가 market share data 와 결합했을 때, commercial success 를 입증하는 강력한 증거가 되는 것이 사실이지만, sales figures 그 자체만으로도 commercial success 입증이 가능하다. Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp., 110 F.3d 1573, 1579 (Fed. Cir. 1997)

*** 판결문에는 “blocking patents”의 경우, commercial success 의 추정력이 약하다는 내용도 있는데, 그 사유에 대하여 상세히 밝히지는 않고 있다.