Ornamental feature in design patents (Golden Eye Media v. EVO Lifestyle, Fed. Cir., 2022)

 Golden Eye Media U.S., Inc. v. EVO Lifestyle Prods., No. 2021-2096 (Fed. Cir. Jun. 22, 2022)

 Evo Lifestyle (Trolley Bags UK) 는 1심 재판부의 판결에 대하여 불복하고, 항소하였다. 1심 재판부는 D779,828 에 대하여, functionality 를 사유로 특허무효 판결하였다. 2심 재판부는 1심 판결을 확인하였다.

 BACKGROUND

TB UK 는 D’828 특허권자인데, 해당 특허는 reusable and foldable shopping bag 에 관한 것이다.

2017.7, TB UK 는 GEM 에게 특허사용 금지 경고장을 발송하였고, GEM 은 2018.9, declaratory judgment (비침해확인소송) 를 제기하였다. 그에 따라, 1심 재판부는 D‘828 특허에 대하여 functionality 를 사유로 특허무효 결정하였다.

DISCUSSION (Functionality)

1심 재판부는 D‘828 특허가 기능에 관한 것으로 청구 (dictated by function) 되었기 때문에  무효라고 판결하였다. TB UK 는 1심 재판부가 Sport Dimension 의 디자인 특허의 functionality 에 관한 5 factor test 를 잘못 적용하여 특허가 무효라고 판단한 것에 오류가 있다고 주장하였다.

1심 재판부의 디자인 특허 기능성 판결에 대하여, 2심 재판부의 검토 기준은 clear error 이다. Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc., 796 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2015) 디자인 특허로 보호되는 것은 온전히 기능(만)을 수행하는 것이지 말아야 한다. (“the design must not be governed solely by function, i.e., that this is not the only possible form of the article that could perform its function.”) Rosco, Inc. v. Mirror Lite Co., 304 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2002)

디자인 특허가 물품의 실용적 목적에 따라 결정된 디자인이라면 무효이다. (“dictated by the utilitarian purpose of the article.”) High Point Design LLC v. Buyer’s Direct, Inc., 730 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2013)

디자인 특허의 기능성 여부 판단 (whether a design is dictated by function) 시, 재판부는 다음의 요소를 검토한다: (1) 보호 (청구) 된 디자인이 최선의 디자인 (best design) 인지 여부, (2) 대체 디자인이 물품의 유용성 (utility) 에 악영향을 미칠 가능성, (3) 수반하는 (concomitant) 유틸리티 특허의 존재여부, (4) (디자인 특허의) 광고가 디자인의 특정 유용성의 특징을 선전한 유무, (5) 디자인의 요소 또는 전체적인 외관에 기능에 의해 명확히 정의되지 않는 요소의 유무 Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., 820 F.3d 1316 (Fed. Cir. 2016)

 본 재판부는 GEM 의 주장 즉, 1심 재판부가 D’828 특허에 대하여 기능성에 근거하여 무효로 판단한 것에 오류가 없다는 점을 확인한다. 대체 디자인의 존재는 청구된 디자인의 기능성을 판단하는데 – 결정적인 것은 아니나 – 중대한 항목이다. 상세한 분석을 통하여, 1심 재판부는 수평 막대 (horizontal pole) 의 존재가 cart 에 맞게 위치한 상태에서 bag 이 기립해 있는 기능에 필수인 것으로 판단하였다. 그에 따라, 수평 막대를 다른 것으로 치환할 경우, 5개의 항목 중 1, 2, 5 항목은 D’828 특허의 (기능성에 의한) 무효 결론에 도달하도록 한다고 판단하였다. 3번 항목 즉, 디자인 특허와 수반하는 실용특허의 존재 여부는 D’828 특허의 유효/무효에 불리하거나 유리하게 작용하는 점이 없다고 판단하였다. 마지막으로 5번 항목에 대하여는, TB UK 의 광고에서 bag 의 유용성에 대하여 강조한 면이 있는 바, 특허가 무효인 점을 지지한다고 판단하였다. 이러한 1심 재판부의 판단에 대하여, 본 재판부는 clear error 기준으로 오류가 없음을 확인하는 바이다.

(이하, 본 판결은 D’828 특허의 비자명성에 기초한 무효를 판결하였으나 생략)

Compliance with the utility requirement (MPEP 2107)

• The following Guidelines establish the policies and procedures to be followed by Office personnel in the evaluation of any patent application for compliance with the utility requirements of 35 U.S.C. 101 and 35 U.S.C. 112(a), or pre-AIA 35 U.S.C. 112, first paragraph. Utility 요건은 101 및 112조 (a) 2곳에 규정되어 있음
• An invention has a well-established utility if (i) a person of ordinary skill in the art would immediately appreciate why the invention is useful based on the characteristics of the invention (e.g., properties or applications of a product or process), and (ii) the utility is specific, substantial, and credible. (1) PHOSITA 기준에서 발명이 useful (유용) 하다고 판단할 수 있다면, 이것은 “well-established utility”이라 함; 특히, well-established utility 는 “readily apparent” (즉시 확인 가능할 정도로 명확) 해야 함
• If the applicant has asserted that the claimed invention is useful for any particular practical purpose (i.e., it has a "specific and substantial utility") and the assertion would be considered credible by a person of ordinary skill in the art, do not impose a rejection based on lack of utility. (2) 출원인이 발명이 useful 하다고 주장한 경우, PHOSITA 입장에서 그러한 주장이 신뢰할 수 있는 것인지 검토
• Any rejection based on lack of utility should include a detailed explanation why the claimed invention has no specific and substantial credible utility. 심사관이 상기 (1) 또는 (2) 에 의하여 발명이 utility 를 갖췄음에 대하여 거절하는 경우, 그 상세한 사유를 기재하여 거절해야 함 (즉, prima facie case of no utility 를 입증해야 함)
• If the applicant has not asserted any specific and substantial utility for the claimed invention and it does not have a readily apparent well-established utility, impose a rejection under 35 U.S.C. 101, emphasizing that the applicant has not disclosed a specific and substantial utility for the invention. Also impose a separate rejection under 35 U.S.C. 112(a) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, first paragraph, on the basis that the applicant has not disclosed how to use the invention due to the lack of a specific and substantial utility. 101 에 근거한 utility 거절과 112(a) 에 근거한 거절의 차이점 – 출원인이 “substantial utility” 를 기재하지 않았고, well-established utility 도 존재하지 않는 경우, 101 에 근거하여 “발명이 substantial utility 없음”으로 거절이유 발행; 출원인이 명세서에 specific and substantial utility (how to use the invention) 를 기재하지 않았으므로, 112 (a) 위반으로 거절이유 발행
• Once a prima facie showing of no specific and substantial credible utility has been properly established, the applicant bears the burden of rebutting it. The applicant can do this by amending the claims, by providing reasoning or arguments, or by providing evidence in the form of a declaration under 37 CFR 1.132 or a patent or a printed publication that rebuts the basis or logic of the prima facie showing. 거절이유에 대하여, 출원인은 청구항 보정, utility 하다는 반박, declaration (선언), 또는 서면 증거로써 발명의 utility 를 증명할 수 있음