AIA 발효에 따른 발명자 요건 (inventorship) 의 법률효과 변화

1. 개요

• 미국 특허법상 inventorship 은 conception (발명의 착상) 에 기여한 자에게만 부여됨
• Conception: 발명자의 관념 속에, 온전히 작동 가능한 발명에 대한 확정 및 영구적인 아이디어 (definite and permanent idea of complete and operative invention) 가 형성된 상태. Townsend v. Smith, CCPA (1930)

• Definite and permanent idea: 아이디어가 충분히 확정 및 영구적이라 함은 통상의 지식을 가진 자가 추가적인 research/experimentation 필요 없이 발명을 구현 (reduction to practice) 할 수 있는 상태. Hiatt v. Ziegler, 179 U.S.P.Q. 757 (1973)

• Joint invention 에 있어서, 각 발명자는 claimed invention 의 모든 feature 에 관여하여 conception 해야 함
• 다만, 모든 발명자가 같은 형식 내지 분량만큼 conception 할 것을 요구하지는 않음 (즉, 더 많은 수의 claims 에 대하여 conception 한 자나, 하나의 claim 에만 conception 한 자 모두 inventorship 을 가짐). Ethicon v. US Surgical Corp., Fed. Cir. (1998)
• 35 U.S.C. §256 (특허 출원 중인 경우는 35 U.S.C. §116) 에 근거하여 특허권자는 누락되거나 불필요하게 추가된 발명자 정정 (correction) 가능
• 특히, AIA 개정으로 해당 조항에서 “such error arose without any deceptive intention” (즉, error 의 intent 요건) 이 삭제됨으로써, 특허권자는 발명자 누락 내지 추가 사유에 관계없이, 발명자를 정정할 수 있게 되었음; 35 U.S.C. §256(b)에는 이러한 발명자의 누락 내지 추가가 patent invalidity 의 사유가 되지 않는다고 명시하고 있음
• 한편, 누락된 발명자가 35 U.S.C. §256에 근거하여, 발명자 정정을 청구하기 위해서는 자신이 conception 에 기여했음을 clear and convincing evidence 기준으로 입증해야 함
• 이때, 발명자의 진술 (testimony) 만으로는 clear and convincing evidence 기준을 충족할 수 없고, 별도의 보강 증거를 제출해야 함
• 별도의 보강 증거 (예): inventor 에 의하여 발명이 완성되었음을 입증하는 서류, 발명 과정에 관여한 정황 증거, 발명자 이외의 자에 의한 구두 진술
• AIA 개정을 통하여, 35 U.S.C. §102 (f) improper-inventorship invalidity 는 삭제되었으므로, 해당 조항을 근거로 특허소송 중 피고가 인용특허의 무효를 주장하는 것은 더 이상 유효하지 않음
• 그러나, 특허권자 (출원인) 가 PTO 에 대하여 deceptive intent 를 가지고 특정 발명자를 제외한 경우, 이후 35 U.S.C. §256 에 근거하여 추가하는 수정은 가능하지만, inequitable conduct 을 근거로 unenforceability 의 사유가 될 소지는 있음 (https://www.helloiplaw.com/inventor-issues-in-us-patent-law; 아직까지, 이에 대한 CAFC 이상의 case law 는 확인되지 않음)

2. Derivation (진정한 발명자가 아닌 자에 의한 특허출원)

• Derivation (모인) 이란 특허 출원인이 진정한 발명자가 아닌 것을 의미 (즉, 타인의 발명을 도용하여 특허출원하면 모인 출원이 됨) Kilbey v. Thiel, 199 U.S.P.Q. 290 (1974)
• 모인은 다음의 두가지를 요건으로 함

1. 타인에 의하여 완전한 발명의 착상이 이뤄졌을 것
2. 착상이 모인이 의심되는 자에 대하여, 그 자가 당해 발명을 지득한 것을 증명할 수 있는 날보다 먼저 전달 (communication) 되었을 것

• 모인 출원의 거절 및 무효
• (Pre-AIA) 35 U.S.C. §102 (f) 에 근거하여 심사관은 특허거절; 특허무효소송 내지 특허침해소송 중 피고는 모인을 이유로 하는 invalidity of patent 항변 가능 (35 U.S.C. §282)
• (AIA) 헌법 및 35 U.S.C. §101 에 의하여 여전히 발명자 만이 특허 받을 수 있는 점은 변함이 없음; 다음의 사유가 이를 뒷받침 (특허법의 공동발명 개선안 연구, 특허청, 2018.12)
• 원칙적으로 발명자가 특허출원 해야 하는 점 (35 U.S.C. 111(a))
• AIA 가 발명자 정의 규정을 신설한 점 (35 U.S.C. 100(f))
• 특허출원 시, 자신이 진정한 발명자 임을 믿는다는 취지의 발명자 선언서 (oath) 를 제출해야 하는 점

3. (Case law) 누락된 발명자와 인용특허에 대한 patent license 체결 후, 소 기각 (pre-AIA): Ethicon v. U.S. Surgical

• US4,535,773A (Safety puncturing instrument and method, Ethicon) 는 InBae Yoon 을 sole inventor 로 하는 특허인데, Ethicon (특허권자) 은 해당 특허를 인용하여 U.S. Surgical 에 대하여 특허침해소송 제기
• U.S. Surgical 은 특허소송 진행 중이던 1992년, 누락된 발명자 Young Jae Choi 를 발견하고 35 U.S.C. §256에 근거하여, Choi 의 발명자 누락을 정정 청구, 재판부에서 받아들여졌고, 이후 U.S. Surgical 은 Choi 와 patent license (retroactive to the date on which the patent issued; 즉, 과거 사용에 대한 실시료 포함) 를 체결하고, Ethicon 의 특허소송이 필수 당사자 (indispensable party) 를 누락 했으므로 기각되어야 함을 주장 (Rule 21. Misjoinder and nonjoinder of parties, Fed. Rules of Civil Pro.)
• 재판부는 Choi 의 발명에 대한 conception 기여 여부를 검토, 다음과 같이 claim 33 에 대하여 기여한 점을 인정하고, 발명자로 인정 (***재판부는 conception 여부 판단을 위하여, claim limitations 를 정밀하게 분석)
• Yoon 은 blunt probe (354) 를 착상
• Choi 는 2 가지 즉, (1) location of the blunt probe in the trocar shaft; (2) means for creating a sensible signal (e.g., blade pressure sensor (442)) 를 착상   

• Choi 는 inventorship 입증을 위하여, testimony 와 함께 Yoon 과의 개발과정에서 자신이 했던 도면 스케치 (series of sketches) 를 제출하였으며, 스케치 중에는 trocar blade shaft 내에 위치하는 probe 가 도시되어 있음
• Yoon 은 자신이 독자적으로 해당 subject matter 를 발명했음을 입증하기 위하여, 1973.7 일자의 claim 33의 구성요소가 도시된 도면을 제출하였으나, 재판부는 해당 도면의 날짜가 수정되었음을 밝혀내고, 해당 제출 증거를 채택하지 않음 (Yoon 진술도 받아들여지지 않음 (false testimony 에 따른 증거력 상실))
• 2심 재판부는 Ethicon 의 소장 (complaint) 이 co-owner 를 포함하지 않았으므로, 1심의 소 기각 판결 (dismissal) 을 확정

4. (Case law) §256 의 “error”가 intent 와 무관함을 명확히 한 사례 (AIA): Egenera v. Cisco Sys.

• US 7231,430 (Reconfigurable, virtual processing system, cluster, network and method) 을 인용특허로 하여, Egenera 가 Cisco 를 상대로 특허침해 소송 제기
• 재판부는 claim construction 절차를 진행하여, “logic to modify” limitation 은 means-plus-function claim 으로 결정 (court order) 하였는데, 명세서에 기재된 해당 structural limitation 즉, “tripartite structure” 는 Schulter 가 착상 (conception)
• Cisco (defendant) 는 특허가 발명자를 누락하고 있음을 사유로 invalidity 를 주장
• 본안 소송과 병행하여, Cisco 는 PTO 에 IPR 을 제기하였고, 해당 절차에서 Egenera 는 Schulter 를 발명자에서 제외하는 청구를 한 바 있음; 이후, 본안 소송에서, 재판부가 claim construction 결과, “logic to modify” limitation 에 대하여 means-plus-function claim 으로 결론 내자, Schulter 를 발명자로 포함 (relist) 시켜 줄 것을 청구하자, Cisco 가 “judicial estoppel”에 의하여, Enegera 의 해당 행위가 금지됨을 주장한 것임
• 재판부는 개정 (AIA) U.S.C. §256의 “error”는 특허권자의 intent 와 무관하게 즉, deceptive intent 가 있다 하더라도 발명자를 수정 가능한 것으로 되었다고 하면서, Cisco 의 주장을 받아들이지 않음
• 특히, 재판부는 개정 (AIA) 35 U.S.C. §256의 “error”에 대하여, 다음과 같이 몇 가지 사유를 들어 deceptive intention 을 포함하는 것 까지도 적용됨을 명확히 하였음
1. §251 (Reissue) 에서 “deceptive intention” 이 삭제된 점
2. §256에서 명확하게 “without any deceptive intention”이 삭제된 점
3. §102(f) improper-inventorship invalidity 조항이 삭제된 점
• 또한, judicial estoppel 에 대하여도, 진정한 발명자 여부는 재판부가 claim construction 을 어떻게 결론 지을 것이냐에 따라 달라지는 것이므로, PTO 절차 중 발명자를 제외 신청하였다가, 법원 절차 중 발명자를 추가 신청하는 것은 35 U.S.C. §256 (AIA) 에서 규정하는 “error”에 해당한다고 판시

5. 시사점

• 미국특허법 개정 (AIA) 으로, inventorship 관련 조항이 삭제 및 변경됨으로써, 향후 특허침해 소송에서 이에 근거한 많은 이슈가 줄어들 것으로 예상할 수 있음
• 그러나, 여전히 진정한 발명자를 기재하는 것은 미국 헌법 (Article I, Section 8, Clause 8) 및 35 U.S.C. §101 에 규정되어 있고, 이를 근거로 특허 출원의 거절 및 등록 특허의 무효 가능
• 특히, 발명자를 누락한 사유에 deceptive intent 가 있는 경우에는 duty of candor and good faith 위반으로 해당 특허가 unenforceable 해질 소지가 있음; 따라서, 실무상 특허소송 중에 deceptive intent 를 가리기 위한 복잡한 절차 (사내 발명자, 발명자와 공동연구를 수행한 자 등의 testimony/deposition, 관련 자료에 대한 discovery) 수행 시, 소송의 장기화에 따른 법률비용 부담 발생을 예측할 수 있음
• 따라서, 여전히 특허 출원 시, 특허담당자는 진정한 발명자를 가려 기재해야 하는 점을 중요하게 인식하는 것이 필요하다고 사료됨

6. Reference

• Townsend v. Smith, 36 F.2d 292, 295, 4 USPQ 269, 271 (CCPA 1930)
• Hiatt v. Ziegler, 179 USPQ 757, 763 (Bd. Pat. Inter. 1973)
• Kilbey v. Thiel, 199 U.S.P.Q. 290 (1974)
• 특허법의 공동발명 개선안 연구 (특허청, 2018.12)
• Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1998)
• Egenera, Inc. v. Cisco Sys., 972 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2020)