Rescinding prosecution disclaimer with sufficient clarity (Hakim v. Cannon Avent, Fed. Cir., 2007)

 Hakim v. Cannon Avent, 479 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2007)

본 사건은 prosecution disclaimer 의 철회 (rescinding) 에 관한 판결이다. 특허권자 Hakim 은 continuation application 을 하면서, 원출원 claim scope 에 대하여 확장한다는 취지를 PTO 에 제출하였으므로, 원출원 claim limitation 이 후출원 claim 에서 적용되지 말아야 한다고 주장하였으나, 재판부는 그러한 rescission 에 이르기 위해서는 충분히 명확한 정도의 disclaimer 가 있어야만 한다고 판결하였다.

Hakim 은 자신의 특허 US 6,321,931 및 US 6,357,620 에 근거하여 Cannon Avent 에 특허침해소송을 제기하였다. Hakim 발명은 음료용기에 관한 것인데, suction 에 의하여 통로의 밸브가 들려져 음료가 통과할 수 있는 구조이다. 

심사과정 중 Hakim 은 다음과 같이 자신의 발명이 (심사관) 인용발명과 대비되는 특징을 갖는다고 하였다:

The first mechanism involves an inverting, flexible valve material which has a slit therein and responds to suction. . . . . By providing both the elastomeric member with a slit and a blocking element, a sealing mechanism is provided which reduces spillage beyond that of either mechanism alone. None of the references cited in the Office Action [Robbins III, Bachman, and Belcastro] teach or suggest such a no-spill mechanism having a slit sitting against a blocking element such as is recited in all of the pending claims.

즉, 심사과정 중 Hakim 은 자신의 발명의 특징으로 “slit in the flexible valve material”을 주장하였다.

Avent 의 accused product 는 valve 와 함께 flexible diaphragm 이 구비된 central opening 이 마련된 음료 용기인데, slit 을 갖지는 않는다. 

1심 재판부는 claim construction 을 통하여 ’931 특허는 “flexible valve material” 내지 “diaphragm having a slit” 을 claim limitation 으로 갖는다고 결정한 후, Avent 의 제품에 slit 이 구비되지 않았으므로, ’931 특허에 대한 비침해 summary judgment 판결 하였다.

Hakim 은 1심 재판부의 claim construction 이 자신의 특허에 대한 권리범위를 지나치게 협소하게 해석하였고, 특히 claim 1, 2 는 “slit” 용어 대신 “opening” 을 사용하였으므로, claim 1이 상기 2가지 한정사항 중 하나를 갖는 것으로 해석하는 것은 오류가 있다고 주장하였다. 

Claim 1은 다음과 같다:

1. An apparatus for use in a no-spill drinking cup, said apparatus comprising:

a valve holder, such valve holder comprising at least one valve and a blocking element, said valve comprising a flexible material, said blocking element comprising an area of material which is impenetrable to the flow of liquid, said valve further comprising an opening through said flexible material, said valve having a resting position wherein said flexible material sits with said opening against said blocking element such that said valve is closed to the passage of liquid through said valve, said valve moving into an open position for the passage of liquid through said valve upon the application of negative air pressure to the top of said valve, said open position being a position wherein said flexible member comprising said opening lifts off of said blocking element.

“Opening” 은 Hakim 이 continuation application 을 신청하면서 등장하였는데, 해당 신청서의 attorney letter 에는 Hakim 이 claim 1 을 “slit”에서 “opening” 으로 변경함으로써, 그 권리범위를 확장한다는 취지를 기재하였다. 

Continuation application 은 별다른 거절이유 없이 등록되었고, 1심 재판부는 Hakim 의 continuation patent 에 대하여 원출원의 prosecution history 를 포함하는 바 “slit in the flexible material” 한정사항을 포함한다는 취지로 다음과 같이 판결하였다:

Because Hakim did not retract any of his arguments distinguishing the prior art, he is held to the restrictive claim construction he argued during prosecution of the patent."

Hakim 은 continuation application 을 제출하면서, new claims 는 원출원에 의한 claim scope 보다 확장되었다는 취지를 기재하였고, 그럼에도 심사관이 new claims 를 거절이유 없이 등록결정한 것은 심사관이 new claims 에 대한 특허성을 확인해 준 것이라고 주장하였다. (다음의 판례를 인용하였다.)

The presumption of regularity supports the official acts of public officers, and, in the absence of clear evidence to the contrary, courts presume that they have properly discharged their official duties. United States v. Chemical Foundation, 272 U.S. 1, 14-15, 47 S.Ct. 1, 71 L.Ed. 131 (1926)

Avent 는 Hakim 이 심사관에게 청구범위 확장의 취지를 표현하면서, 이전 심사과정에서 자신의발명이라고 한정하였던 것 중 어디까지 확장하는지 특정하지 않았다고 반대 주장하였다. 

재판부는 Hakim 이 continuation application 을 통하여 권리범위를 확장하는 특허출원을 할 권리는 있지만, 그럼에도 불구하고 심사과정 중 포기 (surrender or disclaimed) 한 범위를 다시 회복 (recapture) 할 수는 없다고 판결하였다. 즉, 심사관이 continuation claims 에 대하여 등록 결정한 것은 parent application 의 심사과정 중 출원인이 주장한 사항을 바탕으로 한다고 판결하였다. 

The doctrine of prosecution disclaimer is well established in Supreme Court precedent, precluding patentees from recapturing through claim interpretation specific meanings disclaimed during prosecution. Omega Engineering, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1324 (Fed. Cir.2003)

심사과정 중 출원인이 행한 disclaimer 는 철회 (rescinding) 가 가능하고, 그에 따라 포기하였던 권리범위(disclaimed scope) 의 회복 (recapture) 도 가능하지만, 그러한 회복에 이르기 위해서는 충분히 명확한 prosecution history 가 필요하며 특히 disclaimer 에 의하여 배제되었던 선행문헌에 대한 재검토 (re-visiting) 가 필요하다. 

The public notice function of a patent and its prosecution history requires that a patentee be held to what he declares during the prosecution of his patent. A patentee may not state during prosecution that the claims do not cover a particular device and then change position and later sue a party who makes that same device for infringement. Springs Window Fashions LP v. Novo Indus., L.P., 323 F.3d 989, 995 (Fed. Cir.2003) 

2심 재판부는 1심 재판부가 “opening” 에 대하여 slit 을 포함하는 구조로 해석한 것에 오류가 없다고 하면서, 특허 비침해 summary judgment 를 확정판결 하였다.

Rescinding disclaimer in the specification at continuation application (Akeva v. Nike, Fed. Cir., 2020)

Akeva L.L.C. v. Nike, Inc., No. 2019-2249 (Fed. Cir. Jul. 16, 2020)

Akeva 는 footwear 특허 포트폴리오를 보유했는데, US 5,560,126, US 6,966,130, US 7,114,269, US 5,380,350, US 7,540,099 등이다. 상기 특허는 모두 ’126 특허를 우선권 기초로 하고 있는 Continuation patents (연속출원에 의한 특허) 이다. ASICS 가 Akeva 특허에 대한 declaratory judgment of non-infringement 를 신청하자, Akeva 는 그에 대응하여 특허침해소송을 제기했고, 이어서 ADIDAS, NEW BALANCE, PUMA 를 피고로 추가하였다.

1심 재판부가 summary judgment of no infringement 및 무효판결하자, Akeva 는 항소하였다. 

Asserted patents 는 athletic shoe rear soles and midsoles 의 개선에 관한 것이다. 명세서는 rear sole 이 운동화의 다른 부분 보다 빠르게 닳고, mid sole 은 압축되어 경화되는 문제에 대하여, (1) rear sole 은 heel support 에 탈착가능하게 부착하거나 회전가능하게 탑재하고, (2) mid sole 에는 graphite 를 삽입함으로써 해결 가능하다고 기재하고 있다. Abstract 도 마찬가지로 “a heel support for receiving a rotatable and replaceable rear sole 과 graphite insert to reduce midsole compression” 을 기재하고 있다. 

’126 특허를 우선권 기초로 하는 일련의 Continuation patents 에는 타 소송에서 인용되었던 US 6,604,300 이 포함되어 있다. Akeva L.L.C. v. Adidas-Salomon AG, 208 F. App'x 861, 864-65 (Fed. Cir. 2006) (Akeva I) 해당 사건에서 재판부는 “rear sole secured” 를 “selectively or permanently fastened, but not permanently-fixed into position” 으로 해석하였다. 즉, “rear soles that can be rotated or replaced,” but they are not permanently fixed in position 이라는 의미이다. 출원당시 ’269 특허는 ’300 특허와 동일한 명세서 기재사항을 가졌었는데, Akeva 는 심사 중 disclaimer 를 회피할 목적으로 Akeva I 판결을 IDS 로 제출하면서, ’300 특허의 명세서 기재 중 disclaimer 를 철회 (rescind) 한다는 의도를 진술했다. 다른 Continuation patents 는 ’269 특허를 우선권 기초로 하며 출원시점에서 또는 심사 중 상기와 유사하게 명세서를 보정하였다. 

(그 결과) 본 사건에 인용된 특허들 모두에는 conventional fixed rear sole 이 포함되어 있는데, 피고 (Nike) 는 “rear sole secured” 가 Akeva I 사건의 ’300 특허와 마찬가지로 conventional fixed rear sole 은 포함하지 않는다고 주장하였다.

Claim 25 (’126 특허) 는 다음과 같다:

25. A shoe comprising:

an upper having a heel region;

a rear sole secured below the heel region of the upper; and

a flexible plate having upper and lower surfaces and supported between at least a portion of the rear sole and at least a portion of the heel region of the upper, peripheral edges of the plate being restrained from movement relative to an interior portion of the plate in a direction substantially perpendicular to a major axis of the shoe so that the interior portion of the plate is deflectable relative to the peripheral edges in a direction substantially perpendicular to the major axis of the shoe.

1심 재판부는 Akeva 의 “rear console secured” 해석 주장에 대하여 collateral estoppel 을 적용하지 않았는데, 비록 ’300 특허의 명세서 기재사항이 ’126 특허와 매우 유사하나, (disclaimer 때문에) 동일하지는 않기 때문이었다. 그러나 1심 재판부는 ’126 특허는 conventional fixed rear soles 에 대하여 disclaimer 하고 있다고 결론지었고, 그 결과 “rear sole secured” 는 “rear sole selectively or permanently fastened, but not permanently fixed into position” 의 의미라고 하였다. 즉, rear sole 은 (1) detachable 또는 (2) attached and rotatable, but a conventional fixed rear sole is not within the scope of the claim 이다. 그에 따라, 1심 재판부는 피고가 특허를 침해하지 않았다고 summary judgment 판결 하였다.

Continuation patents 에 대하여, 1심 재판부는 Akeva 가 명세서를 보정함으로써 disclaimer 를 회피했음을 인식하였다. 그런데, Continuation patents 가 ’126 특허에 대한 priority 를 상실할 경우, Nike 의 conventional fixed rear soles 제품의 판매 (on sale) 에 의하여, 해당 특허들은 신규성 위반 (sold more than one year prior to the Continuation Patent’s filing dates) 으로 무효이다. ’126 특허 명세서는 conventional fixed rear sole shoes 를 제외 (disclaim) 하였다는 자체적 판단과, ’300 특허 명세서는 conventional fixed rear sole 을 제외 하였다 (disclaim) 는 Akeva I 판결에 근거하여, 1심 재판부는 Akeva 의 disclaimer 를 철회하는 보정이 특허청구범위를 확장하는 신규사항 추가 (new matter) 에 해당하는 것으로 판단하였고 그 결과, Continuation patents 는 Nike 의 제품 판매에 의하여 102 위반 (on-sale bar) 으로 무효라고 판결하였다.

Claim construction 은 question of law 인데, underlying fact inquiries 를 포함할 수 있다. 따라서, 2심은 intrinsic evidence 에 근거한 claim construction 은 de novo 기준으로, subsidiary fact findings 에 대하여는 clear error 기준으로 검토한다. Teva Pharm. USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 789 F.3d 1335, 1337 (Fed. Cir. 2015)

청구항 용어는 ordinary and customary meaning 으로 해석되는데, 이는 PHOSITA 에 의하여 출원시점에서 명세서 기재사항에 비추어 이해되는 의미이다. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312-17 (Fed. Cir. 2005) 그런데, 출원인이 청구항 용어에 대하여 ordinary and customary meaning 이 아닌 특별한 정의를 채용한다면 그에 따라 해석해야 한다. Ancora Techs., Inc. v. Apple, Inc., 744 F.3d 732, 734 (Fed. Cir. 2014)

본 사건의 claim construction 문제 역시 Akeva I 사건에서 ’300 특허에 대하여 판단한 바와 같이, “rear sole secured”가 conventional fixed rear soles 을 포함하느냐 이다. CACF 가 SciMed Life Systems 사건에서 판단한 것과 같이, 명세서가 본 발명에 대하여 특정 특징 (particular feature) 을 배제하고 있다면, 그러한 특징은 claim 의 범위 밖에 있는 것으로 해석해야 한다. SciMed Life Systems v. Advanced Cardiovascular Systems, 242 F.3d 1337, 1341 (Fed. Cir. 2001)

’126 특허의 명세서 기재사항에는 많은 부분에는 conventional fixed sole 을 본 발명에서 제외한다는 기재가 있다. Akeva 는 ’126 특허 명세서는 conventional fixed rear soles 를 배제 (disclaim) 하지 않았고, 명세서는 서로 독립된 2가지 별개의 발명을 개시하고 있다고 주장한다, 즉, (1) rotatable and/or detachable rear soles, and (2) a flexible plate in the midsole. 그러나 본 재판부는 그 주장에 동의하지 않으며, 명세서는 하나의 발명 즉, “a shoe with a detachable or rotatable rear sole that may additionally have a flexible plate”만을 기재하고 있다고 판단한다. Akeva I 에서 재판부는 ’300 continuation-in-part 특허가 "[t]he flexible region also need not be used only in conjunction with a detachable rear sole, but can be used with permanently attached rear soles as well."로 기재하고 있는 부분은 "[t]he 'permanently attached' language in the specification contemplates shoes with heels that are permanently fixed (cannot be interchanged) but are rotatable." 즉, 여전히 conventional fixed sole 은 아닌 것으로 판단하였다. 이는 ’300 특허 명세서와 완전히 동일 (identical) 하지는 않지만, 실질적으로 동일 (virtually identical) 한 ’126 특허 명세서 기재사항에서도 마찬기지이다. 

두번째로 살펴볼 것은 Continuation patents 가 ’126 특허에 대한 우선권 주장의 적절성 여부이다. Priority 를 청구하기 위해서는 우리의 판례들은 개시의 연속성 (continuity of disclosure) 이 필요한 점을 강조한다. Hollmer v. Harari, 681 F.3d 1351, 1355 (Fed. Cir. 2012)

’300 특허는 athletic shoe with conventional fixed rear sole and midsole insert 를 권리범위에서 명확하게 제외하는 disclaimer 를 기재하였으므로, Akeva 의 Continuity patents 에 있어서의 chain of continuity 가 중단되었다. Akeva I 재판부의 판결과 같이, Akeva 의 priority 이슈에 있어서의 문제점은 ’300 특허의 conventional fixed rear soles 에 대한 disclaimer 에 의하여 priority chain 이 중단되고 결과적으로 Continuation patents 는 ’126 특허에 대한 우선권 주장이 불가능해졌다는 점이다.

Akeva 는 Continuation patents 에서 disclaimer 를 철회 (rescind) 하였으므로 Continuation patents 의 ’126 특허에 대한 우선권 주장 (priority) 가 가능하다고 주장하였으나, 이를 뒷받침하는 case law 를 제시하지 못했고, 결과적으로 본 재판부는 해당 주장을 받아들이지 않는다.

Akeva 는 claim scope 가 후출원된 Continuation patent 에서 disclaimer 에 의하여 그 범위가 확장된 판결 Hakim v. Cannon Avent Group, PLC, 479 F.3d 1313, 1317-18 (Fed. Cir. 2007) 및 Luv N' Care, Ltd. v. Jackel International Limited, 115 F. Supp. 3d 808, 819-21 (E.D. Tex. 2015) 를 제시할 수 있었을 것이다. 그러나 해당 판례는 심사 (prosecution) 중의 claim scope 에 관한 prosecution disclaimer 에 관한 사건이다. 그리고 해당 사건에서는 written description 에 의하여 확장된 claim scope 에 대한 적절한 뒷받침이 존재한 상황이었고, 출원인은 후출원 특허 심사과정에서 선행 특허에서 행한 prosecution disclaimer 를 명확하게 철회 (explicitly rescinding) 했었다. 

이와는 차이가 있게, 본 사건의 disclaimer 는 특허권자가 명세서에 본 발명으로 기재했던 특정 실시예를 disclaimer (specification disclaimer) 하고 있다. 더욱이 CACF 는 발명의 한정사항을 제외하는 것은 기재사항을 확장하는 결과를 가져온다는 판결을 내린 바 있다. Anascape, Ltd. v. Nintendo of Am. Inc., 601 F.3d 1333, 1338 (Fed. Cir. 2010) 

본 사건에서도 specification disclaimer 에 의하여 ’300 특허의 명세서 기재사항에서 제외되었던 실시예가 Continuation patents 에 다시 포함되는 결과를 초래하였다. 그러므로 재판부는 이러한 specification disclaimer 의 철회를 Continuation patents 관계를 유지한 상태에서 가능한 것으로 판단하지 않는다.

상기와 같은 이유로 ’300 특허에 의하여 chain of priority 는 중단되었고, 결과적으로 Nike 제품에의하여 asserted claims 는 on-sale bar 를 근거로 무효판결한다.