LKQ CORPORATION v. GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS LLC, No. 21-2348 (Fed. Cir. 2024)
LKQ 는 GM 의 디자인 특허에 대하여 IPR 을 신청하였는데, PTAB 은 Rosen-Durling test 를 적용하여 비자명성이 위반되지 않는다면서 특허성을 인정하자 CAFC 에 항소하였다. CAFC 가 PTAB 의 결정을 확인하자, 전원합의체 재심리를 신청하였고, 전원합의체는 Rosen-Durling test 가 연방대법원의 비자명성 판단기준에 부합하지 않는다면서 이를 파기하고, utility patent 의 비자명성 판단 방법인 Graham framework 에 기초한 새로운 비자명성 판단 기준을 정하였다.
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CAFC 는 본 사건에서 KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007) 판결을 포함한 연방대법원의 선행 판결에 따라 디자인 특허의 비자명성 판단에 사용 중인 Rosen-Durling test 요건을 재고해야 하는지 검토하고자 한다. 그 결과, Rosen-Durling test 의 두 가지 요건, 즉 (1) primary reference 의 “basically the same” 요건, (2) secondary reference 의 “so related” 요건을 파기하고, 특허법상 디자인 특허 (design patent) 와 실용 특허 (utility patent) 에는 동일한 비자명성 요건이 적용되는 점과 연방대법원의 선행 판결에 부합하는 접근 방식을 채택하고자 한다.
Background
GM 은 US D797,625 의 특허권자인데, ’625 특허는 자동차 전면 펜더의 디자인에 관한 것이다. 이 디자인은 GM Chevrolet Equinox (2018 – 2020) 에 사용되었다.
LKQ 는 D’625 특허에 대하여 (1) D773,340 (Lian) 에 의한
신규성 위반, 또는 (2) Lian 과 Hyundai Tucson (2010) 펜더 디자인 (팜플렛 등) 에 의한 비자명성 위반 사유로 IPR 을 신청하였는데, PTAB 은 LKQ 가 신규성 위반을 입증하지 못하였다고 판단하였다. PTAB 은 Gorhan Manufacturing Co. 사건에서
제시한 “ordinary observer test for anticipation” 을 적용하였는데, Gorham 기준은 다음과 같다:
“if,
in the eye of an ordinary observer, giving such attention as a purchaser
usually gives, two designs are substantially the same, if the resemblance is
such as to deceive such an observer, inducing him to purchase one supposing it
to be the other, the first one patented is infringed by the other.” Gorham
Manufacturing Co. v. White, 81 U.S. 511 (1871) (즉, 통상의 관찰자가 구매자의 주의력을 기울인 때 두 디자인이 실질적으로 동일하고,
유사성이 그러한 유사성을 속일 정도에 이르러 관찰자가 다른 하나인 것으로 인식하여 구매를 유도한다면,
특허 받은 디자인은 다른 것에 의하여 특허침해)
PTAB 은 Lian 과 D’625 특허 간에는
(1) the wheel arch shape and the terminus, (2)
door cut line, (3) protrusion, (4) sculpting, (5) inflection line, (6) the
first and second creases, and (7) the concavity line 의 차이점 때문에 전체적인 시각적 인상 (visual impression) 이 상이한 바, 둘은 실질적으로
동일하지 않다고 판단하였다.
PTAB 은 다음으로 Rosen-Durling test 를 사용하여 비자명성을 판단하였는데, 이 2단계 테스트는 첫 번째, 선행문헌의 결합 전에 청구된 디자인과 기본적으로 동일한 디자인인 단일 문헌 (single reference) 즉, primary reference 을 찾아야 한다. In re Rosen, 673 F.2d 388, 391 (CCPA 1982) Primary reference 는 통상 “Rosen reference”라 한다. Rosen 의 “basically the same” 테스트는 디자인 특허가 전체적으로 (as a whole) 만드는 시각적 인상에 대한 고려이다. Rosen reference 가 없는 이상, 비자명성 판단의 두 번째 단계로는 진행하지 않는다.
두 번째 단계에서, secondary reference 를 사용하여 primary
reference 를 수정함으로써 청구된 디자인과 전체적인 시각적 외관이 동일한 디자인을 만들 수 있다. Secondary reference 는 primary reference 와
매우 밀접한 관계 (“so related”) 여서, 하나의
특정 장식적 특징이 다른 특징의 적용을 제시해야만 한다.
PTAB 은 Lian 이 D’657 특허와
기본적으로 동일한 시각적 인상 (“basically the same visual impression”) 을
생성하지 못하였으므로, LKQ 가 Rosen reference 를
찾는데 실패하였다고 결론 내렸다.
LKQ 는 항소하였고, CAFC 재판부 (panel) 는 PTAB 의 결정을 확인하였다. 패널은 PTAB 의 판단 즉,
Lian 과 청구된 디자인이 상이한 전체적 인상 (overall impression) 을
형성하므로 Lian 에 의하여 D’625 특허는 신규성이
부정되지 않는다고 한 것이 실질적 증거 (substantial evidence) 에 의하여 뒷받침된다고
확인하였다. 또한, LKQ 의 KSR 판결에 의하여 Rosen-Durling test 가 암묵적으로
파기되었다는 주장도 받아들이지 않았다. 다만, 패널은 GM 측이 LKQ 가 PTAB 에
상기의 주장을 제기하지 않음으로써, 본 재판부에 항소할 권리를 상실했다는 주장은 받아들이지 않았는데, 이것은 LKQ 의 신청은 논쟁을 보존하기에 충분 (sufficient to preserve the argument) 하고,
Rosen – Durling test 문제는 법률심의 문제로써 이것을 듣고 결정할 수 있는 본 재판부의 재량권 행사를 선호하는 일반적
영향에 대한 중요한 질문을 제시한다고 하였다. 패널은 연방대법원의 명확한 지시 없이는 Rosen-Durling test 를 파기할 수 없다고 하였고, 그에
따라 Rosen-Durling test 에 의하여 PTAB 의
판단은 substantial evidence 에 의하여 지지된다고 판단하였다.
본 재판부는
전원합의체 재심리 (rehearing en banc) 를 허락하고, 다음의
사항에 대하여 검토하였다: 즉, (1) KSR 판결이
Rosen-Durling test 를 무력화하거나 폐지하는지 여부, (2) 그렇지 않은
경우에도 CAFC 가 Rosen-Durling test 를
삭제하거나 수정해야 하는지 여부, (3) 만약 CAFC 가
상기 두 가지 질문 중 하나라도 긍정한다면 디자인 특허의 비자명성 판단을 위해 어떠한 테스트를 적용해야 하는지.
Discussion
I
디자인 특허는
제조된 물품의 새롭고 독창적이며 장식적 디자인 (new, original and ornamental design
for an article of manufacture) 을 보호한다. 35 U.S.C. §171 (a) 특허법상 발명 특허에 관계된 부분 또는 실용 특허에 관한 조항은 법에서 별도로 규정하지 않는 한
디자인 특허에 대하여도 적용한다. §171 (b) 본
재판부의 검토는 비자명성 규정 (§103) 에
대한 것에서 출발한다:
A
patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the
claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if
the differences between the claimed invention and the prior art are such that
the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective
filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the
art to which the claimed invention pertains.
Graham 재판부는 본 조항의 의미를 다루었는데, 비자명성은 사실적
질의를 바탕으로 하는 최종적으로는 법률심의 문제라고 하였다. 사실적 질의는 (1) “the scope and content of the prior art”; (2) “differences
between the prior art and the claims at issue”; and (3) “the level of ordinary
skill in the pertinent art” 이고, 그에 추가하여 이차적 고려 즉, commercial success, long felt but unsolved needs, failure of
others 등의 증거로부터 특허 청구된 대상의 정황을 밝힐 수 있다고 하였다. 궁극의
질문은 청구된 발명과 선행문헌 간의 차이가 청구된 발명 전체적으로 발명한 시점을 기준으로 통상의 기술자에게 자명한 정도인지 여부이다.
이후, KSR 재판부는 TSM (Teaching-suggestion-motivation) test 에 대하여 지적하였는데, CAFC 는 비자명성 판단 시 사후적 고찰 (hindsight) 에
의한 편견을 방지하기 위하여 TSM test 를 적용하는 중이었다.
KSR 재판부는 TSM test 에 대한 엄격한 적용을 부정하였는데, Graham 판결은 CAFC 가
TSM test 를 적용한 방식과는 일치하지 않는 유연하고 확장적인 (flexible and
expansive) 접근방식이라고 설명하였다. 특히, 통상의
지식을 가진 자는 TSM test 에 부합하는 방법 외에도 결합의 동기 (motivation to combine) 를 찾을 수 있다고 설명하였다. 가령, 디자인 인센티브, 시장의 힘 (추력) 등은 한 분야에서 다른 분야로 발명을 적용하는 이유가 될 수 있으며, 청구된
발명은 시도의 자명함 (obvious to try) 을 입증하던지, 설계
필요 또는 시장의 해결요구에 대한 유한한 수의 식별되고 예측 가능한 해결 방법 (finite number of
identified, predictable solutions) 으로 입증하여 자명한 것으로 할 수도 있다고 하였다. KSR 재판부는 TSM test 가 발명의 자명성을 입증하는데 도움이
될 수 있으나, 그러한 인사이트가 경직되거나 의무적인 공식일 필요는 없다고 하였다.
II
연방대법원은
디자인 특허의 선행 디자인의 결합에 따른 유효성에 대하여 언급한 적이 있다. Smith v. Whitman
Saddle Co., 148 U.S. 674 (1893) 청구된 안장 (saddle) 디자인과
선행문헌을 비교하면서, 청구된 디자인은 Granger (선행문헌 1) 의 앞부분 절반과 Jenifer (선행문헌 2) 의 뒷부분 절반 (cantle) 을 합친 형태이고, 증거에 따르면 특허 청구된 디자인 분야에는 수백가지의 안장 디자인이 존재하고,
안장 제조자들에게 형태와 외관을 소비자의 구미 또는 선호도에 따라 다양한 방법으로 조합하는 것은 일반화된 관행이라고 하였다. 그에 따라, 공지의 안미
(cantle) 를 공지의 안장 (saddle) 에 해당 기술분야의 숙련공에게 통상의 방법으로
결합한 것에 불과하므로 디자인 특허로 보호받을 수 없다고 하였다. 그런 다음, 재판부는 청구된 안장 디자인의 안장 끝과 Granger 안장의 안장
사이의 차이점 즉, 안장 뒤쪽의 낙차 (drop) 사이의
차이점에 대하여 언급하였다. 재판부는 디자인의 2차적 차이를 고려하여 전체 디자인의 유효성에 대한 판단을
유보하였는데, 이 2차적 차이가 새롭고 중요한 것 (new and
material) 이라면 잠재적으로 침해하는 안장에는 존재하지 않으며 따라서 특허침해가 발생하지 않는다고 판단하였다.
즉, 연방대법원은 제조품 분야의 선행문헌, 일반 안장 제작자의 지식, 선행문헌과 청구된 디자인 간의 차이점을 고려하여 두 가지 알려진 안장 디자인을 결합하는 것은 안장 제조자의
통상의 기술 능력에 불과하다고 판단하였다. 다만, 연방대법원은
선행문헌에 의하여 공지이거나 기존 선행문헌과 유사하다는 증거 없이 2차적 수정에 대하여 동일한 (자명하다는) 결론을 내리는 것을 유보하였다.
III
CAFC 의 디자인 특허 비자명성 판단은 framework 와 한계점의
유연 정도 (threshold rigidity) 측면에서 KSR,
Whitman Saddle 을 포함한 연방대법원의 선행 판결과 일치하지 않는다.
Rosen-Durling test 는 연방대법원의 비자명성에 관한 일반적 원칙에도 부합하지 않고, 디자인
특허의 유효성에 대한 특별한 취급과도 거리가 있다.
본 전원합의체
재판부는 Rosen-Durling test 요건이 부적절하게 경직되었다고 판단한다. 왜냐하면, Whitman Saddle, Graham 및 KSR 을 포함한 연방대법원의 판례와 함께 연방법률 주해서는 비자명성 판단에 있어서 Rosen-Durling test 보다 유연한 접근을 하고 있기 때문이다.
1
디자인 특허와
실용 특허는 물론 다르지만 그럼에도 불구하고 디자인 특허도 비자명성 요건 (§103) 을 충족해야 한다. Titan Tire Corp. v. Case
New Holland, Inc., 566 F.3d 1372 (Fed. Cir. 2009) Rosen 의 경직된 요건은 primary reference 가 “기본적 동일함” 을 필요로 하고, 그렇지 못한 경우 분석을 중단해버리는 결과, 특허법 조항 (§103) 의 확장적이고 유연한 기준을 벗어난다. Rosen 의 “기본적 동일함” 요건은 연방대법원의
Whitman Saddle 분석과도 불일치한다. Whitman Saddle 재판부는 선행문헌인 Granger 안장의 디자인이 청구된 디자인과 기본적으로 동일한지 묻지 않고,
대신 청구된 디자인이 Granger 의 앞부분과
Jenifer 의 뒷부분을 결합한 것이라고 인정하였다. 즉, Granger, Jenifer 모두 Rosen reference 의
자격이 없음을 시사한다. 더욱이 재판부는 선행문헌이 청구된 디자인과 기본적으로 동일하지 않은 것임에도
불구하고, 추가의 분석을 진행하여 Granger 안장의 앞쪽
절반과 Jenifer 안장의 뒤쪽 절반을 결합한 것은 안장 제조자들에게 창의적이지 않은 관례에 불과하다고
판단하였다. 이것은 Rosen 요건에 있어서 primary reference 에 의하여 청구된 디자인의 거의 모든 측면이 포함되어 있어야 한다는 요건은 연방대법원의
비자명성 판단 기준과 부합하지 않음을 시사한다.
연방대법원이 KSR 에서 설명하였듯이, 재판부가 일반 원칙을 자명성 질의를 제한하는
엄격한 규칙으로 변형하면 그것에는 오류가 있다. KSR 재판부는 §103 과 Graham 이 비자명성에 대한 유연하고 확장적인 접근방식을
제시하고 있고 선행문헌에서 발견된 요소를 조합하여 특허를 부여할 때 주의가 필요함을 반복하여 강조하였다. 그러면서도, 엄격하고 예방적인 규칙으로 fact finder 가 일반 상식 (common sense) 에 의존하는 것을 부정하는 것은 연방대법원의 선행 판결에 부합하지 않는다고 하였다. Rosen reference 의 엄격한 요건 즉, 선행문헌이 청구된
디자인과 “기본적 동일함”을 필요로 하는 것은 바로 이러한
점에서 연방대법원의 KSR 판결의 지침과 부합하지 않는다.
2
CAFC 는 Rosen-Durling test 의 2단계에 대하여도 동일한 결론에 도달하였다. 2단계에서, fact finder 는 primary reference 에 없는
장식적 특징을 secondary reference 에서 고려할 수 있는데, 이것은 secondary reference 가 primary reference 와 밀접하게 관련되어 (so related) 하나의
특정 장식적 특징이 해당 기능을 다른 것에 적용할 수 있을 경우로 한정된다. Rosen reference 요건과
마찬가지로, 이 “so related” 요건 또한 연방대법원의
선행 판례에서 설명하는 비자명성의 확장적 기준과 부합하지 않는다.
§103은 청구된 디자인과
선행문헌의 디자인의 차이점을 고려하고, 그러한 차이점이 관련 분야의 통상의 지식을 가진 자 기준으로
자명한지 질의한다. 그 질문에 대한 답이 확정적이면, 특허법상
특허받을 수 없다. 조항 어디에도 secondary reference
가 primary reference 에 대하여 밀접하게 관련되어 있어야 한다고 규정하지
않는다. 즉, Durling 과 마찬가지로 두개의 선행문헌을
결합하려는 자체적 동기를 생성할 수 있다. KSR 재판부가 TSM
test 가 때로는 유용한 통찰력에서 엄격한 규칙으로 진화한 것처럼 적용되었다고 설명한 것과 마찬가지로, Durling 의 “so related” 요건은 fact finder 로 하여금 일반 상식에 의존하지 못하도록 규정하고 있다.
Durling 의 “so related” 요건은 Whitman Saddle 재판부의 결정과도 부합하지 않는다. Whitman
Saddle 재판부는 Granger 와 Jenifer 가
청구된 디자인과 “so related” 한지 질의하지 않았고, 오히려
실용 특허의 비자명성을 판단한 Graham framework 과 일치하는 방법으로 판단하였다. 즉, 기록 증거에 따르면 안장의 모양을 여러가지 방식으로 바꾸는
것이 안장 제조자들의 관행이었으므로, 구매자의 취향을 고려하여
Granger 의 앞쪽 절반과 Jenifer 의 뒤쪽 절반 (cantle) 을 결합한 것이 독창적이지 않다고 하였다. 재판부는
선행문헌의 결합에 있어서 “so related” 요건이 아니라 통상의 지식을 가진 자의 지식과 실시 (관행) 에 의존하여 판단한 것이다.
IV
Rosen 과 Durling 을 변경함에 있어서, 본 재판부는 디자인 특허의 비자명성 판단 framework 이 무엇이어야
하는지 검토하고자 한다. 이에 있어서, 디자인 특허와 실용
특허의 비자명성 판단에 대한 §103 규정, 연방대법원의 선행 판결 및 CAFC 의 선행 판결을 고려한다. 또한, 디자인 특허와 실용 특허의 차이점도 염두에 두고자 한다. 궁극적으로는 “청구된 디자인의 유효성을 검토하기 위한 분석 도구로
개발된 것 즉, Graham factor 와 유사한 사실 기준에 기초하여 결정된다”는 CAFC 의 선행 판례에 동의한다. Hupp v. Siroflex of Am., Inc., 122 F.3d 1456 (Fed. Cir.
1997)
1
Graham factor 1 을 적용하여, fact finder 는
디자인 분야의 통상의 디자이너의 지식의 범위 안에서 선행문헌의 범위와 내용을 고려해야 한다. 선행문헌의
범위를 결정함에 있어서, 유사도에 대한 한계점이나 “basically
the same” 요건은 없고, 그보다는 유사기술분야
(analogous art) 요건이 적용된다. 유사기술분야 요건은 선행문헌의 범위에 있어서
사후적 고찰에 의한 편견을 방지한다. 유사기술분야 요건은 통상의 지식을 가진 자가 모든 분야의 모든
교시를 이해하지는 못한다는 전제로부터 출발한 것이다. Airbus S.A.S. v. Firepass
Corp., 941 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2019) 또한, 유사기술분야
요건은 사후적 고찰에 의한 편견의 방지를 위한 것이다. Netflix, Inc. v. DivX, LLC,
80 F.4th 1352 (Fed. Cir. 2023)
Rosen-Durling test 채택 전 “so related” 문구를
적용한 판결에서 디자인 특허에 대한 유사기술분야 요건이 도입되었다. In re Glavas, 230
F.2d 447 (CCPA 1956) Glavas 사건에서, 특허는 부표의 장식적 디자인에
관한 것이었는데, 특허청 심판부는 부표 선행문헌과 쿠션 및 베개 선행문헌의 조합으로 특허를 거절하였다. 심판부는 이에 부가하여 병, 면도날 숫돌 및 바형 비누를 secondary reference 로 하는 추가의 특허거절을 발행하였다. 항소심에서 CCPA 는 실용 특허의 유사기술분야 요건이 디자인 특허에도 적용되는지 검토하였는데, 디자인 특허 조합은 사용보다는 외관에 의존하므로 비유사기술분야 선행문헌은 디자인 특허의 비자명성 판단에 사용될
수 없다고 하였다. 그러면서 Glavas 재판부는 다음과
같이 “so related” 요건을 적시하였다.
The
question in design cases is not whether the references sought to be combined
are in analogous arts in the mechanical sense, but whether they are so related
that the appearance of certain ornamental features in one would suggest the
application of those features to the other. (즉, 디자인 사거에서 결합하려는 reference 는 기계적 의미의 유사
기술분야에 있는지가 아니라, 특정 장식적 기능이 다른 기능에 적용되도록 암시할 정도로 밀접하게 관련 (so related) 되어 있는지 여부)
Glavas 재판부는 베개가 부표와 기능적으로는 그럴듯한 유사관계 (plausibly
related) 에 있으나, 부표 디자이너는 병, 비누
또는 면도날 숫돌 디자인으로 영감을 얻을 가능성은 없다고 하였다.
즉, Glavas 의 “so related” 요건은 실용 특허의 유사기술분야
요건을 디자인 특허의 문맥으로 전환한 것으로 받아들여 졌는데, 이후 Rosen-Durling
test 적용이 장기간 반복되면서 그 요건이 경직되어져 왔고, 이에 본 재판부는 이것을
폐기하고자 한다.
실용 특허의
경우, 유사기술의 범위를 결정하기 위하여 two-part test 를
사용하는데, 즉 (1) 선행문헌이 청구된 발명과 동일한 기술분야 (same field of endeavor) 에서 나온 경우, (2) 선행문헌이
발명자의 동일 탐구 분야가 아니더라도 발명자가 탐구한 특정 문제와 합리적 연관이 (reasonably
pertinent to the particular problem) 있는 경우이다.
디자인 특허에
있어서, 선행문헌의 범위는 추상적 디자인과 예술적 창의성의 문제가 아니라, 동일한 제조품이거나 또는 통상의 지식을 가진 자가 디자인을 위해 그러한 품목을 찾을 수 있을 만큼 충분히 유사한
품목의 디자인이므로, two-part test 의 (1) 번
분야는 디자인 특허에 대하여 쉽게 적용이 된다. 그러나, (2) 번
분야는 실용 특허와 동일한 방식으로 디자인 특허에 적용되지는 않을 것이다. 디자인 특허는 발명이 해결하고자
하는 특정 문제를 명확히 기재하지 않고, 전체적인 디자인 느낌에 대한 명세서 기재사항 또는 특허 청구항도
없다. 청구된 디자인과 동일한 분야의 선행문헌은 유사할 것이며, 다른
분야의 선행문헌도 유사할 수 있다는 점을 배제하지는 않는다. 유사 여부는 사례별로 해결해야 할 문제이고, 이와 관련한 판단 기준은 더욱 발전시키기 위하여 향후 사건에 위임하고자 한다.
Graham factor 1 을 적용함에 있어서, 선행문헌의 범위와
내용, primary reference 는 특정되어져야 한다. 거의
모든 디자인이 공지의 디자인의 어느 한 요소로 되기 때문에, primary reference 를 특정하는
것으로 사후적 고찰의 편견을 방지할 수 있다. 다만, primary
reference 는 “basically the same” 요건을 만족할 필요는 없다. 그러나 (이미) 존재하는
것 (something in existence) 이어야만 하고, 개별적
특징을 선택하여 조합함으로써 존재할 수도 있는 것 (something that might be brought
into existence) 으로는 되지 않는다. 특히,
각각의 특징을 변형하여 조합하는 경우는 더욱 그러하다. In re Jennings,
182 F.2d 207 (CCPA 1950). Primary reference 는 가장 근접한 선행문헌 즉, 가장 시각적으로 유사한 선행 디자인일 것이다. 또한, primary reference 는 전형적으로 청구된 장식적 디자인의 제조품과 동일한 분야일 것이나 반드시
그럴 필요는 없고, 유사기술분야이면 족하다.
2
Graham factor 2 는 선행문헌과 청구된 디자인의 차이점을 결정하는 단계인데, 본 단계에서 (그동안 적용하던) 임계
값 유사성 (threshold similarity) 요건을 제거한다.
연방대법원의
설명에 따르면, 디자인 특허는 제조품의 외관의 디자인을 보호하는 것이므로, 디자인 특허 침해에서는 청구된 디자인의 시각적 형태 (visual
appearance) 와 침해 제기된 디자인을 비교한다. 마찬가지로, 디자인 특허의 유효성 판단 시에도 청구된 디자인과 선행 디자인 간의 차이점을 설명할 때, 제품분야의 통상의 디자이너의 관점에서 청구된 디자인의 시각적 외관을 선행 디자인과 비교한다. Apple, Inc. v. Samsung Elects., Co., 678 F.3d 1314 (Fed.
Cir. 2012)
3
Graham factor 3 에서, 관련 분야에서의 통상의 기술 수준이
결정되어야 한다. 디자인 특허 맥락에서 디자인 특허 청구항의 자명성이 해당 분야의 통상의 디자이너의
관점에서 평가된다는 의미로 해석된다. 즉, 청구된 디자인
유형의 물품을 디자인하는 통상의 기술 수준의 디자이너에 대한 지식을 고려한다.
4
상기 Graham factor 1, 2, 3 에 대하여 확인한 후, 청구된
디자인의 비자명성이 평가된다. 선행 판례에서 CAFC 는
이 질의를 청구된 디자인과 관련된 분야의 통상의 디자이너가 청구된 디자인과 동일한 전체적인 시각적 외관을 만들기 위해 선행 디자인을 변경하려는
동기 (motivated to modify) 를 부여 받았는지 여부로 설명하였다. Campbell Soup, Co. v. Gamon Plus, Inc., 10 F.4th 1268 (Fed.
Cir. 2021) 우리는 이 질의가 선택된 개별 특징이 아니라 청구된 디자인을 전체적으로 보는 시각적 인상 (visual impression) 에 초점을 맞추는 것임을 재확인한다.
Primary reference 단독으로 청구된 디자인이 자명하지 않을 경우,
secondary reference 가 고려되어야 한다. Primary, secondary
reference 는 서로 밀접한 관계 (so related) 에 있지 않아도 되나 둘
간에는 유사기술분야 관계는 만족해야 한다. KSR 과 부합하도록, 결합의
동기는 reference 그 자체에서 나올 필요는 없지만, 제조품
분야의 통상의 디자이너가 동일한 전체 모양을 만들기 위해 secondary reference 의 특징으로 primary reference 를 수정했을 것이라는 기록을 뒷받침하는 어떠한 사유 (사후적 고찰 없이) 는 존재해야만 한다. 발명의 해결 과제 (problem to be solved) 는 디자인
특허에 있어서 실용 특허보다 덜 관련이 있을 수 있다. 또한,
primary reference 와 secondary reference 의 전반적인 외관이
더 다를수록 primary reference 의 변경의 동기를 입증하기 위해 사후적 고찰의 도움 없이
더 많은 작업이 필요할 것이다.
5
Graham 과 일치하도록, 디자인 특허의 비자명성 판단 시에도 secondary consideration 의 검토가 필요하다. CAFC 의
선행 판례에서 상업적 성공 (commercial success), 업계 칭찬 (industry praise) 및 경업자의 복제 (copying) 가
비자명성 판단에 사용되었는데, 그 외의 secondary
indicia (long felt but unsolved need, failure of others) 가 디자인 특허에 사용되는지는
명확하지 않으므로, 이 부분은 후속 사건에 그에 대한 결정을 맡기고자 한다.
6
GM 과 복수의 전문가 의견은 Rosen-Durling test 를
기각하고 새로운 테스트를 적용할 경우에 대한 불확실성에 우려를 나타냈지만, 재판부는 이에 동의하지 않는다. 비자명성 판단에 대한 Graham four-part test 가
장기간 존재하였고, PTO 와 법원이 비자명성 판단을 위하여 고려할 수 있는 수 많은 선행 판례가 존재하고
있다. 연방대법원이 Graham 에서 확인한 바와 같이, 사실적 질의에 기반을 두는 경직되지 않은 (non-rigid) test 에
의하여 비자명성 판단에 어려움이 있을 수 있지만, 그러한 어려움은 특별한 것이 아니다:
This
is not to say, however, that there will not be difficulties in applying the
nonobviousness test. What is obvious is not a question upon which there is
likely to be uniformity of thought in every given factual context. The
difficulties, however, are comparable to those encountered daily by the courts
in such frames of reference as negligence and scienter, and should be amendable
to a case-by-case development. Graham, 383 U.S. at 18 (즉, 법원이 일상적으로 직면하는 어려움과 유사한 수준)
Graham framework 가 실용 특허에 적용 가능한 것이 입증된 이상, 그와
유사한 framework 가 디자인 특허에 적용되지 못할 이유는 없다.
모든 변경사항과 마찬가지로 적어도 단기간 동안 어느 정도의 불확실성이 있을 수 있으나, 특허법과
대법원 판례에 따라 경직된 Rosen-Durling test 를 제거해야만 한다.
(이후, 재판부는 본 사건의 디자인 특허의 비자명성을 새로 정한 비자명성 판단 절차에 따라 판단할 것을 PTAB 에 명령하였음)
