Statements in unrelated application don't narrow claim term, Malvern Panalytical v. TA Instruments-Waters (Fed. Cir. 2023)

Malvern Panalytical Inc. v. TA Instruments-Waters LLC, Case No. 22-1439 (Fed. Cir. Nov. 1, 2023)

1. 배경기술 및 사건의 경과

Malvern 은 TA Instruments-Waters 에 대하여 US8,827,549 및 US8,449,175 특허침해 소송을 제기했다. 두 특허는 모두 microcalorimeter 즉, 두 화합물간 화학반응 도중 흡수 또는 방출하는 에너지의 양을 측정하는 장치에 관한 것이다. 특허에 개시된 특정 microcalorimeter 는 isothermal titration calorimeter (ITC) 이다. 특허에 개시된 ITC 는 몇개의 부품으로 구성되는데, 그 중 하나의 부품은 automatic pipette assembly 로, 다음과 같이 기재되어 있다:

The automatic pipette assembly [220] comprises a pipette housing 340, a syringe 350 with a titration needle 360 arranged to be inserted into the sample cell 250 for supplying titrant, and a linear activator 370 for driving a plunger 380 in the syringe 350.

다른 부품인 pipette guiding mechanism 은 pipette assembly 220 을 2가지 작동 위치로 안내 (guide) 하는데, 특허는 2가지 실시예를 개시하고 있다. 첫번째 실시예는 vertical guide rod 530 에 관한 것으로, sleeve 540 에 의해 guide rod 530 에 이동 가능하게 부착된 pipette arm 520 의 움직임은 sleeve 540 내부의 돌출된 guide grove 550 에 의해 그 움직임이 제한된다.

두번째 실시예는 guide rod 530 의 guide grove 가 guide arm 520 에 대응하는 guide path 620 를 갖는 동축 (coaxial) 외부 guide sleeve 610 로 대체된 것을 특징으로 한다.

“pipette guiding mechanism” 한정사항을 포함하는 ’549 특허 claim 1 은 다음과 같다:

1. A micro titration calorimetry system comprising:

an automatic pipette assembly comprising a titration needle arranged to be inserted into a sample cell for supplying titrant, a syringe for supplying titrant to the titration needle, a stirring paddle for stirring fluid in the sample cell, and a stirring motor for rotating the stirring paddle, and

a pipette guiding mechanism arranged to restrict the movement of the pipette assembly along safe paths to ensure that the titration needle cannot be damaged during movement thereof between different positions of operation.

본 항소심 재판과 관련된 다른 특허는 US9,103,782 로, ’782 특허는 상기 2건의 특허 (’549, ’175) 와는 무관하나, 3건의 특허는 모두 동일한 양수인 (common assignee) 에 의한 것이고 현재는 Malvern 소유이다. ’782 특허 심사 중, 심사관은 US2010/0238968 에 근거하여 신규성 위반으로 특허 거절했는데, ’782 특허는 ’968 application 을 선행 기술인 manual ITC 시스템을 공개하는 것으로 기술하고 있으며, ’782 특허는 ’782 특허의 automated ITC 의 구성 요소인 pipette translation unit 과 명백히 대조된다. 그러한 차이에도 불구하고, 심사관은 특허 거절결정 했는데, 다만 심사관은 거절이유에서 ’968 application 이 동일 양수인의 선행기술이므로 pre-AIA §103(c)(1) 의 적용을 받을 경우, 선행기술에서 제외될 수 있다고 메모했다. 이에 착안하여, 출원인은 ’968 application 의 pre-AIA §103(c)(1) 의 선행기술 제외 주장 (동일 출원인에 의한 발명) 을 했고, 그에 따라 특허등록결정 되었다.

Malvern 이 ’549 및 ’175 특허를 양수한 후, ’175 특허에 대하여 35 U.S.C. §257에 근거한 supplemental examination 을 신청했고, IDS 를 통해 154건의 자료를 제출했다. 그 중 7건은 ’782 특허의 심사경과사항이다. Malvern 은 심사경과사항에 대해 어떠한 설명이나 특징을 부가하지 않았고, 심사관도 ’782 특허 심사경과사항에 대한 추가 논의도 없었다. Supplemental examination 중, 심사관은 ’175 특허의 claim 9 에 대해 Microcal iTC200 Microcalorimeter 사용자 매뉴얼 (manual) 에 근거하여 신규성 위반으로 거절결정 했다. iTC200 manual 은 수동으로 동작하는 guiding mechanism 에 대하여 개시했고, 그에 대해 Malvern 은 iTC200 은 출원인의 결과물이라고 하면서, 공동 발명자인 Rochalski 명의의 발명자 선언을 제출했다. 발명자 선언은 ’549 및 ’175 특허에 기술되고 청구된 특징은 자신이 한 발명이고, 그러한 특징은 iTC200 Microcalorimeter 에 포함되어 있다는 내용이었다. 이에, 심사관은 claim 9에 대한 거절이유를 거두었다.

1심 재판의 청구항 해석 단계 중, Malvern 은 “pipette guiding mechanism” 이 “mechanism that guides the pipette assembly” 로 해석되어야 한다고 주장한 반면, Waters 는 “mechanism that manually guides the pipette assembly” 로 해석되어야 한다고 주장했다. 1심 재판부는 Waters 의 주장을 받아들였는데, 이 과정에서 먼저 Malvern 이 통상의 기술자가 pipette guiding mechanism 용어를 알고 있거나 쉽게 이해 (known or readily understandable) 할 수 있다는 증거를 제시하지 못했기 때문에, 해당 용어가 조어 (coined term) 라고 결론 지었고, 그에 따라 용어의 범위에 대한 객관적 경계 (objective boundary) 를 확인하기 위해 내부적 증거 (intrinsic evidence) 를 검토했다. Iridescent Networks, Inc. v. AT&T Mobility, LLC, 933 F.3d 1345 (Fed. Cir. 2019)

1심 재판부는 ’782 특허 심사 중 출원인이 한 진술을 검토하여 pipette guiding mechanism 의 범위를 확인하고, ’782 특허를 pipette guiding mechanism 을 manual operation 방식에만 한정했다고 결론지었다. 왜냐하면, ’782, ’549 및 ’175 특허 양수인이 동일하고 양 당사자와 1심 재판부 모두 해당 양수인은 Malvern 으로 간주했기 때문에 ’782 특허 출원인의 진술을 Malvern 의 것으로 판단했다. 1심 재판부는 Malvern 이 supplemental examination 중 IDS 에 인용된 진술이 intrinsic evidence 에 포함된다는데 동의했다고 결론지었기 때문에 ’549 및 ’175 특허를 해석함에 있어서 ’782 특허 심사과정에서 이뤄진 진술을 고려했고, 그에 따라 pipette guide mechanism 을 manual guide mechanism 으로 한정해석 한 것이다.

2. 항소심 재판부의 판단

양측은 “pipette guiding mechanism” 이 manual guiding mechanism (Waters 주장) 만을 의미하는지, manual/automatic guiding mechanism (Malvern 주장) 모두를 의미하는지 대립하고 있다. 항소심 재판부는 Malvern 의 주장처럼 자동 및 수동 동작 모두를 포함한다고 판단한다.

청구항 용어는 통상 발명 시점을 기준으로 통상의 기술자가 이해하는 통상의 의미로 해석된다. 통상의 의미는 청구항 해석의 객관적 기준선 (objective baseline) 이다. 이것을 위해, 우리는 청구항 자체의 문구, 명세서의 나머지 부분, 그리고 심사경과사항과 같은 내부적 증거와, 적용되는 범위 내에서, 외부적 증거를 참고한다. 청구항 해석 시, 통상의 기술자가 명세서를 포함한 전체 특허의 문맥 (context) 에서 청구항 용어를 이해하는 것으로 간주되는 점을 명심해야 한다. 또한, 심사경과사항은 발명자가 발명을 어떻게 이해했는지, 그리고 발명자가 심사 중 발명을 제한했는지 여부를 보여줌으로써 청구항 용어의 의미를 파악하는데 도움이 될 수 있다. 그러나, 심사경과사항은 USPTO 와 출원인 간의 지속적인 협상 (negotiation) 을 나타내는 것이지 그 협상의 최종 결과물이 아니기 때문에 명세서 만큼 명확 (clarity) 하지 않은 경우가 많고, 그에 따라 청구항 해석에 상대적으로 덜 유용하다. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

(청구항 용어 그 자체에 의한 청구항 해석)

청구항 용어 (그 자체) 에서 시작하여, 본 재판부는 “pipette guiding mechanism” 은 통상적이고 일반적인 의미 (plain and ordinary meaning) 즉, pipette assembly 를 안내 (guide) 하는 메커니즘으로 해석된다는 결론에 도달했다. 이 용어를 해석할 때, “pipette”, “guiding” 및 “mechanism” 각각의 단어를 살펴보는 것이 적절하다. Littelfuse, Inc. v. Mersen USA EP Corp., 29 F.4th 1376 (Fed. Cir. 2022) 각각의 단어를 살펴보면, 즉각적으로 pipette assembly 를 안내하는 메커니즘인 것이 즉각적으로 명백하고, 해당 청구항 용어는 pipette guiding mechanism 이 manual 만으로 한정할 만한 것이 없다.

본 사건의 청구항 용어는 Hill-Rom 판결의 경우와 유사하다. Hill-Rom Services, Inc. v. Stryker Corp., 755 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2014) Hill-Rom 재판부는 “datalink” 용어에 대해 데이터를 전송하는 link 로 해석했다. 피고는 datalink 를 명세서에 개시된 “wired” 실시예 만으로 한정해석 해야 한다고 주장했으나, 재판부의 관점에서는 광범위한 청구항 용어에 의해 넓게 해석하는 것이 적절하다고 판결했다. 재판부는 발명일을 기준으로, 명세서 기재사항에 의해 통상의 기술자가 datalink 용어를 wired 와 wireless 로 이해했다면, 특허권자는 그러한 넓은 권리범위를 갖는 것이 적절하다고 했다. 그와 마찬가지로, pipette guiding mechanism 도 manual embodiment 로 한정되지 않는다.

’549 특허 claim 1 의 나머지 청구항 용어들과 ’175 특허 claim 9 의 나머지 청구항 용어들도 그러한 결정을 뒷받침한다. Claim 1 은 pipette guiding mechanism 이 titration needle 이 서로 다른 동작 위치 사이를 이동하는 동안 손상되지 않도록 pipette assembly 의 이동을 safe path 를 따라 제한하도록 배열되어 있음으로 한정하고 있고, claim 9 은 pipette guiding mechanism 이 pipette assembly 를 적어도 2개의 동작 위치 사이 및 그 내부로 guide 하도록 배열되어 있음으로 한정하고 있다. 이 청구항들은 guiding mechanism 의 기능을 명확히 제한하고 있으나, Waters 가 주장하는 manual embodiment 로의 한정을 암시하는 내용은 포함하지 않았다.

(명세서 기재사항에 의한 청구항 한정해석 여부)

명세서 기재사항 또한 pipette guiding mechanism 에 대한 넓은 해석을 뒷받침한다. 명세서는 2가지 guiding mechanism 실시예를 개시했는데, 첫번째 실시예는 guide rod 에 의해 guide grove 를 따라 이동이 제한되는 guide arm 이고, 두번째 실시예는 coaxial guide sleeve 를 따라서만 이동가능한 guide arm 이다. 그러나, 명세서 어디에도 발명이 manual guiding mechanism 이라고 제한하는 기재는 없다. 실제로, 명세서 기재사항에는 guiding mechanism 이 자동인지 수동인지에 대한 명시적 기재가 없는 바, 이것에 의해 guiding mechanism 을 자동 또는 수동 중 하나만으로 명시적 또는 암시적으로 해석할 만한 근거가 없다. Waters 는 가령, “pre-set factory alignment” of the pipette assembly that “significantly improves usability and reliability of the instrument” and “makes the quality of measurements independent of the user skills” 의 기재사항에 의해 사용자가 수동으로 동작 위치로 이동시키는 것을 암시한다고 주장하였으나, 실제로 이러한 기재사항은 자동 및 수동 동작과는 무관한 것이다. Malvern 의 설득력 있는 주장과 같이, pipette assembly 의 움직임을 미리 정해진 동작 위치 사이에서 제한하는 guiding mechanism 은 사용성과 신뢰성을 향상시키고 사용자의 숙련도와 무관하게 측정을 가능하게 하기 때문이다. Waters 는 또한 명세서가 pipette assembly 와 stirring motor 는 automatic 으로 특정했는데 반해 pipette guiding mechanism 은 automatic 이라고 명시적으로 기재하지 않았으므로, manual 로 해석해야 한다고도 주장했다. 그러나, 본 재판부는 명세서가 pipette assembly 와 stirring motor 와는 달리 pipette guiding mechanism 은 automatic 과 manual 의 구분 없이 넓게 기재한 것으로 판단한다.

(심사경과사항에 의한 청구항 한정해석 여부)

Waters 는 또한 ’175 특허의 supplemental examination 심사경과사항에 의해 guiding mechanism 이 수동인 것으로 한정된다고 주장한다. 그러나, 심사 중 제출된 공동발명자 선언은 본 재판부의 판단을 바꾸지 않는다. Supplemental examination 중, 심사관은 ’175 특허 claim 9 가 iTC200 manual 에 의해 신규성이 부정된다는 거절이유를 발행했고, Malvern 은 이것에 대해 iTC200 이 원출원인의 선행기술임을 입증하는 공동발명자 선언 제출로 거절이유를 극복했다. Waters 는 이것이 ’175 특허와 iTC200 간 coextensive (균등) 관계이고 그에 따라 발명이 수동으로 작동된다는 점을 인정한 것이라고 주장했다. 그러나, Malvern 의 진술은 문맥상 ’175 특허의 정확한 범위와는 무관하며 단지 iTC200 이 ’549 특허 및 ’175 특허에 기술되고 청구된 내용을 구현하고 있다는 사실만을 입증할 뿐이다. Myco Indus., Inc. v. BlephEx, LLC, 955 F.3d 1 (Fed. Cir. 2020) 참조 (청구항 해석은 발명의 상업적 구현의 특징 (commercial feature) 이 아니라 청구항에 명시된 한정사항에 초점을 맞춤) 종합하면, 청구항 용어와 명세서 기재사항은 “pipette guiding mechanism” 이 넓게 사용되었음을 나타내고, 심사경과사항도 그러한 결론을 변경하지 않는다. 

1심 재판부는 본 항소심 재판부의 결론과 다른 관점을 택했는데, pipette guiding mechanism 이 조어 (coined term) 로써 발명의 분야에서 일반적으로 이해되지 않는다고 판단했다. 그러한 판단을 바탕으로, pipette guiding mechanism 은 명세서 개시사항보다 넓게 해석될 수 없다고 결론지었다. Indacon, Inc. v. Facebook, Inc., 824 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2016) Indacon 재판부는 통상의 기술자에게 명확하거나 확립된 (plain or established) 의미가 없는 청구항 용어는 일반적으로 명세서에 기재된 것보다 더 넓게 해석될 수는 없다고 판결했다. 1심 재판부의 분석은 주로 pipette guiding mechanism 이 발명의 분야에서 통상적이고 일반적인 의미 (plain and ordinary) 의미를 갖는지에 초점이 맞춰져 있다. 그러나 이 분석은 본 법원 분석의 초점인 “특허의 문맥 내에서 용어가 어떠한 통상적이고 일반적인 의미를 갖는가”라는 질문에 대한 답이 되지 못한다. 본 재판부는 청구항 그 자체, 명세서 및 출원경과사항을 검토함으로써 통상적이고 일반적인 의미를 파악한다. 위에서 설명한 것과 같이, pipette guiding mechanism 의 통상적이고 일반적인 의미는 피펫을 안내하는 메커니즘이고, 이것은 automatic 또는 manual 일 수 있다.

(IDS 에 의해 제출된 선행기술의 청구항 한정해석 여부)

남은 쟁점은 본 재판부가 “’782 특허의 출원경과사항에 어느 정도의 비중을 두어야 하는가” 이다. 1심 재판부는 ’782 특허의 출원경과사항이 pipette guiding mechanism 의 해석과 관련이 있다고 결론지었다.

내부적 증거 (intrinsic evidence) 로 편입되지 않는 한, 본 법원의 판례는 관련 특허나 그 출원 경과사항이 쟁점 특허의 청구범위 해석에 사용될 수 있는 경우에 대하여 제한적인 입장 (narrow view) 을 취하고 있으며, 패밀리 관계 (familial relationship) 가 있는 특허와 그렇지 않은 특허 사이에 명확한 선을 긋고 있다. Goldenberg v. Cytogen, Inc., 373 F.3d 1158 (Fed. Cir. 2004) 그러나, IDS 에서의 인용 등을 통해 일단 선행문헌이 내부적 증거로 편입되었다 하더라도, 해당 IDS 에서 그 문헌을 어느 정도나 특정하고 있는지가 특허 평가 시 해당 문헌을 얼마나 유용한 정보로 간주할지에 영항을 미친다. 가령, IDS 에 문헌을 나열하는 것은 개시된 문헌들이 심사 중인 청구항의 심사에 중요 (material) 할 수 있다는 점을 인정하는 것 이상의 의미는 없으며, 중요성 (materiality) 자체를 인정하는 것은 아니다. Abbott Labs. v. Baxter Pharm. Prods., Inc., 334 F.3d 1274 (Fed. Cir. 2003) 마찬가지로, 특허권자가 나열된 문헌에서의 청구항 용어에 대한 설명이나 사용된 방식이 해당 특허 내 용어의 적절한 해석에 영향을 미친다는 점을 반드시 인정한 것도 아니다. 그에 따라, 본 재판부는 Malvern 이 ’175 특허의 supplemental examination 중 IDS 에 ’782 특허의 거절이유 통지서를 단순히 나열한 것이 pipette guiding mechanism 을 해석함에 있어 ’782 특허의 출원경과사항이 중요하다는 점을 인정한 것으로 볼 수 없다는 결론에 도달했다. ’782 특허의 출원경과사항에 대한 언급의 총합은 IDS 내에서 ’782 특허 출원 당시의 거절이유 통지서를 인용한 7줄이 전부이다. ’175 특허의 supplemental examination 을 위한 IDS 에서 Malvern 이 ’782 특허의 거절이유 통지서를 단순히 언급한 것만으로는 본 재판부의 명세서 및 청구항 문언에 대한 이해에 영향을 미치기에 불충분하다. 이러한 근거만으로도, ’782 특허의 출원경과사항이 pipette guiding mechanism 의 범위를 한정할 수는 없다.

(Prosecution Disclaimer 성립 여부)

설령 IDS 에 거절이유 통지서를 단순히 언급한 것만으로 본 재판부의 분석에서 ’782 특허의 출원경과사항을 고려하기에 충분하다 하더라도, ’782 특허의 출원경과사항의 진술들이 pipette guiding mechanism 의 어떠한 범위에 대해서도 명확하고 (clearly) 모호하지 않게 (unambiguously) 포기 (disclaim) 하고 있지는 않다.

출원경과 포기 (prosecution disclaimer) 는 특허권자가 출원 과정에서 포기한 특정 의미를 청구항 해석을 통해 다시 포함 (recapture) 시키는 것을 금지한다. 출원 과정에서의 주장이나 청구항 보정으로부터 발생할 수 있는 출원경과 포기는 모호하지 않은 부인 (unambiguous disavowal) 에만 적용된다. Grober v. Mako Prods., Inc., 686 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2012) 본 사건에서, ’782 특허 출원인은 ’968 application이 오직 manual guiding mechanism 만을 개시한다고 주장했으나, 심사관은 이러한 주장에 대한 거절의사를 여러 차례 분명하게 밝혔고, 이후 출원인은 ’968 application이 manual guiding mechanism 만을 개시한다는 주장을 포기하고, 대신 ’968 application이 선행기술서의 자격이 없다는 주장을 성공적으로 펼쳤다.

심사관의 이러한 문답 (colloquy) 에 대한 합리적 해석은 ’968 application 이 manual guiding mechanism 만을 개시한다는 주장을 포기함으로써 ’782 특허 출원인이 ’968 application 의 범위에 관한 심사관의 견해를 수용한 것으로 보는 것이다. 출원인이 성공하지 못한 주장을 포기한 이러한 상황에서, 본 재판부는 해당 출원경과사항이 출원경과 포기라고 결정하는데 필요한 명확성 (clarity) 이 부족하다고 결론 내린다.

Ecolab 재판부는 이전에 출원인이 선행 기술을 극복하기 위해 포기 성격의 주장을 했으나 심사관이 이에 동의하지 않았고, 출원인이 “해당 포기 진술을 다시는 반복하지 않았으며 대신 선행 기술을 극복하기 위한 대안적인 이유를 제시”한 경우에 출원 경과에 의한 포기의 성립을 인정하지 않았다. Ecolab, Inc. v. FMC Corp., 569 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2009) 본 사건의 상황은 Ecolab 사건의 상황과 유사하다. '968 application의 범위에 관한 주장을 포기함으로써, '782 특허 출원 경과사항을 읽는 합리적인 자라면 '782 특허 출원인이 “자신의 오류를 인식하고 그 후 다시는 해당 오류가 있는 논거를 반복하거나 이에 의존하지 않았다”고 결론지을 수 있을 것이다. 이러한 상황에서 출원인의 진술은 “출원 경과 포기를 적용 만큼 충분히 명확하고 명백하지 않다.” Mass. Inst. of Tech. v. Shire Pharms., Inc., 839 F.3d 1111, 1120–21 (Fed. Cir. 2016) 참조 (특허 출원인이 한정 사항을 추가하려 했으나 심사관이 이를 제112조에 따른 신규 사항으로 거절하자 출원인이 “다시는 해당 추가 한정 사항으로 청구범위를 제한하려 하지 않은” 경우, 모호하지 않은 출원 경과에 의한 포기는 없다고 판단)

Pipette guiding mechansim 이 automatic 과 manual 방식 모두를 포함하는 것으로 해석됨에 따라, 사건을 파기 환송한다.

Expert testimony is merely an extrinsic evidence (Genuine Enabling Tech. v. Nintendo, Fed. Cir., 2022)

Genuine Enabling Technology LLC v. Nintendo Co., Ltd., No. 20-2167 (Fed. Cir. 2022)

본 사건은 CAFC 가 expert testimony (전문가 진술) 가 extrinsic evidence (외부적 증거) 에 불과하므로, 이를 바탕으로 intrinsic record 를 참작하여 해석되는 claim term 의 의미에 반하게 해석할 수 없다고 판결한 사건이다.

Genuine Enabling Technology 는 Nintendo 가 자신의 특허 US 6,219,730 를 침해했다고 특허소송을 제기하였다. 1심 재판부는 “input signal”의 claim construction 을 Nintendo 의 해석과 일치하는 것으로 한 다음, 특허비침해 결정 (summary judgment) 하였다. 이에, Genuine 은 1심 재판부의 claim construction 에 오류가 있음을 사유로 항소하였다.

’730 특허 (Method and Apparatus for Producing a Combined Data Stream and Recovering Therefrom the Respective User Input Stream and at Least One Additional Input Signal) 는 사용자 입력수단 (Unser Input Device, UID) 에 관한 것인데 특히, computer resource 를 효율적으로 사용하는데 특징이 있다. Claim 1은 다음과 같다:

1. A user input apparatus operatively coupled to a computer via a communication means additionally receiving at least one input signal, comprising:

user input means for producing a user input stream;

input means for producing the at least one input signal;

converting means for receiving the at least one input signal and producing therefrom an input stream; and

encoding means for synchronizing the user input stream with the input stream and encoding the same into a combined data stream transferable by the communication means.

Genuine (발명자 Nguyen) 은 ’730 특허 출원 후, 심사관의 prior art (US 5,990,866, Yollin) 사유의 비자명성 위반 거절이유 극복을 위하여, Yollin 에 기재된 “slow varying physiological response signals”에 대한 자신의 발명의 차이점으로 “signals containing audio or higher frequencies” 를 주장하였다. 

발명자의 argument 중 일부는 다음과 같다:

Yollin only uses the configuration to receive the slow varying signal coming from the physiological response sensor(s). Yollin is not motivated and does not anticipate their use for receiving signals containing audio or higher frequencies in place of the physiological response sensor(s).

1심 재판 중 양측은 “input signal” 에 대한 claim construction 에서 충돌하였는데, Genuine 은 “a signal having an audio or higher frequency”로 주장하였고, Nintendo 는 그보다 더 한정적으로 해석하였는데, “signals that are 500 Hz or less” 로 주장하였다. 그리고 그러한 claim construction 을 뒷받침하기 위하여, 전문가 진술 (declaration by Dr. Howard Chizeck) 을 제출하였다. Dr. Chizeck 은 자신의 진술을 뒷받침하는 문헌 (Yuce, et al) 을 제시했는데, 해당 문헌에 따르면, 심사관이 인용한 prior art (Yollin) 에 기재된 physiological sensors 에 의한 신호가 10 – 500 Hz for EMG (electromyogram) 이라고 되어 있다. 1심 재판부는 그러한 전문가 진술을 바탕으로, 발명자가 거절이유 극복을 위하여 행한 보정에 의하여 input signal 은 “signals that are 500 Hz or less”로 해석하는 것이 맞다고 결론지었다. 그러면서, Anderson Corp. v. Fiber Composites, LLC., Fed. Cir. (2007) 판결을 인용했는데, 해당 판결에는 출원인의 어느 한 사유에 대한 보정을 수행하면서 disclaimer 를 했다면, 그러한 disclaimer 는 해당 선행문헌이 기재하고 있는 다른 사유에 대한 disclaimer 로 작동한다. (“an applicant’s argument that a prior art reference is distinguishable on a particular ground can serve as a disclaimer of claim scope even if the applicant distinguishes the reference on other grounds as well.”) 고 하였다.

즉, 본 사건에서 발명자 (Nguyen) 는 Yollin 에 대하여 “audio or higher frequencies” 라고 발명의 차이점을 주장한 것에 불과하나, 이는 결국 Yollin 에서 기재하고 있는 ‘slow-varying’ the range of frequencies’ 에 대한 disclaimer 로 작용한다고 결정하였다.

1심의 prosecution disclaimer 결정에 대한 2심 판단 기준은 de novo 이다. Shire Dev., LLC v. Watson Pharms., Fed. Cir. (2015) 

CAFC 는 claim construction 에 있어서, intrinsic evidence 의 중요성을 일관성 있게 강조해 왔는데, 그러면서도 어떠한 상황에서는 extrinsic evidence 의 사용도 인정하였다. Phillips v. AWH Corp., Fed. Cir. (2005) (en banc) 

그러나 extrinsic sources 의 참작에는 주의가 필요한데 그 이유는 다음과 같다:

1. Extrinsic sources 는 본 발명의 claim scope 를 위하여 쓰여지지 않았고,
2. PHOSITA 의 수준으로 쓰여지지 않았을 공산이 크고 (e.g., 특정 기술분야의 PHOSITA 이상의 수준을 가진 자 대상으로 쓰인 경우),
3. Litigation bias 가 존재할 수 있으며,
4. Litigant 의 입장을 유리하게 하는 용도로 선택 되었을 수 있다.

즉, extrinsic evidence 는 재판부가 특허 발명의 이해를 위하여 참조할 수 있으나, 그 마저도 (intrinsic evidence 에 의한) claim term 의 해석과 배치되는 의미로는 해석 불가하다. Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996)

전문가 진술 (expert testimony) 는 그러한 extrinsic evidence 의 한가지에 불과하다. 따라서, 전문가 진술에 기대어 intrinsic record 에 의한 해석으로부터 중대하게 벗어나는 claim construction 을 하는 것은 허용되지 않는다. 즉, 전문가 진술에의 의존은 그러한 진술이 intrinsic record 와 일치하는 경우 (consistent) 에 한하여 가능하다. Intrinsic record 를 바탕으로 claim construction 을 해야 하고, 그러한 해석이 명확하다면 그것으로 결정해야 한다.

Doctrine of prosecution disclaimer (출원경과 상의 권리포기) 에 이르기 위한 출원인의 disclaimer 는 statement (진술) 가 “reasonable clarity and deliberateness” (합리적으로 명확성 및 고의) 의 수준에 이름으로써, “so unmistakable as to be unambiguous evidence of disclaimer” (오해의 소지가 없고 모호함이 제거) 여야 한다. 또한, prosecution disclaimer 를 주장하는 자에게 그러한 입증책임이 있다. Mass. Inst. of Tech. v. Shire Pharms., Inc., Fed. Cir. (2016)

본 사건에서, intrinsic record 와 prior art (Yollin) 어디에도 PHOSITA 입장에서 claim scope 를 500 Hz 로 이해하도록 하는 기재가 존재하지 않는다. 그러므로 1심 재판부가 전문가 진술에만 의존하여 500 Hz 로 한정 해석한 것은 오류가 있다. CACF 는 input signal 을 “a signal having an audio or higher frequency” 로 해석하고, 그러한 claim construction 을 바탕으로 재심을 주문하면서 사건을 1심 재판부로 돌려보냈다.

Intrinsic v. extrinsic evidence (Phillips v. AWH)

Phillips v. AWH Corp., 415F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)

본 사건은 Phillips 의 US4,677,798 청구항 1항의 해석에 있어서, baffle (격벽) 이 특정 각도를 한정사항으로 포함하는지 판단한 사건이다. 재판부는 청구항 해석 시, 명세서 기재사항 (intrinsic evidence) 과 외부적 증거를 어떠한 순서로 사용해야 하는지에 대하여 명확하게 판단하였다.

재판부는 특히, 청구항 한정사항은 발명이 연관된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 명세서 (출원경과사항 포함) 기재사항에 근거하여 “ordinary meaning”으로 해석되어야 한다고 하였다. (“[T]he words of the claims should be given their ordinary meaning in the context of the patent documents, as interpreted by a person of ordinary skill in the art to which the patent pertains.”)

1심 재판부 (trial court) 는 claim 1이 means-plus-function claim 이기 때문에 명세서에 기재된 구조로 한정해석 해야 하고, 그렇게 되면 baffle 이 wall (벽체) 에 대하여 직각으로는 설치되지 않으므로, 비침해로 판결하였고, 항소심 재판부의 1차 판단은 means-plus-function claim 은 아니지만, 명세서 기재사항에 의하여 baffle 이 wall 에 대하여 직각으로는 설치되지 않는다고 하면서, 비침해 summary judgment 판결하였다.

이하 본 사건은 항소심 1차 판단에 대한 rehearing 판결이다.

*** 본 사건에 대한 다양한 판례 평석이 존재하므로, 필자는 최대한 판례 전체를 해석하는 것으로 해보았다.

1. 사건 개요 및 CAFC 1차 판결

Edward H. Phillps 는 steel-shell (철재로 된 중간이 빈 샌드위치 형상) 패널에 관한 특허권자이다. 해당 패널은 총기 등에 의한 파손에 내구성을 갖는 것을 특징으로 하여, 특히 교정시설을 짓는 것에 유용하였는데, 왜냐하면 해당 구조는 하중을 견디고 내충격성이 좋으며, 화재와 소음 차단이 가능하기 때문이다.

Phillips 는 자신의 특허 US 4,677,798 의 마케팅/판매 license 를 AWH 에 제공하였다. 특허 license 는 1990년 종료되었으나, Phillips 는 license 종료 후인 1991년 AWH 의 판매 브로셔를 통하여, AWH 의 특허침해 사실을 인지하고, 1997.2월 특허침해금지 청구 소송을 제기하였다. 

1심법원은 claim 1의 “further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls”에 대하여 means-plus-function 청구항이라고 판단한 후, 112 6th paragraph 에 기초하여, 해당 청구항 한정사항은 명세서에 기재된 구조 및 그 균등(물)로 한정 해석되어야 한다고 판결하였다. 즉, 명세서와 도면의 기재사항에는 baffle (격벽) 이 90도가 아닌 각도로 마련되어 있고, 그러한 구성은 intermediate interlocking 을 형성할 뿐, 이것이 solid, internal barrier 로써 작용하지는 않는다고 판결하였다. 그러므로, 특허는 baffle 이 직각 (90도) 으로는 설치되지 않는데 반해, AWH 제품은 baffle 이 직각으로 설치되므로 비침해라고 판단하였다. 

Phillips 는 항소하였고, 항소심재판부는 1심 법원의 claim 1에 대한 means-plus-function claim 판단에는 오류가 있다고 판단하였는데, 왜냐하면 claim 1이 충분한 구조적 한정을 포함하기 때문이라고 설명하였다. 

그러나, 명세서 기재사항을 참작했을 때, baffle 은 wall 로부터 90도를 이루는 구성은 제외하고 있다고 판단하면서, AWH 제품의 비침해 판결을 확인하였다. 특히, 항소심재판부는 “명세서의 명백한 기재사항에 근거하면, 특허권자는 충격 또는 총격으로부터 패널을 보호하기 위하여 baffle 을 갖기 때문에, 그러한 baffle 이 wall 로부터 직각을 이룰 수 없음”으로 기재하였다고 판단하였다. 재판부는 또한 “명세서는 청구항을 지지하고 정보를 제공함으로써, 해당청구항이 baffle 을 90도 가 아닌 각도로 설치되는 것으로 명확하게 해석되게 한다.”고 판결하였다.

본 항소심 재판부 (CAFC) 는 rehearing에 동의하였다. 

1차 판결에서 반대의견 (dissent) 으로, 재판부가 baffle 의 plain meaning 으로 해석하지 않고, 명세서의 특정 실시예로 청구항을 한정 해석한 것은 부적절하다고 다투었다. 재판부는 baffle 을 "means for obstructing, impeding, or checking the flow of something" 으로 해석하고, baffle 의 ordinary meaning 은 "something for deflecting, checking, or otherwise regulating flow" 라고 판단하였다. 그러나, 반대의견의판사는 명세서 어디에서도 baffle 에 대하여 새로운 정의를 내리거나 (lexicography), ordinary meaning 에 대한 특별한 한정을 가하는 disclaimer도 한적이 없으므로, baffle 은 온전한 원래의 의미를 갖는 것으로 해석해야 한다고 주장하였다. 반대의견의 판사는 계속해서, 명세서는 단순히 내충격성을 확인할 뿐이라고 주장하였다. 즉, 명세서의 특정 실시예에서 기재하고 있는 한정사항을 가지고 청구항의 baffle 을 추가로 한정할 이유가 전혀 없다고 다투었다. 결론적으로, baffle 의 일반적 사전적 의미인 “something for deflecting, checking, or otherwise regulating flow” 로 해석하는 것이 맞고, 그러한 사유로 특허 비침해에 대한 summary judgment 는 기각되어야 한다고 주장하였다.

2. CAFC 의 Rehearing 판결

본 재판부는 그러한 rehearing 을 받아들이고, 재판부의 1차 판결 (summary judgment) 을 기각한다.

(1) ’798 특허의 claim 1 (baffle)

 ’798 특허의 claim 1 에 baffle 이 사용되었는데, 다음과 같다:

Building modules adapted to fit together for construction of fire, sound and impact resistant security barriers and rooms for use in securing records and persons, comprising in combination, an outer shell . . ., sealant means . . . and further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls.

Baffle (US4,677,798, Steel shell modules for prisoner detention facilities, Phillips)

(2) 청구항 해석 시 명세서 기재사항의 역할

본 재판부가 판단해야 할 핵심 이슈는 “청구항의 적절한 범위를 확정하기위하여 명세서 기재사항에 어느 만큼 의지해야 하는가”의 문제이다. 재판부는 이 문제에 대하여 지속적이고 일관되게 그것은 명세서와 청구항과의 관계임을 밝혀왔다. 또한 재판부는 claim construction 에 있어서 사전의 사용에 대하여도 고려하였는데, 본 판결에서 그 부분에 대하여 명확히 할 것이 있다.

명세서 중 발명의 상세한 설명 부분은 특허권자의 권리 즉, “right to exclude” 기능을 하지 않는다. 그것은 특허청구항의 기능이고, 그러한 원칙은 1836년 특허법 (Patent Act) 이 제정될 때부터 정해진 것이다.

청구항의 용어는 통상 “ordinary and customary meaning” 으로 해석한다. “Ordinary and customary meaning” 이란 출원일 기준으로 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자 (당업자) 가 해석하는 의미이다. 그러므로, 청구항 해석의 객관적 기준선은 어떠한 청구항 용어를 당업자가 어떻게 이해할 것인가 이다. 중요한 것은, 당업자는 청구항 용어를 해당 용어가 사용된 청구항의 문맥 안에서만 이해할 것이 아니라, 명세서 전체의 문맥으로 이해할 것이라는 점이다.

우선, 많은 경우에 있어서 청구항 용어는 (그 자체로서) 어떻게 해석되어져야 하는지에 대한 명확한 기초를 제공하므로, 그러한 때는 명세서 기재사항을 고려하지 않고 그 자체로 해석해야 한다. 또한, 다른 청구항의 기재사항들도 특정 용어가 어떻게 해석되어야 하는지를 밝혀주는 중요한 소스이다. 청구항 용어는 하나의 명세서 내에서 통상 일관되게 사용되므로, 하나의 용어에 대한 타 청구항에서의 의미는 해당 의미를 어떻게 해석하는지 알려주는 것이 될 수 있다. 특정용어에 대한 한정사항을 부가한 종속항의 존재는, 독립항에서는 해당 용어가 한정사항을 포함하지 않는다는 추정을 가능하게 한다.

특허청구항은 독립하여 존재하는 것이 아니라, 다른 기재사항과 완전하게 결합된 written instrument (서면 수단) 로서, 청구항과 조화를 이루면서 발명의 “manner and process of making and using” (방식과 구현 프로세스) 를 기재하는 것으로 정의하였다. 즉, 명세서는 청구항을 해석함에 있어서 주된 근거이자, 가장 중요한 소스이다.

청구항 해석에 있어서 명세서 기재사항의 중요성은 특허법 제정 시부터 법에 명시된 명세서의 역할로부터 또한 도출가능하다. 즉, 특허법 상 명세서는 발명을 “full, clear, concise, and exact terms” (완전, 명확, 간결 및 정확한 용어) 로 기재해야 한다. 결과적으로, 올바른 청구항 해석이란 청구항에서의 진정한 의미로 명세서 기재사항에 맞춰 조정되도록 해석하는 것이다.

발명자는 청구항을 포함한 명세서 기재사항 중에서 어느 한 용어를 통상의 의미와는 다르게 특별한 의미로 정의할 수 있는데, 그러한 경우 발명자의 정의 (lexicography) 가 우선한다. 그렇지 않은 경우, 통상의 의미로 해석해야만 한다. 발명자는 또한 어떠한 용어에 대하여 그 범위를 제한하는 disclaimer (또는 disavowal) 를 함으로써, 자신의 발명의 (청구) 범위를 통상의 의미와는 다르게 할 수도 있다. 즉, PTO 는 청구항의 범위를 청구항 용어만으로 단독 해석하지말고, 명세서 기재사항을 참작하여 당업자 기준에서 해석해야만 한다. 따라서, 재판부가 청구항을 해석함에 있어서 명세서 기재사항을 고려하는 것은 지극히 합리적인 것이다.

(3) 청구항 해석 시 Intrinsic evidence 와 Extrinsic evidence 의 사용 순서

우리는 청구항 해석에 있어서 intrinsic evidence 의 중요성을 강조하였으나, 1심 법원이 extrinsic evidence – 명세서와 출원경과 외의 전문가/발명자 진술, 사전, 논문 등 – 를 참조하는 것을 허용한 바 있다. 그러나, extrinsic evidence 는 관련 기술분야에 대한 유용한 설명을 제공하는 등의 기능을 할 뿐, 청구항의 법률적 효력을 갖는 의미로의 해석을 결정하는 데 있어서 intrinsic evidence 만큼의 중요도를 갖지는 못한다. 즉, extrinsic evidence 의 사용은 재판부가 청구항 용어의 진정한 의미를 정의함에 있어서 intrinsic evidence 에 대한 보조적인 수단으로 고려할 필요성이 있는 경우 만으로 제한된다. 이는 extrinsic evidence 의 정의 자체가 명세서와 출원경과를 포함하는 intrinsic evidence 외의 것이라는 점과, 특허 명세서에 기재된 발명 즉, 청구항은 가상의 당업자 기준에서 이해되고 해석되는데 반하여, extrinsic evidence 는 특허 (발명) 가 속한 기술분야의 통상의 지식 수준에 있는 자 입장에서 기재되지도 않았기 때문이다. 또한, 전문가 진술은 대개의 경우, 소송이 진행 중인 시점에서 특별한 소송이라는 특별한 목적에 기초하여 진술되기 때문에 그 내용에 있어서 어느 한 상대방에 유리한 편견에 빠지기 쉽고, 사전인 경우 그 영역에 있어서도 가능한 모든 방향과 범위로의 청구항 해석이 가능할 수 있기 때문이다. 결국, extrinsic evidence 로의 과도한 의존은 청구항의 의미를 변질시킬 위험성을 확대할 수 있다. 따라서, extrinsic evidence 의 사용은 intrinsic evidence 의 기재사항을 명확하게 하고, 그에 대한 해석의 오류를 방지하기 위한 보조적 용도 이어야 한다.

Texas Digital Systems v. Telegenix, Fed.Cir. (2002) 사건에서, 재판부는 청구항 해석 시 extrinsic evidence (dictionary) 를 과도하게 사용 (primary source 로써) 함으로써, 청구항 용어를 잘못 해석하였다. (중략)

Vitronics v. Conceptronic, Fed. Cir. (1996) 사건에서 CAFC 가 제시한 가이드라인과 같이, 청구항 해석에 있어서 재판부가 무엇보다 유념해야 할 것은 당업자가 청구항 용어를 어떻게 이해할 것인가에 초점을 맞춰야 한다는 사실이다. 그러므로 청구항 해석에 있어서 어떠한 정형화된 공식이 있는것도 아니고, 특정 소스는 반드시 사용해야 하거나 또는 완전히 배제해야 하는 것도 아니다. 다만, 어떠한 종류의 소스가 상대적으로 더 중요하게 검토되어야 하는 것은 분명히 맞다. (즉, intrinsic evidence 가 extrinsic evidence 에 비하여 우선적으로 참조 되어야 한다는 의미)

(4) US4,677,798 의 claim 1 (baffle) 검토

’798 특허의 claim 1중 “further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls” 부분은 baffle 에 대하여 3가지 요건을 명확하게 부과한다. 즉, 

1.  baffle 은 철재로 구성되고, 
2.  하중을 견디는 것 (load-bearing) 이면서, 
3.  baffle 이 wall 로부터 안쪽방향으로 마련되는 점이다. 

또한, intrinsic evidence 에 의하면, 당업자는 baffle 의 의미를 – ‘’798 특허에서 사용된 것과 같이 – 통상의 의미 (generic meaning) 로 이해할 것이다.

 ’798 특허의 다른 청구항 예컨대 종속항 claim 2는 철재 wall 을 통과한 총알을 튕겨낼 수 있도록 baffle 을 일정한 각도로 설치한다고 기재하였다. 즉, claim 2의 이러한 baffle 에 대한 한정사항은 발명자가 claim 1의 baffle 에 대하여는 각도에 대한 한정을 포함하지 않게 기재하였다는 것을 반증한다. Claim 17도 역시 baffle 의 각도에 대하여 한정함으로써 이러한 추정을 뒷받침한다. 종속항 claim 6에서도 총알을 튕겨내기 위한 특정한 각도를 한정하고 있으므로, 이러한 사실을 종합할 때, 발명자는 claim 1의 baffle은 다른 청구항에서 한정하고 있는 baffle 의 설치 각도에 대한 한정을 하지 않는 의도임을 명확하게 이해할 수 있다.

명세서 기재사항 중에는 당업자가 ’798 특허에 기재된 baffle 에 대하여, 어떠한 흐름 (flow) 을 확인, 지연 또는 방해 (check, impede, or obstruct) 하는 “load-bearing”의 기능을 갖는 것으로 이해할 수 있음을 명확히 한다. 또한, 명세서의 복수의 지점에서 baffle 이 총알을 튕겨낼 수 있도록 설치될 수 있다는 점도 설명하고 있다. 이러한 명세서 기재사항이 baffle이 상기의 기능을 수행할 수 있다는 것이지, ’798 특허의 모든 청구항에 기재된 baffle 이 그러한 한정사항을 포함한다는 것은 아니다.

명세서의 또다른 실시예의 기재사항에서는 baffle 이 모듈형태의 wall 을 시공하는 시점에서 어떠한 흐름을 방해하기 위한 물질로 채워질 수 있기 때문에, “custom tailoring”에 적합한 구조라고 기재하고 있다. (Fig. 7)

즉, ’798 특허가 상기와 같이 baffle에 대한 다양한 실시예를 기재하고 있다는 사실로부터, baffle 이 그러한 복수의 기능을 모두 포함하는 것으로 해석되면 안되는 점이 명확해 진다. CAFC 는 다수의 판결에서, 특허가 복수의 목적을 달성하는 것으로 특허청구하고 있다고 하여, 각각의 청구항이 그러한 복수의 목적을 모두 달성하기 위한 구조로 한정되는 것은 아니라는 점을 명확히 하였다. (Resonatev. Alteon Websystems, Fed. Cir. 2003)

본 사건에서, 총알을 튕겨내는 것이 baffle 의 한가지 기능이라 할지라도, 해당 기능을 달성하기 위한구조 즉, 90도가 아닌 각도로 설치된다는 점을 baffle 에 포함된 한정사항으로 해석해야 하는 것은 아니다. 즉, 본재판부는 "당업자 기준에서, 어떠한 구조체가 wall 로부터 예각을 이루면서 설치되면 baffle 이고, wall 에 대하여 90도로 설치되면 가 baffle 이 아니라고 해석하지는 않는다"는 결론에 도달한다.

(청구인은) 등록된 특허의 청구항은 유효 (valid) 한 것으로 추정되므로 (Rhine v. Casino, Fed. Cir. 1999), baffle 을 넓게 해석하면 무효 가능성이 존재하기 때문에, ’798 특허의 baffle은 제한적인 범위로 해석되어야 한다고 주장하였다. 재판부는 청구인의 주장에 대하여 동의하지 않는데, 왜냐하면 청구인의 주장대로 청구항은 유효한 것으로 추정한다는 원칙이 존재하더라도, 그 청구항의 유효로의 추정이 청구항 해석의 일부분이 아니기 때문이다. 해당사건에서, 재판부 (CAFC) 는 PTO 가 특허 등록을 허락했다는 사실로부터 해당 청구항이 무효인 것을 등록결정 하지 않았을 것임을 추정하고, 그렇기 때문에 기재된 용어가 특허의 유효를 유지하는 방향으로 (합리적으로) 해석되어야 함을 판결하였다. 이러한 이유로, 본 재판부는 AWH 의 주장에 동의하지 않는다.

상기와 같이 재판부는 일부의 사안 (baffle 이 wall 에 대하여 90도를 이루며 설치된다는 한정사항을 포함한다는 청구항 해석) 을 기각한다.

Claim interpretation under BRI standard (Immunex Corp. v. Sanofi-Aventis U.S.)

 Immunex Corp. v. Sanofi-Aventis U.S. LLC, 2019-1749 (Fed. Cir. Oct. 13, 2020)

USPTO (PTAB) 는 2018.11.3, Inter partes review 중 claim construction 기준을 기존 BRI standard 에서 Phillips standard (Phillips v. AWH Corp., Fed. Cir. (2005)) 로 개정하였다. 개정된 37 C.F.R. §42.100 (b) 는 다음과 같다:

In an inter partes review proceeding, a claim of a patent, or a claim proposed in a motion to amend under §42.121, shall be construed using the same claim construction standard that would be used to construe the claim in a civil action under 35 U.S.C. §282(b), …

 BRI (Broadest Reasonable Interpretation) standard 는 claim term 을 명세서 기재사항과 배치되지 않는 (inconsistent) 한 plain meaning 으로 해석한다. Plain meaning 이란, 발명 시점에 있어서 ordinary and customary meaning to PHOSITA 이다. BRI standard 에 있어서, 명세서 기재사항이 claim 해석에 최우선 (best source) 한다. Extrinsic evidence (e.g., dictionary, expert testimony) 는 2차적으로 참작할 수 있을 뿐이고, extrinsic evidence 에 기대어 claim term 을 확대 해석 하더라도, BRI 까지 만으로 해석 가능할 뿐, broadest interpretation 까지 할 수는 없다. (게다가, 앞서 언급한 바와 같이 그러한 확장이 명세서 기재사항에 배치되면 안된다.)

Phillips standard 에 의하면, claim term 은 (1) claim 그 자체, (2) 명세서, (3) prosecution history 를 참작하여, ordinary and customary meaning to PHOSITA 로 해석한다. Claim term 해석 시, (4) extrinsic evidence 의 참작도 가능하다. (순서대로, 1, 2, 3, 4 적용을 확대하면서 해석한다.) Phillips standard 로 claim term 해석 시, 명세서 기재사항은 고도로 연관 (highly relevant) 되어 있으며, 통상 명세서 기재사항에 의하여 claim term 이 결정 (dispositive) 된다.

Immunex Corp. v. Sanofi-Aventis U.S. 사건에서, 재판부는 US8,679,487 (Anti-interleukin-4 receptor antibodies) 에 대하여, PTAB 의 BRI standard 에 의한 claim construction 을 심리하였다. (재판부는 본 IPR 이 2018.11.13 이전에 제기 되었으므로, Phillips standard 가 아닌 BRI standard 를 적용한다고 결정하였다.)

"human"이 오로지 fully human 인지, 아니면 partially human 도 포함하는지가 문제되었다. (왜냐하면, prior art 에 partially human antibody 가 개시되어 있었음)

’487 특허의 claim 1은 다음과 같다:

1. An isolated human antibody that competes with a reference antibody for binding to human IL-4 interleukin-4 (IL-4) receptor, wherein the light chain of said reference antibody comprises the amino acid sequence of SEQ ID NO:10 and the heavy chain of said reference antibody comprises the amino acid sequence of SEQ ID NO:12.

*** Antibody 는 Y 자 형상의 4개의 chain 으로 구성되는데, 각각의 chain 은 variable region 과 constant region 으로 세분화되고, variable region 은 Y 자 형상의 끝부분에 complementarity-determining regions (CDRs) 를 포함한다. 여기서, (1) chimeric antibody 는 variable region 전체가 non-human 이고, (2) humanized antibody 는 CDRs 만 non-human 이며, (3) fully human antibody 는 CDRs 까지도 human 인 것에 차이점이 있다.

CAFC 재판부는 다음과 같이 BRI standard 기준으로 human antibody 를 해석하였다:

1. Claim (itself)
• Claim limitation 어디에도 human 이 entirely human 이라는 한정이 없고,
• Dependent claim 을 참조하더라도, human 을 추가로 한정할 만한 것은 찾을 수 없어, 그 결과가 달라지지 않음
2. Specification
• Specification is the single best guide to the meaning of the disputed claim.
• Specification contrasts partially human with fully or completely human. (즉, human 그 자체에 partially 내지 fully 의 의미는 포함되지 않는 것으로 해석됨)
3. Prosecution history
• Immunex (특허권자) 는 하나의 claim set 내에서 fully human 과 human 을 혼용 (즉, human 단독으로는 fully 의 의미를 포함하지 않는 것으로 해석됨)
• Human (claim limitation) 을 추가하여 보정한 것은 nonhuman murine antibodies (prior art) 에 의한 anticipation 극복을 위한 것이었음 (즉, human 그 자체로는 partially 내지 fully 의 의미를 포함하지 않는 것으로 해석됨)
4. Extrinsic evidence
• Immunex 는 2인의 전문가 진술을 증거로 제시했으나, (fully human antibody 로 해석되는 증거)
• Extrinsic evidence 는 intrinsic record 에 의한 claim limitation 해석이 모호한 (equivocal) 경우에만 보조적으로 사용되는데,
• 본 사건에서 intrinsic record 만으로 human 의 의미가 명확하므로 (unequivocal) extrinsic evidence 를 채용하지 않음

즉, human antibody 는 BRI standard 로 해석 시, partially human 을 포함하는 것으로 해석되므로, humanized antibody (prior art) 에 의하여 obvious 하므로, 특허 무효 판결하였다..

본 CAFC 판결에 앞서, 연방지방법원 판결에서는 human antibody 를 Phillips standard 로 해석한 결과, "fully human antibody"로 해석하였고, 특허는 nonobvious 하다고 판결한 바 있다. Immunex Corp. v. Sanofi, No. CV 17-02613 SJO, 2018 WL 625460 (C.D. Cal. Aug. 24, 2018)

CAFC 재판부는 PTAB 이 해당 연방지방법원의 선판결에 구속되지 않는데, 그 이유는: 

1. Board 는 통상 법원의 청구항 해석에 대한 선판결 (previous judicial construction of a claim term) 에 구속되지 않으며 (Mayne Pharma Int'l v. Merck Sharp & Dohme Corp., Fed. Cir. (2019));
2. 연방지방법원은 Phillips standard 로 claim term 을 해석하기 때문에, 이는 PTAB (2018.11.13 이전의 37 C.F.R. §41.100 (b)) 이 적용해야 하는 BRI standard 에 비하여 좁은 해석이기 때문이며; 게다가
3.  PTO (PTAB) 가 해야 하는 것은 (법원의 선판례를 따르기 보다는) 어떻게 결론에 도달했는지 그 사유를 온전하고 특정되게 (fully and particularly) 적시하는 것이라고 하였다. (Power Integrations, Inc. v. Lee, Fed. Cir. (2015))