Malvern Panalytical Inc. v. TA Instruments-Waters LLC, Case No. 22-1439 (Fed. Cir. Nov. 1, 2023)
1. 배경기술 및 사건의 경과
Malvern 은 TA Instruments-Waters 에 대하여 US8,827,549 및 US8,449,175 특허침해 소송을 제기했다. 두 특허는 모두 microcalorimeter 즉, 두 화합물간 화학반응 도중 흡수 또는 방출하는 에너지의 양을 측정하는 장치에 관한 것이다. 특허에 개시된 특정 microcalorimeter 는 isothermal titration calorimeter (ITC) 이다. 특허에 개시된 ITC 는 몇개의 부품으로 구성되는데, 그 중 하나의 부품은 automatic pipette assembly 로, 다음과 같이 기재되어 있다:
The automatic pipette assembly [220] comprises a pipette housing 340, a syringe 350 with a titration needle 360 arranged to be inserted into the sample cell 250 for supplying titrant, and a linear activator 370 for driving a plunger 380 in the syringe 350.
다른 부품인 pipette guiding mechanism 은 pipette assembly 220 을 2가지 작동 위치로 안내 (guide) 하는데, 특허는 2가지
실시예를 개시하고 있다. 첫번째 실시예는 vertical guide
rod 530 에 관한 것으로, sleeve 540 에 의해 guide rod 530 에 이동 가능하게 부착된 pipette arm 520
의 움직임은 sleeve 540 내부의 돌출된 guide
grove 550 에 의해 그 움직임이 제한된다.
두번째 실시예는 guide rod 530 의 guide grove 가 guide arm 520 에 대응하는 guide path 620 를 갖는 동축 (coaxial) 외부 guide sleeve 610 로 대체된 것을 특징으로 한다.
“pipette guiding mechanism” 한정사항을 포함하는 ’549 특허 claim 1 은 다음과 같다:
1. A micro titration calorimetry system
comprising:
an automatic pipette assembly comprising a
titration needle arranged to be inserted into a sample cell for supplying
titrant, a syringe for supplying titrant to the titration needle, a stirring
paddle for stirring fluid in the sample cell, and a stirring motor for rotating
the stirring paddle, and
a pipette guiding mechanism arranged
to restrict the movement of the pipette assembly along safe paths to ensure
that the titration needle cannot be damaged during movement thereof between
different positions of operation.
본 항소심 재판과 관련된 다른 특허는 US9,103,782 로, ’782 특허는 상기 2건의 특허 (’549,
’175) 와는 무관하나, 3건의 특허는 모두 동일한 양수인 (common assignee) 에 의한 것이고 현재는 Malvern 소유이다. ’782 특허 심사 중, 심사관은
US2010/0238968 에 근거하여 신규성 위반으로 특허 거절했는데, ’782 특허는
’968 application 을 선행 기술인 manual ITC 시스템을
공개하는 것으로 기술하고 있으며, ’782 특허는 ’782 특허의
automated ITC 의 구성 요소인 pipette
translation unit 과 명백히 대조된다. 그러한 차이에도 불구하고, 심사관은 특허 거절결정 했는데, 다만 심사관은 거절이유에서 ’968 application 이 동일 양수인의 선행기술이므로 pre-AIA §103(c)(1)
의 적용을 받을 경우, 선행기술에서 제외될 수 있다고 메모했다. 이에 착안하여, 출원인은 ’968
application 의 pre-AIA §103(c)(1) 의
선행기술 제외 주장 (동일 출원인에 의한 발명) 을 했고, 그에 따라 특허등록결정 되었다.
Malvern 이 ’549 및
’175 특허를 양수한 후, ’175 특허에 대하여 35 U.S.C. §257에 근거한 supplemental examination 을 신청했고, IDS 를 통해 154건의 자료를 제출했다. 그 중 7건은 ’782 특허의
심사경과사항이다. Malvern 은 심사경과사항에 대해 어떠한 설명이나 특징을 부가하지 않았고, 심사관도 ’782 특허 심사경과사항에 대한 추가 논의도 없었다. Supplemental examination 중, 심사관은 ’175 특허의 claim 9 에 대해 Microcal iTC200 Microcalorimeter 사용자 매뉴얼 (manual) 에 근거하여 신규성 위반으로 거절결정
했다. iTC200 manual 은 수동으로 동작하는 guiding
mechanism 에 대하여 개시했고, 그에 대해
Malvern 은 iTC200 은 출원인의 결과물이라고 하면서, 공동 발명자인 Rochalski 명의의 발명자 선언을 제출했다. 발명자 선언은 ’549 및 ’175
특허에 기술되고 청구된 특징은 자신이 한 발명이고, 그러한 특징은 iTC200 Microcalorimeter 에 포함되어 있다는 내용이었다. 이에, 심사관은 claim 9에 대한 거절이유를 거두었다.
1심 재판의 청구항 해석 단계 중,
Malvern 은 “pipette guiding mechanism” 이 “mechanism that guides the pipette assembly” 로 해석되어야 한다고 주장한 반면, Waters 는 “mechanism that manually guides
the pipette assembly” 로 해석되어야 한다고 주장했다. 1심 재판부는 Waters 의 주장을 받아들였는데, 이 과정에서 먼저 Malvern 이 통상의 기술자가 pipette guiding mechanism
용어를 알고 있거나 쉽게 이해 (known or readily understandable) 할
수 있다는 증거를 제시하지 못했기 때문에, 해당 용어가 조어 (coined
term) 라고 결론 지었고, 그에 따라 용어의 범위에 대한 객관적 경계 (objective boundary) 를 확인하기 위해 내부적 증거
(intrinsic evidence) 를 검토했다. Iridescent Networks,
Inc. v. AT&T Mobility, LLC, 933 F.3d 1345 (Fed. Cir. 2019)
1심 재판부는 ’782 특허
심사 중 출원인이 한 진술을 검토하여 pipette guiding mechanism 의 범위를 확인하고, ’782 특허를 pipette guiding mechanism 을 manual operation 방식에만 한정했다고 결론지었다. 왜냐하면, ’782, ’549
및 ’175 특허 양수인이 동일하고 양 당사자와 1심
재판부 모두 해당 양수인은 Malvern 으로 간주했기 때문에 ’782
특허 출원인의 진술을 Malvern 의 것으로 판단했다.
1심 재판부는 Malvern 이 supplemental
examination 중 IDS 에 인용된 진술이 intrinsic
evidence 에 포함된다는데 동의했다고 결론지었기 때문에 ’549 및 ’175 특허를 해석함에 있어서 ’782 특허 심사과정에서 이뤄진 진술을
고려했고, 그에 따라 pipette guide mechanism 을 manual guide mechanism 으로 한정해석 한 것이다.
양측은 “pipette guiding mechanism” 이 manual guiding mechanism (Waters 주장) 만을
의미하는지, manual/automatic guiding mechanism (Malvern 주장) 모두를 의미하는지 대립하고 있다. 항소심 재판부는 Malvern 의 주장처럼 자동 및 수동 동작 모두를 포함한다고 판단한다.
청구항 용어는 통상 발명 시점을 기준으로 통상의 기술자가 이해하는 통상의 의미로 해석된다. 통상의 의미는 청구항 해석의 객관적 기준선 (objective
baseline) 이다. 이것을 위해, 우리는
청구항 자체의 문구, 명세서의 나머지 부분, 그리고 심사경과사항과
같은 내부적 증거와, 적용되는 범위 내에서, 외부적 증거를
참고한다. 청구항 해석 시, 통상의 기술자가 명세서를 포함한
전체 특허의 문맥 (context) 에서 청구항 용어를 이해하는 것으로 간주되는 점을 명심해야 한다. 또한, 심사경과사항은 발명자가 발명을 어떻게 이해했는지, 그리고 발명자가 심사 중 발명을 제한했는지 여부를 보여줌으로써 청구항 용어의 의미를 파악하는데 도움이 될 수
있다. 그러나, 심사경과사항은
USPTO 와 출원인 간의 지속적인 협상 (negotiation) 을 나타내는 것이지 그
협상의 최종 결과물이 아니기 때문에 명세서 만큼 명확 (clarity) 하지 않은 경우가 많고, 그에 따라 청구항 해석에 상대적으로 덜 유용하다. Phillips v.
AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc)
(청구항 용어 그 자체에 의한 청구항 해석)
청구항 용어 (그 자체) 에서
시작하여, 본 재판부는 “pipette guiding
mechanism” 은 통상적이고 일반적인 의미 (plain and ordinary meaning)
즉, pipette assembly 를 안내
(guide) 하는 메커니즘으로 해석된다는 결론에 도달했다. 이 용어를 해석할 때, “pipette”, “guiding” 및 “mechanism” 각각의
단어를 살펴보는 것이 적절하다. Littelfuse, Inc. v. Mersen USA EP Corp., 29
F.4th 1376 (Fed. Cir. 2022) 각각의 단어를 살펴보면, 즉각적으로 pipette assembly 를 안내하는 메커니즘인 것이 즉각적으로 명백하고,
해당 청구항 용어는 pipette guiding mechanism 이 manual 만으로 한정할 만한 것이 없다.
본 사건의 청구항 용어는 Hill-Rom 판결의 경우와 유사하다. Hill-Rom Services, Inc. v. Stryker Corp., 755 F.3d 1367
(Fed. Cir. 2014) Hill-Rom 재판부는 “datalink” 용어에 대해
데이터를 전송하는 link 로 해석했다. 피고는 datalink 를 명세서에 개시된 “wired” 실시예 만으로 한정해석 해야
한다고 주장했으나, 재판부의 관점에서는 광범위한 청구항 용어에 의해 넓게 해석하는 것이 적절하다고 판결했다. 재판부는 발명일을 기준으로, 명세서 기재사항에 의해 통상의 기술자가 datalink 용어를 wired 와 wireless 로 이해했다면, 특허권자는 그러한 넓은 권리범위를
갖는 것이 적절하다고 했다. 그와 마찬가지로, pipette
guiding mechanism 도 manual embodiment 로 한정되지 않는다.
’549 특허 claim 1 의
나머지 청구항 용어들과 ’175 특허 claim 9 의 나머지
청구항 용어들도 그러한 결정을 뒷받침한다. Claim 1 은 pipette
guiding mechanism 이 titration needle 이 서로 다른 동작 위치
사이를 이동하는 동안 손상되지 않도록 pipette assembly 의 이동을 safe path 를 따라 제한하도록 배열되어 있음으로 한정하고 있고,
claim 9 은 pipette guiding mechanism 이 pipette assembly 를 적어도 2개의 동작 위치 사이 및
그 내부로 guide 하도록 배열되어 있음으로 한정하고 있다. 이
청구항들은 guiding mechanism 의 기능을 명확히 제한하고 있으나, Waters 가 주장하는 manual embodiment 로의 한정을 암시하는 내용은 포함하지 않았다.
(명세서 기재사항에 의한 청구항 한정해석 여부)
명세서 기재사항 또한 pipette guiding mechanism 에
대한 넓은 해석을 뒷받침한다. 명세서는 2가지 guiding mechanism 실시예를 개시했는데, 첫번째 실시예는 guide rod 에 의해 guide grove 를 따라 이동이 제한되는 guide arm 이고, 두번째 실시예는 coaxial guide sleeve 를 따라서만 이동가능한 guide arm
이다. 그러나, 명세서 어디에도 발명이 manual guiding mechanism 이라고 제한하는 기재는 없다. 실제로, 명세서 기재사항에는 guiding mechanism 이 자동인지
수동인지에 대한 명시적 기재가 없는 바, 이것에 의해 guiding
mechanism 을 자동 또는 수동 중 하나만으로 명시적 또는 암시적으로 해석할 만한 근거가 없다.
Waters 는 가령, “pre-set factory alignment” of the pipette
assembly that “significantly improves usability and reliability of the
instrument” and “makes the quality of measurements independent of the user
skills” 의 기재사항에 의해 사용자가 수동으로 동작 위치로 이동시키는 것을 암시한다고 주장하였으나, 실제로 이러한 기재사항은 자동 및 수동 동작과는 무관한 것이다.
Malvern 의 설득력 있는 주장과 같이, pipette assembly 의 움직임을
미리 정해진 동작 위치 사이에서 제한하는 guiding mechanism 은 사용성과 신뢰성을 향상시키고
사용자의 숙련도와 무관하게 측정을 가능하게 하기 때문이다. Waters 는 또한 명세서가 pipette assembly 와 stirring motor 는 automatic 으로
특정했는데 반해 pipette guiding mechanism 은 automatic 이라고 명시적으로 기재하지 않았으므로, manual 로 해석해야 한다고도 주장했다. 그러나, 본 재판부는 명세서가 pipette assembly 와 stirring motor 와는 달리 pipette guiding
mechanism 은 automatic 과 manual 의 구분 없이 넓게 기재한 것으로 판단한다.
(심사경과사항에 의한 청구항 한정해석 여부)
Waters 는 또한 ’175 특허의 supplemental examination 심사경과사항에 의해 guiding mechanism 이 수동인 것으로 한정된다고 주장한다. 그러나, 심사 중 제출된 공동발명자 선언은 본 재판부의 판단을 바꾸지 않는다. Supplemental examination 중, 심사관은 ’175 특허 claim 9 가 iTC200 manual 에 의해 신규성이 부정된다는 거절이유를 발행했고, Malvern 은 이것에 대해 iTC200 이 원출원인의 선행기술임을 입증하는 공동발명자 선언 제출로 거절이유를 극복했다. Waters 는 이것이 ’175 특허와 iTC200 간 coextensive (균등) 관계이고 그에 따라 발명이 수동으로 작동된다는 점을 인정한 것이라고 주장했다. 그러나, Malvern 의 진술은 문맥상 ’175 특허의 정확한 범위와는 무관하며 단지 iTC200 이 ’549 특허 및 ’175 특허에 기술되고 청구된 내용을 구현하고 있다는 사실만을 입증할 뿐이다. Myco Indus., Inc. v. BlephEx, LLC, 955 F.3d 1 (Fed. Cir. 2020) 참조 (청구항 해석은 발명의 상업적 구현의 특징 (commercial feature) 이 아니라 청구항에 명시된 한정사항에 초점을 맞춤) 종합하면, 청구항 용어와 명세서 기재사항은 “pipette guiding mechanism” 이 넓게 사용되었음을 나타내고, 심사경과사항도 그러한 결론을 변경하지 않는다.
1심 재판부는 본 항소심 재판부의 결론과 다른 관점을 택했는데, pipette guiding mechanism 이 조어 (coined
term) 로써 발명의 분야에서 일반적으로 이해되지 않는다고 판단했다. 그러한 판단을 바탕으로, pipette guiding mechanism 은 명세서 개시사항보다 넓게 해석될 수 없다고 결론지었다. Indacon, Inc. v. Facebook, Inc., 824 F.3d 1352 (Fed. Cir.
2016) Indacon 재판부는 통상의 기술자에게 명확하거나 확립된 (plain or established)
의미가 없는 청구항 용어는 일반적으로 명세서에 기재된 것보다 더 넓게 해석될 수는 없다고 판결했다.
1심 재판부의 분석은 주로 pipette guiding mechanism 이 발명의 분야에서
통상적이고 일반적인 의미 (plain and ordinary) 의미를 갖는지에 초점이 맞춰져 있다. 그러나 이 분석은 본 법원 분석의 초점인 “특허의 문맥 내에서 용어가
어떠한 통상적이고 일반적인 의미를 갖는가”라는 질문에 대한 답이 되지 못한다. 본 재판부는 청구항 그 자체, 명세서 및 출원경과사항을 검토함으로써
통상적이고 일반적인 의미를 파악한다. 위에서 설명한 것과 같이,
pipette guiding mechanism 의 통상적이고 일반적인 의미는 피펫을 안내하는 메커니즘이고, 이것은 automatic 또는 manual 일 수 있다.
(IDS 에 의해 제출된 선행기술의 청구항 한정해석 여부)
남은 쟁점은 본 재판부가 “’782 특허의 출원경과사항에 어느 정도의
비중을 두어야 하는가” 이다. 1심 재판부는 ’782 특허의 출원경과사항이 pipette guiding mechanism 의
해석과 관련이 있다고 결론지었다.
내부적 증거 (intrinsic evidence) 로 편입되지 않는
한, 본 법원의 판례는 관련 특허나 그 출원 경과사항이 쟁점 특허의 청구범위 해석에 사용될 수 있는
경우에 대하여 제한적인 입장 (narrow view) 을 취하고 있으며, 패밀리 관계 (familial relationship) 가 있는
특허와 그렇지 않은 특허 사이에 명확한 선을 긋고 있다. Goldenberg v. Cytogen, Inc.,
373 F.3d 1158 (Fed. Cir. 2004) 그러나, IDS 에서의 인용 등을
통해 일단 선행문헌이 내부적 증거로 편입되었다 하더라도, 해당 IDS
에서 그 문헌을 어느 정도나 특정하고 있는지가 특허 평가 시 해당 문헌을 얼마나 유용한 정보로 간주할지에 영항을 미친다. 가령, IDS 에 문헌을 나열하는 것은 개시된 문헌들이 심사 중인
청구항의 심사에 중요 (material) 할 수 있다는 점을 인정하는 것 이상의 의미는 없으며, 중요성 (materiality) 자체를 인정하는 것은 아니다. Abbott Labs. v. Baxter Pharm. Prods., Inc., 334 F.3d 1274 (Fed.
Cir. 2003) 마찬가지로, 특허권자가 나열된 문헌에서의 청구항 용어에 대한 설명이나
사용된 방식이 해당 특허 내 용어의 적절한 해석에 영향을 미친다는 점을 반드시 인정한 것도 아니다. 그에
따라, 본 재판부는 Malvern 이 ’175 특허의 supplemental examination 중 IDS 에 ’782 특허의 거절이유 통지서를 단순히 나열한 것이 pipette guiding mechanism 을 해석함에 있어 ’782 특허의
출원경과사항이 중요하다는 점을 인정한 것으로 볼 수 없다는 결론에 도달했다. ’782 특허의 출원경과사항에
대한 언급의 총합은 IDS 내에서 ’782 특허 출원 당시의
거절이유 통지서를 인용한 7줄이 전부이다. ’175 특허의 supplemental examination 을 위한 IDS 에서 Malvern 이 ’782 특허의 거절이유 통지서를 단순히 언급한
것만으로는 본 재판부의 명세서 및 청구항 문언에 대한 이해에 영향을 미치기에 불충분하다. 이러한 근거만으로도, ’782 특허의 출원경과사항이 pipette guiding mechanism
의 범위를 한정할 수는 없다.
(Prosecution Disclaimer 성립 여부)
설령 IDS 에 거절이유 통지서를 단순히 언급한 것만으로 본 재판부의
분석에서 ’782 특허의 출원경과사항을 고려하기에 충분하다 하더라도,
’782 특허의 출원경과사항의 진술들이 pipette guiding mechanism 의
어떠한 범위에 대해서도 명확하고 (clearly) 모호하지 않게 (unambiguously)
포기 (disclaim) 하고 있지는 않다.
출원경과 포기 (prosecution disclaimer) 는 특허권자가
출원 과정에서 포기한 특정 의미를 청구항 해석을 통해 다시 포함 (recapture) 시키는 것을 금지한다. 출원 과정에서의 주장이나 청구항 보정으로부터 발생할 수 있는 출원경과 포기는 모호하지 않은 부인 (unambiguous disavowal) 에만 적용된다. Grober
v. Mako Prods., Inc., 686 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2012) 본 사건에서, ’782 특허 출원인은 ’968 application이 오직 manual guiding mechanism 만을 개시한다고 주장했으나, 심사관은
이러한 주장에 대한 거절의사를 여러 차례 분명하게 밝혔고, 이후 출원인은 ’968 application이 manual guiding mechanism 만을
개시한다는 주장을 포기하고, 대신 ’968 application이
선행기술서의 자격이 없다는 주장을 성공적으로 펼쳤다.
심사관의 이러한 문답 (colloquy) 에 대한 합리적 해석은 ’968 application 이 manual guiding mechanism 만을
개시한다는 주장을 포기함으로써 ’782 특허 출원인이 ’968
application 의 범위에 관한 심사관의 견해를 수용한 것으로 보는 것이다. 출원인이
성공하지 못한 주장을 포기한 이러한 상황에서, 본 재판부는 해당 출원경과사항이 출원경과 포기라고 결정하는데
필요한 명확성 (clarity) 이 부족하다고 결론 내린다.
Ecolab 재판부는 이전에 출원인이 선행 기술을 극복하기 위해 포기
성격의 주장을 했으나 심사관이 이에 동의하지 않았고, 출원인이 “해당
포기 진술을 다시는 반복하지 않았으며 대신 선행 기술을 극복하기 위한 대안적인 이유를 제시”한 경우에
출원 경과에 의한 포기의 성립을 인정하지 않았다. Ecolab, Inc. v. FMC Corp., 569
F.3d 1335 (Fed. Cir. 2009) 본 사건의 상황은 Ecolab 사건의 상황과
유사하다. '968 application의 범위에 관한 주장을 포기함으로써, '782 특허 출원 경과사항을 읽는 합리적인 자라면 '782 특허
출원인이 “자신의 오류를 인식하고 그 후 다시는 해당 오류가 있는 논거를 반복하거나 이에 의존하지 않았다”고 결론지을 수 있을 것이다. 이러한 상황에서 출원인의 진술은 “출원 경과 포기를 적용 만큼 충분히 명확하고 명백하지 않다.” Mass.
Inst. of Tech. v. Shire Pharms., Inc., 839 F.3d 1111, 1120–21 (Fed. Cir. 2016) 참조
(특허 출원인이 한정 사항을 추가하려 했으나 심사관이 이를 제112조에
따른 신규 사항으로 거절하자 출원인이 “다시는 해당 추가 한정 사항으로 청구범위를 제한하려 하지 않은” 경우, 모호하지 않은 출원 경과에 의한 포기는 없다고 판단)
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