명세서 기재사항에 의한 claim 한정해석 여부 (Level Sleep v. Sleep Number, July 2021)

 Level Sleep LLC v. Sleep Number Corp., 2020-1718, July 13, 2021 decided

Claim construction 시, 명세서 기재사항을 참작 ("in light of specification") 하게 되는데, 그렇다고 해서 반드시 명세서 기재사항으로 claim scope 를 한정 해석 할 수 있는 것은 아니다. 35 USC 112 (a) 에 따른 written description requirement (명세서 기재요건) 는 "Patent specification must clearly allow person skilled in the art to recognize the inventor claimed invention.” 이다. 

판례에 따르면, 명세서 기재사항으로 claim 이 한정해석 되는지 여부는 해당 기재사항이 essential element (feature) 인가 하는 점이다. 다음과 같은 판례를 참조할 수 있다.

1. 한정 해석하지 않은 경우: Inventor did not consider the precise location of the lockout to be an element of the invention. Ethicon Endo- surgery v. US Surgical, Fed. Cir. (1996)
2. 한정 해석한 경우: Inventor considered the location of the control on the console to be an essential element of the claim. Gentry Gallery v. Berkline, Fed. Cir. (1998)

본 사건은 명세서 기재사항에 의하여 claim scope 가 한정 해석된 사례이다. 항소심 재판부는 (1) 명세서 기재사항에서 claimed invention 의 목적을 달성하기 위한 최소 압력을 명확히 기재한 점; (2) 종래 제품의 압력 (40 mmHg) 은 claimed invention 의 목적을 달성하기에 너무 높은 압력이라고 비판한 점을 지적하면서, claim limitaiton "low pressure" 의 범위를 명세서 기재사항으로 한정하여 해석하였다.

이하, 본 사건의 주요 판결 내용을 해석하여 보았다.

Level Sleep 은 US 7,036,172 의 특허권자인데, Sleep Number 에 대하여 특허침해 금지 소송을 제기하였다. ’172 특허는 수면의 질을 높이는 개선된 매트리스에 관한 것이다. 명세서에는 수면의 질이 수면시간 동안 몸의 이동 (뒤척임) 이 적을수록 좋아진다고 기재하고 있고, 침대의 불편함에서 유발되는 몸의 이동은 주로 (1) 몸의 일부분에서 압력의 증가; (2) 좋지않은 몸의 정렬에 기인한다고 하였다. 이중 (1)번만 claim 과 연관이 있다.

명세서는 (1)번과 관련하여, 특히 몸의 돌출부 (어깨, 엉덩이) 가 매트리스에 대항하여 크게 압축됨으로써 압력이 증가하여 해당 부분의 혈행을 방해 (discontinuance of capillary blood flow) 하므로 불편함을 느끼게 된다고 한다. 명세서는 이러한 압력을 특별히 ischemic pressure 로 기재하였다. 특허는 이러한 압력을 줄이는 방법으로 매트리스에 의하여 몸을 지지함으로써, 몸과 맞닿는 부분이 저압이 되는 것으로 기재하고 있는데, 그러한 압력 (low pressure) 을 다음과 같이 기재하고 있다:

“The terminology low body pressure means a pressure which is below a pressure threshold (typically the ischemic threshold) for comfortable sleep and of a level which materially reduces causes of bed-induced shifting.”

 

Claim 1은 다음과 같다:

1. A mattress, extending in a lateral direction from side to side and extending in a longitudinal direction from a mattress head to a mattress foot, for supporting a reclining body, said mattress including a head part, a shoulder part, a waist part, a hip part and a leg part, said reclining body having a displacement profile, said mattress comprising,

a core extending in said longitudinal direction and in said lateral direction, said core for undergoing differing vertical displacements when supporting the reclining body,

said core having displacement parameters varying to match the displacement profile of the reclining body whereby the reclining body is supported by low body pressure,

said core having a plurality of regions where the vertical displacement in one or more of the regions varies to match the displacement profile of the reclining body to maintain the reclining body in alignment,

said core including one or more foam members having structural modification where the one or more foam members at different longitudinal positions exhibit different displacement parameters including different ILDs to support the reclining body with low body pressure and exhibits different vertical displacements to maintain the reclining body in alignment.

원고는 claim 11, 12 에 근거하여 doctrine of claim differentiation 에 의한 “low body pressure” 의 청구항 해석에 대한 자신들의 주장을 전개하였다. Claim 11, 12 는 다음과 같다:

11. The mattress as in claim 3 wherein said low body pressure is below a low pressure threshold.

12. The mattress as in claim 11 wherein said threshold is below an ischemic pressure threshold.

Level Sleep 은 1심 재판부에 전문가 의견 (expert report by Dr. Elizabeth Friis) 을 제출하였는데, 그는 소 제기 제품 (매트리스) 과 claim limitation 을 비교하였다. 전문가 의견에는 (1) 평균 표면 압력, (2) 30 mmHg 이상으로 읽히는 압력의 비율, (3) 종래의 매트리스와 비교한 경우의 소 제기 제품의 최고 표면 압력 측정결과가 수록되어 있다. 전문가 의견에 따르면, 종래의 매트리스에 비교하여, 소 제기 제품은 더 낮은 압력 수치를 나타냈다. 그 결과, 1심 재판부가 Markman hearing 단계에서 low body pressure 의 의미로 해석한 “pressure of a level which materially reduces causes of bed-induced shifting” 에 부합한다는 결론을 내렸다. 그런데, 해당 전문가 의견은 동시에, 소 제기 제품의 최고 표면 압력이 40mmHg 이상 인 것도 입증하였다.

1심 재판부는 summary judgment of noninfringement 결정을 내렸는데, 최초 Markman hearing 단계에서의 “low pressure” 의 의미를 변경하여 압력의 상한 값이 존재해야 하고, 소 제기 제품의 40 mmHg 는 해당 상한 값의 범위 밖이라고 설명하였다. 그 이유는, 특허 명세서 기재사항에서 40 mmHg 는 종래의 매트리스가 갖는 압력으로써 claimed invention 의 목적 (즉, bed-induced shifting 의 감소 효과) 을 달성할 수 없다고 비판하였기 때문이라고 설명하였다. 그리고, 전문가 의견에서 제시된 소 제기 제품의 최고 표면 압력은 40 mmHg 이상이기 때문에, 특허침해가 성립하지 않는 다는 결론에 도달한 것이다.  

2심 재판부는 1심 재판부의 claim construction 에 대하여, de novo 기준으로 판단한다. (왜냐하면, 본 사건에서 1심 재판부의 claim construction 은 intrinsic evidence 만을 고려했기 때문이다.) 

2심 재판부의 주요 판단사항은 1심 재판부의 변경된 claim construction 즉, claim 1 의 “low pressure” 가 40 mmHg 이하의 압력을 가지느냐는 것이다. 재판부는 claim limitation 그 자체 즉, “whereby the reclining body is supported by low body pressure” 만으로는 low pressure 를 특정하기가 충분하지 않으므로, 다음의 관련 명세서 기재사항을 참작하였다.

The terminology low body pressure means a pressure which is below a pressure threshold (typically the ischemic threshold) for comfortable sleep and of a level which materially reduces causes of bed-induced shifting. … Low pressure threshold is below the ischemic pressure of 30 mmHg.

재판부는 특허출원인이 lexicographer 로서 어떠한 claim limitation 에 자신만의 정의를 내렸다면, 일반적인 의미에 우선한다는 점을 상기하였다. 또한, 명세서에서 40 mmHg 의 압력은 bed-induced shifting 을 감소시키기 위한 것으로는 불충분하다고 하였다는 점도 지적하였다. 

Disavowal requires that the specification make clear that the invention does not include a particular feature, … or is clearly limited to a particular form of the invention. Hill-Rom Servs., Inc. v. Stryker Corp., 755 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2014)

Level Sleep 은 claim 11, 12에 기대어 claim differentiation 을 주장하였으나, 재판부는 이를 수용하지 않았다. 

*** Claim differentiation 이란, 하나의 특허에서 서로 다른 claim 들은 서로 다른 claim scope 을 갖는다는 원칙이다.

한가지 중요한 점은 claim differentiation 원칙에 의하여 명세서 기재사항을 참작하여 claim scope 를 확장하지는 못하므로, claim 11, 12 에 대하여, 명세서에 명시적으로 기재된 사항 내지 disclaimer 를 삭제하지는 못한다. 

*** 즉, claim differentiation 원칙에 따르더라도, 명세서에 명시적으로 기재된 사항을 넘어서는 청구항 해석은 불가능하므로, claim 11 및 claim 12 의 low pressure 도 소 제기 제품이 특허침해를 구성할 수 있는 40 mmHg 를 넘어설 수는 없다는 해석이다.

Level Sleep 은 low pressure 가 최소 압력을 갖는다면, 이 경우 명세서 중 도면 (Fig. 10) 에 기재된 사항을 근거로, 어깨부분에서는 80 mmHg, 허리부분에서는 40 mmHg, 엉덩이 부분에서는 80 mmHg 인 것으로 해석해야 하고, 그러므로 40 mm Hg 및 80 mmHg 는 ischemic threshold (30 mmHg) 를 초과하므로, 소 제기제품이 특허침해에 해당한다고 주장하였다. 그러나 재판부는 다시 한번 명세서 기재사항을 근거로, 이러한 주장을 배척하였다:

There, it explains that the surface pressures at these alignment lines are typically low and below a low pressure threshold,” where that “low pressure threshold is below the ischemic pressure of about 30 mmHg. (즉, 재판부는 도면에 기재한 사항과는 달리 명세서 기재사항에 명백하게 ischemic threshold 를 30 mmHg 로 기재하였기 때문에, 해당 기재사항이 우선하는 것으로 판단하였다.)

Reasonable certainty: Indefiniteness standard of PTAB (Jan. 2021)

 

USPTO 는 2021.1.6일자 memorandum 을 통하여, PTAB 의 post-grant trial proceeding (e.g., inter partes review) 에 있어서의 claim indefiniteness 판단 기준을 연방 지방법원 (1심) 의 특허침해소송 시의 기준과 동일한 Nautilus v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898 (2014) 기준 – 즉, claim 을 명세서 기재사항과 출원경과 사항을 참작하여 해석하였을 때 reasonable certainty 로 당업자에게 발명의 범위를 이해시키지 못함 – 을 적용하기로 하였다.

“… a claim is indefinite if, read in light of the specification and the prosecution history, it fails to inform those skilled in the art about the scope of invention with reasonable certainty.”

PTAB 은 그동안 In re Packard, 751 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2014) (per curiam) 에서 CAFC 가 인정한 판단기준 – 즉, claim term 에 의미가 불명확한 용어나 구가 포함 – 을 적용해 왔다.

“… a claim is indefinite when it contains words or phrases whose meaning is unclear.”

관련하여, USPTO 는 2018년, post-grant trial proceeding 시의 claim construction 기준을 개정한 바 있다. 즉, broadest reasonable interpretation standard 에서, Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc) 에 따른 Phillips standard 로의 개정이다. 이후, PTAB 은 Phillips standard 로 claim construction 을 하면서도, claim indefiniteness 에 대하여는 Nautilus standard 또는 Packard standard 를 혼용하여 왔다.

2021.1.6일자 memorandum 에서, USPTO 는 Nautilus standard 적용으로, 판결의 일관성 (uniformity) 과 예측가능성 (predictability) 을 제고할 것이라 하였다.

Reasonable certainty (Interval Licensing v. AOL)

Interval Licensing LLC v. AOL, Inc., 766 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2014)

본 사건은 Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898 (2014) 사건에서 Supreme Court 가 35 U.S.C. §112(b) claim definiteness requirement (명확성 요건) 판단 기준을 “insolubly ambiguous” (또는 “amenable to construction”) 에서 “reasonable certainty (합리적 확실)” 로 상향한 후, CAFC 가 상향된 기준을 적용하여 claim term 의 명확성을 판단한 사례이다.

1심 재판부는 Interval Licensing 의 2건의 특허 6,034,652 와 6,788,314 에 대하여, “obtrusive manner” 가 reasonable certainty 기준으로 indefinite 하므로 §112(b) 요건을 만족시키지 못해 무효라고 판결하였다. 이에, Interval Licensing 은 항소하였고, CAFC 는 다음과 같이 판결하였다..

‘652와 ‘314 특허는 “attention manager for occupying the peripheral attention of a person in the vicinity of a display device” 에 관한 것으로, content provider 로부터 데이터를 획득하고, 이를 바탕으로 content data 의 display 스케줄 작성 및 image 생성 후, 특정 디바이스에 생성된 image 를 보여준다. 명세서 기재사항에 따르면 image 는 any sensory stimulus 로써 content data 로부터 생성되는 visual imagery, audio imagery 등을 포괄한다. 

Claim 에는 이미지화 된 content data 가 “unobtrusive manner that does not distract a user of the display device” 라는 한정사항이 있는데, 문제는 unobtrusive manner 가 명세서 기재사항 (embodiment) 에 의하여, 2가지로 해석될 수 있다는 점이다. 첫번째, 실시예는 screen saver 에 대한 것으로, user 가 device 를 사용하지 않는 특정 시점 이후, 원격으로 image 를 소환하여 display 하는 것이고, 두번째 실시예는 wallpaper 에 대한 것으로, computer display screen 의 배경화면으로 생성된 패턴으로써, user 가 device 를 사용하고 있는 중에 content data 로부터 생성된 image 를 user 가 사용중인 공간을 피하여 (unused spatial capacity) display 하는 것이다.

항소심 재판부는 35 U. S.C. §112 (b) 에 따라, “patent must conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as the invention.” 이며, 명세서 기재사항 및 심사경과 정보를 참작하여, reasonable certainty 기준으로 PHOSITA 에게 발명의 범위 (scope) 를 고지하지 못한다면, 해당 요건 위반이라고 하였다. 재판부는 Nautilus 사건의 Supreme Court 판결을 인용하여, definiteness standard 는 언어에 내재하는 약간의 불확실성을 허용하더라도, claimed invention 이 무엇인지 명확하게 고지 (clear notice of what is claimed) 함으로써, 제3자로 하여금 무엇이 여전히 자신에게 허락되는지 판단할 수 있어야 한다고 하였다.

The definiteness standard “must allow for a modicum of uncertainty” to provide incentives for innovation, but must also require “clear notice of what is claimed, thereby appris[ing] the public of what is still open to them.”

따라서, definite requirement 의 만족을 위해서, absolute certainty 내지 mathematical certainty (수치로 invention 을 한정하는 것) 까지는 필요하지 않더라도, 단순히 court 가 claim 에 어떠한 의미 (some meaning) 를 부여할 수 있는 것만으로는 부족하고, PHOSITA 입장에서 claimed invention 의 objective boundary (객관적 경계) 를 인지할 수 있어야 한다고 판결하였다.

이러한 기준으로, unobtrusive manner 는 (1) 명세서 기재사항에 따르면, temporal dimensions 내지 spatial dimensions 와 결합하여 해석 가능하고, (2) 심사경과에 따르면, wallpaper 내지 screen saver 와 결합하여 해석 가능하므로 PHOSITA 입장에서 “unobtrusive manner and non-distracting” 을 또 다른 의미로 해석 가능할 여지가 있어, §112 (b) definiteness 요건 위반이라고 판결하였다.

특허출원을 하면서, 다양한 실시예를 기재함으로써 특허권리범위를 확장하는 시도를 빈번히 하게되는데, 이때 각각의 실시예를 claim limitation 으로 하는 claim 을 작성함으로써 (종속항의 충분한 부가), §112 (b) definiteness requirement 위반에 주의할 필요가 있다.

Transistional phrases (MPEP 2111.3)

• Transitional phrase (전이부) 로써 어떠한 것 – comprising, consisting essentially of, consisting of – 을 쓰느냐에 따라, 언급되지 않은 (unrecited) claim limitation 의 포함 내지 제외가 달라짐; transitional phrase 에 의하여 어떠한 element 가 포함 내지 제외되는지는 각각의 사실관계에 기초하여 case-by-case 로 판단할 사항임 (즉, 특정 transitional phrase 를 쓴 그 자체만으로 어떠한 element 가 포함/제외 됨을 절대적으로 결정하지는 않음)
• Comprising 은 including, containing or characterized by 와 같은 뜻이며, unrecited elements (steps) 를 제외하지 않는 open-ended transitional phrase 임. Mars Inc. v. H.J. Heinz Co. (Fed. Cir. 2004)
• Consisting of 는 unrecited elements (steps) 를 제외함
• "Consists of” 가 청구항의 preamble 직후가 아닌 body 어딘가에 존재한다면, 이것은 unrecited elements (steps) 를 제외한다는 강한 추정 (presumption) 이 성립됨; 다만, unrecited elements 를 제외한다는 추정이 청구항 전체에 대하여 효력이 미치는 것이 아니라, 해당 phrase 에만 적용되는 것으로 해석
• Markush group 형식 (group 으로 된 여러 항목 들 중 어느 하나를 선택 가능하게 기재하는 방법) 의 청구항 기재방법에서 선택가능한 여러 항목 들은 consisting of 로 closed group 으로 기재되어야 함 (즉, Markush group 형식으로 기재하면서, consisting of 자리에 comprising (including) 을 쓰면 안됨). Abbott Labs. v. Baxter Pharmaceutical Products Inc. (Fed. Cir. 2003)
• “Consisting essentially of” 는 claimed invention 에 실질적으로 영향을 미치지 않는 elements 를 제외하는 것으로 해석; 즉, consisting of 는 closed end 인데, essentially 가 추가되었으므로, (claimed invention 에 대하여) essential 한 것만으로 제한한 것이므로, non-essential 한 elements 가 있다면 그것은 포함될 수 있다는 의미). In re Herz (CCPA 1976)

• “Consisting essentially of” 관련하여, HZNP Medicines LLC v. Horizon Pharma USA, Inc., Fed. Cir. (2019) 사건에서 재판부는 consisting essentially of 가 하기의 2가지 문제를 야기한다고 판시함. 즉, 
1. “basic and novel characteristics of invention” 이 무엇인가?, 그리고
2. 어떠한 unrecited elements 가 claimed invention 에 대하여 “materially affect” 로 작용하는가?

*** US8,252,838 (Diclofenac topical formulation) 의 claim 49는 다음과 같음

49.  A topical formulation consisting essentially of:

    1–2% w/w diclofenac sodium;

    40–50% w/w DMSO;

    23–29% w/w ethanol;

    10–12% w/w propylene glycol;

    hydroxypropyl cellulose; and

    water to make 100% w/w, wherein the topical formulation has a viscosity of 500–5000 centipoise.

• 재판부는 특히, 1번 이슈에 대하여 명세서에 기재된 basic and novel characteristics of invention 은: (a) better drying time; (b) higher viscosity; (c) increased transdermal flux; (d) greater pharmacokinetic absorption; and (e) favorable stability 의 5가지 인데, 명세서 기재사항에 의하면 (a) better drying time 에 대한 2가지 evaluations 가 서로 배치되므로, PHOSITA 기준으로 claimed invention 은 indefinite 하다고 판결하였음 (The Court limited its determination to the first, "better drying time" property, and found it to be indefinite because the specification set forth two methods for measuring this property gave inconsistent results.)

• 이는, 출원인이 claimed invention 을 "consisting essentially of” 를 사용하여 기재하였으므로, 후에 claim 그 자체에 의존하여 claimed invention 이 definite 하다고 주장할 수 없기 때문이라고 함
• 즉, 출원인은 “consisting essentially of” 를 transitional phrase 로써 선택하여 청구항을 기재한 경우, 명세서 기재사항에 충분히 “basic and novel characteristics of invention” 이 표현되도록 세심한 주의를 기울여야 함

Effect of preamble (MPEP 2111.02)

• Entire claim 의 맥락에서 읽었을 때, preamble 이 다음과 같은 경우, claim limitation 으로 해석 해야 함. Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., Fed. Cir. (1999)

1. Preamble 이 claim limitation 을 인용하거나 (즉, claim limitation 의 용어를 반복하여 기재하는 것), 
2. Preamble 이 claim 에 life, meaning, vitality 를 부여하는 경우,

• Claimed invention 의 구조 (structure) 에 대하여 한정하는 preamble 은 claim limitation 으로 취급해야 함
• Preamble 이 structural limitation 인지 아니면 단순한 purpose or use of the invention 인지 결정하는 것은, 오직 모든 기록 (명세서 기재사항, prosecution history) 을 종합적으로 검토하여, 발명자가 실제로 발명한 claimed invention 이 무엇인지를 이해함으로써 판단할 수 있음. Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc., Fed. Cir. (1966)
• Body of the claim 이 온전하고 내재적인 (intrinsic) 방법으로 claimed invention 의 모든 limitation 을 제시하고, preamble 은 단순히 발명의 목적 내지 용도 만을 기술하는 경우, 해당 preamble 은 claim limitation 으로 해석하지 않음. Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., Fed. Cir. (1999)
• Preamble 이 claimed invention 에 대한 purpose or intended use 로 기재된 경우에도, claim limitation 으로 해석되는 경우가 있는데 즉, prosecution history 중 해당 preamble 에 의하여, prior art 와의 차별성을 주장하는 용도로 쓰인 경우는 이를 claim limitation 으로 해석함. Metabolite Labs., Inc. v. Corp. of Am. Holdings, Fed. Cir. (2004)