Prima facie obviousness 는 그 용어에 대한 이해가 쉽지 않다. 사전을 찾아보더라도
prima facie: 우선 볼 때의, 처음에 진실로 여겨지는
등으로 해석되는데, 그 뜻을 한글로 적어 놓아도 그 의미는 쉽게 파악되지 않는다. 요는 심사관이 51% 의 증거 우위로 claimed invention 이 prior art 와 대비하여 자명하다고 입증하는 것을 의미한다. 즉, 선행문헌에 기재된 사실을 바탕으로 보았을 때, 발명이 자명할 가능성이 자명하지 않을 가능성에 비하여 약간만 높더라도 prima facie obviousness 가 성립된다는 의미이다.
다음은 MPEP 2142 의 prima facie obviousness 에 대한 설명인데, 다음과 같이 시작한다:
During patent examination and reexamination, the concept of prima facie obviousness establishes the framework for the obviousness determination and the burdens the parties face. ACCO Brands Corp. v. Fellowes, Inc., Fed. Cir. (2016)
즉, 특허 심사 (재심사) 중 prima facie obviousness 개념은 자명성 판단과 양 당사자 (심사관과 출원인) 간의 입증 책임 (burden) 에 대한 체계이다. 심사관이 prima facie case (of obviousness) 를 제시하면, 책임은 출원인에게로 이전되는데, 이는 출원인이 증거 등을 바탕으로 심사관의 증거에 의한 prima facie obviousness 를 반박하는 책임이다. 이후, 심사관은 (1) prima facie obviousness 를 성립시키는데 사용한 증거와 (2) 출원인의 반박 증거를 비교하여 자명성에 대한 최종 결정을 내린다.
Prima facie obviousness 의 법률적 개념은 각 단계에서 당사자 중 어느 쪽에 증거의 생성 (production of evidence) 의 책임이 있는지를 규정하는 것이다. 심사관은 최초 prima facie obviousness 성립을 위한 사실적 지지 (factual supporting) 를 생성할 책임이 있다. 심사관이 이러한 책임을 입증하지 못한다면, 출원인은 자신의 발명에 대하여 비자명함을 입증할 책임이 없다.
35 U.S.C. §103에 근거한 적절한 판단을 위하여, 심사관은 가상의 “person of ordinary skill in the art (PHOSITA)”의 발명을 완성하기 직전의 입장과 시점으로 돌아가야 한다. 그러한 입장과 시점에서, 심사관은 claimed invention 을 전체적으로 ("as a whole") 보았을 때, 모든 증거에 비추어 가상의 person of ordinary skill in the art 에게 자명한지를 판단한다. 심사관은 발명자에 의하여 제공된 정보 즉, 특허출원 명세서에서 획득한 지식을 따로 떼어 놓은 채, 그러나 차이점을 판단하기 위한 마음으로, 발명을 전체적으로 보았을 때의 대상 (subject matter) 에 대하여 search and evaluation 을 수행한다. 심사 프로세스의 본질상 출원인의 개시 (disclosure) 에 기대어 판단하는 사후적 고찰 (hindsight) 의 경향은 피하기 어려운 것이 사실이다. 그러나 (심사관은) 허용되지 않는 사후적 고찰을 최대한 피하면서, 선행문헌으로부터 모은 사실에 기초한 법률적 판단에 이르러야 한다.
