Yanbin Yu v Apple Inc., Appeal No. 2020-1760 (Fed. Cir., June 11, 2021)
CAFC 는 US 6,611,289 “Digital camera using multiple sensors with multiple lenses”의 claim 1에 대하여 abstract idea 이므로, §101 (patentable subject matter) 위반으로 특허 무효라고 판결하였다.
1심법원 (N.D. Cal.) 은 ‘289 특허의 claim 1에 기재된 발명 즉, 복수의 사진을 이용하여 화질을 개선하는 방법은 사진가들에 의하여 오랫동안 사용되어온 방법에 불과하고, claim 1은 inventive step (Alice/Mayo 의 Step 2) 도 결여되어 있어, 청구된 발명의 구성요소가 “well-known, routine, and conventional” 하지 않음을 입증하는데 실패하였으므로, abstract idea (추상적 관념) 에 불과하다고 판결하였다. 특허권자 Yu 는 항소하였고, CAFC 는 §101 에 근거한 patent eligibility 문제를 Mayo/Alice framework 로 검토하였는데, 이는 question of law 이므로 1심 판결에 대한 2심 판결 기준은 de novo 이다.
Alice/Mayo framework 는 claim 이 특허 받을 수 없는 law of nature, natural phenomenon 또는 abstract idea 에 해당하는지 판단 (Step 1) 하고, 만약 그렇다면 claim 의 본질을 patent-eligible application 으로 전환하는 inventive concept 을 포함하는지 판단 (Step 2) 한다.
‘289 특허의 claim 1은 다음과 같다:
1. An improved digital camera comprising:
a first and a second image sensor closely positioned with respect to a common plane, said second image sensor sensitive to a full region of visible color spectrum;
two lenses, each being mounted in front of one of said two image sensors;
said first image sensor producing a first image and said second image sensor producing a second image;
an analog-to-digital converting circuitry coupled to said first and said second image sensor and digitizing said first and said second intensity images to produce correspondingly a first digital image and a second digital image;
an image memory, coupled to said analog-to-digital converting circuitry, for storing said first digital image and said second digital image; and
a digital image processor, coupled to said image memory and receiving said first digital image and said second digital image, producing a resultant digital image from said first digital image enhanced with said second digital image.
재판부는 ‘289 특허의 claim 1이 우선 abstract idea 에 해당하는지 검토하였는데, 이는 claim 1이 prior art 에 비하여 진보한 것인지 검토하였다.
*** We have approached the Step 1 to inquire by asking what the patent asserts to be the focus of the claimed advance over the prior art. In conducting that inquiry, we must focus on the language of the [a]sserted [c]laims themselves, considered in light of the specification.” TecSec, Inc. v. Adobe Inc., 978 F.3d 1278, 1292 (Fed. Cir. 2020)
그 결과, claim 1은 abstract idea 의 결과/효과에 불과하고, 당해 분야의 기술을 개량하는 특정의 수단 내지 방법이 아니라 포괄적 프로세스 및 기계장치를 언급한 것에 불과한 것으로 판단하였다. 왜냐하면, 제2 디지털 이미지에 의하여 제1 디지털 이미지의 화질을 개선하는 것인데, 이는 사진분야에서 오랫동안 사용된 방법에 불과하기 때문이다.
Yu 는 이에 대하여, 명세서 기재사항 중 claimed invention 이 prior art 와 차별화되는 점은 4개의 lens 와 그로부터 각각 얻어지는 4개의 이미지를 이용하여 화질을 개선하는 것이고, 특히 그 중 4번째 센서는 흑백 센서 임에 특징이 있는 것으로 주장하였는데, 재판부는 Yu 의 주장은 claim 1의 claim limitation 은 아니므로, 이를 배척하였다.
Yu 는 또한 hardware configuration 을 claimed invention 의 특징이며, claim 1에 기재된 화질 개선을 달성하기 위해서는 hardware 의 결합이 필수적으로 필요한 바 (vital), 이것이 prior art 와 구별되는 발명의 특징이라고 하였다.
이에 대하여, 재판부는 Alice 사건을 인용하면서, 종래의 컴퓨터 장치의 사용 만으로는 abstract idea 를 특허받을 수 있는 대상으로 전환하는 것은 아니라고 하였다.
*** The claimed configuration does not add sufficient substance to the underlying abstract idea of enhancement—the generic hardware limitations of claim 1 merely serve as “a conduit for the abstract idea.” In re TLI Commc’ns, 823 F.3d at 612.
본 사건의 판결에 대한 다양한 평석이 이어지고 있다.
CAFC 의 다수의견은 claim 을 어떻게 기재한 것보다는 claimed invention 의 본질이 더 중요한 것이라는 입장이다. 그러나, 이러한 – ineligible subject matter 에 불과한 것을 statutory category 의 하나로 기재한다 하여 eligible subject matter 로 되는 것은 아니라는 점 – 판결은 많은 비판을 받고 있다. 이 대목에서 Judge Newman 의 dissent 의견을 고려해 보아야 할 듯 하다.
Judge Newman 은 dissent 의견을 냈는데, '289 특허의 claim 1은 서로 다른 2개의 이미지 센서 전면부에 2개의 렌즈를 장착한 digital camera 로써, ADC circuitry, memory 및 digital processor 를 구비한 것으로 abstract idea 가 아니라고 하였다. 그러면서, 발명의 목적 내지 장점의 기재가 digital camera 를 abstract idea 로 전환하지는 않는다고 하였다. Judge Newman 은 §101 의 존재 이유가 patentable subject matter 의 포괄적인 종류를 copyright 과 구별하여 규정한 것이라 하였다. 이러한 논의는 Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981) 사건에서 이미 확인된 사안이라고 하였다. 즉, known component 로 된 장치에 대한 문제는 §101 에 근거한 abstract idea 여부가 아니라, §102 에 근거한 novelty 의 문제라는 것이다. 그러면서, Judge Newman 은 본 판결의 다수의견은 §101 에 대한 조문 그 자체의 의미, 선판례 및 공중의 이익 (stable and effective patent incentive) 에 반하는 것으로 우려된다고 하였다.
특허 담당자 내지 특허변호사 입장에서 한 가지 확실한 점은 권리범위를 확장하기 위하여 claim drafting 을 할 때 너무나 일반화시켜 기재하지는 않아야 한다는 점이다. 명세서에 기재된 발명을 하나의 청구항으로 포괄하여 기재하기 보다는 필요한 만큼의 복수의 청구항으로 각각 기재하는 것이 필요하다. 본 사건에서도, Yu 는 claim 1 (이하 종속항 포함) 을 기재함에 있어서, 명세서 기재사항에 따른 확실한 특징 즉, 4개의 렌즈와 이미지 센서, 특히 그 중 4번째는 흑백 이미지 센서인 특징을 모두 생략하고 2개의 렌즈와 이미지 센서 만으로 일반화 하여 기재하였기 때문에, abstract idea 로 판단 받았다. (Apple 제품이 특허 침해하는 부분이 그러하였을 것이다.)
