Claim interpretation under BRI standard (Immunex Corp. v. Sanofi-Aventis U.S.)

 Immunex Corp. v. Sanofi-Aventis U.S. LLC, 2019-1749 (Fed. Cir. Oct. 13, 2020)

USPTO (PTAB) 는 2018.11.3, Inter partes review 중 claim construction 기준을 기존 BRI standard 에서 Phillips standard (Phillips v. AWH Corp., Fed. Cir. (2005)) 로 개정하였다. 개정된 37 C.F.R. §42.100 (b) 는 다음과 같다:

In an inter partes review proceeding, a claim of a patent, or a claim proposed in a motion to amend under §42.121, shall be construed using the same claim construction standard that would be used to construe the claim in a civil action under 35 U.S.C. §282(b), …

 BRI (Broadest Reasonable Interpretation) standard 는 claim term 을 명세서 기재사항과 배치되지 않는 (inconsistent) 한 plain meaning 으로 해석한다. Plain meaning 이란, 발명 시점에 있어서 ordinary and customary meaning to PHOSITA 이다. BRI standard 에 있어서, 명세서 기재사항이 claim 해석에 최우선 (best source) 한다. Extrinsic evidence (e.g., dictionary, expert testimony) 는 2차적으로 참작할 수 있을 뿐이고, extrinsic evidence 에 기대어 claim term 을 확대 해석 하더라도, BRI 까지 만으로 해석 가능할 뿐, broadest interpretation 까지 할 수는 없다. (게다가, 앞서 언급한 바와 같이 그러한 확장이 명세서 기재사항에 배치되면 안된다.)

Phillips standard 에 의하면, claim term 은 (1) claim 그 자체, (2) 명세서, (3) prosecution history 를 참작하여, ordinary and customary meaning to PHOSITA 로 해석한다. Claim term 해석 시, (4) extrinsic evidence 의 참작도 가능하다. (순서대로, 1, 2, 3, 4 적용을 확대하면서 해석한다.) Phillips standard 로 claim term 해석 시, 명세서 기재사항은 고도로 연관 (highly relevant) 되어 있으며, 통상 명세서 기재사항에 의하여 claim term 이 결정 (dispositive) 된다.

Immunex Corp. v. Sanofi-Aventis U.S. 사건에서, 재판부는 US8,679,487 (Anti-interleukin-4 receptor antibodies) 에 대하여, PTAB 의 BRI standard 에 의한 claim construction 을 심리하였다. (재판부는 본 IPR 이 2018.11.13 이전에 제기 되었으므로, Phillips standard 가 아닌 BRI standard 를 적용한다고 결정하였다.)

"human"이 오로지 fully human 인지, 아니면 partially human 도 포함하는지가 문제되었다. (왜냐하면, prior art 에 partially human antibody 가 개시되어 있었음)

’487 특허의 claim 1은 다음과 같다:

1. An isolated human antibody that competes with a reference antibody for binding to human IL-4 interleukin-4 (IL-4) receptor, wherein the light chain of said reference antibody comprises the amino acid sequence of SEQ ID NO:10 and the heavy chain of said reference antibody comprises the amino acid sequence of SEQ ID NO:12.

*** Antibody 는 Y 자 형상의 4개의 chain 으로 구성되는데, 각각의 chain 은 variable region 과 constant region 으로 세분화되고, variable region 은 Y 자 형상의 끝부분에 complementarity-determining regions (CDRs) 를 포함한다. 여기서, (1) chimeric antibody 는 variable region 전체가 non-human 이고, (2) humanized antibody 는 CDRs 만 non-human 이며, (3) fully human antibody 는 CDRs 까지도 human 인 것에 차이점이 있다.

CAFC 재판부는 다음과 같이 BRI standard 기준으로 human antibody 를 해석하였다:

1. Claim (itself)
• Claim limitation 어디에도 human 이 entirely human 이라는 한정이 없고,
• Dependent claim 을 참조하더라도, human 을 추가로 한정할 만한 것은 찾을 수 없어, 그 결과가 달라지지 않음
2. Specification
• Specification is the single best guide to the meaning of the disputed claim.
• Specification contrasts partially human with fully or completely human. (즉, human 그 자체에 partially 내지 fully 의 의미는 포함되지 않는 것으로 해석됨)
3. Prosecution history
• Immunex (특허권자) 는 하나의 claim set 내에서 fully human 과 human 을 혼용 (즉, human 단독으로는 fully 의 의미를 포함하지 않는 것으로 해석됨)
• Human (claim limitation) 을 추가하여 보정한 것은 nonhuman murine antibodies (prior art) 에 의한 anticipation 극복을 위한 것이었음 (즉, human 그 자체로는 partially 내지 fully 의 의미를 포함하지 않는 것으로 해석됨)
4. Extrinsic evidence
• Immunex 는 2인의 전문가 진술을 증거로 제시했으나, (fully human antibody 로 해석되는 증거)
• Extrinsic evidence 는 intrinsic record 에 의한 claim limitation 해석이 모호한 (equivocal) 경우에만 보조적으로 사용되는데,
• 본 사건에서 intrinsic record 만으로 human 의 의미가 명확하므로 (unequivocal) extrinsic evidence 를 채용하지 않음

즉, human antibody 는 BRI standard 로 해석 시, partially human 을 포함하는 것으로 해석되므로, humanized antibody (prior art) 에 의하여 obvious 하므로, 특허 무효 판결하였다..

본 CAFC 판결에 앞서, 연방지방법원 판결에서는 human antibody 를 Phillips standard 로 해석한 결과, "fully human antibody"로 해석하였고, 특허는 nonobvious 하다고 판결한 바 있다. Immunex Corp. v. Sanofi, No. CV 17-02613 SJO, 2018 WL 625460 (C.D. Cal. Aug. 24, 2018)

CAFC 재판부는 PTAB 이 해당 연방지방법원의 선판결에 구속되지 않는데, 그 이유는: 

1. Board 는 통상 법원의 청구항 해석에 대한 선판결 (previous judicial construction of a claim term) 에 구속되지 않으며 (Mayne Pharma Int'l v. Merck Sharp & Dohme Corp., Fed. Cir. (2019));
2. 연방지방법원은 Phillips standard 로 claim term 을 해석하기 때문에, 이는 PTAB (2018.11.13 이전의 37 C.F.R. §41.100 (b)) 이 적용해야 하는 BRI standard 에 비하여 좁은 해석이기 때문이며; 게다가
3.  PTO (PTAB) 가 해야 하는 것은 (법원의 선판례를 따르기 보다는) 어떻게 결론에 도달했는지 그 사유를 온전하고 특정되게 (fully and particularly) 적시하는 것이라고 하였다. (Power Integrations, Inc. v. Lee, Fed. Cir. (2015))

Claim interpretation - Broadest Reasonable Interpretation (BRI) (MPEP 2111)

• 2111 은 특허 출원 심사 중 claim interpretation 기준에 대하여 설명; Phillips v. AWH Corp. (Fed. Cir. 2005) 판결에서, CAFC 는 PTO 가 특허 심사 중 broadest reasonable interpretation (BRI) 기준으로 claim interpretation 하는 것은 문제가 없다고 확인
• 즉, PTO 는 claim limitation 을 해석함에 있어서, claim language 그 자체만으로 해석하는 것이 아니라, 명세서 기재사항을 참작하여 PHOSITA 입장에서 broadest reasonable interpretation 을 함; 특허 등록 후, claim limitation 은 customary and plain meaning 으로 해석 (Phillips v. AWH Corp.)
• 37 CFR 1.75(d)(1) 에 의하면, claim limitation 은 명세서 기재사항에 의하여 명확하게 뒷받침 (clear support or antecedent basis) 되어야 하는 것으로 규정; 판례에 의하면, claim limitation 을 그대로 명세서에 기재하는 것 (ipsis verbis) 으로는 “clear support” 되었다고 보지 않음
• 등록된 claim 즉, validity, infringement (court) 절차 중에는 BRI 가 아닌 plain meaning 으로 해석; 이것은, 특허 심사 중 심사관이 claimed invention 에 대한 출원인의 명확한 의도를 기록으로 남김으로써, 등록으로 확정된 claim 은 그러한 기록에 근거하여 해석 가능하기 때문임 (Patented claims are not given the broadest reasonable interpretation during court proceedings involving infringement and validity; and can be interpreted based on a fully developed prosecution record. In contrast, an examiner must construe claim terms in the broadest reasonable manner during prosecution as is reasonably allowed in an effort to establish a clear record of what applicant intends to claim. In re Morris (Fed. Cir. 1997))
• 또한, 출원인은 심사 중 claim amendment 가 가능하므로, claim limitation 에 대한 BRI 기준으로의 해석은 등록 후, 심사과정에서 받아들여진 것 보다 더 넓은 의미로 해석될 가능성을 제거함 (Because applicant has the opportunity to amend the claims during prosecution, giving a claim its broadest reasonable interpretation will reduce the possibility that the claim, once issued, will be interpreted more broadly than is justified. In re Yamamoto (Fed. Cir. 1984))
• 그러나, BRI 가 broadest possible interpretation 을 의미하지는 않음; 출원인이 특별한 의미를 부여하지 않은 이상, 오히려 ordinary and customary meaning 으로 해석한다는 의미이고, specification 과 drawing 의 기재사항과 일치되는 claim term 으로 해석함; 특히, PHOSITA 가 다다를 수 있는 의미와도 일치해야 함

*** In re Cortright 사건에서, PHOSITA 는 'restore hair growth' 의 해석을 두피에서 자라는 머리카락이 증가 (increase) 한다고 해석하지, 원상회복한다 (produce full head of hair) 로 해석하지는 않음; 해당 사건에서, 심사관이 대머리는 통상 원상회복되지 않는데, restore 를 원상회복으로 해석 한 다음, claimed invention 을 utility 결여를 원인으로 특허거절 하였으나, 재판부에서 그러한 해석이 BRI 해석기준에 맞지 않으므로, 심사관의 utility 결여 특허거절 사유는 부적절하다고 판결함

• 즉, 청구항 용어의 해석과 관련한 핵심 질의는 "PHOSITA 의 입장에서 합리적인 의미는 무언인가?" 가 됨