Wireless communications in its generic use is an abstract idea (Chamberlain v. Techtronic, Fed. Cir., 2019)

 Chamberlain Grp. v. Techtronic Indus. Co., 935 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2019)

본 사건은 US 7,224,275 (Movable barrier operators status condition transception apparatus and method) 에 대하여, CAFC 가 abstract idea 로 특허무효 판결한 사건이다. CAFC 는 ’275 특허의 claim 1이 Alice two-step analysis 에 의하여 판단한 결과, 종래의 wireless communications 를 사용하는 abstract idea 에 불과하므로, patent ineligible concept 에 해당한다고 판결하였다.

’275 특허는 movable barrier (e.g., garage door) 의 상태정보를 송/수신하는 장치 및 그 방법에 관한 것이다. ’275 특허에 의하면, movable barrier operator 는 movable barrier 의 상태정보를 다양한 주변장치 가령, 센서, 알람, 디스플레이, 등기구 (light) 와 교신한다. Claim 1은 다음과 같다:

1. A movable barrier operator comprising:

a controller having a plurality of potential operational status conditions defined, at least in part, by a plurality of operating states;

a movable barrier interface that is operably coupled to the controller;

a wireless status condition data transmitter that is operably coupled to the controller, wherein the wireless status condition data transmitter transmits a status condition signal that:

corresponds to a present operational status condition defined, at least in part, by at least two operating states from the plurality of operating states; and

comprises an identifier that is at least relatively unique to the movable barrier operator, such that the status condition signal substantially uniquely identifies the movable barrier operator.

 Techtronic Indus. (TTI) 는 ’275 특허가 특허받을 수 없는 발명에 해당한다고 주장하였는데, 1심 재판부는 그러한 주장에 반하여, ’275 특허는 특허받을 수 있는 발명이라고 판결하였다. 1심 재판부에 따르면, ’275 특허는 무선으로 상태정보를 송/수신하는 garage door opener 에 관한 것이므로, abstract idea 에 해당하지 않는다고 판단하였다. 특히, ’275 특허는 데이터를 특별한 방법에 의하여 송/수신하는 것으로써, 종래 기술에 대하여 특별한 개량에 해당한다고 판단 사유를 밝혔다.

Patent eligibility 는 법률심 (question of law) 의 문제로써, 이는 그 저변의 사실 문제 (question of fact) 를 포함할 수 있다. Interval Licensing LLC v. AOL, Inc., Fed. Cir. (2018) 따라서, patent eligibility 에 대한 2심 재판부의 검토 기준은 de novo 이다.

Supreme Court 는 abstract idea category 에 있어서 오랫동안 idea 그 자체는 특허받을 수 없다는 점을 명확히 하였다. Alice Corp. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208 (2014)

Alice step 1에 따라, 본 재판부는 claim 이 prior art 대비 어떠한 진보된 사항의 청구 (claimed advance) 가 있는지를 검토한다. Affinity Labs of Tex., LLC v. DIRECTV, LLC, Fed. Cir. (2016) 그러한 검토에 있어서, 명세서 기재사항은 claim 이 어떠한 발명에 관한 것인지 조명하는데 도움이 되는 것은 사실이지만, 반드시 기재되어 있는 그대로의 claim language 에 따라 발명을 정의하는 것이 필요하다. 

(원문은 다음과 같다: While the specification may help illuminate the true focus of a claim, when analyzing patent eligibility, reliance on the specification must always yield to the claim language in identifying that focus. 즉, 명세서 기재사항과 claim 중 claim 기재사항을 더 충실하게 따라 발명을 정의해야 한다는 의미이다.)

Claim 1은 “wirelessly communicating status information about a system”으로 발명을 정의하고 있다. 명세서도 그러한 결론을 뒷받침하는데, 종래의 movable barrier operator system 과 본 발명의 차이점은 status information 이 무선으로 통신하는 점이라고 기재하고 있다. 그리고 그 사유는 physical signal path 를 사용했을 경우의 단점 (e.g., additional cost, exposed wiring, increased installation time) 을 개선하기 위한 것이라고 기재하였다.

Wireless communicating status information about a system 은 abstract idea 에 지나지 않는다. (이에 관한 CAFC 의 복수의 판결이 존재한다.) 특히, DIRECT TV 판결에서, CAFC 는 regional broadcast content 를 out-of-region 수신자에게 wireless communication 을 통하여 제공하는 것은 abstract idea 에 불과하다고 판결한 바 있다. Affinity Labs of Tex., LLC v. DIRECTV, LLC, Fed. Cir. (2016) Affinity Labs 사건에서, CAFC 는 streaming content 를 handheld wireless electronic device 로 전송하는 media system 에 대하여 abstract idea 로 판결한 바 있다. Affinity Labs of Texas, LLC v. Amazon.com Inc., Fed. Cir. (2016) 상기의 사건 판결에서 보듯이, wireless 환경에서 정보를 송/수신하는 것에 대한 광의의 개념은 abstract idea 에 지나지 않는다.

만약, 어떠한 claim 이 통신시스템의 기술적 개량을 특별한 실시 (specific implementation) 만으로 한정한다면, 그것은 abstract idea 가 아니다. 본 사건에 있어서, 특별한 방법이나 수단을 확인할 수 없다. 오히려, 명세서 기재사항은 데이터를 wireless 환경에서 전송하는 것은 “well understood in the art”라고 하였다.

청구인 (CGI) 은 claim 이 physical nature 를 갖는 element (e.g., controller, interface, wireless data transmitter) 를 포함하므로, abstract idea 는 아니라고 주장하였으나, 이는 종래기술을 그대로 채용한 것에 불과 (“using off-the-shelf technology for its intended purpose”) 하므로, 그러한 physical nature 그 자체로써 abstract idea 에 해당하는 claim 을 그것으로부터 벗어나게 할 수는 없다.

‘Inventive concept’ step (Alice step 2) 에서, 우리는 어떠한 claim element 가 더해진 것이 있는지 좀 더 특정하여 검토한다. 단순히 conventional step 을 부가하는 것, high level of generality 로 특정하는 것 등은 inventive concept 을 제공하는데 부적절하다.

명세서 기재사항에 따르면, claim element 각각 – controller, the interface, the wireless data transmitter – 이 “well understood in the art”라고 하였다. 이러한 conventional component 를 통상의 방법 (generic way) 으로 사용하는 것으로는 abstract idea 를 inventive concept 으로 변환할 수 없다. 즉, wireless communication 그 자체만으로는 본 발명을 inventive concept 으로 되게 할 수 없다.

따라서, 본 재판부는 1심 판결을 파기하고 환송한다.

Digital camera is an ineligible abstract idea (Yu v. Apple, June 2021)

 Yanbin Yu v Apple Inc., Appeal No. 2020-1760 (Fed. Cir., June 11, 2021)

CAFC 는 US 6,611,289 “Digital camera using multiple sensors with multiple lenses”의 claim 1에 대하여 abstract idea 이므로, §101 (patentable subject matter) 위반으로 특허 무효라고 판결하였다. 

1심법원 (N.D. Cal.) 은 ‘289 특허의 claim 1에 기재된 발명 즉, 복수의 사진을 이용하여 화질을 개선하는 방법은 사진가들에 의하여 오랫동안 사용되어온 방법에 불과하고, claim 1은 inventive step (Alice/Mayo 의 Step 2) 도 결여되어 있어, 청구된 발명의 구성요소가 “well-known, routine, and conventional” 하지 않음을 입증하는데 실패하였으므로, abstract idea (추상적 관념) 에 불과하다고 판결하였다. 특허권자 Yu 는 항소하였고, CAFC 는 §101 에 근거한 patent eligibility 문제를 Mayo/Alice framework 로 검토하였는데, 이는 question of law 이므로 1심 판결에 대한 2심 판결 기준은 de novo 이다.

Alice/Mayo framework 는 claim 이 특허 받을 수 없는 law of nature, natural phenomenon 또는 abstract idea 에 해당하는지 판단 (Step 1) 하고, 만약 그렇다면 claim 의 본질을 patent-eligible application 으로 전환하는 inventive concept 을 포함하는지 판단 (Step 2) 한다.

‘289 특허의 claim 1은 다음과 같다:

1. An improved digital camera comprising:

a first and a second image sensor closely positioned with respect to a common plane, said second image sensor sensitive to a full region of visible color spectrum; 

two lenses, each being mounted in front of one of said two image sensors;

said first image sensor producing a first image and said second image sensor producing a second image;

an analog-to-digital converting circuitry coupled to said first and said second image sensor and digitizing said first and said second intensity images to produce correspondingly a first digital image and a second digital image;

an image memory, coupled to said analog-to-digital converting circuitry, for storing said first digital image and said second digital image; and

a digital image processor, coupled to said image memory and receiving said first digital image and said second digital image, producing a resultant digital image from said first digital image enhanced with said second digital image.

재판부는 ‘289 특허의 claim 1이 우선 abstract idea 에 해당하는지 검토하였는데, 이는 claim 1이 prior art 에 비하여 진보한 것인지 검토하였다. 

*** We have approached the Step 1 to inquire by asking what the patent asserts to be the focus of the claimed advance over the prior art. In conducting that inquiry, we must focus on the language of the [a]sserted [c]laims themselves, considered in light of the specification.” TecSec, Inc. v. Adobe Inc., 978 F.3d 1278, 1292 (Fed. Cir. 2020)

그 결과, claim 1은 abstract idea 의 결과/효과에 불과하고, 당해 분야의 기술을 개량하는 특정의 수단 내지 방법이 아니라 포괄적 프로세스 및 기계장치를 언급한 것에 불과한 것으로 판단하였다. 왜냐하면, 제2 디지털 이미지에 의하여 제1 디지털 이미지의 화질을 개선하는 것인데, 이는 사진분야에서 오랫동안 사용된 방법에 불과하기 때문이다. 

Yu 는 이에 대하여, 명세서 기재사항 중 claimed invention 이 prior art 와 차별화되는 점은 4개의 lens 와 그로부터 각각 얻어지는 4개의 이미지를 이용하여 화질을 개선하는 것이고, 특히 그 중 4번째 센서는 흑백 센서 임에 특징이 있는 것으로 주장하였는데, 재판부는 Yu 의 주장은 claim 1의 claim limitation 은 아니므로, 이를 배척하였다.

Yu 는 또한 hardware configuration 을 claimed invention 의 특징이며, claim 1에 기재된 화질 개선을 달성하기 위해서는 hardware 의 결합이 필수적으로 필요한 바 (vital), 이것이 prior art 와 구별되는 발명의 특징이라고 하였다. 

이에 대하여, 재판부는 Alice 사건을 인용하면서, 종래의 컴퓨터 장치의 사용 만으로는 abstract idea 를 특허받을 수 있는 대상으로 전환하는 것은 아니라고 하였다.

*** The claimed configuration does not add sufficient substance to the underlying abstract idea of enhancement—the generic hardware limitations of claim 1 merely serve as “a conduit for the abstract idea.” In re TLI Commc’ns, 823 F.3d at 612.

본 사건의 판결에 대한 다양한 평석이 이어지고 있다. 

CAFC 의 다수의견은 claim 을 어떻게 기재한 것보다는 claimed invention 의 본질이 더 중요한 것이라는 입장이다. 그러나, 이러한 – ineligible subject matter 에 불과한 것을 statutory category 의 하나로 기재한다 하여 eligible subject matter 로 되는 것은 아니라는 점 – 판결은 많은 비판을 받고 있다. 이 대목에서 Judge Newman 의 dissent 의견을 고려해 보아야 할 듯 하다.

Judge Newman 은 dissent 의견을 냈는데, '289 특허의 claim 1은 서로 다른 2개의 이미지 센서 전면부에 2개의 렌즈를 장착한 digital camera 로써, ADC circuitry, memory 및 digital processor 를 구비한 것으로 abstract idea 가 아니라고 하였다. 그러면서, 발명의 목적 내지 장점의 기재가 digital camera 를 abstract idea 로 전환하지는 않는다고 하였다. Judge Newman 은 §101 의 존재 이유가 patentable subject matter 의 포괄적인 종류를 copyright 과 구별하여 규정한 것이라 하였다. 이러한 논의는 Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981) 사건에서 이미 확인된 사안이라고 하였다. 즉, known component 로 된 장치에 대한 문제는 §101 에 근거한 abstract idea 여부가 아니라, §102 에 근거한 novelty 의 문제라는 것이다. 그러면서, Judge Newman 은 본 판결의 다수의견은 §101 에 대한 조문 그 자체의 의미, 선판례 및 공중의 이익 (stable and effective patent incentive) 에 반하는 것으로 우려된다고 하였다.

특허 담당자 내지 특허변호사 입장에서 한 가지 확실한 점은 권리범위를 확장하기 위하여 claim drafting 을 할 때 너무나 일반화시켜 기재하지는 않아야 한다는 점이다. 명세서에 기재된 발명을 하나의 청구항으로 포괄하여 기재하기 보다는 필요한 만큼의 복수의 청구항으로 각각 기재하는 것이 필요하다. 본 사건에서도, Yu 는 claim 1 (이하 종속항 포함) 을 기재함에 있어서, 명세서 기재사항에 따른 확실한 특징 즉, 4개의 렌즈와 이미지 센서, 특히 그 중 4번째는 흑백 이미지 센서인 특징을 모두 생략하고 2개의 렌즈와 이미지 센서 만으로 일반화 하여 기재하였기 때문에, abstract idea 로 판단 받았다. (Apple 제품이 특허 침해하는 부분이 그러하였을 것이다.)