Motivation to Combine – PHOSITA’s Creativity and Common Sense (C.R. Bard v. Medline, Fed. Cir. 2021)

C.R. Bard v. Medline Indus., No. 2020-1900 (Fed. Cir. Aug. 13, 2021)

C.R. Bard 재판부 (CAFC) 는, 비자명성 판단에 있어서 복수의 prior art 의 결합의 동기 (motivation to combine) 를 PHOSITA 의 창작력과 common sense 에 의하여 입증할 수 있다고 하였다.

Medline Industries 는 US 9,745,088 의 특허권자인데 ’088 특허는 “Catheter tray, packaging system, instruction insert, and associated methods” 로써 catheterization 시술 중 시술 도구에 의한 환자의 감염을 최소화하기 위한 시술도구 kit 에 관한 것이다.

Claim 45 는 다음과 같다:

A medical procedure kit, comprising:

a single layer tray having a first compartment for receiving syringes and a second compartment for receiving a medical assembly;

a first syringe and a second syringe disposed within the first compartment;

the medical assembly disposed in the second compartment, wherein the medical assembly comprises a coiled tubing coupled between a fluid drain bag and a Foley catheter;

at least one layer of wrap material enclosing the single layer tray within one or more folds of the at least one layer of wrap material; and

an outer packaging disposed about both the single layer tray and the at least one layer of wrap material.

US 9,745,088 (Medline Indust.)

Prior art: US 7,278,987 (Solazzo)

C.R. Bard 는 PTAB 이 ’088 특허가 prior art 대비 자명하지 않다면서 특허 유효판결 하자, CAFC 에 항소하였는데, PTAB 은 prior art 에는 2개의 syringe 를 하나의 compartment 에 수용하는 것에 관한 명시적 기재가 없으므로, 특허청구항은 비자명성이 인정된다고 판결하였다.

CAFC 는 (1) prior art 가 무엇을 교시하는지, (2) PHOSITA 의 결합의 동기 (motivation to combine) 및 (3) prior art 의 teach away 여부는 question of fact 이므로, 1심 판결에 대하여 “clear error” 기준으로 검토한다고 하였다. 

Supreme Court 는 KSR 판결에서, “청구된 발명이 prior art 를 그 본연의 기능에 따라 예측 가능한 변형에 이르게 하는 것에 불과”한지 판단하는 경우 “확장성 있고 유연한 접근 (expansive and flexible approach)” 이 필요하다고 하였다. 

CAFC 는 다음과 같이, PTAB 의 판단에 오류가 존재한다면서, PTAB 판결을 기각하였다:

PTAB 은 skilled artisan 의 creativity 능력에 대한 고려 없이 prior art 각각의 개시 사항에 근거한 자명여부 만을 검토하였다. 그러나, prior art elements 의 본연의 기능 (established function) 에 따른 예측 가능한 변형 (predictable variation) 에 불과하다면, 그것은 자명한 것이다. PTAB 은 prior art 2건 (US 7,278,987, Solazzo; US 3,329,261, Serany) 에는 2개의 syringe 를 단일 compartment 에 수용하는 것을 명시적으로 기재 (expressly described) 하지 않았기 때문에 ’088 특허는 자명하지 않다고 하였으나, 이것은 개별 prior art 의 기재 사항에 대한 과도하게 경직 (rigid) 된 검토이다. 2건의 prior art 에는 kit 의 내용물이 사용되는 논리적 순서 또는 최적화된 사용에 따라 수용된다는 기재가 있으므로, 그러한 prior art 의 기재 사항에 근거하여 PHOSITA 는 자신의 창작력 내지 common sense 를 발휘하여 2개의 syringe 를 단일 compartment 에 수용할 충분한 가능성이 존재한다. 특히, 실행 가능성이 동등한 2가지 옵션 만이 가능한 경우, 둘 중 어느 하나는 자명한 것이 확실하다.

Common sense in obviousness determination (DSS Tech. v. Apple, 2018)

DSS Tech. Mgmt., Inc. v. Apple Inc., 885 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2018)

본 사건은 nonobviousness 요건 판단 시, prior art 와 patented invention 간 차이점을 common sense 에 의존하여 PHOSITA 기준으로 자명함을 입증하는데 있어서, common sense 의 사용 가능 범위를 구체적으로 판결한 사건이다.

DSS Tech. 는 US 6,128,290 의 특허권자인데, PTAB 은 Apple 이 제기한 inter partes review (IPR) 에서, 해당 특허가 prior art 에 의하여 자명하므로, §103 위반으로 특허무효 취지의 final written decision (FWD) 을 발행하였다. 이에, DSS Tech. 는 항소하였다.

'290 특허는 wireless communication network for a single host device and multiple peripheral devices 에 관한 것이다. Host (server microcomputer) 로부터 복수의 peripheral units 에 대하여 동기신호를 보내는데 있어서, “low duty cycle pulsed mode of operation” 인 것을 특징으로 하며, 해당 특징에 의하여, power consumption 을 줄이고, 신호 간섭을 방지하는 효과를 갖는다. Claim 1은 다음과 같다:

A data network system for effecting coordinated operation of a plurality of electronic devices, said system 10201902059625 comprising:

a server microcomputer unit;

a plurality of peripheral units which are battery powered and portable, which provide either input information from the user or output information to the user, and which are adapted to operate within short range of said server unit;

said server microcomputer incorporating an RF [radio frequency] transmitter for sending commands and synchronizing information to said peripheral units;

said peripheral units each including an RF receiver for detecting said commands and synchronizing information and including also an RF transmitter for sending input information from the user to said server microcomputer;

said server microcomputer including a receiver for receiving input information transmitted from said peripheral units;

said server and peripheral transmitters being energized in low duty cycle RF bursts at intervals determined by a code sequence which is timed in relation to said synchronizing information.

Claim 1은 server microcomputer 와 복수의 peripheral units 로 구성되는데, 이들은 transmitter (신호 송/수신) 이며, "energized in low duty cycle RF bursts” 의 claim limitation 을 갖는다.

PTAB 은 IPR 에서, US 5,241,542 (Natarajan) 에 근거하여, '290 특허의 claim 1이 무효라고 판단하였다. Natarajan 은 power conservation in wireless communication 에 관한 특허이다. Natarajan 에 따르면, power conservation 을 위한 방법으로써, message 를 전송하는 순간에만 power 를 사용한다. 이를 위하여, fixed-length frames 로 시간을 분할 (slot) 하고, 그에 근거하여 multi-access protocol 을 구현한다. 이렇게 함으로써, mobile unit 은 메시지를 수신하지 않는 구간 (slot) 에서는 receiver (transmitter) 를 turn off 할 수 있고, 이러한 방식으로 power consumption 을 줄이는 것이다. (그러나, Natarajan 은 mobile unit 즉, peripheral units 의 power conservation 에 관한 것일 뿐, host 에 관한 것은 아니다.)

PTAB 은 Natarajan 의 mobile unit transmitters 가 "low duty cycle RF bursts” 에서 동작하므로, base station 에 대하여 유사한 방법 (analogous manner) 을 적용하는 변경은 PHOSITA 기준으로 자명하다고 판결하였다. 

DSS Tech. 는 Natarajan 은 base station transmitter 에 대하여 아무런 기재사항이 없고, Natarajan 의 base station 은 mobile unit 과 상이한 communications scheme 을 사용한다고 지적하면서, PTAB 의 결정에 오류가 있다고 주장하였다.

PTAB 의 결정은 KSR 판결에서, skilled artisan 이 ‘a person of ordinary creativity, not an automation’ 이라고 한 점에 근거하였다. KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)

Obviousness 는 question of law based on underlying findings of fact 이다. 항소심 재판부 (CAFC) 는 PTAB 의 factual finding 은 substantial evidence 기준으로, legal conclusion 인 obviousness 결정에 대하여는 de novo 기준으로 검토한다.

(2 이상의 prior art 에 근거하는 것이 통상이나) 경우에 따라서는, single prior art 에 근거하여 §103 위반이 되는 수도 있는데, single prior art 를 변경하여 patented invention 에 이르는 것이 PHOSITA 에게 자명한 때이다. Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc., 832 F.3d 1355, 1361 (Fed. Cir. 2016)

본 사건도 그러한 경우인데, 문제는 PTAB 의 판결처럼 Natarajan 의 base station transmitter 를 ’290 특허와 같이 “energized in low duty cycle RF bursts” 하도록 변경하는 것이 용이한가 이다. 

Common sense 내지 common knowledge 는 obviousness inquiry 에 있어서, 충분한 사유를 수반하여 설명된다는 전제 하에 유용하게 사용될 수 있다. 그런데, common sense 는 다음의 3가지 주의할 사항이 있다.

1. Common sense 는 전형적으로 “known motivation to combine” 을 제공하기 위하여 사용된다. 즉, claim limitation 이 결여된 것을 보충하는 용도로 사용하면 안된다.
2. Common sense 에 의하여 missing claim limitation 을 보충할 수 있는 경우는 limitation 이 대단히 간단하고 (unusually simple), 해당 기술이 특별히 복잡하지 않은 (particularly straightforward) 경우이다.
3. Common sense 를 상기 1 내지 2의 경우로 사용하는 어떠한 경우라도, 심사숙고한 분석 (reasoned analysis) 및 증거적 지지 (evidentiary support) 를 위한 전면적 대체 (wholesale substitute) 용으로 사용하면 안된다. (즉, common sense 에만 전적으로 의지하여, 자명하다는 결론에 도달하는 것은 안된다는 의미)

CAFC 는 (prior art 의) combination 내지 modification 을 검토하는 경우, skilled artisan 의 knowledge, creativity 및 common sense 를 고려해야 한다고 판결한 바 있다. 본 사건에서, PTAB 은 ordinary creativity 를 prior art 에서 제시하지 않은 claim limitation 을 채워 넣기 위한 용도 (gap filler) 로 사용하였다. 이러한 경우, common sense 에 의지한 근거는 면밀히 살펴져야만 한다. 

본 사건에서 claim limitation 은 대단히 간단 (unusually simple) 하지도 않고, 기술이 특별히 복잡하지 않은 (particularly straightforward) 것도 아니다. 실제로 ’290 특허는 명세서 기재사항 중 상당한 분량으로 “low duty cycle” mode 동작을 가능하게 하는 복잡한 통신 프로토콜에 대하여 기재하고 있다. PTAB 도 인정한 부분인데, transmitter 를 “energized in low duty cycle RF bursts” 로 되느냐의 문제는 간단하지 않다. 또한, missing limitation 은 patented invention 에서 중요한 역할을 차지한다. ’290 특허는 low duty cycle pulsed mode 동작이 발명의 목적을 달성하는데 핵심적이라고 설명하기 때문이다. 

PTAB 은 Natarajan 에 동일한 power conservation 기능을 갖는 base unit transmitter 의 기재가 없음을 인정한 다음, Natarajan 을 변경하여 base unit transmitter 에 도달하는 것이 skilled artisan 에게 자명하다고 판결하였다. 그러나, 그러한 결론에 이르면서 추가의 어떠한 증거도 붙이지 않았다.

Apple 은 base station 과 mobile station 이 동일한 물리적 구조를 가지므로, 유사 장치에 동일한 방법으로 공지의 기술을 적용하는 것은 (skilled artisan 에게) 자명한 결과일 뿐이라고 주장하였다. PTAB 은 그러한 Apple 의 전문가 진술을 받아들였다. 이러한 단정적인 전문가 진술 (Conclusory statements and unspecific expert testimony) 은 PTAB 의 판결에 이르는 증거로써 충분하지 않다. Icon Health & Fitness, Inc. v. Strava, Inc., 849 F.3d 1034, 1047 (Fed. Cir. 2017)

PTAB 은 어느 일방 당사자의 주장을 판결 근거로 사용할 수는 있지만, 이러한 경우 왜 주장을 받아들이게 되었는지 사유를 설명해야 한다. In re NuVasive, Inc., 842 F.3d 1376, 1383 (Fed. Cir. 2016)

살펴본 바와 같이, PTAB 은 “ordinary creativity” 를 missing claim limitation 에 대한 wholesale substitute 로 사용하였으므로, 그 판결에 오류가 있어 PTAB 의 판결을 파기한다. 

Written description requirement in broadening reissue claims (Forum US v. Flow Valve, 2019)

Forum US, Inc. v. Flow Valve, LLC, 926 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2019)

본 사건은 Broadening reissue claim 의 written description requirement 에 관한 판결이다. CAFC 는 명세서 기재사항이 PHOSITA 기준으로 reissue claim 을 인지할 수 있는 정도로 기재된 것만으로는 불충분하고, reissue claim 을 명확하고 분명하게 ("clearly and unequivocally") 기재해야 한다고 판결하였다.

Flow Valve 는 US RE45,878 “Workpiece supporting assembly” 의 특허권자인데, '878 특허는 US 8,215,213 의 Reissue 이다. Reissue prosecution 중에, 특허권자는 claim 14 ~ 20 을 추가하였고, 그 외에 specification 에 대한 변경사항은 없다. 

'878 특허는 pipe 등의 회전하는 물체에 thread 를 형성하는 중에 pipe 를 지지하는 작업대에 관한 특허인데, 다양한 각도의 thread 형성을 용이하게 할 수 있도록, arbor 를 사용하여 다양한 각도로 pipe 를 지지할 수 있도록 한 것이 특징이다.

'878 특허의 written description 과 drawings 는 arbor (58) 를 사용하는 다양한 실시예를 기재하고 있다. (그러나, arbor 를 사용하지 않는 실시예는 없다.)

'213 특허 (original) 의 claim 1 은 다음과 같다: 

1. A workpiece machining implement comprising:

a workpiece supporting assembly comprising:

a body member having an internal workpiece channel, the body member having a plurality of body openings communicating with the internal workpiece channel;

means supported by the body member for positioning a workpiece in the internal workpiece channel so that extending workpiece portions of the workpiece extend from selected ones of the body openings;

a plurality of arbors supported by the body member, each arbor having an axis coincident with a datum axis of one of the extending workpiece portions; and

means for rotating the workpiece supporting assembly about the axis of a selected one of the arbors.

'213 (reissue) 특허의 claim 14 는 다음과 같다: (arbor 는 모두 삭제되었다.)

14. A workpiece supporting assembly for securing an elbow during a machining process that is performed on the elbow by operation of a workpiece machining implement, the workpiece supporting assembly comprising:

a body having an internal surface defining a channel, the internal surface sized to receive a medial portion of the elbow when the elbow is operably disposed in the channel; and

a support that is selectively positionable to secure the elbow in the workpiece supporting assembly, the body pivotable to a first pivoted position, the body sized so that a first end of the elbow extends from the channel and beyond the body so the first end of the elbow is presentable to the workpiece machining implement for performing the machining process, the body pivotable to a second position and sized so that a second end of the elbow extends from the channel beyond the body so the second end of the elbow is presentable to the workpiece machining implement for performing the machining process. 

항소심 재판부 (CAFC) 는 1심 재판부의 summary judgment 판결에 대하여 de novo 기준으로 검토한다. Summary judgment 의 판단 기준은 “viewing the evidence in the light most favorable to the non-moving party” 이다.

Reissue patent 에서 추가된 claim 이 35 U.S.C. §251에 부합하는지는 question of law 이므로, CAFC 는 de novo 기준으로 검토한다. AIA Eng’g Ltd. v. Magotteaux Int’l S/A, 657 F.3d 1264, 1271 (Fed. Cir. 2011) 그러나, 법률심을 함에 있어서, underlying questions of fact 를 포함할 수 있다. Hester Indus., Inc. v. Stein, Inc., 142 F.3d 1472, 1479 (Fed. Cir. 1998)

35 U.S.C. §251(a) 는 다음과 같다:

Whenever any patent is, through error, deemed wholly or partly inoperative or invalid, by reason of a defective specification or drawing, or by reason of the patentee claiming more or less than he had a right to claim in the patent, the Director shall, on the surrender of such patent and the payment of the fee required by law, reissue the patent for the invention disclosed in the original patent, ...

Broadening reissue claim 은 original patent specification 에 단순히 제시되거나 제안되는 정도로는 부족하고, 애초에 특허청구 되었어야 만 했던 정도에 이르러야 한다. 

*** 원문은 다음과 같다: The specification of the original patent must do more than merely suggest or indicate the invention recited in reissue claims; it must appear from the face of the instrument that what is covered by the reissue was intended to have been covered and secured by the original.

Flow Valve 는 arbors 가 PHOSITA 기준으로 명세서 기재사항에 근거하여 선택사항 (optional features) 임을 인지할 수 있다고 주장하였다. Flow Valve 는 전문가 진술 (expert testimony) 을 증거로 제출하였는데, Mr. Iafrate 는 specification 의 기재사항 즉, “it will be understood that numerous changes may be made which will readily suggest themselves to those skilled in the art which are encompassed within the spirit of the invention disclosed.” 에 근거하였다. 그러나, Mr. Iafrate 의 진술은 단순히 PHOSITA 기준으로 arbor-less embodiment 가 이해될 수도 있다는 주장에 불과하고, 명세서 기재사항 내지 도면 어디에도 arbor 가 optional feature 임을 뒷받침하는 사항이 없다는 점은 변함 없다.

Written description 에 기재된 몇가지 reference 는 specific embodiments (arbor-less) 를 예로 들지 않았으며, boilerplate language (Iafrate 가 근거로 든 부분) 에 의하여도 그러한 실시예 (arbor-less) 의 변형에는 이르지 못한다. 즉, 명세서 기재사항은 명확하고 분명하게 (“clearly and unequivocally”) 그러한 실시예를 제시하지 못하였다. 

따라서, reissue claim 은 Industrial Chemicals 사건과 Antares 사건의 기준을 만족하지 못하므로 특허 무효이다.

Obviousness determination - Articulation of motivation to combine (In re NuVasive, 2016)

In re NuVasive, Inc., 841 F.3d 966 (Fed. Cir. 2016)

KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007) 사건에서, Supreme Court 가 CAFC 의 TSM test 의 경직성 (too rigid) 을 지적한 후, Obviousness (§103) 판단에 있어서, 더 이상은 문헌에 teaching-suggestion-motivation 이 기재되어 있어야 한다는 요건은 필요하지 않다. 즉, TSM test 뿐만 아니라 좀 더 유연한 방법으로, prior art 와 claimed invention 의 차이점이 PHOSITA 에게 자명함을 입증하면 §103 위반에 의한 특허무효 (거절) 가 결정된다.

그러나, CAFC 는 비록 TSM test 는 아니더라도, 반드시 PHOSITA 에게 prior art 와 claimed invention 의 차이가 왜 자명한지 명확히 설명 (articulation) 할 수 있어야 한다는 판결을 내리고 있다.  본 판결은 KSR 판결이 있은 후, 10년이 경과한 시점 (2016) 에서, CACF 의 판결이 어떻게 변화하였는지 살펴볼 만한 판례이다.

*** Flexible approach 관련 판례: Determination of nonobviousness - Flexible approach (Perfect Web Tech. v. InfoUSA) 

NuVasive 는 US 8,361,156 의 특허권자인데, ’156 특허는 spinal fusion 시술을 위한 implant 로써, 척추의 소정의 부분에 implant 를 삽입하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다. Claim 1 의 주요부분은 다음과 같다:

… at least first and second radiopaque markers oriented generally parallel to a height of the implant, wherein said first radiopaque marker extends into said first sidewall at a position proximate to said medial plane, and said second radiopaque marker extends into said second sidewall at a position proximate to said medial plane. 

Medtronic, Inc. 는 PTAB 에 inter partes review 를 신청하였고, PTAB 은 Synthes 제품 brochure (SVS-PR) 등에 근거하여, inter partes review 를 개시하였고, 해당 문헌 (prior art) 에 근거하여 ’156 특허는 자명하므로, §103 위반으로 특허 무효라는 취지의 Final Written Decision (FWD) 을 발행하였다. 이에 NuVasive 는 항소하였다.

NuVasive 는 PTAB 이 선행문헌에 근거하여, ’156 특허의 claim “radiopaque markers proximate to the medial plane” 이 PHOSITA 에게 자명하다고 판단한 것에 오류가 있다고 주장하였다.

Claim 이 prior art 와 차이는 있지만, 그러한 차이점이 발명을 완성한 시점에서 PHOSITA 에게 자명한 정도이면 해당 claim 은 §103 위반으로 무효이다. Obviousness 판단 (determination) 은 question of law 인데, 그러한 판단은 underlying factual findings 에 근거해야 한다. Factual finding 으로는  

1. the scope and content of the prior art; 
2. differences between the prior art and the claims at issue; 
3. the level of ordinary skill in the art; 
4. the presence of secondary considerations of nonobviousness (commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others 따위) 가 있다. Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)

Prior art 를 검토함에 있어서, PTAB 은 PHOSITA 가 claimed invention 에 도달하기 위하여 (복수의) prior art 를 결합할 가능성을 고려한다. In re Warsaw Orthopedic, Inc., 832 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016) 

항소심 재판부 (CAFC) 는 PTAB 의 factual finding 에 대하여 substantial evidence 기준 – 즉, PTAB 의 결정에 어느 만큼의 deference 를 인정하여, 실질적으로 오류가 있지 않는 이상 판결을 지지 – 으로 검토하지만, factual inquiry 는 thorough and searching (면밀히 살피는) 정도에 이르러야 하고, CAFC 의 검토 사항 중 가장 중심에는 PTAB 이 motivation to combine [prior art] 을 충분한 사유를 바탕으로 판단하였는지에 있다.

*** 원문은 다음과 같다: Although we review this factual finding for substantial evidence, “the factual inquiry whether to combine references must be thorough and searching,” and "the need for authority pervades our authority on the PTAB's findings on motivation to combine. In re Lee, 277 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2002)

PTAB 은 FWD 에서, PHOSITA 가 왜 prior art reference 를 결합하여 claimed invention – place the radiopaque markers on the medial plane – 에 이르는지 (motivation to combine) 그 사유를 명확히 설명하지 못했다. PTAB 은 해당 modification 에 의하여 additional information 을 제공할 수도 있다는 Medtronic 전문가의 확정적 진술 (conclusory statement) 에만 의지한 채, '156 특허가 prior art 와 비교했을 때 자명하다고 판단하였다. 

PTAB 은 자신들의 판단을 뒷받침하는 적절한 evidentiary basis 를 갖춰야만 했다. 또한, 관련 데이터를 검토하고, 그로부터 발견된 사실 (facts found) 과 자신들이 내린 선택 간의 합리적 연관성 (rational connection) 을 포함한 만족할 만한 명확한 설명을 했어야 한다. Motor Vehicle Mfrs. Ass’n v. State Farm Mut. Auto. Ins. Co., 463 U.S. 29, 43 (1983)

그러한 설명이 있는 후에라야 CAFC 는 PTAB 의 판결에 대하여 그러한 판결이 적절한지 (즉, arbitrary, capricious, abuse of discretion, unsupported by substantial evidence 한지) 검토할 명분이 주어진다. Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150 (1999)

CAFC 는 일관되게, PTAB 은 선행문헌의 결합의 동기 (motivation to combine) 에 대한 명확한 사실적 뒷받침을 분명히 해야 할 의무가 있음을 판결해 왔다. 이는 Supreme Court 의 KSR 판결에 의하여도 보강된다:

Although identifying a motivation to combine “need not become [a] rigid and mandatory formula,” KSR, 550 U.S. at 419, the PTAB must articulate a reason why a PHOSITA would combine the prior art references.

CAFC 는 상기와 같은 이유로, PTAB 이 PHOSITA 가 왜 선행문헌을 결합하였는지 명확한 설명을 하지 못했으므로, 본 사건을 파기 환송하였다.

Self-enabling requirement for single § 103 prior art (Raytheon v. GE, Apr. 2021)

Raytheon technologies Corp. v. General Electric Co., No. 20-1755 (Fed. Cir. April 2021)

본 사건은 PTAB 이 inter partes review 에서 Raytheon 의 특허 US 9,695,751 이 § 103 (nonobviousness) 위반으로 무효라고 결정하자, 이에 항소한 사건이다. 

PTAB 은 prior art (Knip reference) 에는 claim 의 power density limitation for a geared gas turbine engine 이 기재되어 있으므로, 자명하다고 판단하였다. 이에 대하여 Raytheon 은 Knip 에 기재된 것은 특허 출원 시점에서 존재하지 않는 물질을 사용한 가상의 (futuristic) 의 turbine engine 의 highly aggressive performance parameter 에 지나지 않으므로, Knip 에 의하여 claimed invention 이 자명하지 않다고 주장하였으나, PTAB 은 이를 배척하였다. CAFC 는 PTAB 이 근거로 사용한 prior art 에 의하여, skilled artisan 은 claimed invention 을 도출할 수 없으므로, CAFC 의 결정을 기각하였다.

’751 특허는 gas turbine engine 에 관한 것인데, gas turbine engine 은 연료와 엔진 전면부로 유입된 공기를 혼합한 다음 이를 연소시켜 추진력을 얻고 배기가스를 내보낸다. ’751 특허의 특징은 power density range 에 있는데, claim 에는 “sea-level takeoff thrust” (SLTO thrust) 로 정의되어 있다. Claim 1은 다음과 같다:

1. A gas turbine engine comprising:

a fan including a plurality of fan blades …; a compressor section; a combustor in fluid communication with the compressor section; a turbine section in fluid communication with the combustor, the turbine section including a fan drive turbine and a second turbine …; and a speed change system configured to be driven by the fan drive turbine to rotate the fan about the axis; and

a power density at Sea Level Takeoff greater than or equal to 1.5 lbf/in 3 and less than or equal to 5.5 lbf/in and defined as thrust in lbf measured by a volume of the turbine section in in 3 measured between an inlet of a first turbine vane in said second turbine to an exit of a last rotating airfoil stage in said fan drive turbine.

GE 는 Knip (prior art) 에 의하여, 상기 claim 이 자명하다고 주장하였다. Knip 은 다양한 실시예를 통하여 여러 performance parameter 에 대하여 기재하고 있는데, 이는 모두 당시에는 존재하지 않는 물질을 사용한 futuristic engine 에 의한 것이고, 또한 SLTO thrust 에 대하여는 기재하지도 않았다. GE 는 Knip 이 ’751 특허의 claim 에 기재된 동일한 종류의 performance parameters 를 기재하고 있으므로, 그러한 기재를 바탕으로 skilled artisan 으로 하여금 claimed invention 을 실시할 수 있다고 주장하였다. 

Raytheon 은 이에 대하여 반박하였는데, Raytheon 에 의하면 Knip 에 기재된 “aggressive parameters” 는 ’751 특허 출원 시점에는 존재하지 않는 “revolutionary” material 을 사용한 futuristic engine 에 의한 것이므로, skilled artisan 으로 하여금 claimed invention 을 실시하게 할 수 없다고 하였다. 

GE 는 자명성 판단에 있어서, 실시가능 (enablement) 여부 – 즉, skilled artisan 이 Knip 을 바탕으로 과도한 실험 없이 claimed invention 을 실시할 수 있는지 – 는 무관하다고 주장하였다. PTAB 은 Knip 이 skilled artisan 으로 하여금 claim 1에 기재된 power density 를 실시하기에 충분한 정보를 기재하고 있으며, 또한 실시가능하므로, Knip 에 의하여 ’751 특허는 자명하므로 무효라고 결정하였다. 즉, PTAB 은 Knip 의 기재사항을 바탕으로 skilled artisan 이 claimed invention 의 gas turbine engine 에 있어서 power density 를 산출해 낼 수 있는지로 문제를 간결화 한 다음 그렇다고 판단한 것이다.

CAFC 는 Raytheon 의 appeal 이 한가지 문제 즉, PTAB 이 Knip 에 의한 claimed invention 의 실시 가능여부 (enabling) 라고 하였다.

Prior art 의 enablement 여부는 question of law based on underlying factual findings 이다. Minn. Mining & Mfg. Co. v. Chemque, Inc., 303 F.3d 1294, 1301 (Fed. Cir. 2002) 그러므로, 항소심 재판부는 PTAB 의 legal conclusion 은 de novo 기준으로, underlying factual determination 은 substantial evidence 기준으로 검토한다. In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1316 (Fed. Cir. 2000)

Claim 이 prior art 에 의하여 자명하기 위해서는 해당 prior art 는 skilled artisan 으로 하여금 claimed invention 을 실시 (make and use) 할 수 있게 해야 한다. In re Kumar, 418 F.3d 1361, 1368 (Fed. Cir. 2005). 통상, § 103 prior art 는 기재된 사항에 대하여 스스로 enable (즉, “self-enabling”) 할 필요는 없다. 왜냐하면, 다른 prior art 에 의하여, 해당 기재가 skilled artisan 을 enable 하게 하면 족하기 때문이다. Comcast Cable Commc’ns Corp. v. Finisar Corp., 571 F. Supp. 2d 1137, 1145 (N.D. Cal. 2008)

그런데, 다른 prior art 가 해당 기재내용을 enabling 시키지 못한다면, 그 스스로 skilled artisan 을 enabling 시켜야 한다. 

*** In the absence of such other supporting evidence to enable a skilled artisan to make the claimed invention, a standalone § 103 reference must enable the portions of its disclosure being relied upon. Ashland Oil, Inc. v. Delta Resins & Refractories, Inc., 776 F.2d 281, 297 (Fed. Cir. 1985)

이러한 경우, § 103 prior art 의 enablement 기준은 anticipatory reference (§ 102, single prior art 에 의하여 claimed invention 의 특허성이 결여되는 경우) 와 동일하다. In re Antor Media Corp., 689 F.3d 1282, 1290 (Fed. Cir. 2012)

본 사건에서, PTAB 은 GE 의 주장 즉, skilled artisan 이 Knip 의 기재를 바탕으로 turbofan engine 을 ’751 특허의 claimed power density 범위 이내로 실시 가능 (enabling) 하다는 것으로 인정하였는데, 특히 PTAB 은 판단을 skilled artisan 이 과도한 실험없이 power density 를 산출하기 위한 충분한 parameters 가 기재되어 있다고 간결화 하였다. GE 의 상기의 주장 (expert testimony) 은 Knip 의 가상의 엔진을 컴퓨터 시뮬레이션 한 것으로부터 얻은 결과였다. GE 는 skilled artisan 이 특허출원 시점에서 그러한 engine 을 실제로 구현가능하다는 점을 입증 (suggest) 하지는 못했다. 

그와는 반대로, Raytheon 은 expert testimony 를 통하여, Knip 에 기재된 물질 (revolutionary composite material) 의 존재를 확실하게 부정하였고, Knip 에 기재된 parameters (exceptional temperature and pressure parameters) 가 실현 가능하지 않은 점을 명확히 했다.

CAFC 는 Knip (prior art) 가 enablement 요건을 만족하지 못하므로, 그러한 기재를 바탕으로 ’751 특허를 § 103 (nonobviousness) 위반으로 무효 결정한 PTAB 의 결정을 파기했다.

Legal concept of prima facie obviousness (MPEP 2141)

 Prima facie obviousness 는 그 용어에 대한 이해가 쉽지 않다. 사전을 찾아보더라도 

prima facie: 우선 볼 때의, 처음에 진실로 여겨지는

등으로 해석되는데, 그 뜻을 한글로 적어 놓아도 그 의미는 쉽게 파악되지 않는다. 요는 심사관이 51% 의 증거 우위로 claimed invention 이 prior art 와 대비하여 자명하다고 입증하는 것을 의미한다. 즉, 선행문헌에 기재된 사실을 바탕으로 보았을 때, 발명이 자명할 가능성이 자명하지 않을 가능성에 비하여 약간만 높더라도 prima facie obviousness 가 성립된다는 의미이다.

다음은 MPEP 2142 의 prima facie obviousness 에 대한 설명인데, 다음과 같이 시작한다:

During patent examination and reexamination, the concept of prima facie obviousness establishes the framework for the obviousness determination and the burdens the parties face. ACCO Brands Corp. v. Fellowes, Inc., Fed. Cir. (2016)

즉, 특허 심사 (재심사) 중 prima facie obviousness 개념은 자명성 판단과 양 당사자 (심사관과 출원인) 간의 입증 책임 (burden) 에 대한 체계이다. 심사관이 prima facie case (of obviousness) 를 제시하면, 책임은 출원인에게로 이전되는데, 이는 출원인이 증거 등을 바탕으로 심사관의 증거에 의한 prima facie obviousness 를 반박하는 책임이다. 이후, 심사관은 (1) prima facie obviousness 를 성립시키는데 사용한 증거와 (2) 출원인의 반박 증거를 비교하여 자명성에 대한 최종 결정을 내린다.

Prima facie obviousness 의 법률적 개념은 각 단계에서 당사자 중 어느 쪽에 증거의 생성 (production of evidence) 의 책임이 있는지를 규정하는 것이다. 심사관은 최초 prima facie obviousness 성립을 위한 사실적 지지 (factual supporting) 를 생성할 책임이 있다. 심사관이 이러한 책임을 입증하지 못한다면, 출원인은 자신의 발명에 대하여 비자명함을 입증할 책임이 없다. 

35 U.S.C. §103에 근거한 적절한 판단을 위하여, 심사관은 가상의 “person of ordinary skill in the art (PHOSITA)”의 발명을 완성하기 직전의 입장과 시점으로 돌아가야 한다. 그러한 입장과 시점에서, 심사관은 claimed invention 을 전체적으로 ("as a whole") 보았을 때, 모든 증거에 비추어 가상의 person of ordinary skill in the art 에게 자명한지를 판단한다. 심사관은 발명자에 의하여 제공된 정보 즉, 특허출원 명세서에서 획득한 지식을 따로 떼어 놓은 채, 그러나 차이점을 판단하기 위한 마음으로, 발명을 전체적으로 보았을 때의 대상 (subject matter) 에 대하여 search and evaluation 을 수행한다. 심사 프로세스의 본질상 출원인의 개시 (disclosure) 에 기대어 판단하는 사후적 고찰 (hindsight) 의 경향은 피하기 어려운 것이 사실이다. 그러나 (심사관은) 허용되지 않는 사후적 고찰을 최대한 피하면서, 선행문헌으로부터 모은 사실에 기초한 법률적 판단에 이르러야 한다.

Application of the bar on patents claiming obvious subject matter (KSR International v. Teleflex)

•  KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)
• CAFC 는 본 판결 전, 정형화된 TSM (teaching, suggestion, motivation) test 를 고안하여 적용함으로써, 이미 공지인 claim elements 의 조합으로 이뤄진 신규한 발명이 hindsight (사후적 고찰) bias 에 의하여 특허 거절 (무효) 되는 것을 방지하고자 하였음
• TSM test: 복수의 선행문헌의 결합의 사유에 대하여, (1) prior art 에 motivation (suggestion) 의 기재가 있거나, 발명이 해결하고자 하는 과제의 본질이거나, 또는 PHOSITA 의 인지 사실이고, (2) 발명자가 해결하고자 하는 precise (same) problem 이어야 함
• KSR 재판부 (Supreme Court) 는 CAFC 의 그러한 TSM test 적용이 특허법 (§103) 및 선판례와 조화되지 못한다고 강하게 비판 (경직된 방법으로의 TSM test 적용 불가)
• 재판부는, 왜냐하면 PHOSITA (Person Having Ordinary Skill In The Art) 는 ordinary creativity 를 보유한 자로써, 단순 자동화 (automation) 수행 보다 높은 수준의 창작 능력을 가진 자 이기 때문에, 동일하지 않더라도 유사한 문제의 해결 방안을 추론 (inference) 하고, 그 결과에 따른 창작 능력을 발휘할 수 있다고 함; 즉, common sense 를 보유하고, prior art 에 암시된 동기 (implicit motivation) 를 발견할 수 있는 자로 규정함으로써, 103 적용 요건을 완화
• Criteria for obviousness rejection (재판부가 예로 든 적절한 비자명성 거절사유)
• "Expensive and flexible" approach (rigid manner 내지 특정한 공식에 의하면 안됨)
1. Prior art element 의 공지된 방법으로의 조합 → unpredictable result 가 있지 않는 한, obvious
2. Prior art teaches away from combining certain known elements → nonobvious
3. Elements worked together in an unexpected manner -> nonobvious
4. Obvious to try (소수의 알려진 (예측 가능한) 방법 중 어느 하나를 선택하는 것) → obvious
• "Apparent reason to combine" (결합의 명확성)
1. Explicit analysis - Mere conclusory statement (근거에 의하지 않는 확정적 결론) 불가
2. Inferences and creative steps of PHOSITA - Precise teachings to specific subject matter 일 것 까지는 필요없음

Determination of nonobviousness (Graham v. John Deere)

 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)

본 사건은 US Supreme Court (연방 대법원) 가 nonobviousness (비자명성) 요건에 대하여 확인한 판결이다. 

I. Nonobviousness 의 특허요건으로의 제정

Congress는 헌법이 부여한 권한 즉, Federal patent power 에 근거하여 특허법을 제정하게 되는데, 최초의 특허법은 특허요건으로 novelty 와 utility 만을 규정하였다. 헌법 (Constitution, Art. I, § 8, cl. 8) 에 규정된 Congress 의 Federal power 는 다음과 같다:

To promote the progress of … useful arts, by securing for limited times to … inventors the exclusive right to their .. discoveries. 

이후, Supreme Court는 Hotchikiss v. Greenwood (1851) 사건에서, 특허 받기 위한 skill and ingenuity 의 수준이  통상의 기술자 (당시는 ordinary mechanic) 에 의한 개선 보다는 높아야 한다고 판결하였다.

This Court additionally conditioned the issuance of a patent upon the evidence of more ingenuity and skill than that possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business.

이러한 Supreme Court 의 판결을 반영하여, Congress는 Patent Act (1952) 에서 nonobviousness를 법정 특허요건으로 추가하게 되었다.

§ 103. Conditions for patentability; non-obvious subject matter

A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. 

II. Nonobviousness 요건의 판단

§103은 patentability 에 대한 practical 한 검토를 가능하게 하였다. 즉, patentability 는 법률적 해석의 문제 (question of law) 이지만, nonobviousness 는 사실탐구의 문제 (factual inquiry) 를 기반으로 해야한다. 따라서, 다음의 질의를 근거로 nonobviousness 를 판단하여야 한다:

1.  the scope and content of the prior art; (선행문헌의범위와 내용을 확정) 
2.  the differences between the claimed invention and the prior art; and (청구된 발명과 선행문헌의 차이점을 판단)
3.  the level of ordinary skill in the art. (상기 판단 기준은 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자)

상기 사실 판단에 부가하여, secondary considerations를 고려할 수 있는데, 왜냐하면 secondary consideration은 claimed invention 의 대상 (origin of subject matter) 을 둘러싼 상황에 대한 것들로써, nonobviousness 판단을 위한 factual inquiry와의 관련성이 존재하기 때문이다. 다음의 것이 있다: 

1. commercial success;
2. long felt but unsolved needs; and
3. failure of others.

III. Graham 사건의 사실관계와 판결

본 사건은 Graham 의 특허 즉, 돌 섞인 흙을 쟁기질 할 때 쟁기에 손상이 가는 것을 방지하기 위한 충격흡수 수단을 구비한 “US2,627,798; Clamp for vibrating shank plows”에 대하여, 서로 다른 결론을 내린 5th Circuit (저렴하고 유익한 방법으로 공지의 결과를 획득하는 공지의 결합이므로특허 유효) 과 8th Circuit (공지의 조합에의하여 새로운 결과 도출에 실패하였으므로 특허 무효) 의 판결을 병합하여, Supreme Court가 판결한 것이다.

Supreme Court는 Justice Clark의 의견으로써, 다음과 같은 사유로 claim 1은 prior art 에 대하여 자명하다고 판결하였다.

1. Hinge plate 가 shank 하부로 이동한 것 외에는 '798 claim elements 전부가 prior art 에 존재하고,
2. 특허권자가 주장하는 효과 (shank flexes away from hinge plate) 는 동일한 동작관계 (mechanical operation) 에서 기인하는 것에 불과하며,
3. claim 1의 구성상의 차이점이라는 것이 단순한 마찰접점 (wear point) 의 이동에 불과