Implicit proof of reasonable expectation of success (Elekta v. ZAP Sur., Fed. Cir. 2023)

Elekta Ltd. v. Zap Surgical Systems, Inc., No. 21-1985 (Fed. Cir. 2023)

Eleckta 는 US 7,295,648 의 특허권자인데, PTAB 의 특허 무효결정 (Final Written Decision) 에 대하여 motivation to combine 및 reasonable expectation of success 에 오류가 있다면서 CAFC 에 항소하였다.

 

US 7,295,648 은 method and apparatus for treatment by ionizing radiation 인데, 방사선을 이용한 특정 질병 치료 장치에 관한 것으로, linear accelerator (“linac”) 인 방사선 발생장치가 한쌍의 동심원 고리 (concentric rings) 에 장착되어 이온화 방사선 빔을 환자의 환부에 조사한다.

(US 7,295,648, Elekta)

Claim 1 이 본 발명의 특징을 대표한다는 점에 양측은 합의하였다.

1. A device for treating a patient with ionising radiation comprising: 

a ring-shaped support, on which is provided a mount,

a radiation source attached to the mount;

the support being rotatable about an axis coincident with the centre of the ring;

the source being attached to the mount via a rotatable union having a an axis of rotation axis which is non-parallel to the support axis;

wherein the rotation axis of the mount passes through the support axis of the support and the radiation source is collimated so as to produce a beam which passes through the co-incidence of the rotation and support axes.

ZAP Surgical Systems 는 PTAB 에 IPR 을 신청하였는데, 3건의 prior art (US 4,649,560 (Grady); Megavoltage CT image reconstruction during tomotherapy treatments, PHYS, MED. BIOL., 2000, (Ruchala); US 4,998,268 (Winter)) 에 근거하여 특허무효 주장하였다.  

Grady 는 회전 지지대에 연결된 슬라이딩 암에 장착된 방사선 튜브에 대하여 개시하였고, 

(US 4,649,560, Grady)

Ruchala 는 linac 기반 CT 스캐너에 대하여 개시하였으며, Winter 는 방사선 이미징을 위한 진단용 CT 스캐너에 관하여 개시하였다.

PTAB 은 ’648 특허가 선행문헌에 의하여 비자명성이 부정된다면서, 특허 무효 결정하였다. 이에 Elekta 는 항소하였고, CAFC 의 PTAB 결정에 대한 검토 기준은 법률심에 관하여는 de novo 이고, 사실심에 관하여는 substantial evidence 이다. Substantial evidence 란 “합리적인 자 (reasonable mind) 기준으로 결론을 뒷받침하는데 적절한 것으로 받아들일 수 있는 관련 증거”를 의미한다.

항소심에서, Elekta 는 (1) PTAB 의 motivation to combine 이 존재한다는 결정에 오류가 있고, (2) reasonable expectation of success 가 명백하거나 암시적으로 존재한다는 결정에 오류가 있다고 하였다.

비자명성 검토는 법률심의 문제로 저변의 사실 문제에 대하여 검토하는데, 사실 문제의 검토는 (1) prior art 의 범위와 내용, (2) prior art 와 본 발명 (claim) 간의 차이, (3) 통상의 지식을 가진 자의 수준 및 (4) 간접 증거 (objective indicia) 이다. 항소심은 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌을 결합할 동기 (motivation to combine) 와 그러한 결합의 합리적 수준의 성공에 대한 기대 (reasonable expectation of success) 를 substantial evidence 기준으로 검토한다. Regents of Univ. of California v. Broad Inst., Inc., 903 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2018)

비자명성 검토는 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌을 청구항 한정사항대로 결합할 동기에 대한 확인이 있어야 한다. OSI Pharms., LLC v. Apotex Inc., 939 F.3d 1375, 1382 (Fed. Cir. 2019)

그렇지만, 결합의 동기를 입증하기 위하여 선행문헌의 특정 결합이 더 선호된다거나 더 바람직한 것임을 입증할 것이 요구되지는 않는다. Novartis Pharms. Corp. v. West-Ward Pharms. Int’l Ltd., 923 F.3d 1051 (Fed. Cir. 2019)

Elekta 는 PTAB 이 방사선 이미징 소스 (Grady) 를 linac 치료용 소스로 대체할 통상의 지식을가진 자의 동기에 대한 substantial evidence 판단에 오류가 있다고 주장하였다. 왜냐하면, linac 이온화 방사선 소스는 이미징 개선에 어떠한 효과도 없으며 잠재적으로 치명적 부작용이 존재하여 극도의 정확도가 요구되기 때문이라고 하였다. Elekta 에 따르면, Grady 장치는 이미징 용도이고 그렇기 때문에 linac 의 중량 때문에 극도의 정확도를 구현하는데 장애요소가 된다고 하였다. PTAB 은 Elekta 의 주장 즉, 통상의 지식을 가진 자가 Grady 와 Ruchala 를 결합할 동기가 없다는 점을 일견 인정하면서도, 심사경과 사항 중 이미징 장치에 대한 선행문헌이 거절이유에 인용된 점, 그에 대하여 출원인이 이미징 장치와 본 발명이 analogous art  관계에 있지 않다고 주장하지 않은 점을 근거로 결합의 동기를 인정하였다. 이에 부가하여 PTAB 은 analogous art 를 “방사선 영상 및 치료 환경의 측면에서, 고도의 기하학적 정확도로 다양한 접근 각도로 지향된 3차원 중량 장치를 회전 조작 가능한 기계장치의 엔지니어링 설계”로 설정하였다. PTAB 은 ZAP 의 전문가 증언을 이를 뒷받침하는 진술로 받아들였다. 그러면서, 통상의 지식을 가진 자는 Grady 의 3차원 조작 기능의 장점을 쉽게 이해했을 것이므로 무거운 중량의 linac 장치를 채용하는데 따른 난제 또는 정밀도의 필요성으로 인하여 통상의 지식을 가진 자가 결합의 동기를 단념하지 않을 것이라고 판단하였다.

CAFC 는 상기의 PTAB 의 결정이 심사 경과사항, 선행문헌 및 전문가 진술에 의하여 substantial evidence 기준으로 뒷받침 된다고 다음과 같이 판단하였다:

1.  Prosecution history: 특허권자는 심사관의 거절이유 근거가 된 prior art 에 대하여, 이미징 장치이기 때문에 analogous art 가 아니라는 주장을 하지 않았다. 심사관은 거절이유에서, Ruchala 가 이미징과 동시에 방사선을 전달하는 것에는 방사선 전달 측면에서 정확도를 높이는 효과가 있음을 개시하고 있는 점을 지적하였고, 이에 부가하여 Winter (prior art) 에도 방사선 이미징과 (치료용) 방사선 전달 방식이 환부에 좀 더 정확히 방사선을 전달하는데 개선점이 있다고 개시하고 있다.
2. Expert testimony: ZAP 의 전문가 Dr. McCarthy 는 통상의 지식을 가진 자 입장에서 이미징 장치에서 방사선 전달 (치료) 장치로 환자를 이동시키는 단점을 해소할 수 있으므로, 두 장치를 결합할 동기가 존재한다고 진술하였다. 

Elekta 는 마지막으로 PTAB 이 합리적 성공의 기대를 뒷받침하는 어떠한 증거도 제시하지 못하였다고 주장하였다.

비자명성 판단에 있어서, 통상의 지식을 가진 자의 합리적 성공의 기대의 검토는 반드시 필요한 것이 명확하다. 이것은 청구항 한정사항대로 선행문헌을 결합하는 것이 성공할 것이라는 합리적 기대를 의미한다. Intelligent Bio–Systems, Inc. v. Illumina Cambridge Ltd., 821 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2016)

결합의 동기 검토가 명시적이어야 하는 것과는 달리, 합리적 성공의 기대 검토는 명시적일 필요는 없다. Merck & Cie v. Gnosis S.P.A., 808 F.3d 829 (Fed. Cir. 2015) 특히, 본 사건과 같이 결합의 동기가 존재한다는 결론에 도달한 경우, PTAB 이 이를 바탕으로 합리적 성공의 기대가 암시적으로 존재한다고 판단하는 것은 받아들일 만하다. 왜냐하면, PTAB 은 결합의 동기 검토에서 밝혀진 사실을 바탕으로 암시적으로 합리적 성공의 기대가 존재함을 판단한 것이므로, 이는 오류가 없다.

합리적 성공의 기대의 증거는 결합의 동기와 마찬가지로, (1) 선행문헌 그 자체, (2) 통상의 지식을 가진 자의 지식, 또는 (3) 본 발명의 해결 과제로부터 기인할 수 있다. Brown & Williamson Tobacco Corp. v. Philip Morris Inc., 229 F.3d 1120, 1125 (Fed. Cir. 2000)

결합의 동기의 입증이 자동적으로 합리적 성공의 기대를 입증하는 것이 아님을 명확히 할 필요가 있다. Eli Lilly & Co. v. Teva Pharms. Int’l GmbH, 8 F.4th 1331 (Fed. Cir. 2021) 그러나 특정한 경우, 특히 본 사건의 경우는 그러한 분석이 가능할 때도 존재한다.

 

CACF 는 상기와 같이, PTAB 의 결정을 확정하였다.

Motivation to combine analysis: "Known technique" (Intel Corp. v. Pact XPP Schweiz AG, Fed. Cir. 2023)

Intel Corp. v. Pact XPP Schweiz AG, 61 F.4th 1373 (Fed. Cir. 2023)

본 사건은 복수의 선행문헌을 결합하여 청구된 발명의 특허성 즉, 비자명성 위반을 주장하는 경우, 복수의 선행문헌의 결합의 동기 (motivation to combine) 입증을 이미 공지인 해결과제의  공지인 방법에 의한 것인 때에는 별도의 문헌 (또는 특정의 기재) 에 의하지 않아도 된다는 이른바 "known technique" rationale 에 관한 것이다.

PTAB 은 US 9,250,908 의 Claim 5가 2건의 prior art US 5,890,217 (Kabemoto) 과 US 5,680,571 (Bauman) 에 의하여 자명하다고 한 Intel Corp. 의 주장을 받아들이지 않고, 특허 등록 유지결정 (Final Written Decision) 하자, Intel 은 이에 항소하였다.

BACKGROUND

I.

PACT XPP Schweiz AG 는 ’908 특허의 특허권자인데, ’908 특허는 multiprocessor system 에 있어서 processor 의 데이터 접근에 관한 것이다. Multiprocessor system 은 전형적으로 데이터를 몇 가지 메모리에 저장하는데, 시스템 메모리 전체를 저장하기 위한 메인 메모리, 그리고 데이터의 일부 저장을 위한 복수의 cache memory 를 갖는다. Cache memories 는 processor 에 좀 더 근접하게 위치하여 processor 가 더 빠르게 cache memory 에 저장된 데이터에 접근할 수 있도록 한다. 또한, 시스템은 몇 단계 레벨 (multiple cache level) 로 구성될 수 있는데, primary cache 는 processor 에 근접시키되 더 적은 양의 데이터를 저장하고, secondary cache 는 processor 로부터 그보다 좀 더 멀리 위치시키는 방식이다.

Multiple cache memories 의 사용은 몇 가지 문제점을 유발할 수 있는데, 그 중 하나가 cache coherency 이다. 서로 다른 cache 는 동일한 데이터를 저장하고 있는데 이때 어느 한 processor 가 데이터의 local copy 를 변경할 경우, 데이터 간 불일치가 발생할 수 있다. Cache coherency 유지를 위하여 사용될 수 있는 방법 중 하나는 공유 “bus” 상에서 “snooping” 하는 것이고, 다른 한가지 방법은 global, segmented secondary cache 를 채용하는 것이다. 두가지 방법 모두 복수의 processor 간 변경사항을 검출하고, 그러한 검출사항을 local data copies 에 적용하는 식이다.

II.

‘’908 특허는 multiprocessor system 에 관하여 청구하고 있는데, Intel 은 Claim 5 에 대하여 IPR 을 신청하였다. 2건의 선행문헌은 claim 5 의 모든 구성요소를 기재하고 있다고 주장하였다. Claim 5 는 claim 4 의 종속항인데, claim 4 는 다음과 같다:

4. A system, the system comprising:

a processing system comprising

a plurality of processors; and

at least one separated cache not part [of] any processor;

. . .

wherein the at least one separated cache comprises a separated cache segment for at least some of the plurality of processors; the system further comprising:

an interconnect system interconnecting each of the separated cache segments with each of the processors, each of the processors with neighboring processors, and each of the separated cache segments with neighboring separated cache segments; and

an arbiter, the arbiter controlling access of a processor to the interconnect system.

즉, 특허 청구된 interconnect system 은 3가지 interconnection 을 필요로 하는데, (1) “each . . . separated cache segment[] with each . . . processor[]”; (2) “each . . . processor[] with neighboring processors”; and (3) “each . . . separated cache segment[] with neighboring separated cache segments.” 이다. (3) 번 한정사항이 본 항소심과 관련 있고, 이를 segment-to-segment limitation 이라 하겠다.

III.

Intel 은 claim 4 의 separated cache 와 interconnect system 을 채용한 multiprocessor system 이 2건의 선행문헌 (Kabemoto, Bauman) 에 모두 개시되어 있다고 주장하였다. (하기 도면에서, 노란색은 processors, 파란색은 secondary caches, 황금색은 interconnection system 이다.)

Kabemoto (Fig. 3)

Kabemoto (Fig. 4)

Bauman (Fig. 6)

본 항소심은 Kabemoto 의 노란색 processor, Bauman 의 파란색 global, segmented secondary cache, 그리고 두 선행문헌의 황금색 interconnection system 이 중요 관심사항인 바, 이에 대하여 집중한다.

Intel 은 PHOSITA 는 Kabemoto 의 secondary caches 를 Bauman 의 segmented global [secondary cache] 를 대체하는 것에 의하여 claim 4 의 모든 한정사항을 교시한다고 주장하였다. Intel 은 Bauman 의 global, segmented cache 를 [processor] element (14-1) 외부에 위치하는 [Kabemoto 의] snoop bus (22) 에 연결하여 분리된 cache 와 interconnect system 에 도달할 것이라고 주장하였다.

PTAB 은 PACT 의 주장을 받아들여, 첫째 2건의 선행문헌에 청구된 발명 (claim 4) 의 한정사항 모두가 개시되어 있지 않고, 둘째 PHOSITA 기준으로 motivation to combine 을 입증하지 못하였다면서 특허 유효 결정하였다.

DISCUSSION

I.

Intel 의 주장대로, 재판부는 2건의 선행문헌에 의하여 claim 4 의 모든 한정사항이 개시되었다는 것에 동의한다.

하기의 Bauman (Fig. 6) 에 따르면, data path between processors, second-level cache 및 memory 가 개시되어 있다. Second-level cache 는 segments 0 ~ 3 을 포함한다. (파란색) Data path 즉, interconnection system 은 processors 와 second-level cache 를 연결하므로, segment-to-segment (cache) 한정사항에 대하여 기재하고 있는 바, claim 4 의 구성요소 전부가 개시되지 않았다고 한 PTAB 의 판단에는 오류가 있다.

II.

A

Intel 은 또한 PTAB 의 “known-technique” rationale 에 의한 motivation to combine 에 대한 기각에 대하여도 항소하였다.

Motivation-to-combine 분석은 유연한 (flexible) 것이다. KSR 재판부에 따르면, 다음과 같이 판결하였다:

관련 기술분야에서 공지인 어떠한 문제나 필요성이라도 청구된 발명의 구성요소를 결합하는데 사용될 수 있으며, 게다가 PHOSITA 는 통상의 창작력 (ordinary creativity) 을 보유한 자이므로, 복수의 특허의 (산재된) 구성요소를 퍼즐을 맞추는 것과 같이 결합할 수 있다. 그러한 이유로, motivation to combine 분석은 청구된 발명에 특정된 주제 (specific subject matter) 에 대한 정확히 일치하는 교시 (precise teachings) 를 탐구하는 것이 아니어도 된다.

이에 부가하여, “universal” motivation 즉, 특정 기술분야에서 기술의 개선을 위하여 공지인 보편적 동기 또한 선행문헌 자체에는 어떠한 힌트도 제시되지 않은 경우라 해도 motivation to combine 을 제공하게 된다. (가령, 전자기기 분야에서 에너지 효율의 증진은 일반적 관심사이다.)

마찬가지로, 기술이 하나의 장치를 개선하기 위해 사용되었고 PHOSITA 가 유사한 장치를 동일한 방식으로 개선할 것이라고 인식한다면, 실제 적용이 PHOSITA 자신의 기술 범위를 벗어나지 않는 한 해당 기술을 사용하는 것은 자명하다. 이것이 이른바 “known-technique” rationale 이다.

이미 정립된 기능에 따른 선행기술 요소를 사용하여 공지의 문제를 해결하는 기술이 있다면 여기에는 motivation to combine 이 존재한다. 그리고, 그러한 조합이 최선의 (best) 옵션일 필요까지는 없고, 다만 그것이 적합한 (suitable) 옵션이기만 하면 된다.

B

Intel 은 IPR 에서, PHOSITA 가 2건의 선행문헌을 결합할 동기가 충분하다고 하였는데, 그 이유는 2건 모두 multiprocessor system 에 관한 것이면서, 동일한 문제 즉 cache coherency 유지에 관한 것이기 때문이라고 하였다. 그에 따라 PHOSITA 는 자연적으로 (naturally) Bauman 의 segmented [global secondary] cache 를 Kabemoto 에 사용할 것이라고 주장하였다.

PTAB 은 Intel 의 그러한 주장을 기각하였는데, Kabemoto 와 Bauman 은 동일한 문제의 해결에 대하여 개시하고 있고, Bauman 의 cache 는 공지의 방법으로 문제를 해결하는 것에 관하여 개시하고 있으므로, 이것은 다음과 같이 KSR 판결에 따른 motivation to combine 이다:

There is a motivation to combine when a known technique “has been used to improve one device, and a person of ordinary skill in the art would recognize that it would improve similar devices in the same way,” using the “prior art elements according to their established functions.”

Intel 의 입장에서는 cache coherency 문제를 해결하는 공지의 방법이 존재하고, Bauman 의 secondary cache 가 그러한 문제의 해결에 도움이 되며, Kabemoto 와 Bauman 을 결합하는 것이 PHOSITA 의 (능력) 을 넘어서는 것이 아닌 점을 입증하는 것으로 충분하다. 

Motivation to Combine – PHOSITA’s Creativity and Common Sense (C.R. Bard v. Medline, Fed. Cir. 2021)

C.R. Bard v. Medline Indus., No. 2020-1900 (Fed. Cir. Aug. 13, 2021)

C.R. Bard 재판부 (CAFC) 는, 비자명성 판단에 있어서 복수의 prior art 의 결합의 동기 (motivation to combine) 를 PHOSITA 의 창작력과 common sense 에 의하여 입증할 수 있다고 하였다.

Medline Industries 는 US 9,745,088 의 특허권자인데 ’088 특허는 “Catheter tray, packaging system, instruction insert, and associated methods” 로써 catheterization 시술 중 시술 도구에 의한 환자의 감염을 최소화하기 위한 시술도구 kit 에 관한 것이다.

Claim 45 는 다음과 같다:

A medical procedure kit, comprising:

a single layer tray having a first compartment for receiving syringes and a second compartment for receiving a medical assembly;

a first syringe and a second syringe disposed within the first compartment;

the medical assembly disposed in the second compartment, wherein the medical assembly comprises a coiled tubing coupled between a fluid drain bag and a Foley catheter;

at least one layer of wrap material enclosing the single layer tray within one or more folds of the at least one layer of wrap material; and

an outer packaging disposed about both the single layer tray and the at least one layer of wrap material.

US 9,745,088 (Medline Indust.)

Prior art: US 7,278,987 (Solazzo)

C.R. Bard 는 PTAB 이 ’088 특허가 prior art 대비 자명하지 않다면서 특허 유효판결 하자, CAFC 에 항소하였는데, PTAB 은 prior art 에는 2개의 syringe 를 하나의 compartment 에 수용하는 것에 관한 명시적 기재가 없으므로, 특허청구항은 비자명성이 인정된다고 판결하였다.

CAFC 는 (1) prior art 가 무엇을 교시하는지, (2) PHOSITA 의 결합의 동기 (motivation to combine) 및 (3) prior art 의 teach away 여부는 question of fact 이므로, 1심 판결에 대하여 “clear error” 기준으로 검토한다고 하였다. 

Supreme Court 는 KSR 판결에서, “청구된 발명이 prior art 를 그 본연의 기능에 따라 예측 가능한 변형에 이르게 하는 것에 불과”한지 판단하는 경우 “확장성 있고 유연한 접근 (expansive and flexible approach)” 이 필요하다고 하였다. 

CAFC 는 다음과 같이, PTAB 의 판단에 오류가 존재한다면서, PTAB 판결을 기각하였다:

PTAB 은 skilled artisan 의 creativity 능력에 대한 고려 없이 prior art 각각의 개시 사항에 근거한 자명여부 만을 검토하였다. 그러나, prior art elements 의 본연의 기능 (established function) 에 따른 예측 가능한 변형 (predictable variation) 에 불과하다면, 그것은 자명한 것이다. PTAB 은 prior art 2건 (US 7,278,987, Solazzo; US 3,329,261, Serany) 에는 2개의 syringe 를 단일 compartment 에 수용하는 것을 명시적으로 기재 (expressly described) 하지 않았기 때문에 ’088 특허는 자명하지 않다고 하였으나, 이것은 개별 prior art 의 기재 사항에 대한 과도하게 경직 (rigid) 된 검토이다. 2건의 prior art 에는 kit 의 내용물이 사용되는 논리적 순서 또는 최적화된 사용에 따라 수용된다는 기재가 있으므로, 그러한 prior art 의 기재 사항에 근거하여 PHOSITA 는 자신의 창작력 내지 common sense 를 발휘하여 2개의 syringe 를 단일 compartment 에 수용할 충분한 가능성이 존재한다. 특히, 실행 가능성이 동등한 2가지 옵션 만이 가능한 경우, 둘 중 어느 하나는 자명한 것이 확실하다.

Articulating the reasoning of motivation to combine prior arts (In re Van Os, 2017)

 In re Van Os, 844 F.3d 1359, 121 U.S.P.Q.2d 1209 (Fed. Cir. 2017)

본 사건은 US application no. 12/364,470 이 §103 (non-obviousness) 위반으로 PTAB 에서 거절 확정되자, CAFC 로 항소한 사건이다. 심사관은 복수의 선행문헌의 결합의 동기 (motivation to combine) 에 대하여 분명하게 설명 (articulate the reasoning) 해야 한다는 판결이다.

 ’470 application 은 스마트폰의 touchscreen interface 에 관한 것인데, 사용자는 touchscreen 상에서 icon 을 편집 가능하다. Claim 38 은 “first user touch” 와 “second user touch” 를 구분하는데, first user touch 로 앱을 실행한 다음 이보다 더 긴 시간의 second user touch 이에 의하여 interface reconfiguration mode 가 활성화된다. Claim 40 은 앱 실행을 위한 touch 는 한정하지 않고, “first user touch of at least an established duration” 에 의하여 interface reconfiguration mode 가 활성화 된다고 한정하였다.

PTAB 은 심사관의 거절이유 즉, US 7,233,129 (Hawkins) 와 US 2002/0190159 (Gillespie) 에 의하여, ’470 application 은 자명하다고 한 거절을 확정하였다. Hawkins 는 touch-sensitive personal communication device 에 대한 것인데, button 을 편집하기 위한 menu 내지 keyboard 명령이 마련되어 있다:

"performing button 701 configuration and/or editing," and that "a user can rearrange buttons 701 by dragging button 701 from one location to another...."

Gillespie 는 computer touch pad 의 interface 에 대하여 기재하고 있는데, activated state 인 경우 icon 이 삭제 또는 재배치될 수 있는 방법으로써, 사용자의 다양한 touch 에 의하여 삭제/재배치가 다음의 동작으로 가능하다고 기재하였다:

touching an icon with multiple fingers or with rapid double taps, hovering the finger over an icon without touching the touch screen, or holding the finger on an icon for a sustained duration, whereas "single taps near an icon could be interpreted as normal mouse clicks."

심사관은 prior art 가 claim 38 의 claim limitation 을 모두 개시하고 있는데, 다만 interface reconfiguration mode 가 “user touch of a longer duration” 만은 명시적으로 개시하지 않고 있다고 하면서도, Gillespie 의 “sustained touch” 를 Hawkins 에 결합하여 editing mode 로 들어가는 것은 사용자에게 직관적 (intuitive) 인 것에 불과하므로, 자명하다고 판단하였다. PTAB 은 심사관의 판단을 (추가의 사유 없이) 그대로 인용하여 거절을 확정하였다.

상기의 PTAB 결정에 대하여, CAFC 는 PTAB 이 “PHOSITA 가 Hawkins 의 editing mode 의 개시를 Gillespie 의 sustained touch 를 결합하여 변형하는 것 (modification) 은 자명하다고 한 것” 은 Hawkins 와 Gillespie 를 결합하는 것에 대하여 추가의 사유를 분명히 함이 없이 직관적 (“intuitive”) 이라고 한 의미라고 했다.

KSR 사건에서, Supreme Court 는 factfinder 의 common sense 사용에 대하여 rigid preventative rule (경직된 예방적 규칙) 을 적용하면 안된다고 하였다. 올바른 접근법은 common sense 와 PHOSITA 의 creativity 를 적절히 사용하여, 선행문헌의 결합의 동기를 평가하는 것이라고 하였다. 그러나, 상기의 KSR 재판부가 설정한 유연한 접근법 (flexible approach) 어디에도 factfinder 의 reasoned analysis 의무를 삭제한 적이 없다. 오히려 KSR 재판부는 분명한 analysis 가 있어야 한다고 하였다.

분명한 사유의 제시 없이, common sense 에 기대거나 intuitive 라고 하는 것은 단정적 주장 (conclusory assertion) 에 불과하고, 이는 적절하지 않다. 왜냐하면, 이것은 KSR 재판부가 경계한 선행문헌에 개시된 (개별) 구성요소를 사후적 고찰을 사용하여 청구된 발명으로 배열하는 것이기 때문이다.

본 사건에서, PTAB 과 심사관은 PHOSITA 입장에서 Gillespie 의 개시를 Hawkins 에 결합함으로써, Hawkins 의 editing mode 를 활성화하는 것에 도달하는 사유에 대하여 “intuitive way” 외에 아무 것도 제시하지 못했다. Agency tribunal (USPTO, PTAB) 은 motivation to combine 에 대한 분명한 사유를 제시함으로써, 후에 재판부로 하여금 해당 결정에 대한 의미 있는 검토를 가능하게 할 의무가 있다.

CACF 는 상기와 같은 이유로 PTAB 의 판결을 파기하고 환송하였다.

’470 application 은 이후, US 9,933,913 으로 특허 등록되었다.

Common sense in obviousness determination (DSS Tech. v. Apple, 2018)

DSS Tech. Mgmt., Inc. v. Apple Inc., 885 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2018)

본 사건은 nonobviousness 요건 판단 시, prior art 와 patented invention 간 차이점을 common sense 에 의존하여 PHOSITA 기준으로 자명함을 입증하는데 있어서, common sense 의 사용 가능 범위를 구체적으로 판결한 사건이다.

DSS Tech. 는 US 6,128,290 의 특허권자인데, PTAB 은 Apple 이 제기한 inter partes review (IPR) 에서, 해당 특허가 prior art 에 의하여 자명하므로, §103 위반으로 특허무효 취지의 final written decision (FWD) 을 발행하였다. 이에, DSS Tech. 는 항소하였다.

'290 특허는 wireless communication network for a single host device and multiple peripheral devices 에 관한 것이다. Host (server microcomputer) 로부터 복수의 peripheral units 에 대하여 동기신호를 보내는데 있어서, “low duty cycle pulsed mode of operation” 인 것을 특징으로 하며, 해당 특징에 의하여, power consumption 을 줄이고, 신호 간섭을 방지하는 효과를 갖는다. Claim 1은 다음과 같다:

A data network system for effecting coordinated operation of a plurality of electronic devices, said system 10201902059625 comprising:

a server microcomputer unit;

a plurality of peripheral units which are battery powered and portable, which provide either input information from the user or output information to the user, and which are adapted to operate within short range of said server unit;

said server microcomputer incorporating an RF [radio frequency] transmitter for sending commands and synchronizing information to said peripheral units;

said peripheral units each including an RF receiver for detecting said commands and synchronizing information and including also an RF transmitter for sending input information from the user to said server microcomputer;

said server microcomputer including a receiver for receiving input information transmitted from said peripheral units;

said server and peripheral transmitters being energized in low duty cycle RF bursts at intervals determined by a code sequence which is timed in relation to said synchronizing information.

Claim 1은 server microcomputer 와 복수의 peripheral units 로 구성되는데, 이들은 transmitter (신호 송/수신) 이며, "energized in low duty cycle RF bursts” 의 claim limitation 을 갖는다.

PTAB 은 IPR 에서, US 5,241,542 (Natarajan) 에 근거하여, '290 특허의 claim 1이 무효라고 판단하였다. Natarajan 은 power conservation in wireless communication 에 관한 특허이다. Natarajan 에 따르면, power conservation 을 위한 방법으로써, message 를 전송하는 순간에만 power 를 사용한다. 이를 위하여, fixed-length frames 로 시간을 분할 (slot) 하고, 그에 근거하여 multi-access protocol 을 구현한다. 이렇게 함으로써, mobile unit 은 메시지를 수신하지 않는 구간 (slot) 에서는 receiver (transmitter) 를 turn off 할 수 있고, 이러한 방식으로 power consumption 을 줄이는 것이다. (그러나, Natarajan 은 mobile unit 즉, peripheral units 의 power conservation 에 관한 것일 뿐, host 에 관한 것은 아니다.)

PTAB 은 Natarajan 의 mobile unit transmitters 가 "low duty cycle RF bursts” 에서 동작하므로, base station 에 대하여 유사한 방법 (analogous manner) 을 적용하는 변경은 PHOSITA 기준으로 자명하다고 판결하였다. 

DSS Tech. 는 Natarajan 은 base station transmitter 에 대하여 아무런 기재사항이 없고, Natarajan 의 base station 은 mobile unit 과 상이한 communications scheme 을 사용한다고 지적하면서, PTAB 의 결정에 오류가 있다고 주장하였다.

PTAB 의 결정은 KSR 판결에서, skilled artisan 이 ‘a person of ordinary creativity, not an automation’ 이라고 한 점에 근거하였다. KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)

Obviousness 는 question of law based on underlying findings of fact 이다. 항소심 재판부 (CAFC) 는 PTAB 의 factual finding 은 substantial evidence 기준으로, legal conclusion 인 obviousness 결정에 대하여는 de novo 기준으로 검토한다.

(2 이상의 prior art 에 근거하는 것이 통상이나) 경우에 따라서는, single prior art 에 근거하여 §103 위반이 되는 수도 있는데, single prior art 를 변경하여 patented invention 에 이르는 것이 PHOSITA 에게 자명한 때이다. Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc., 832 F.3d 1355, 1361 (Fed. Cir. 2016)

본 사건도 그러한 경우인데, 문제는 PTAB 의 판결처럼 Natarajan 의 base station transmitter 를 ’290 특허와 같이 “energized in low duty cycle RF bursts” 하도록 변경하는 것이 용이한가 이다. 

Common sense 내지 common knowledge 는 obviousness inquiry 에 있어서, 충분한 사유를 수반하여 설명된다는 전제 하에 유용하게 사용될 수 있다. 그런데, common sense 는 다음의 3가지 주의할 사항이 있다.

1. Common sense 는 전형적으로 “known motivation to combine” 을 제공하기 위하여 사용된다. 즉, claim limitation 이 결여된 것을 보충하는 용도로 사용하면 안된다.
2. Common sense 에 의하여 missing claim limitation 을 보충할 수 있는 경우는 limitation 이 대단히 간단하고 (unusually simple), 해당 기술이 특별히 복잡하지 않은 (particularly straightforward) 경우이다.
3. Common sense 를 상기 1 내지 2의 경우로 사용하는 어떠한 경우라도, 심사숙고한 분석 (reasoned analysis) 및 증거적 지지 (evidentiary support) 를 위한 전면적 대체 (wholesale substitute) 용으로 사용하면 안된다. (즉, common sense 에만 전적으로 의지하여, 자명하다는 결론에 도달하는 것은 안된다는 의미)

CAFC 는 (prior art 의) combination 내지 modification 을 검토하는 경우, skilled artisan 의 knowledge, creativity 및 common sense 를 고려해야 한다고 판결한 바 있다. 본 사건에서, PTAB 은 ordinary creativity 를 prior art 에서 제시하지 않은 claim limitation 을 채워 넣기 위한 용도 (gap filler) 로 사용하였다. 이러한 경우, common sense 에 의지한 근거는 면밀히 살펴져야만 한다. 

본 사건에서 claim limitation 은 대단히 간단 (unusually simple) 하지도 않고, 기술이 특별히 복잡하지 않은 (particularly straightforward) 것도 아니다. 실제로 ’290 특허는 명세서 기재사항 중 상당한 분량으로 “low duty cycle” mode 동작을 가능하게 하는 복잡한 통신 프로토콜에 대하여 기재하고 있다. PTAB 도 인정한 부분인데, transmitter 를 “energized in low duty cycle RF bursts” 로 되느냐의 문제는 간단하지 않다. 또한, missing limitation 은 patented invention 에서 중요한 역할을 차지한다. ’290 특허는 low duty cycle pulsed mode 동작이 발명의 목적을 달성하는데 핵심적이라고 설명하기 때문이다. 

PTAB 은 Natarajan 에 동일한 power conservation 기능을 갖는 base unit transmitter 의 기재가 없음을 인정한 다음, Natarajan 을 변경하여 base unit transmitter 에 도달하는 것이 skilled artisan 에게 자명하다고 판결하였다. 그러나, 그러한 결론에 이르면서 추가의 어떠한 증거도 붙이지 않았다.

Apple 은 base station 과 mobile station 이 동일한 물리적 구조를 가지므로, 유사 장치에 동일한 방법으로 공지의 기술을 적용하는 것은 (skilled artisan 에게) 자명한 결과일 뿐이라고 주장하였다. PTAB 은 그러한 Apple 의 전문가 진술을 받아들였다. 이러한 단정적인 전문가 진술 (Conclusory statements and unspecific expert testimony) 은 PTAB 의 판결에 이르는 증거로써 충분하지 않다. Icon Health & Fitness, Inc. v. Strava, Inc., 849 F.3d 1034, 1047 (Fed. Cir. 2017)

PTAB 은 어느 일방 당사자의 주장을 판결 근거로 사용할 수는 있지만, 이러한 경우 왜 주장을 받아들이게 되었는지 사유를 설명해야 한다. In re NuVasive, Inc., 842 F.3d 1376, 1383 (Fed. Cir. 2016)

살펴본 바와 같이, PTAB 은 “ordinary creativity” 를 missing claim limitation 에 대한 wholesale substitute 로 사용하였으므로, 그 판결에 오류가 있어 PTAB 의 판결을 파기한다. 

Obviousness determination - Articulation of motivation to combine (In re NuVasive, 2016)

In re NuVasive, Inc., 841 F.3d 966 (Fed. Cir. 2016)

KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007) 사건에서, Supreme Court 가 CAFC 의 TSM test 의 경직성 (too rigid) 을 지적한 후, Obviousness (§103) 판단에 있어서, 더 이상은 문헌에 teaching-suggestion-motivation 이 기재되어 있어야 한다는 요건은 필요하지 않다. 즉, TSM test 뿐만 아니라 좀 더 유연한 방법으로, prior art 와 claimed invention 의 차이점이 PHOSITA 에게 자명함을 입증하면 §103 위반에 의한 특허무효 (거절) 가 결정된다.

그러나, CAFC 는 비록 TSM test 는 아니더라도, 반드시 PHOSITA 에게 prior art 와 claimed invention 의 차이가 왜 자명한지 명확히 설명 (articulation) 할 수 있어야 한다는 판결을 내리고 있다.  본 판결은 KSR 판결이 있은 후, 10년이 경과한 시점 (2016) 에서, CACF 의 판결이 어떻게 변화하였는지 살펴볼 만한 판례이다.

*** Flexible approach 관련 판례: Determination of nonobviousness - Flexible approach (Perfect Web Tech. v. InfoUSA) 

NuVasive 는 US 8,361,156 의 특허권자인데, ’156 특허는 spinal fusion 시술을 위한 implant 로써, 척추의 소정의 부분에 implant 를 삽입하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다. Claim 1 의 주요부분은 다음과 같다:

… at least first and second radiopaque markers oriented generally parallel to a height of the implant, wherein said first radiopaque marker extends into said first sidewall at a position proximate to said medial plane, and said second radiopaque marker extends into said second sidewall at a position proximate to said medial plane. 

Medtronic, Inc. 는 PTAB 에 inter partes review 를 신청하였고, PTAB 은 Synthes 제품 brochure (SVS-PR) 등에 근거하여, inter partes review 를 개시하였고, 해당 문헌 (prior art) 에 근거하여 ’156 특허는 자명하므로, §103 위반으로 특허 무효라는 취지의 Final Written Decision (FWD) 을 발행하였다. 이에 NuVasive 는 항소하였다.

NuVasive 는 PTAB 이 선행문헌에 근거하여, ’156 특허의 claim “radiopaque markers proximate to the medial plane” 이 PHOSITA 에게 자명하다고 판단한 것에 오류가 있다고 주장하였다.

Claim 이 prior art 와 차이는 있지만, 그러한 차이점이 발명을 완성한 시점에서 PHOSITA 에게 자명한 정도이면 해당 claim 은 §103 위반으로 무효이다. Obviousness 판단 (determination) 은 question of law 인데, 그러한 판단은 underlying factual findings 에 근거해야 한다. Factual finding 으로는  

1. the scope and content of the prior art; 
2. differences between the prior art and the claims at issue; 
3. the level of ordinary skill in the art; 
4. the presence of secondary considerations of nonobviousness (commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others 따위) 가 있다. Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)

Prior art 를 검토함에 있어서, PTAB 은 PHOSITA 가 claimed invention 에 도달하기 위하여 (복수의) prior art 를 결합할 가능성을 고려한다. In re Warsaw Orthopedic, Inc., 832 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016) 

항소심 재판부 (CAFC) 는 PTAB 의 factual finding 에 대하여 substantial evidence 기준 – 즉, PTAB 의 결정에 어느 만큼의 deference 를 인정하여, 실질적으로 오류가 있지 않는 이상 판결을 지지 – 으로 검토하지만, factual inquiry 는 thorough and searching (면밀히 살피는) 정도에 이르러야 하고, CAFC 의 검토 사항 중 가장 중심에는 PTAB 이 motivation to combine [prior art] 을 충분한 사유를 바탕으로 판단하였는지에 있다.

*** 원문은 다음과 같다: Although we review this factual finding for substantial evidence, “the factual inquiry whether to combine references must be thorough and searching,” and "the need for authority pervades our authority on the PTAB's findings on motivation to combine. In re Lee, 277 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2002)

PTAB 은 FWD 에서, PHOSITA 가 왜 prior art reference 를 결합하여 claimed invention – place the radiopaque markers on the medial plane – 에 이르는지 (motivation to combine) 그 사유를 명확히 설명하지 못했다. PTAB 은 해당 modification 에 의하여 additional information 을 제공할 수도 있다는 Medtronic 전문가의 확정적 진술 (conclusory statement) 에만 의지한 채, '156 특허가 prior art 와 비교했을 때 자명하다고 판단하였다. 

PTAB 은 자신들의 판단을 뒷받침하는 적절한 evidentiary basis 를 갖춰야만 했다. 또한, 관련 데이터를 검토하고, 그로부터 발견된 사실 (facts found) 과 자신들이 내린 선택 간의 합리적 연관성 (rational connection) 을 포함한 만족할 만한 명확한 설명을 했어야 한다. Motor Vehicle Mfrs. Ass’n v. State Farm Mut. Auto. Ins. Co., 463 U.S. 29, 43 (1983)

그러한 설명이 있는 후에라야 CAFC 는 PTAB 의 판결에 대하여 그러한 판결이 적절한지 (즉, arbitrary, capricious, abuse of discretion, unsupported by substantial evidence 한지) 검토할 명분이 주어진다. Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150 (1999)

CAFC 는 일관되게, PTAB 은 선행문헌의 결합의 동기 (motivation to combine) 에 대한 명확한 사실적 뒷받침을 분명히 해야 할 의무가 있음을 판결해 왔다. 이는 Supreme Court 의 KSR 판결에 의하여도 보강된다:

Although identifying a motivation to combine “need not become [a] rigid and mandatory formula,” KSR, 550 U.S. at 419, the PTAB must articulate a reason why a PHOSITA would combine the prior art references.

CAFC 는 상기와 같은 이유로, PTAB 이 PHOSITA 가 왜 선행문헌을 결합하였는지 명확한 설명을 하지 못했으므로, 본 사건을 파기 환송하였다.

Obviousness determination - teach away, commercial success (Chemours v. Daikin, July 2021)

Chemours Company FC, LLC v. Daikin Industries, Ltd. (Fed. Cir. 2021)

본 사건은 Obviousness 판단 시, (1) teaching away 와, (2) commercial success (secondary indicia) 를 어떻게 적용하는지에 대한 CAFC 의 판결이다.

Daikin 은 Chemours 의 US 7,122,609, US 8,076,431 에 대하여 PTAB 에 inter partes review 를 신청하였는데, PTAB 은 US 6,541,588 (Kaulbach) 에 의하여 자명하므로, 특허 무효판결 하였다. Chemours 는 이에 항소하였다.

'609 특허는 통신 케이블을 extrusion molding 방법으로 코팅하는 방법에 관한 것인데 특히, 본 항소심과 관련 있는 부분은 “polymer having a specific melt flow rate range (30±3g/10min)” 이다. (extrusion molding 수행 동안, 상기의 특정 flow rate 를 유지하여, 빠른 속도로 통신케이블 코팅이 가능하다.) claim 1은 다음과 같다:

1. A partially-crystalline copolymer comprising tetrafluoroethylene, hexafluoropropylene in an amount corresponding to a hexafluoropropylene index (HFPl) of from about 2.8 to 5.3, said copolymer being polymerized and isolated in the absence of added alkali metal salt, having a melt flow rate of within the range of about 30±3g/10 min, and having no more than about 50 unstable endgroups/10 6 carbon atoms.

STANDARD OF REVIEW

항소심 재판부 (CAFC) 는 PTAB 의 legal determination 에 대하여 de novo 기준으로, factual determination 에 대하여 substantial evidence 기준으로 검토한다. Substantial evidence 란 mere scintilla (단순한 약간의 양) 보다 많은 정도의 증거를 필요로 하는데, reasonable mind (합리적인 자) 가 해당 증거가 결론을 지지하는 것으로 받아들일 수 있다면 충분한 증거이다.

*** Substantial evidence requires more than a “mere scintilla” and must be enough such that a reasonable mind could accept the evidence as adequate to support the conclusion. Consol. Edison Co. v. NLRB, 305 U.S. 197, 229 (1938).

Obviousness 는 사실적 판단에 근거한 법률심의 문제 (question of law based on underlying findings of fact) 이다. Prior art 의 교시, person of ordinary of skill in the art 의 결합의 동기 (motivation to combine) 및 prior art 의 반대의 교시 (teach away) 여부는 question of fact 이다.

*** “What the prior art teaches, whether a person of ordinary skill in the art would have been motivated to combine references, and whether a reference teaches away from the claimed invention are questions of fact.” Meiresonne v. Google, Inc., 849 F.3d 1379, 1382 (Fed. Cir. 2017)

Factual finding 을 수행함에 있어서, PTAB 은 적합한 증거의 기반을 갖춘 다음, 만족할 만한 설명을 정교하게 제시해야 한다.

*** In making its factual findings, the Board must have both an adequate evidentiary basis for its findings and articulate a satisfactory explanation for those findings. NuVasive, 842 F.3d at 1382

Daikin 은 입증책임을 다하지 못했는데, 왜냐하면 person of ordinary skill in the art 가 Kaulbach 를 어떠한 이유로 변경하여 claimed invention (Chemours) 에 이르는지 설명하는데 실패했기 때문이다.

TEACH AWAY

Kaulbach 는 빠른 속도로 통신케이블을 코팅하기 위해서 very narrow molecular weight distribution 이 필요하다고 기재하고 있다. 이것은 종래의 prior art 가 코팅물질이 high speed extrusion 을 위하여 broad molecular weight distribution 을 가져야 한다는 것과 대비되는 것이다. Kaulbach 는 narrow distribution 의 방법으로 Fe, Ni, Cr 등의 중금속의 농도를 낮추는 것을 실실예로 기재하였다.

PTAB 은 Kaulbach 의 실시예 (A11) 를 인용하였는데, melt flow rate 는 24g/10min 이다. (이것은 claimed invention 의 30±3g/10min 과는 상이하다.) Kaulbach 의 실시예 (A11) 는 claimed invention 의 범위를 온전히 포함한다고 하였는데, 왜냐하면 skilled artisan 은 케이블의 코팅 속도를 높이기 위하여 melt flow rate 를 증가시키는 변경을 할 동기가 있기 때문이라고 하였다. 그러면서, Kaulbach 에는 비록 narrow distribution 에 의하여 개선된 코팅속도를 달성할 수 있다고 하나, 이는 skilled artisan 에 의하여 narrow distribution 이든 broad distribution 이든 선택할 수 있는 것으로 자명한 범위에 든다고 판단하였다.

상기의 PTAB 판단은 substantial evidence 기준에 부합하지 않는다. 왜냐하면, Kaulbach 의 발명의 핵심사상 (inventive concept) 이 narrow distribution 인데, 이를 broad distribution 으로 변경하는 것을 skilled artisan 에게 결합의 동기가 있다고 할 수는 없기 때문이다. Trivascular, Inc. v. Samuels, 812 F.3d 1056, 1068 (Fed. Cir. 2016) 판결에서, CAFC 는 prior art 의 basic objective 를 훼손하는 경우, skilled artisan 이 prior art 를 변경할 동기 (motivation to modify the prior art) 를 찾을 수 없다고 한 바 있다.

이것은 특별히 Kaulbach reference 에서 molecular weight distribution 을 확장하는 것을 teach away 하고 있는 점에서, 사실이다. 예를 들면, Kaulbach 는 polymerization 수행 중 chain transfer agent 의 사용을 하지 말 것으로 기재하고 있는데, agent 의 추가로 molecular weight distribution 이 확장되기 때문이라고 하였다. 이러한 점이 skilled artisan 이 발명의 범위 (claimed range) 내에서 자명하게 변경할 시도의 사유 (reason to attempt) 를 설명할 수 없는 요인이다. (즉, cited prior art 에서 teach away 한 것을 POSA 가 motivation to modify/combine 한 것으로 할 수 없다는 의미이다. Procter & Gamble Co. v. Teva Pharm. USA, Inc., 566 F.3d 989, 995 (Fed. Cir. 2009))

COMMERCIAL SUCCESS

Chemours 는 PTAB 이 secondary indicia of obviousness (commercial success) 를 판단함에 있어서, market share 증거를 제시하지 못하였다는 이유로 nexus 요건을 충족하지 않는다고 판단한 것은 오류가 있다고 주장하였다. 

Chemours 는 PTAB 이 commercial success 를 판단함에 있어서, invention as a whole 이 아닌limitation-by-limitation basis 로 판단하는 오류를 범했다고 주장하였다.

일반적으로, objective indicia of nonobviousness 를 지지하는 증거는 claimed invention 과의 관련성 (nexus) 이 입증되어야 한다. Obviousness 분석에 있어서, claimed invention 은 거의 대부분의 경우 (종래의 알려진) 구성요소의 결합에 의한 것이다. WBIP, LLC v. Kohler Co., 829 F.3d 1317, 1332 (Fed. Cir. 2016) 그러므로, commercial success 의 증거는 inventive combination of known elements (알려진 구성요소의 발명적 결합) 과 연관되어 있다. PTAB 은 claimed invention 과 commercial success 간에 nexus 를 발견하지 못했다고 판단하였다. Kaulbach 는 claimed melt flow rate 를 제외한 모든 구성요소가 기재되어 있고, 또 다른 prior art 에는 melt flow rate (50g/10min) 이 기재되어 있으므로, claimed invention 에 의한 commercial success 가 발견되지 않는다고 한 것이다.

그러나, claimed invention 이 unique combination 인 경우에 있어서, 각각의 limitations (청구항 구성요소) 의 서로 다른 prior art 에서의 공개 사실이 nexus 요건을 부정하지는 않는다. 만약, nexus 를 부정한다면, prior art 의 공지의 구성요소로부터 도출된 claimed invention 은 nexus 요건을 절대 만족할 수 없을 것이다.

Chemours 는 또한 sales data 만으로도 commercial success 를 입증하기에 충분하다고 주장하였다. PTAB 은 market share 에 관한 증거를 제시하지 못하였으므로, commercial success 입증에 실패했다고 판결하였으나, 이는 잘못된 판단이다. Sales figures 가 market share data 와 결합했을 때, commercial success 를 입증하는 강력한 증거가 되는 것이 사실이지만, sales figures 그 자체만으로도 commercial success 입증이 가능하다. Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp., 110 F.3d 1573, 1579 (Fed. Cir. 1997)

*** 판결문에는 “blocking patents”의 경우, commercial success 의 추정력이 약하다는 내용도 있는데, 그 사유에 대하여 상세히 밝히지는 않고 있다.

Application of the bar on patents claiming obvious subject matter (KSR International v. Teleflex)

•  KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)
• CAFC 는 본 판결 전, 정형화된 TSM (teaching, suggestion, motivation) test 를 고안하여 적용함으로써, 이미 공지인 claim elements 의 조합으로 이뤄진 신규한 발명이 hindsight (사후적 고찰) bias 에 의하여 특허 거절 (무효) 되는 것을 방지하고자 하였음
• TSM test: 복수의 선행문헌의 결합의 사유에 대하여, (1) prior art 에 motivation (suggestion) 의 기재가 있거나, 발명이 해결하고자 하는 과제의 본질이거나, 또는 PHOSITA 의 인지 사실이고, (2) 발명자가 해결하고자 하는 precise (same) problem 이어야 함
• KSR 재판부 (Supreme Court) 는 CAFC 의 그러한 TSM test 적용이 특허법 (§103) 및 선판례와 조화되지 못한다고 강하게 비판 (경직된 방법으로의 TSM test 적용 불가)
• 재판부는, 왜냐하면 PHOSITA (Person Having Ordinary Skill In The Art) 는 ordinary creativity 를 보유한 자로써, 단순 자동화 (automation) 수행 보다 높은 수준의 창작 능력을 가진 자 이기 때문에, 동일하지 않더라도 유사한 문제의 해결 방안을 추론 (inference) 하고, 그 결과에 따른 창작 능력을 발휘할 수 있다고 함; 즉, common sense 를 보유하고, prior art 에 암시된 동기 (implicit motivation) 를 발견할 수 있는 자로 규정함으로써, 103 적용 요건을 완화
• Criteria for obviousness rejection (재판부가 예로 든 적절한 비자명성 거절사유)
• "Expensive and flexible" approach (rigid manner 내지 특정한 공식에 의하면 안됨)
1. Prior art element 의 공지된 방법으로의 조합 → unpredictable result 가 있지 않는 한, obvious
2. Prior art teaches away from combining certain known elements → nonobvious
3. Elements worked together in an unexpected manner -> nonobvious
4. Obvious to try (소수의 알려진 (예측 가능한) 방법 중 어느 하나를 선택하는 것) → obvious
• "Apparent reason to combine" (결합의 명확성)
1. Explicit analysis - Mere conclusory statement (근거에 의하지 않는 확정적 결론) 불가
2. Inferences and creative steps of PHOSITA - Precise teachings to specific subject matter 일 것 까지는 필요없음