명세서 기재사항에 의한 claim 한정해석 여부 (Level Sleep v. Sleep Number, July 2021)

 Level Sleep LLC v. Sleep Number Corp., 2020-1718, July 13, 2021 decided

Claim construction 시, 명세서 기재사항을 참작 ("in light of specification") 하게 되는데, 그렇다고 해서 반드시 명세서 기재사항으로 claim scope 를 한정 해석 할 수 있는 것은 아니다. 35 USC 112 (a) 에 따른 written description requirement (명세서 기재요건) 는 "Patent specification must clearly allow person skilled in the art to recognize the inventor claimed invention.” 이다. 

판례에 따르면, 명세서 기재사항으로 claim 이 한정해석 되는지 여부는 해당 기재사항이 essential element (feature) 인가 하는 점이다. 다음과 같은 판례를 참조할 수 있다.

1. 한정 해석하지 않은 경우: Inventor did not consider the precise location of the lockout to be an element of the invention. Ethicon Endo- surgery v. US Surgical, Fed. Cir. (1996)
2. 한정 해석한 경우: Inventor considered the location of the control on the console to be an essential element of the claim. Gentry Gallery v. Berkline, Fed. Cir. (1998)

본 사건은 명세서 기재사항에 의하여 claim scope 가 한정 해석된 사례이다. 항소심 재판부는 (1) 명세서 기재사항에서 claimed invention 의 목적을 달성하기 위한 최소 압력을 명확히 기재한 점; (2) 종래 제품의 압력 (40 mmHg) 은 claimed invention 의 목적을 달성하기에 너무 높은 압력이라고 비판한 점을 지적하면서, claim limitaiton "low pressure" 의 범위를 명세서 기재사항으로 한정하여 해석하였다.

이하, 본 사건의 주요 판결 내용을 해석하여 보았다.

Level Sleep 은 US 7,036,172 의 특허권자인데, Sleep Number 에 대하여 특허침해 금지 소송을 제기하였다. ’172 특허는 수면의 질을 높이는 개선된 매트리스에 관한 것이다. 명세서에는 수면의 질이 수면시간 동안 몸의 이동 (뒤척임) 이 적을수록 좋아진다고 기재하고 있고, 침대의 불편함에서 유발되는 몸의 이동은 주로 (1) 몸의 일부분에서 압력의 증가; (2) 좋지않은 몸의 정렬에 기인한다고 하였다. 이중 (1)번만 claim 과 연관이 있다.

명세서는 (1)번과 관련하여, 특히 몸의 돌출부 (어깨, 엉덩이) 가 매트리스에 대항하여 크게 압축됨으로써 압력이 증가하여 해당 부분의 혈행을 방해 (discontinuance of capillary blood flow) 하므로 불편함을 느끼게 된다고 한다. 명세서는 이러한 압력을 특별히 ischemic pressure 로 기재하였다. 특허는 이러한 압력을 줄이는 방법으로 매트리스에 의하여 몸을 지지함으로써, 몸과 맞닿는 부분이 저압이 되는 것으로 기재하고 있는데, 그러한 압력 (low pressure) 을 다음과 같이 기재하고 있다:

“The terminology low body pressure means a pressure which is below a pressure threshold (typically the ischemic threshold) for comfortable sleep and of a level which materially reduces causes of bed-induced shifting.”

 

Claim 1은 다음과 같다:

1. A mattress, extending in a lateral direction from side to side and extending in a longitudinal direction from a mattress head to a mattress foot, for supporting a reclining body, said mattress including a head part, a shoulder part, a waist part, a hip part and a leg part, said reclining body having a displacement profile, said mattress comprising,

a core extending in said longitudinal direction and in said lateral direction, said core for undergoing differing vertical displacements when supporting the reclining body,

said core having displacement parameters varying to match the displacement profile of the reclining body whereby the reclining body is supported by low body pressure,

said core having a plurality of regions where the vertical displacement in one or more of the regions varies to match the displacement profile of the reclining body to maintain the reclining body in alignment,

said core including one or more foam members having structural modification where the one or more foam members at different longitudinal positions exhibit different displacement parameters including different ILDs to support the reclining body with low body pressure and exhibits different vertical displacements to maintain the reclining body in alignment.

원고는 claim 11, 12 에 근거하여 doctrine of claim differentiation 에 의한 “low body pressure” 의 청구항 해석에 대한 자신들의 주장을 전개하였다. Claim 11, 12 는 다음과 같다:

11. The mattress as in claim 3 wherein said low body pressure is below a low pressure threshold.

12. The mattress as in claim 11 wherein said threshold is below an ischemic pressure threshold.

Level Sleep 은 1심 재판부에 전문가 의견 (expert report by Dr. Elizabeth Friis) 을 제출하였는데, 그는 소 제기 제품 (매트리스) 과 claim limitation 을 비교하였다. 전문가 의견에는 (1) 평균 표면 압력, (2) 30 mmHg 이상으로 읽히는 압력의 비율, (3) 종래의 매트리스와 비교한 경우의 소 제기 제품의 최고 표면 압력 측정결과가 수록되어 있다. 전문가 의견에 따르면, 종래의 매트리스에 비교하여, 소 제기 제품은 더 낮은 압력 수치를 나타냈다. 그 결과, 1심 재판부가 Markman hearing 단계에서 low body pressure 의 의미로 해석한 “pressure of a level which materially reduces causes of bed-induced shifting” 에 부합한다는 결론을 내렸다. 그런데, 해당 전문가 의견은 동시에, 소 제기 제품의 최고 표면 압력이 40mmHg 이상 인 것도 입증하였다.

1심 재판부는 summary judgment of noninfringement 결정을 내렸는데, 최초 Markman hearing 단계에서의 “low pressure” 의 의미를 변경하여 압력의 상한 값이 존재해야 하고, 소 제기 제품의 40 mmHg 는 해당 상한 값의 범위 밖이라고 설명하였다. 그 이유는, 특허 명세서 기재사항에서 40 mmHg 는 종래의 매트리스가 갖는 압력으로써 claimed invention 의 목적 (즉, bed-induced shifting 의 감소 효과) 을 달성할 수 없다고 비판하였기 때문이라고 설명하였다. 그리고, 전문가 의견에서 제시된 소 제기 제품의 최고 표면 압력은 40 mmHg 이상이기 때문에, 특허침해가 성립하지 않는 다는 결론에 도달한 것이다.  

2심 재판부는 1심 재판부의 claim construction 에 대하여, de novo 기준으로 판단한다. (왜냐하면, 본 사건에서 1심 재판부의 claim construction 은 intrinsic evidence 만을 고려했기 때문이다.) 

2심 재판부의 주요 판단사항은 1심 재판부의 변경된 claim construction 즉, claim 1 의 “low pressure” 가 40 mmHg 이하의 압력을 가지느냐는 것이다. 재판부는 claim limitation 그 자체 즉, “whereby the reclining body is supported by low body pressure” 만으로는 low pressure 를 특정하기가 충분하지 않으므로, 다음의 관련 명세서 기재사항을 참작하였다.

The terminology low body pressure means a pressure which is below a pressure threshold (typically the ischemic threshold) for comfortable sleep and of a level which materially reduces causes of bed-induced shifting. … Low pressure threshold is below the ischemic pressure of 30 mmHg.

재판부는 특허출원인이 lexicographer 로서 어떠한 claim limitation 에 자신만의 정의를 내렸다면, 일반적인 의미에 우선한다는 점을 상기하였다. 또한, 명세서에서 40 mmHg 의 압력은 bed-induced shifting 을 감소시키기 위한 것으로는 불충분하다고 하였다는 점도 지적하였다. 

Disavowal requires that the specification make clear that the invention does not include a particular feature, … or is clearly limited to a particular form of the invention. Hill-Rom Servs., Inc. v. Stryker Corp., 755 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2014)

Level Sleep 은 claim 11, 12에 기대어 claim differentiation 을 주장하였으나, 재판부는 이를 수용하지 않았다. 

*** Claim differentiation 이란, 하나의 특허에서 서로 다른 claim 들은 서로 다른 claim scope 을 갖는다는 원칙이다.

한가지 중요한 점은 claim differentiation 원칙에 의하여 명세서 기재사항을 참작하여 claim scope 를 확장하지는 못하므로, claim 11, 12 에 대하여, 명세서에 명시적으로 기재된 사항 내지 disclaimer 를 삭제하지는 못한다. 

*** 즉, claim differentiation 원칙에 따르더라도, 명세서에 명시적으로 기재된 사항을 넘어서는 청구항 해석은 불가능하므로, claim 11 및 claim 12 의 low pressure 도 소 제기 제품이 특허침해를 구성할 수 있는 40 mmHg 를 넘어설 수는 없다는 해석이다.

Level Sleep 은 low pressure 가 최소 압력을 갖는다면, 이 경우 명세서 중 도면 (Fig. 10) 에 기재된 사항을 근거로, 어깨부분에서는 80 mmHg, 허리부분에서는 40 mmHg, 엉덩이 부분에서는 80 mmHg 인 것으로 해석해야 하고, 그러므로 40 mm Hg 및 80 mmHg 는 ischemic threshold (30 mmHg) 를 초과하므로, 소 제기제품이 특허침해에 해당한다고 주장하였다. 그러나 재판부는 다시 한번 명세서 기재사항을 근거로, 이러한 주장을 배척하였다:

There, it explains that the surface pressures at these alignment lines are typically low and below a low pressure threshold,” where that “low pressure threshold is below the ischemic pressure of about 30 mmHg. (즉, 재판부는 도면에 기재한 사항과는 달리 명세서 기재사항에 명백하게 ischemic threshold 를 30 mmHg 로 기재하였기 때문에, 해당 기재사항이 우선하는 것으로 판단하였다.)

Intrinsic v. extrinsic evidence (Phillips v. AWH)

Phillips v. AWH Corp., 415F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)

본 사건은 Phillips 의 US4,677,798 청구항 1항의 해석에 있어서, baffle (격벽) 이 특정 각도를 한정사항으로 포함하는지 판단한 사건이다. 재판부는 청구항 해석 시, 명세서 기재사항 (intrinsic evidence) 과 외부적 증거를 어떠한 순서로 사용해야 하는지에 대하여 명확하게 판단하였다.

재판부는 특히, 청구항 한정사항은 발명이 연관된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 명세서 (출원경과사항 포함) 기재사항에 근거하여 “ordinary meaning”으로 해석되어야 한다고 하였다. (“[T]he words of the claims should be given their ordinary meaning in the context of the patent documents, as interpreted by a person of ordinary skill in the art to which the patent pertains.”)

1심 재판부 (trial court) 는 claim 1이 means-plus-function claim 이기 때문에 명세서에 기재된 구조로 한정해석 해야 하고, 그렇게 되면 baffle 이 wall (벽체) 에 대하여 직각으로는 설치되지 않으므로, 비침해로 판결하였고, 항소심 재판부의 1차 판단은 means-plus-function claim 은 아니지만, 명세서 기재사항에 의하여 baffle 이 wall 에 대하여 직각으로는 설치되지 않는다고 하면서, 비침해 summary judgment 판결하였다.

이하 본 사건은 항소심 1차 판단에 대한 rehearing 판결이다.

*** 본 사건에 대한 다양한 판례 평석이 존재하므로, 필자는 최대한 판례 전체를 해석하는 것으로 해보았다.

1. 사건 개요 및 CAFC 1차 판결

Edward H. Phillps 는 steel-shell (철재로 된 중간이 빈 샌드위치 형상) 패널에 관한 특허권자이다. 해당 패널은 총기 등에 의한 파손에 내구성을 갖는 것을 특징으로 하여, 특히 교정시설을 짓는 것에 유용하였는데, 왜냐하면 해당 구조는 하중을 견디고 내충격성이 좋으며, 화재와 소음 차단이 가능하기 때문이다.

Phillips 는 자신의 특허 US 4,677,798 의 마케팅/판매 license 를 AWH 에 제공하였다. 특허 license 는 1990년 종료되었으나, Phillips 는 license 종료 후인 1991년 AWH 의 판매 브로셔를 통하여, AWH 의 특허침해 사실을 인지하고, 1997.2월 특허침해금지 청구 소송을 제기하였다. 

1심법원은 claim 1의 “further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls”에 대하여 means-plus-function 청구항이라고 판단한 후, 112 6th paragraph 에 기초하여, 해당 청구항 한정사항은 명세서에 기재된 구조 및 그 균등(물)로 한정 해석되어야 한다고 판결하였다. 즉, 명세서와 도면의 기재사항에는 baffle (격벽) 이 90도가 아닌 각도로 마련되어 있고, 그러한 구성은 intermediate interlocking 을 형성할 뿐, 이것이 solid, internal barrier 로써 작용하지는 않는다고 판결하였다. 그러므로, 특허는 baffle 이 직각 (90도) 으로는 설치되지 않는데 반해, AWH 제품은 baffle 이 직각으로 설치되므로 비침해라고 판단하였다. 

Phillips 는 항소하였고, 항소심재판부는 1심 법원의 claim 1에 대한 means-plus-function claim 판단에는 오류가 있다고 판단하였는데, 왜냐하면 claim 1이 충분한 구조적 한정을 포함하기 때문이라고 설명하였다. 

그러나, 명세서 기재사항을 참작했을 때, baffle 은 wall 로부터 90도를 이루는 구성은 제외하고 있다고 판단하면서, AWH 제품의 비침해 판결을 확인하였다. 특히, 항소심재판부는 “명세서의 명백한 기재사항에 근거하면, 특허권자는 충격 또는 총격으로부터 패널을 보호하기 위하여 baffle 을 갖기 때문에, 그러한 baffle 이 wall 로부터 직각을 이룰 수 없음”으로 기재하였다고 판단하였다. 재판부는 또한 “명세서는 청구항을 지지하고 정보를 제공함으로써, 해당청구항이 baffle 을 90도 가 아닌 각도로 설치되는 것으로 명확하게 해석되게 한다.”고 판결하였다.

본 항소심 재판부 (CAFC) 는 rehearing에 동의하였다. 

1차 판결에서 반대의견 (dissent) 으로, 재판부가 baffle 의 plain meaning 으로 해석하지 않고, 명세서의 특정 실시예로 청구항을 한정 해석한 것은 부적절하다고 다투었다. 재판부는 baffle 을 "means for obstructing, impeding, or checking the flow of something" 으로 해석하고, baffle 의 ordinary meaning 은 "something for deflecting, checking, or otherwise regulating flow" 라고 판단하였다. 그러나, 반대의견의판사는 명세서 어디에서도 baffle 에 대하여 새로운 정의를 내리거나 (lexicography), ordinary meaning 에 대한 특별한 한정을 가하는 disclaimer도 한적이 없으므로, baffle 은 온전한 원래의 의미를 갖는 것으로 해석해야 한다고 주장하였다. 반대의견의 판사는 계속해서, 명세서는 단순히 내충격성을 확인할 뿐이라고 주장하였다. 즉, 명세서의 특정 실시예에서 기재하고 있는 한정사항을 가지고 청구항의 baffle 을 추가로 한정할 이유가 전혀 없다고 다투었다. 결론적으로, baffle 의 일반적 사전적 의미인 “something for deflecting, checking, or otherwise regulating flow” 로 해석하는 것이 맞고, 그러한 사유로 특허 비침해에 대한 summary judgment 는 기각되어야 한다고 주장하였다.

2. CAFC 의 Rehearing 판결

본 재판부는 그러한 rehearing 을 받아들이고, 재판부의 1차 판결 (summary judgment) 을 기각한다.

(1) ’798 특허의 claim 1 (baffle)

 ’798 특허의 claim 1 에 baffle 이 사용되었는데, 다음과 같다:

Building modules adapted to fit together for construction of fire, sound and impact resistant security barriers and rooms for use in securing records and persons, comprising in combination, an outer shell . . ., sealant means . . . and further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls.

Baffle (US4,677,798, Steel shell modules for prisoner detention facilities, Phillips)

(2) 청구항 해석 시 명세서 기재사항의 역할

본 재판부가 판단해야 할 핵심 이슈는 “청구항의 적절한 범위를 확정하기위하여 명세서 기재사항에 어느 만큼 의지해야 하는가”의 문제이다. 재판부는 이 문제에 대하여 지속적이고 일관되게 그것은 명세서와 청구항과의 관계임을 밝혀왔다. 또한 재판부는 claim construction 에 있어서 사전의 사용에 대하여도 고려하였는데, 본 판결에서 그 부분에 대하여 명확히 할 것이 있다.

명세서 중 발명의 상세한 설명 부분은 특허권자의 권리 즉, “right to exclude” 기능을 하지 않는다. 그것은 특허청구항의 기능이고, 그러한 원칙은 1836년 특허법 (Patent Act) 이 제정될 때부터 정해진 것이다.

청구항의 용어는 통상 “ordinary and customary meaning” 으로 해석한다. “Ordinary and customary meaning” 이란 출원일 기준으로 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자 (당업자) 가 해석하는 의미이다. 그러므로, 청구항 해석의 객관적 기준선은 어떠한 청구항 용어를 당업자가 어떻게 이해할 것인가 이다. 중요한 것은, 당업자는 청구항 용어를 해당 용어가 사용된 청구항의 문맥 안에서만 이해할 것이 아니라, 명세서 전체의 문맥으로 이해할 것이라는 점이다.

우선, 많은 경우에 있어서 청구항 용어는 (그 자체로서) 어떻게 해석되어져야 하는지에 대한 명확한 기초를 제공하므로, 그러한 때는 명세서 기재사항을 고려하지 않고 그 자체로 해석해야 한다. 또한, 다른 청구항의 기재사항들도 특정 용어가 어떻게 해석되어야 하는지를 밝혀주는 중요한 소스이다. 청구항 용어는 하나의 명세서 내에서 통상 일관되게 사용되므로, 하나의 용어에 대한 타 청구항에서의 의미는 해당 의미를 어떻게 해석하는지 알려주는 것이 될 수 있다. 특정용어에 대한 한정사항을 부가한 종속항의 존재는, 독립항에서는 해당 용어가 한정사항을 포함하지 않는다는 추정을 가능하게 한다.

특허청구항은 독립하여 존재하는 것이 아니라, 다른 기재사항과 완전하게 결합된 written instrument (서면 수단) 로서, 청구항과 조화를 이루면서 발명의 “manner and process of making and using” (방식과 구현 프로세스) 를 기재하는 것으로 정의하였다. 즉, 명세서는 청구항을 해석함에 있어서 주된 근거이자, 가장 중요한 소스이다.

청구항 해석에 있어서 명세서 기재사항의 중요성은 특허법 제정 시부터 법에 명시된 명세서의 역할로부터 또한 도출가능하다. 즉, 특허법 상 명세서는 발명을 “full, clear, concise, and exact terms” (완전, 명확, 간결 및 정확한 용어) 로 기재해야 한다. 결과적으로, 올바른 청구항 해석이란 청구항에서의 진정한 의미로 명세서 기재사항에 맞춰 조정되도록 해석하는 것이다.

발명자는 청구항을 포함한 명세서 기재사항 중에서 어느 한 용어를 통상의 의미와는 다르게 특별한 의미로 정의할 수 있는데, 그러한 경우 발명자의 정의 (lexicography) 가 우선한다. 그렇지 않은 경우, 통상의 의미로 해석해야만 한다. 발명자는 또한 어떠한 용어에 대하여 그 범위를 제한하는 disclaimer (또는 disavowal) 를 함으로써, 자신의 발명의 (청구) 범위를 통상의 의미와는 다르게 할 수도 있다. 즉, PTO 는 청구항의 범위를 청구항 용어만으로 단독 해석하지말고, 명세서 기재사항을 참작하여 당업자 기준에서 해석해야만 한다. 따라서, 재판부가 청구항을 해석함에 있어서 명세서 기재사항을 고려하는 것은 지극히 합리적인 것이다.

(3) 청구항 해석 시 Intrinsic evidence 와 Extrinsic evidence 의 사용 순서

우리는 청구항 해석에 있어서 intrinsic evidence 의 중요성을 강조하였으나, 1심 법원이 extrinsic evidence – 명세서와 출원경과 외의 전문가/발명자 진술, 사전, 논문 등 – 를 참조하는 것을 허용한 바 있다. 그러나, extrinsic evidence 는 관련 기술분야에 대한 유용한 설명을 제공하는 등의 기능을 할 뿐, 청구항의 법률적 효력을 갖는 의미로의 해석을 결정하는 데 있어서 intrinsic evidence 만큼의 중요도를 갖지는 못한다. 즉, extrinsic evidence 의 사용은 재판부가 청구항 용어의 진정한 의미를 정의함에 있어서 intrinsic evidence 에 대한 보조적인 수단으로 고려할 필요성이 있는 경우 만으로 제한된다. 이는 extrinsic evidence 의 정의 자체가 명세서와 출원경과를 포함하는 intrinsic evidence 외의 것이라는 점과, 특허 명세서에 기재된 발명 즉, 청구항은 가상의 당업자 기준에서 이해되고 해석되는데 반하여, extrinsic evidence 는 특허 (발명) 가 속한 기술분야의 통상의 지식 수준에 있는 자 입장에서 기재되지도 않았기 때문이다. 또한, 전문가 진술은 대개의 경우, 소송이 진행 중인 시점에서 특별한 소송이라는 특별한 목적에 기초하여 진술되기 때문에 그 내용에 있어서 어느 한 상대방에 유리한 편견에 빠지기 쉽고, 사전인 경우 그 영역에 있어서도 가능한 모든 방향과 범위로의 청구항 해석이 가능할 수 있기 때문이다. 결국, extrinsic evidence 로의 과도한 의존은 청구항의 의미를 변질시킬 위험성을 확대할 수 있다. 따라서, extrinsic evidence 의 사용은 intrinsic evidence 의 기재사항을 명확하게 하고, 그에 대한 해석의 오류를 방지하기 위한 보조적 용도 이어야 한다.

Texas Digital Systems v. Telegenix, Fed.Cir. (2002) 사건에서, 재판부는 청구항 해석 시 extrinsic evidence (dictionary) 를 과도하게 사용 (primary source 로써) 함으로써, 청구항 용어를 잘못 해석하였다. (중략)

Vitronics v. Conceptronic, Fed. Cir. (1996) 사건에서 CAFC 가 제시한 가이드라인과 같이, 청구항 해석에 있어서 재판부가 무엇보다 유념해야 할 것은 당업자가 청구항 용어를 어떻게 이해할 것인가에 초점을 맞춰야 한다는 사실이다. 그러므로 청구항 해석에 있어서 어떠한 정형화된 공식이 있는것도 아니고, 특정 소스는 반드시 사용해야 하거나 또는 완전히 배제해야 하는 것도 아니다. 다만, 어떠한 종류의 소스가 상대적으로 더 중요하게 검토되어야 하는 것은 분명히 맞다. (즉, intrinsic evidence 가 extrinsic evidence 에 비하여 우선적으로 참조 되어야 한다는 의미)

(4) US4,677,798 의 claim 1 (baffle) 검토

’798 특허의 claim 1중 “further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls” 부분은 baffle 에 대하여 3가지 요건을 명확하게 부과한다. 즉, 

1.  baffle 은 철재로 구성되고, 
2.  하중을 견디는 것 (load-bearing) 이면서, 
3.  baffle 이 wall 로부터 안쪽방향으로 마련되는 점이다. 

또한, intrinsic evidence 에 의하면, 당업자는 baffle 의 의미를 – ‘’798 특허에서 사용된 것과 같이 – 통상의 의미 (generic meaning) 로 이해할 것이다.

 ’798 특허의 다른 청구항 예컨대 종속항 claim 2는 철재 wall 을 통과한 총알을 튕겨낼 수 있도록 baffle 을 일정한 각도로 설치한다고 기재하였다. 즉, claim 2의 이러한 baffle 에 대한 한정사항은 발명자가 claim 1의 baffle 에 대하여는 각도에 대한 한정을 포함하지 않게 기재하였다는 것을 반증한다. Claim 17도 역시 baffle 의 각도에 대하여 한정함으로써 이러한 추정을 뒷받침한다. 종속항 claim 6에서도 총알을 튕겨내기 위한 특정한 각도를 한정하고 있으므로, 이러한 사실을 종합할 때, 발명자는 claim 1의 baffle은 다른 청구항에서 한정하고 있는 baffle 의 설치 각도에 대한 한정을 하지 않는 의도임을 명확하게 이해할 수 있다.

명세서 기재사항 중에는 당업자가 ’798 특허에 기재된 baffle 에 대하여, 어떠한 흐름 (flow) 을 확인, 지연 또는 방해 (check, impede, or obstruct) 하는 “load-bearing”의 기능을 갖는 것으로 이해할 수 있음을 명확히 한다. 또한, 명세서의 복수의 지점에서 baffle 이 총알을 튕겨낼 수 있도록 설치될 수 있다는 점도 설명하고 있다. 이러한 명세서 기재사항이 baffle이 상기의 기능을 수행할 수 있다는 것이지, ’798 특허의 모든 청구항에 기재된 baffle 이 그러한 한정사항을 포함한다는 것은 아니다.

명세서의 또다른 실시예의 기재사항에서는 baffle 이 모듈형태의 wall 을 시공하는 시점에서 어떠한 흐름을 방해하기 위한 물질로 채워질 수 있기 때문에, “custom tailoring”에 적합한 구조라고 기재하고 있다. (Fig. 7)

즉, ’798 특허가 상기와 같이 baffle에 대한 다양한 실시예를 기재하고 있다는 사실로부터, baffle 이 그러한 복수의 기능을 모두 포함하는 것으로 해석되면 안되는 점이 명확해 진다. CAFC 는 다수의 판결에서, 특허가 복수의 목적을 달성하는 것으로 특허청구하고 있다고 하여, 각각의 청구항이 그러한 복수의 목적을 모두 달성하기 위한 구조로 한정되는 것은 아니라는 점을 명확히 하였다. (Resonatev. Alteon Websystems, Fed. Cir. 2003)

본 사건에서, 총알을 튕겨내는 것이 baffle 의 한가지 기능이라 할지라도, 해당 기능을 달성하기 위한구조 즉, 90도가 아닌 각도로 설치된다는 점을 baffle 에 포함된 한정사항으로 해석해야 하는 것은 아니다. 즉, 본재판부는 "당업자 기준에서, 어떠한 구조체가 wall 로부터 예각을 이루면서 설치되면 baffle 이고, wall 에 대하여 90도로 설치되면 가 baffle 이 아니라고 해석하지는 않는다"는 결론에 도달한다.

(청구인은) 등록된 특허의 청구항은 유효 (valid) 한 것으로 추정되므로 (Rhine v. Casino, Fed. Cir. 1999), baffle 을 넓게 해석하면 무효 가능성이 존재하기 때문에, ’798 특허의 baffle은 제한적인 범위로 해석되어야 한다고 주장하였다. 재판부는 청구인의 주장에 대하여 동의하지 않는데, 왜냐하면 청구인의 주장대로 청구항은 유효한 것으로 추정한다는 원칙이 존재하더라도, 그 청구항의 유효로의 추정이 청구항 해석의 일부분이 아니기 때문이다. 해당사건에서, 재판부 (CAFC) 는 PTO 가 특허 등록을 허락했다는 사실로부터 해당 청구항이 무효인 것을 등록결정 하지 않았을 것임을 추정하고, 그렇기 때문에 기재된 용어가 특허의 유효를 유지하는 방향으로 (합리적으로) 해석되어야 함을 판결하였다. 이러한 이유로, 본 재판부는 AWH 의 주장에 동의하지 않는다.

상기와 같이 재판부는 일부의 사안 (baffle 이 wall 에 대하여 90도를 이루며 설치된다는 한정사항을 포함한다는 청구항 해석) 을 기각한다.

Claim construction - Plain meaning (MPEP 2111.01)

• PTO 의 심사 중 즉, BRI 적용에 있어서도 청구항 용어는 명세서 기재사항과 배치되지 않는 이상 plain meaning 으로 해석
• Plain meaning 이란 발명의 완성시점에 있어서, PHOSITA 에게 통상의 의미 (ordinary and customary meaning) 를 의미함
• Ordinary and customary meaning 은 다양한 source - claim itself, specification, drawing, prior art - 에 의하여 증명 (확인) 될 수 있는데, 그 중 최우선의 source 는 specification 임 (즉, claim term 을 해석하는데 있어서, 가장 먼저 명세서 기재사항으로 의미 파악해야 한다는 뜻)
• 청구항 용어가 ordinary and customary meaning 을 갖는다는 전제 (presumption) 는 출원인이 명세서에 해당 용어의 다른 정의를 명확하게 기재함으로써 극복됨

The presumption that a term is given its ordinary and customary meaning may be rebutted by the applicant by clearly setting forth a different definition of the term in the specification. In re Morris (Fed. Cir. 1997)

• 명세서 기재사항에 의하여 청구항이 해석 (이해) 될 수 있으나, 그러한 기재사항으로 청구항을 한정하여 해석하는 것은 금지됨; 명세서에 기재된 특정 실시예 (embodiment) 를 그 보다 광의의 의미로 해석 가능한 청구항 용어를 제한하는 것으로 사용하면 안됨

Though understanding the claim language may be aided by explanations contained in the written description, it is important not to import into a claim limitations that are not part of the claim. For example, a particular embodiment appearing in the written description may not be read into a claim when the claim language is broader than the embodiment. Superguide Corp. v. DirecTV Enterprises, Inc. (Fed. Cir. 2004)

• 명세서 기재사항이 청구항 용어의 범위와 내용을 명확하게 할 때는 해당 청구항 해석을 위하여 extrinsic evidence 를 참고하면 안됨
• 청구항 용어를 ordinary and customary meaning 으로 해석하지 않는 (오직) 2가지 경우는 (1) 출원인이 lexicographer 로 행위한 경우, (2) 명세서에서 청구항 용어의 온전한 범위 (의 일부) 를 포기한 경우 (e.g., prosecution history 상에서, 해당 용어에 대한 범위를 한정해석 함으로써, 심사관의 거절이유를 극복한 경우)
• 출원인이 lexicographer 로 행위하기 위해서는 청구항 용어의 특별한 정의 - plain and ordinary meaning 과 구별되는 - 를 명세서에 명확하게 제시하여야 함
• 출원인이 명세서 상에 어느 청구항 용어에 대한 명백한 정의를 내렸다면, 그 의미가 해석 시 우선함

Where an explicit definition is provided by the applicant for a term, that definition will control interpretation of the term as it is used in the claim. Toro Co. v. White Consolidated Industries Inc. (Fed. Cir. 1999) 

• 특정 의미를 부여할 때는 명세서 기재사항이 충분히 명확하여, PHOSITA 기준에서 통상의 의미와는 구분되는 의미로 이해될 수 있는 정도에 이르러야 함

[I]t is important to note that any special meaning assigned to a term "must be sufficiently clear in the specification that any departure from common usage would be so understood by a person of experience in the field of the invention." Multiform Desiccants Inc. v. Medzam Ltd. (Fed. Cir. 1998) 

• 경우에 따라서는, 특정 의미는 명세서 전반에 걸쳐 문맥상 (contextual) 의 사용에 의하여 암시될 수 있음; 그러나, 애매 모호한 경우에는 ordinary and customary meaning 이 우선. 즉, special meaning 을 정의하는 방법이 명세서에서 "명시적으로 기재" 하는 것 만은 아니고, 암시적일 수도 있다는 의미
• 출원인은 청구항 용어의 온전한 범위 중 일부에 대하여 포기함으로써, 해당 용어의 plaim meaning 으로의 해석의 추정 (presumption) 을 부정할 수 있는데, disavowal, disclaimer 는 명확하고 오류가 없는 경우에만 포기한 대로 해석함

Applicant may also rebut the presumption of plain meaning by clearly disavowing the full scope of the claim term in the specification. Disavowal, or disclaimer of claim scope, is only considered when it is clear and unmistakable. SciMed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc. (Fed.Cir.2001) 

• 심사관이 어느 청구항 용어에 대하여 BRI 해석을 했는데, 해당 용어에 대하여 명세서 상의 묵시적 포기 (implicit disavowal) 가 있는 것 보다 더 좁게 해석되었다면, 심사관은 그러한 해석을 prosecution history 에 명확하게 기록해서 남겨야 함