Claim scope of design patent - "article of manufacture" (In re Surgisil, Oct. 2021)

 In re Surgisil, LLP, 2020-1940 (Fed. Cir. Oct. 4, 2021)

본 사건은 디자인 특허의 범위가 claim 에 기재된 "article of manufacture"로 한정된다고 한 판결이다. 이러한 "article of manufacture" 에 의한 특허의 범위는 출원 심사과정에서 anticipation (신규성) 판단 시에도 적용되고, 디자인 특허 등록 후 특허침해판단 시에도 적용된다.

Surgisil 은 디자인 특허출원 No. 29/491,550 (’550 application) 에 대한 심사관의 거절 결정 및 그에 대한 PTAB 의 확정 판결에 대하여, CAFC 에 항소하였다.

’550 application 은 “ornamental design for a lip implant” 에 관한 것인데, 도면은 아래와 같다:

*** Lip implant (Surgisil) 는 US 7,993,409 B2 등으로 등록 중인데, 이는 입술 보형물에 관한 것이다. (입술 하단의 점선 부분에 lip implant 보형물 삽입)

 

심사관은 ’550 application 에 대하여, Dick Blick catalog (Blick) 를 근거로 신규성 위반으로 거절하였다. Blick 은 art tool (stump) 인데, “tightly spiral-wound, soft gray paper for smoothing and blending large areas of pastel or charcoal” (종이를 말아내는데 사용) 에 관한 것이다.

 

PTAB 은 (거절결정 불복심판에서) claimed design 과 Blick 간 형태의 차이가 미미하다며, 심사관의 거절을 확정하였다. PTAB 은 Surgisil 이 주장한 “very different article of manufacture” 주장을 배척하였는데, anticipation 의 판단에 있어서, analogous art 여부는 고려하지 않는다고 하였다. In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 1478 (Fed. Cir. 1997)

Anticipation 판단은 question of fact 이나, PTAB 의 “article of manufacture 가 claim 에서 한정사항이 아님”의 판단은 question of law 이므로, 이에 대하여 CAFC 는 de novo 기준으로 검토한다.

Design patent 는 청구항에 기재된 article of manufacture 에 한정하여 보호범위로 하지, 추상적인 범위로 확장하여 보호하지 않는다. 특허법상 design patent 는 “[w]however invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture. (35 U.S.C. §171 (a))” 로 되어 있다. CAFC 는 Curver 사건에서, 디자인 특허의 보호범위는 특허 청구항에서 정한 “particular article of manufacture" 에 한정된다고 판결하였다. 

*** 해당 사건에서, 특허권자는 심사과정 중 심사관의 거절이유 극복을 위하여 furniture 에서 pattern of chair 로 발명의 명칭을 정정하여 특허등록 받았고, 이후 box 에 대하여 특허침해를 주장하였으나, 재판부는 그 보호범위가 chair 만으로 한정되는 것으로 claim construction 하고 비침해로 판결하였다. (이 사건은 prosecution history estoppel 과도 관련 있다.) Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc., 938 F.3d 1334, 1336 (Fed. Cir. 2019)

또한, MPEP §1502 에도 design patent 는 그것이 적용되는 article 과 불가분의 관계에 있다고 하고 있다. ("[d]esign is inseparable from the article to which it is applied and cannot exist alone …”)

CAFC 는 claim 은 lip implant 로 기재하고 있고, Blick (prior art) 은 art tool 에 대하여 기재하고 있으므로, Blick 을 근거로 lip implant 를 anticipation 된 것으로 한 PTAB 의 anticipation 결정은 오류가 있다고 하고 해당 판결을 파기했다.

Common sense in obviousness determination (DSS Tech. v. Apple, 2018)

DSS Tech. Mgmt., Inc. v. Apple Inc., 885 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2018)

본 사건은 nonobviousness 요건 판단 시, prior art 와 patented invention 간 차이점을 common sense 에 의존하여 PHOSITA 기준으로 자명함을 입증하는데 있어서, common sense 의 사용 가능 범위를 구체적으로 판결한 사건이다.

DSS Tech. 는 US 6,128,290 의 특허권자인데, PTAB 은 Apple 이 제기한 inter partes review (IPR) 에서, 해당 특허가 prior art 에 의하여 자명하므로, §103 위반으로 특허무효 취지의 final written decision (FWD) 을 발행하였다. 이에, DSS Tech. 는 항소하였다.

'290 특허는 wireless communication network for a single host device and multiple peripheral devices 에 관한 것이다. Host (server microcomputer) 로부터 복수의 peripheral units 에 대하여 동기신호를 보내는데 있어서, “low duty cycle pulsed mode of operation” 인 것을 특징으로 하며, 해당 특징에 의하여, power consumption 을 줄이고, 신호 간섭을 방지하는 효과를 갖는다. Claim 1은 다음과 같다:

A data network system for effecting coordinated operation of a plurality of electronic devices, said system 10201902059625 comprising:

a server microcomputer unit;

a plurality of peripheral units which are battery powered and portable, which provide either input information from the user or output information to the user, and which are adapted to operate within short range of said server unit;

said server microcomputer incorporating an RF [radio frequency] transmitter for sending commands and synchronizing information to said peripheral units;

said peripheral units each including an RF receiver for detecting said commands and synchronizing information and including also an RF transmitter for sending input information from the user to said server microcomputer;

said server microcomputer including a receiver for receiving input information transmitted from said peripheral units;

said server and peripheral transmitters being energized in low duty cycle RF bursts at intervals determined by a code sequence which is timed in relation to said synchronizing information.

Claim 1은 server microcomputer 와 복수의 peripheral units 로 구성되는데, 이들은 transmitter (신호 송/수신) 이며, "energized in low duty cycle RF bursts” 의 claim limitation 을 갖는다.

PTAB 은 IPR 에서, US 5,241,542 (Natarajan) 에 근거하여, '290 특허의 claim 1이 무효라고 판단하였다. Natarajan 은 power conservation in wireless communication 에 관한 특허이다. Natarajan 에 따르면, power conservation 을 위한 방법으로써, message 를 전송하는 순간에만 power 를 사용한다. 이를 위하여, fixed-length frames 로 시간을 분할 (slot) 하고, 그에 근거하여 multi-access protocol 을 구현한다. 이렇게 함으로써, mobile unit 은 메시지를 수신하지 않는 구간 (slot) 에서는 receiver (transmitter) 를 turn off 할 수 있고, 이러한 방식으로 power consumption 을 줄이는 것이다. (그러나, Natarajan 은 mobile unit 즉, peripheral units 의 power conservation 에 관한 것일 뿐, host 에 관한 것은 아니다.)

PTAB 은 Natarajan 의 mobile unit transmitters 가 "low duty cycle RF bursts” 에서 동작하므로, base station 에 대하여 유사한 방법 (analogous manner) 을 적용하는 변경은 PHOSITA 기준으로 자명하다고 판결하였다. 

DSS Tech. 는 Natarajan 은 base station transmitter 에 대하여 아무런 기재사항이 없고, Natarajan 의 base station 은 mobile unit 과 상이한 communications scheme 을 사용한다고 지적하면서, PTAB 의 결정에 오류가 있다고 주장하였다.

PTAB 의 결정은 KSR 판결에서, skilled artisan 이 ‘a person of ordinary creativity, not an automation’ 이라고 한 점에 근거하였다. KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)

Obviousness 는 question of law based on underlying findings of fact 이다. 항소심 재판부 (CAFC) 는 PTAB 의 factual finding 은 substantial evidence 기준으로, legal conclusion 인 obviousness 결정에 대하여는 de novo 기준으로 검토한다.

(2 이상의 prior art 에 근거하는 것이 통상이나) 경우에 따라서는, single prior art 에 근거하여 §103 위반이 되는 수도 있는데, single prior art 를 변경하여 patented invention 에 이르는 것이 PHOSITA 에게 자명한 때이다. Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc., 832 F.3d 1355, 1361 (Fed. Cir. 2016)

본 사건도 그러한 경우인데, 문제는 PTAB 의 판결처럼 Natarajan 의 base station transmitter 를 ’290 특허와 같이 “energized in low duty cycle RF bursts” 하도록 변경하는 것이 용이한가 이다. 

Common sense 내지 common knowledge 는 obviousness inquiry 에 있어서, 충분한 사유를 수반하여 설명된다는 전제 하에 유용하게 사용될 수 있다. 그런데, common sense 는 다음의 3가지 주의할 사항이 있다.

1. Common sense 는 전형적으로 “known motivation to combine” 을 제공하기 위하여 사용된다. 즉, claim limitation 이 결여된 것을 보충하는 용도로 사용하면 안된다.
2. Common sense 에 의하여 missing claim limitation 을 보충할 수 있는 경우는 limitation 이 대단히 간단하고 (unusually simple), 해당 기술이 특별히 복잡하지 않은 (particularly straightforward) 경우이다.
3. Common sense 를 상기 1 내지 2의 경우로 사용하는 어떠한 경우라도, 심사숙고한 분석 (reasoned analysis) 및 증거적 지지 (evidentiary support) 를 위한 전면적 대체 (wholesale substitute) 용으로 사용하면 안된다. (즉, common sense 에만 전적으로 의지하여, 자명하다는 결론에 도달하는 것은 안된다는 의미)

CAFC 는 (prior art 의) combination 내지 modification 을 검토하는 경우, skilled artisan 의 knowledge, creativity 및 common sense 를 고려해야 한다고 판결한 바 있다. 본 사건에서, PTAB 은 ordinary creativity 를 prior art 에서 제시하지 않은 claim limitation 을 채워 넣기 위한 용도 (gap filler) 로 사용하였다. 이러한 경우, common sense 에 의지한 근거는 면밀히 살펴져야만 한다. 

본 사건에서 claim limitation 은 대단히 간단 (unusually simple) 하지도 않고, 기술이 특별히 복잡하지 않은 (particularly straightforward) 것도 아니다. 실제로 ’290 특허는 명세서 기재사항 중 상당한 분량으로 “low duty cycle” mode 동작을 가능하게 하는 복잡한 통신 프로토콜에 대하여 기재하고 있다. PTAB 도 인정한 부분인데, transmitter 를 “energized in low duty cycle RF bursts” 로 되느냐의 문제는 간단하지 않다. 또한, missing limitation 은 patented invention 에서 중요한 역할을 차지한다. ’290 특허는 low duty cycle pulsed mode 동작이 발명의 목적을 달성하는데 핵심적이라고 설명하기 때문이다. 

PTAB 은 Natarajan 에 동일한 power conservation 기능을 갖는 base unit transmitter 의 기재가 없음을 인정한 다음, Natarajan 을 변경하여 base unit transmitter 에 도달하는 것이 skilled artisan 에게 자명하다고 판결하였다. 그러나, 그러한 결론에 이르면서 추가의 어떠한 증거도 붙이지 않았다.

Apple 은 base station 과 mobile station 이 동일한 물리적 구조를 가지므로, 유사 장치에 동일한 방법으로 공지의 기술을 적용하는 것은 (skilled artisan 에게) 자명한 결과일 뿐이라고 주장하였다. PTAB 은 그러한 Apple 의 전문가 진술을 받아들였다. 이러한 단정적인 전문가 진술 (Conclusory statements and unspecific expert testimony) 은 PTAB 의 판결에 이르는 증거로써 충분하지 않다. Icon Health & Fitness, Inc. v. Strava, Inc., 849 F.3d 1034, 1047 (Fed. Cir. 2017)

PTAB 은 어느 일방 당사자의 주장을 판결 근거로 사용할 수는 있지만, 이러한 경우 왜 주장을 받아들이게 되었는지 사유를 설명해야 한다. In re NuVasive, Inc., 842 F.3d 1376, 1383 (Fed. Cir. 2016)

살펴본 바와 같이, PTAB 은 “ordinary creativity” 를 missing claim limitation 에 대한 wholesale substitute 로 사용하였으므로, 그 판결에 오류가 있어 PTAB 의 판결을 파기한다. 

Written description requirement in broadening reissue claims (Forum US v. Flow Valve, 2019)

Forum US, Inc. v. Flow Valve, LLC, 926 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2019)

본 사건은 Broadening reissue claim 의 written description requirement 에 관한 판결이다. CAFC 는 명세서 기재사항이 PHOSITA 기준으로 reissue claim 을 인지할 수 있는 정도로 기재된 것만으로는 불충분하고, reissue claim 을 명확하고 분명하게 ("clearly and unequivocally") 기재해야 한다고 판결하였다.

Flow Valve 는 US RE45,878 “Workpiece supporting assembly” 의 특허권자인데, '878 특허는 US 8,215,213 의 Reissue 이다. Reissue prosecution 중에, 특허권자는 claim 14 ~ 20 을 추가하였고, 그 외에 specification 에 대한 변경사항은 없다. 

'878 특허는 pipe 등의 회전하는 물체에 thread 를 형성하는 중에 pipe 를 지지하는 작업대에 관한 특허인데, 다양한 각도의 thread 형성을 용이하게 할 수 있도록, arbor 를 사용하여 다양한 각도로 pipe 를 지지할 수 있도록 한 것이 특징이다.

'878 특허의 written description 과 drawings 는 arbor (58) 를 사용하는 다양한 실시예를 기재하고 있다. (그러나, arbor 를 사용하지 않는 실시예는 없다.)

'213 특허 (original) 의 claim 1 은 다음과 같다: 

1. A workpiece machining implement comprising:

a workpiece supporting assembly comprising:

a body member having an internal workpiece channel, the body member having a plurality of body openings communicating with the internal workpiece channel;

means supported by the body member for positioning a workpiece in the internal workpiece channel so that extending workpiece portions of the workpiece extend from selected ones of the body openings;

a plurality of arbors supported by the body member, each arbor having an axis coincident with a datum axis of one of the extending workpiece portions; and

means for rotating the workpiece supporting assembly about the axis of a selected one of the arbors.

'213 (reissue) 특허의 claim 14 는 다음과 같다: (arbor 는 모두 삭제되었다.)

14. A workpiece supporting assembly for securing an elbow during a machining process that is performed on the elbow by operation of a workpiece machining implement, the workpiece supporting assembly comprising:

a body having an internal surface defining a channel, the internal surface sized to receive a medial portion of the elbow when the elbow is operably disposed in the channel; and

a support that is selectively positionable to secure the elbow in the workpiece supporting assembly, the body pivotable to a first pivoted position, the body sized so that a first end of the elbow extends from the channel and beyond the body so the first end of the elbow is presentable to the workpiece machining implement for performing the machining process, the body pivotable to a second position and sized so that a second end of the elbow extends from the channel beyond the body so the second end of the elbow is presentable to the workpiece machining implement for performing the machining process. 

항소심 재판부 (CAFC) 는 1심 재판부의 summary judgment 판결에 대하여 de novo 기준으로 검토한다. Summary judgment 의 판단 기준은 “viewing the evidence in the light most favorable to the non-moving party” 이다.

Reissue patent 에서 추가된 claim 이 35 U.S.C. §251에 부합하는지는 question of law 이므로, CAFC 는 de novo 기준으로 검토한다. AIA Eng’g Ltd. v. Magotteaux Int’l S/A, 657 F.3d 1264, 1271 (Fed. Cir. 2011) 그러나, 법률심을 함에 있어서, underlying questions of fact 를 포함할 수 있다. Hester Indus., Inc. v. Stein, Inc., 142 F.3d 1472, 1479 (Fed. Cir. 1998)

35 U.S.C. §251(a) 는 다음과 같다:

Whenever any patent is, through error, deemed wholly or partly inoperative or invalid, by reason of a defective specification or drawing, or by reason of the patentee claiming more or less than he had a right to claim in the patent, the Director shall, on the surrender of such patent and the payment of the fee required by law, reissue the patent for the invention disclosed in the original patent, ...

Broadening reissue claim 은 original patent specification 에 단순히 제시되거나 제안되는 정도로는 부족하고, 애초에 특허청구 되었어야 만 했던 정도에 이르러야 한다. 

*** 원문은 다음과 같다: The specification of the original patent must do more than merely suggest or indicate the invention recited in reissue claims; it must appear from the face of the instrument that what is covered by the reissue was intended to have been covered and secured by the original.

Flow Valve 는 arbors 가 PHOSITA 기준으로 명세서 기재사항에 근거하여 선택사항 (optional features) 임을 인지할 수 있다고 주장하였다. Flow Valve 는 전문가 진술 (expert testimony) 을 증거로 제출하였는데, Mr. Iafrate 는 specification 의 기재사항 즉, “it will be understood that numerous changes may be made which will readily suggest themselves to those skilled in the art which are encompassed within the spirit of the invention disclosed.” 에 근거하였다. 그러나, Mr. Iafrate 의 진술은 단순히 PHOSITA 기준으로 arbor-less embodiment 가 이해될 수도 있다는 주장에 불과하고, 명세서 기재사항 내지 도면 어디에도 arbor 가 optional feature 임을 뒷받침하는 사항이 없다는 점은 변함 없다.

Written description 에 기재된 몇가지 reference 는 specific embodiments (arbor-less) 를 예로 들지 않았으며, boilerplate language (Iafrate 가 근거로 든 부분) 에 의하여도 그러한 실시예 (arbor-less) 의 변형에는 이르지 못한다. 즉, 명세서 기재사항은 명확하고 분명하게 (“clearly and unequivocally”) 그러한 실시예를 제시하지 못하였다. 

따라서, reissue claim 은 Industrial Chemicals 사건과 Antares 사건의 기준을 만족하지 못하므로 특허 무효이다.

Obviousness determination - Articulation of motivation to combine (In re NuVasive, 2016)

In re NuVasive, Inc., 841 F.3d 966 (Fed. Cir. 2016)

KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007) 사건에서, Supreme Court 가 CAFC 의 TSM test 의 경직성 (too rigid) 을 지적한 후, Obviousness (§103) 판단에 있어서, 더 이상은 문헌에 teaching-suggestion-motivation 이 기재되어 있어야 한다는 요건은 필요하지 않다. 즉, TSM test 뿐만 아니라 좀 더 유연한 방법으로, prior art 와 claimed invention 의 차이점이 PHOSITA 에게 자명함을 입증하면 §103 위반에 의한 특허무효 (거절) 가 결정된다.

그러나, CAFC 는 비록 TSM test 는 아니더라도, 반드시 PHOSITA 에게 prior art 와 claimed invention 의 차이가 왜 자명한지 명확히 설명 (articulation) 할 수 있어야 한다는 판결을 내리고 있다.  본 판결은 KSR 판결이 있은 후, 10년이 경과한 시점 (2016) 에서, CACF 의 판결이 어떻게 변화하였는지 살펴볼 만한 판례이다.

*** Flexible approach 관련 판례: Determination of nonobviousness - Flexible approach (Perfect Web Tech. v. InfoUSA) 

NuVasive 는 US 8,361,156 의 특허권자인데, ’156 특허는 spinal fusion 시술을 위한 implant 로써, 척추의 소정의 부분에 implant 를 삽입하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다. Claim 1 의 주요부분은 다음과 같다:

… at least first and second radiopaque markers oriented generally parallel to a height of the implant, wherein said first radiopaque marker extends into said first sidewall at a position proximate to said medial plane, and said second radiopaque marker extends into said second sidewall at a position proximate to said medial plane. 

Medtronic, Inc. 는 PTAB 에 inter partes review 를 신청하였고, PTAB 은 Synthes 제품 brochure (SVS-PR) 등에 근거하여, inter partes review 를 개시하였고, 해당 문헌 (prior art) 에 근거하여 ’156 특허는 자명하므로, §103 위반으로 특허 무효라는 취지의 Final Written Decision (FWD) 을 발행하였다. 이에 NuVasive 는 항소하였다.

NuVasive 는 PTAB 이 선행문헌에 근거하여, ’156 특허의 claim “radiopaque markers proximate to the medial plane” 이 PHOSITA 에게 자명하다고 판단한 것에 오류가 있다고 주장하였다.

Claim 이 prior art 와 차이는 있지만, 그러한 차이점이 발명을 완성한 시점에서 PHOSITA 에게 자명한 정도이면 해당 claim 은 §103 위반으로 무효이다. Obviousness 판단 (determination) 은 question of law 인데, 그러한 판단은 underlying factual findings 에 근거해야 한다. Factual finding 으로는  

1. the scope and content of the prior art; 
2. differences between the prior art and the claims at issue; 
3. the level of ordinary skill in the art; 
4. the presence of secondary considerations of nonobviousness (commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others 따위) 가 있다. Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)

Prior art 를 검토함에 있어서, PTAB 은 PHOSITA 가 claimed invention 에 도달하기 위하여 (복수의) prior art 를 결합할 가능성을 고려한다. In re Warsaw Orthopedic, Inc., 832 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016) 

항소심 재판부 (CAFC) 는 PTAB 의 factual finding 에 대하여 substantial evidence 기준 – 즉, PTAB 의 결정에 어느 만큼의 deference 를 인정하여, 실질적으로 오류가 있지 않는 이상 판결을 지지 – 으로 검토하지만, factual inquiry 는 thorough and searching (면밀히 살피는) 정도에 이르러야 하고, CAFC 의 검토 사항 중 가장 중심에는 PTAB 이 motivation to combine [prior art] 을 충분한 사유를 바탕으로 판단하였는지에 있다.

*** 원문은 다음과 같다: Although we review this factual finding for substantial evidence, “the factual inquiry whether to combine references must be thorough and searching,” and "the need for authority pervades our authority on the PTAB's findings on motivation to combine. In re Lee, 277 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2002)

PTAB 은 FWD 에서, PHOSITA 가 왜 prior art reference 를 결합하여 claimed invention – place the radiopaque markers on the medial plane – 에 이르는지 (motivation to combine) 그 사유를 명확히 설명하지 못했다. PTAB 은 해당 modification 에 의하여 additional information 을 제공할 수도 있다는 Medtronic 전문가의 확정적 진술 (conclusory statement) 에만 의지한 채, '156 특허가 prior art 와 비교했을 때 자명하다고 판단하였다. 

PTAB 은 자신들의 판단을 뒷받침하는 적절한 evidentiary basis 를 갖춰야만 했다. 또한, 관련 데이터를 검토하고, 그로부터 발견된 사실 (facts found) 과 자신들이 내린 선택 간의 합리적 연관성 (rational connection) 을 포함한 만족할 만한 명확한 설명을 했어야 한다. Motor Vehicle Mfrs. Ass’n v. State Farm Mut. Auto. Ins. Co., 463 U.S. 29, 43 (1983)

그러한 설명이 있는 후에라야 CAFC 는 PTAB 의 판결에 대하여 그러한 판결이 적절한지 (즉, arbitrary, capricious, abuse of discretion, unsupported by substantial evidence 한지) 검토할 명분이 주어진다. Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150 (1999)

CAFC 는 일관되게, PTAB 은 선행문헌의 결합의 동기 (motivation to combine) 에 대한 명확한 사실적 뒷받침을 분명히 해야 할 의무가 있음을 판결해 왔다. 이는 Supreme Court 의 KSR 판결에 의하여도 보강된다:

Although identifying a motivation to combine “need not become [a] rigid and mandatory formula,” KSR, 550 U.S. at 419, the PTAB must articulate a reason why a PHOSITA would combine the prior art references.

CAFC 는 상기와 같은 이유로, PTAB 이 PHOSITA 가 왜 선행문헌을 결합하였는지 명확한 설명을 하지 못했으므로, 본 사건을 파기 환송하였다.

Equivalence as an objective inquiry on an element-by-element basis (Warner-Jenkinson v. Hilton Davis)

Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical, 520 U.S. 17, 117 S. Ct. 1040 (1997)

본 사건은 Doctrine of Equivalence (DOE) 에 관한 Supreme Court 판결인데, 청구인 Warner-Jenkinson 은 1952 Patent Act 제정 시 의회 (Congress) 의 의도에 의하여, DOE 는 더 이상 유효하지 않은 법리라고 주장하였으나, Supreme Court 는 DOE 는 여전히 유효한 법리라고 판결하였고, 다만, DOE 를 적용 함에 있어서는 발명을 전체적으로 (invention as a whole) 적용하면 안되고, "objective inquiry on an element-by-element basis" 로 적용해야 한다고 하면서, DOE 의 적용기준을 명확히 하였다.

*** Supreme Court 는 Festo Corp. v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002) 사건에서, 특허출원인이 심사과정 중 행한 claim amendment 는 비록 그것이 prior art 에 의한 unpatentability 극복을 위한 것이 아니더라도, 좁혀진 claim scope 에 대하여는 “presumption of surrendering all equivalents” 가 성립한다는 판결에 의하여, 본 판결 (Warner-Jenkinson) 에서 판결한 DOE 의 적용 범위에 대한 약간의 변화를 가하기는 했지만, 아직도 DOE 에 대한 Supreme Court 의 판결로서 중요한 위치를 차지한다.

Hilton Davis Chemical Co. 는 US 4,560,746 특허권자인데, 해당 특허는 ultrafiltration 을 포함하는 개선된 purification process 에 관한 것이다. 특허는 porous membrane 에 dye 를 통과시켜 불순물을 걸러내는데, 이때 불순물의 filtration 효율을 높이기 위한 특정 압력과 pH 레벨을 특허청구범위로 하고 있다:

"In a process for the purification of a dye . . . the improvement which comprises: subjecting an aqueous solution . . . to ultrafiltration through a membrane having a nominal pore diameter of 5-15 Angstroms under a hydrostatic pressure of approximately 200 to 400 p.s.i.g., at a pH from approximately 6.0 to 9.0, to thereby cause separation of said impurities from said dye . . . ."

출원인은 심사과정에서 “at a pH from approximately 6.0 to 9.0" 을 추가하였는데, 이는 심사관의 선행문헌에 근거한 거절이유에 대응하기 위한 것이었다. 특히, 상한값 pH 9.0 은 인용문헌 (Booth patent) 에 기재된 ultrafiltration 의 조건을 극복하기 위한 것이었는데, 다만 하한값 pH 6.0 은 그 사유가 분명하지 않다. (즉, Booth patent 에 pH 6.0 의 기재는 없었다.)

Hilton Davis 의 ’746 특허 등록 후인 1986년, Warner-Jenkinson 은 염료의 불순물 제거 ultrafiltration process 를 개발했는데, 이는 pH 5.0 이었다. 이에, Hilton Davis 는 특허침해금지청구 소송을 제기했고, 이는 DOE 에 근거한 것이었다. 1심 재판부는 DOE 에 근거하여, Warner-Jenkinson 의 특허침해를 인정하면서, permanent injunction 판결을 내렸다. 항소심 재판부 (CAFC) 도 1심 재판부의 판결을 지지하였고, 다만, Judge Nies 는 반대의견 (dissent) 에서, DOE 를 적용함에 있어서, claim scope 가 확장되는 것을 방지하기 위하여, accused product/process 전체 (overall) 로 DOE 를 적용할 것이 아니라, claim element 각각에 대하여 DOE 를 적용해야 한다는 의견을 냈다.

재판부 (Supreme Court) 는 DOE 의 기준은 accused process 와 patented process 간에 실질적 차이 (substantial difference) 의 존재여부라고 하였다. 또한, DOE 는 jury 에 의하여 판단되어야 할 사항 즉, question of fact 라고 하였다. (배심원이 제시된 substantial evidence 를 바탕으로, 침해품과 특허청구항을 비교하여, 둘 간에 실질적인 차이가 존재하는지 판단)

재판부는 DOE 가 넓게 적용되는 경우, 특허법이 정하고 있는 특허청구항의 기능 (definitional and public-notice functions) 과 충돌할 가능성이 있음을 인정하였다. 특허청구항에 기재된 각각의 element 는 모두 중요한 의미를 갖는다. 그렇기 때문에, DOE 는 발명을 전체적으로 (invention as a whole) 적용하는 대신, 특정 claim element 에 대하여 객관적 질의를 바탕으로 적용 (objective inquiry on an element-by-element basis) 해야 한다고 하였다. 또한, 중요한 것은 DOE 를 적용함으로써, 어느 한 element 가 완전하게 제거되는 결과 (claim vitiation) 를 가져오지 말게 해야 한다는 것이다. 그렇게 함으로써, 특허청구항의 기능과 충돌하지 않고 조화롭게 DOE 를 적용할 수 있다.

Warner-Jenkinson 은 prosecution history estoppel (PHE) 에 의하여, 출원인이 행한 – 그 사유를 막론하고 – 모든 claim amendment 와 그것의 균등물에 대한 권리는 등록 후 포기된 것으로 해야 한다고 주장하였다. 그러나 재판부는 이에 동의하지 않았고, 출원인이 어떠한 사유로 claim amendment 를 행하였는지 살펴본 후, prior art 에 의한 특허 거절을 극복하기 위한 amendment 만을 PHE 의 대상으로 하여, 이렇게 포기된 특허청구범위와 그것의 균등물 (프로세스) 에 대하여만 DOE 를 적용해야 한다고 판결하였다. 다만, 출원인이 amendment 사유를 입증하지 못하는 경우, 법원은 그러한 amendment 가 patentability 에 관한 것이라고 추정된다고 하였다.

*** 상기 DOE 적용 사유 즉, “prior art 의 극복을 위한 amendment 에 대하여 PHE 의 적용이 있음”은 Festo 사건에서 “automatic presumption of surrendering all equivalents” (비록, prior art 에 의하지 않더라도, 특허성을 확보하기 위한 모든 amendment) 으로 변경 되었다.

마지막으로 재판부는 DOE 의 판단 시점은 특허출원시점 (at the time of filing) 이 아니라 특허침해시점 (at the time of infringement) 임을 분명히 하였다.

재판부 (Supreme Court) 는 항소심 재판부 (CAFC) 가 claim limitation (pH 6.0) 에 대한  prosecution history estoppel 의 적용여부를 충분히 판단하지 않았다는 이유로, 사건을 파기하고 환송 (remand) 하였다.

Self-enabling requirement for single § 103 prior art (Raytheon v. GE, Apr. 2021)

Raytheon technologies Corp. v. General Electric Co., No. 20-1755 (Fed. Cir. April 2021)

본 사건은 PTAB 이 inter partes review 에서 Raytheon 의 특허 US 9,695,751 이 § 103 (nonobviousness) 위반으로 무효라고 결정하자, 이에 항소한 사건이다. 

PTAB 은 prior art (Knip reference) 에는 claim 의 power density limitation for a geared gas turbine engine 이 기재되어 있으므로, 자명하다고 판단하였다. 이에 대하여 Raytheon 은 Knip 에 기재된 것은 특허 출원 시점에서 존재하지 않는 물질을 사용한 가상의 (futuristic) 의 turbine engine 의 highly aggressive performance parameter 에 지나지 않으므로, Knip 에 의하여 claimed invention 이 자명하지 않다고 주장하였으나, PTAB 은 이를 배척하였다. CAFC 는 PTAB 이 근거로 사용한 prior art 에 의하여, skilled artisan 은 claimed invention 을 도출할 수 없으므로, CAFC 의 결정을 기각하였다.

’751 특허는 gas turbine engine 에 관한 것인데, gas turbine engine 은 연료와 엔진 전면부로 유입된 공기를 혼합한 다음 이를 연소시켜 추진력을 얻고 배기가스를 내보낸다. ’751 특허의 특징은 power density range 에 있는데, claim 에는 “sea-level takeoff thrust” (SLTO thrust) 로 정의되어 있다. Claim 1은 다음과 같다:

1. A gas turbine engine comprising:

a fan including a plurality of fan blades …; a compressor section; a combustor in fluid communication with the compressor section; a turbine section in fluid communication with the combustor, the turbine section including a fan drive turbine and a second turbine …; and a speed change system configured to be driven by the fan drive turbine to rotate the fan about the axis; and

a power density at Sea Level Takeoff greater than or equal to 1.5 lbf/in 3 and less than or equal to 5.5 lbf/in and defined as thrust in lbf measured by a volume of the turbine section in in 3 measured between an inlet of a first turbine vane in said second turbine to an exit of a last rotating airfoil stage in said fan drive turbine.

GE 는 Knip (prior art) 에 의하여, 상기 claim 이 자명하다고 주장하였다. Knip 은 다양한 실시예를 통하여 여러 performance parameter 에 대하여 기재하고 있는데, 이는 모두 당시에는 존재하지 않는 물질을 사용한 futuristic engine 에 의한 것이고, 또한 SLTO thrust 에 대하여는 기재하지도 않았다. GE 는 Knip 이 ’751 특허의 claim 에 기재된 동일한 종류의 performance parameters 를 기재하고 있으므로, 그러한 기재를 바탕으로 skilled artisan 으로 하여금 claimed invention 을 실시할 수 있다고 주장하였다. 

Raytheon 은 이에 대하여 반박하였는데, Raytheon 에 의하면 Knip 에 기재된 “aggressive parameters” 는 ’751 특허 출원 시점에는 존재하지 않는 “revolutionary” material 을 사용한 futuristic engine 에 의한 것이므로, skilled artisan 으로 하여금 claimed invention 을 실시하게 할 수 없다고 하였다. 

GE 는 자명성 판단에 있어서, 실시가능 (enablement) 여부 – 즉, skilled artisan 이 Knip 을 바탕으로 과도한 실험 없이 claimed invention 을 실시할 수 있는지 – 는 무관하다고 주장하였다. PTAB 은 Knip 이 skilled artisan 으로 하여금 claim 1에 기재된 power density 를 실시하기에 충분한 정보를 기재하고 있으며, 또한 실시가능하므로, Knip 에 의하여 ’751 특허는 자명하므로 무효라고 결정하였다. 즉, PTAB 은 Knip 의 기재사항을 바탕으로 skilled artisan 이 claimed invention 의 gas turbine engine 에 있어서 power density 를 산출해 낼 수 있는지로 문제를 간결화 한 다음 그렇다고 판단한 것이다.

CAFC 는 Raytheon 의 appeal 이 한가지 문제 즉, PTAB 이 Knip 에 의한 claimed invention 의 실시 가능여부 (enabling) 라고 하였다.

Prior art 의 enablement 여부는 question of law based on underlying factual findings 이다. Minn. Mining & Mfg. Co. v. Chemque, Inc., 303 F.3d 1294, 1301 (Fed. Cir. 2002) 그러므로, 항소심 재판부는 PTAB 의 legal conclusion 은 de novo 기준으로, underlying factual determination 은 substantial evidence 기준으로 검토한다. In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1316 (Fed. Cir. 2000)

Claim 이 prior art 에 의하여 자명하기 위해서는 해당 prior art 는 skilled artisan 으로 하여금 claimed invention 을 실시 (make and use) 할 수 있게 해야 한다. In re Kumar, 418 F.3d 1361, 1368 (Fed. Cir. 2005). 통상, § 103 prior art 는 기재된 사항에 대하여 스스로 enable (즉, “self-enabling”) 할 필요는 없다. 왜냐하면, 다른 prior art 에 의하여, 해당 기재가 skilled artisan 을 enable 하게 하면 족하기 때문이다. Comcast Cable Commc’ns Corp. v. Finisar Corp., 571 F. Supp. 2d 1137, 1145 (N.D. Cal. 2008)

그런데, 다른 prior art 가 해당 기재내용을 enabling 시키지 못한다면, 그 스스로 skilled artisan 을 enabling 시켜야 한다. 

*** In the absence of such other supporting evidence to enable a skilled artisan to make the claimed invention, a standalone § 103 reference must enable the portions of its disclosure being relied upon. Ashland Oil, Inc. v. Delta Resins & Refractories, Inc., 776 F.2d 281, 297 (Fed. Cir. 1985)

이러한 경우, § 103 prior art 의 enablement 기준은 anticipatory reference (§ 102, single prior art 에 의하여 claimed invention 의 특허성이 결여되는 경우) 와 동일하다. In re Antor Media Corp., 689 F.3d 1282, 1290 (Fed. Cir. 2012)

본 사건에서, PTAB 은 GE 의 주장 즉, skilled artisan 이 Knip 의 기재를 바탕으로 turbofan engine 을 ’751 특허의 claimed power density 범위 이내로 실시 가능 (enabling) 하다는 것으로 인정하였는데, 특히 PTAB 은 판단을 skilled artisan 이 과도한 실험없이 power density 를 산출하기 위한 충분한 parameters 가 기재되어 있다고 간결화 하였다. GE 의 상기의 주장 (expert testimony) 은 Knip 의 가상의 엔진을 컴퓨터 시뮬레이션 한 것으로부터 얻은 결과였다. GE 는 skilled artisan 이 특허출원 시점에서 그러한 engine 을 실제로 구현가능하다는 점을 입증 (suggest) 하지는 못했다. 

그와는 반대로, Raytheon 은 expert testimony 를 통하여, Knip 에 기재된 물질 (revolutionary composite material) 의 존재를 확실하게 부정하였고, Knip 에 기재된 parameters (exceptional temperature and pressure parameters) 가 실현 가능하지 않은 점을 명확히 했다.

CAFC 는 Knip (prior art) 가 enablement 요건을 만족하지 못하므로, 그러한 기재를 바탕으로 ’751 특허를 § 103 (nonobviousness) 위반으로 무효 결정한 PTAB 의 결정을 파기했다.

Obviousness determination - teach away, commercial success (Chemours v. Daikin, July 2021)

Chemours Company FC, LLC v. Daikin Industries, Ltd. (Fed. Cir. 2021)

본 사건은 Obviousness 판단 시, (1) teaching away 와, (2) commercial success (secondary indicia) 를 어떻게 적용하는지에 대한 CAFC 의 판결이다.

Daikin 은 Chemours 의 US 7,122,609, US 8,076,431 에 대하여 PTAB 에 inter partes review 를 신청하였는데, PTAB 은 US 6,541,588 (Kaulbach) 에 의하여 자명하므로, 특허 무효판결 하였다. Chemours 는 이에 항소하였다.

'609 특허는 통신 케이블을 extrusion molding 방법으로 코팅하는 방법에 관한 것인데 특히, 본 항소심과 관련 있는 부분은 “polymer having a specific melt flow rate range (30±3g/10min)” 이다. (extrusion molding 수행 동안, 상기의 특정 flow rate 를 유지하여, 빠른 속도로 통신케이블 코팅이 가능하다.) claim 1은 다음과 같다:

1. A partially-crystalline copolymer comprising tetrafluoroethylene, hexafluoropropylene in an amount corresponding to a hexafluoropropylene index (HFPl) of from about 2.8 to 5.3, said copolymer being polymerized and isolated in the absence of added alkali metal salt, having a melt flow rate of within the range of about 30±3g/10 min, and having no more than about 50 unstable endgroups/10 6 carbon atoms.

STANDARD OF REVIEW

항소심 재판부 (CAFC) 는 PTAB 의 legal determination 에 대하여 de novo 기준으로, factual determination 에 대하여 substantial evidence 기준으로 검토한다. Substantial evidence 란 mere scintilla (단순한 약간의 양) 보다 많은 정도의 증거를 필요로 하는데, reasonable mind (합리적인 자) 가 해당 증거가 결론을 지지하는 것으로 받아들일 수 있다면 충분한 증거이다.

*** Substantial evidence requires more than a “mere scintilla” and must be enough such that a reasonable mind could accept the evidence as adequate to support the conclusion. Consol. Edison Co. v. NLRB, 305 U.S. 197, 229 (1938).

Obviousness 는 사실적 판단에 근거한 법률심의 문제 (question of law based on underlying findings of fact) 이다. Prior art 의 교시, person of ordinary of skill in the art 의 결합의 동기 (motivation to combine) 및 prior art 의 반대의 교시 (teach away) 여부는 question of fact 이다.

*** “What the prior art teaches, whether a person of ordinary skill in the art would have been motivated to combine references, and whether a reference teaches away from the claimed invention are questions of fact.” Meiresonne v. Google, Inc., 849 F.3d 1379, 1382 (Fed. Cir. 2017)

Factual finding 을 수행함에 있어서, PTAB 은 적합한 증거의 기반을 갖춘 다음, 만족할 만한 설명을 정교하게 제시해야 한다.

*** In making its factual findings, the Board must have both an adequate evidentiary basis for its findings and articulate a satisfactory explanation for those findings. NuVasive, 842 F.3d at 1382

Daikin 은 입증책임을 다하지 못했는데, 왜냐하면 person of ordinary skill in the art 가 Kaulbach 를 어떠한 이유로 변경하여 claimed invention (Chemours) 에 이르는지 설명하는데 실패했기 때문이다.

TEACH AWAY

Kaulbach 는 빠른 속도로 통신케이블을 코팅하기 위해서 very narrow molecular weight distribution 이 필요하다고 기재하고 있다. 이것은 종래의 prior art 가 코팅물질이 high speed extrusion 을 위하여 broad molecular weight distribution 을 가져야 한다는 것과 대비되는 것이다. Kaulbach 는 narrow distribution 의 방법으로 Fe, Ni, Cr 등의 중금속의 농도를 낮추는 것을 실실예로 기재하였다.

PTAB 은 Kaulbach 의 실시예 (A11) 를 인용하였는데, melt flow rate 는 24g/10min 이다. (이것은 claimed invention 의 30±3g/10min 과는 상이하다.) Kaulbach 의 실시예 (A11) 는 claimed invention 의 범위를 온전히 포함한다고 하였는데, 왜냐하면 skilled artisan 은 케이블의 코팅 속도를 높이기 위하여 melt flow rate 를 증가시키는 변경을 할 동기가 있기 때문이라고 하였다. 그러면서, Kaulbach 에는 비록 narrow distribution 에 의하여 개선된 코팅속도를 달성할 수 있다고 하나, 이는 skilled artisan 에 의하여 narrow distribution 이든 broad distribution 이든 선택할 수 있는 것으로 자명한 범위에 든다고 판단하였다.

상기의 PTAB 판단은 substantial evidence 기준에 부합하지 않는다. 왜냐하면, Kaulbach 의 발명의 핵심사상 (inventive concept) 이 narrow distribution 인데, 이를 broad distribution 으로 변경하는 것을 skilled artisan 에게 결합의 동기가 있다고 할 수는 없기 때문이다. Trivascular, Inc. v. Samuels, 812 F.3d 1056, 1068 (Fed. Cir. 2016) 판결에서, CAFC 는 prior art 의 basic objective 를 훼손하는 경우, skilled artisan 이 prior art 를 변경할 동기 (motivation to modify the prior art) 를 찾을 수 없다고 한 바 있다.

이것은 특별히 Kaulbach reference 에서 molecular weight distribution 을 확장하는 것을 teach away 하고 있는 점에서, 사실이다. 예를 들면, Kaulbach 는 polymerization 수행 중 chain transfer agent 의 사용을 하지 말 것으로 기재하고 있는데, agent 의 추가로 molecular weight distribution 이 확장되기 때문이라고 하였다. 이러한 점이 skilled artisan 이 발명의 범위 (claimed range) 내에서 자명하게 변경할 시도의 사유 (reason to attempt) 를 설명할 수 없는 요인이다. (즉, cited prior art 에서 teach away 한 것을 POSA 가 motivation to modify/combine 한 것으로 할 수 없다는 의미이다. Procter & Gamble Co. v. Teva Pharm. USA, Inc., 566 F.3d 989, 995 (Fed. Cir. 2009))

COMMERCIAL SUCCESS

Chemours 는 PTAB 이 secondary indicia of obviousness (commercial success) 를 판단함에 있어서, market share 증거를 제시하지 못하였다는 이유로 nexus 요건을 충족하지 않는다고 판단한 것은 오류가 있다고 주장하였다. 

Chemours 는 PTAB 이 commercial success 를 판단함에 있어서, invention as a whole 이 아닌limitation-by-limitation basis 로 판단하는 오류를 범했다고 주장하였다.

일반적으로, objective indicia of nonobviousness 를 지지하는 증거는 claimed invention 과의 관련성 (nexus) 이 입증되어야 한다. Obviousness 분석에 있어서, claimed invention 은 거의 대부분의 경우 (종래의 알려진) 구성요소의 결합에 의한 것이다. WBIP, LLC v. Kohler Co., 829 F.3d 1317, 1332 (Fed. Cir. 2016) 그러므로, commercial success 의 증거는 inventive combination of known elements (알려진 구성요소의 발명적 결합) 과 연관되어 있다. PTAB 은 claimed invention 과 commercial success 간에 nexus 를 발견하지 못했다고 판단하였다. Kaulbach 는 claimed melt flow rate 를 제외한 모든 구성요소가 기재되어 있고, 또 다른 prior art 에는 melt flow rate (50g/10min) 이 기재되어 있으므로, claimed invention 에 의한 commercial success 가 발견되지 않는다고 한 것이다.

그러나, claimed invention 이 unique combination 인 경우에 있어서, 각각의 limitations (청구항 구성요소) 의 서로 다른 prior art 에서의 공개 사실이 nexus 요건을 부정하지는 않는다. 만약, nexus 를 부정한다면, prior art 의 공지의 구성요소로부터 도출된 claimed invention 은 nexus 요건을 절대 만족할 수 없을 것이다.

Chemours 는 또한 sales data 만으로도 commercial success 를 입증하기에 충분하다고 주장하였다. PTAB 은 market share 에 관한 증거를 제시하지 못하였으므로, commercial success 입증에 실패했다고 판결하였으나, 이는 잘못된 판단이다. Sales figures 가 market share data 와 결합했을 때, commercial success 를 입증하는 강력한 증거가 되는 것이 사실이지만, sales figures 그 자체만으로도 commercial success 입증이 가능하다. Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp., 110 F.3d 1573, 1579 (Fed. Cir. 1997)

*** 판결문에는 “blocking patents”의 경우, commercial success 의 추정력이 약하다는 내용도 있는데, 그 사유에 대하여 상세히 밝히지는 않고 있다.

Analogous art - "reasonably pertinent" (Donner Tech. v. Pro Stage Gear, Feb. 2020)

 Donner Technology, LLC V. Pro Stage Gear, LLC, App. No. 2020-1104 (Fed. Cir. 2020)

Inter partes review 시, 특허 무효를 주장하는 당사자는 prior art 에 의한 unpatentability 를 입증해야 하는데, 특히 §103 (non-obviousness) 위반 주장을 위한 prior art 는 claimed invention 과 analogous art 관계에 있어야 한다. Analogous art 는 (1) same field of endeavor 테스트 또는 (2) reasonably pertinent 테스트로 하게 되는데, (Analogous art (Airbus v. Firepass) 참조) 본 사건은 (2) reasonably pertinent 테스트에 대한 상세한 판단 기준을 제시한 판결이다.

Donner Tech. 는 US 6,459,023 에 대하여 inter partes review 를 신청하였는데, US 3,504,311 ("Mullen") 을 근거로 §103 (non-obviousness) 위반에 의한 특허무효를 주장하였다. Pro Stage 는 ’023 의 특허권자인데, 해당 특허는 electronic guitar 의 전자적 효과를 제공하기 위한 pedal assembly 에 관한 것이다.

’023 특허는 guitar effects pedal board (Fig. 7) 에 대하여 기재하고 있는데, support structure (30, 32), frame base (42), pedal board (10) 등으로 구성된다. 특히, pedal board (10) 는 무대의 바닥으로부터 guitar effects 를 위한 전기적 연결에 필요한 전선 연결 (cable, cable connection opening, Fig. 12) 등을 수용한다.

Mullen 은 electrical relays (an improved support for supporting relay structures and wiring-channel space for receiving wires connected to relays) 에 관한 것이다. Donner 는 Mullen 의 Fig. 1, 4 에 도시된 구조가 ’023 특허의 주요 구조적 특징 (surface for mounting relays, cable connection openings, area for routing cables) 에 대하여 analogous 한 관계에 있다고 주장하였다.

PTAB 은 Donner 가 Mullen 이 analogous art 관계에 있음을 입증하는데 실패하였다고 하면서 prior art 를 사용할 수 없으므로, §103 위반에 의한 특허무효 주장을 배척하였다.

항소심 재판부 (CAFC) 는 PTAB 의 factual finding 에 대하여 substantial evidence 기준으로, legal conclusion 에 대하여는 de novo 기준으로 검토한다. Redline Detection, LLC v. Star Envirotech, Inc., 811 F.3d 435, 449 (Fed. Cir. 2015)

PTAB 은 자신들의 결정에 대하여, necessary factual finding 을 해야 하고, 그러한 factual finding 에 대한 evidentiary basis 를 갖춰야만 한다.

*** The Board “must make the necessary findings and have an adequate ‘evidentiary basis for its findings.’” In re NuVasive, Inc., 842 F.3d 1376, 1382 (Fed. Cir. 2016)

즉, PTAB 은 관련된 데이터를 검사하고, factual finding 과 legal determination 간의 rational connection (합리적 연관) 을 포함하여, 자신들이 내린 결정에 대한 만족할 만한 설명을 명확히 해야 한다. 이러한 과정에서, PTAB 은 제시된 모든 증거에 대하여 일일이 검토/설명할 것 까지는 요구되지는 않으나, 어떠한 (합리적) 사유 없이 증거를 폐기하여서도 안된다. 왜냐하면, 항소심 재판부는 그러한 설명의 기록을 바탕으로 1심 판단이 substantial evidence 에 근거하여 적절한 것이었는지 검토하기 때문이다.

*** “This explanation enables the court to exercise its duty to review the [Board’s] decisions to assess whether those decisions are ‘arbitrary, capricious, an abuse of discretion, or . . . unsupported by substantial evidence.’” NuVasive, 842 F.3d at 1382

Obviousness 는 question of law based on underlying facts 이고, factual inquiries 는 (1) the scope and content of prior art; (2) the differences between the prior art and the claims at issue; and (3) the level of ordinary skill in the art 인데 (Graham v. John Deere Co. of Kan. City, 383 U.S. 1, 17 (1966)), (1) the scope of prior art 는 analogous art 여부의 판단을 포함한다.

Analogous prior art 는 2가지 테스트에 의하는데, (1) same field of endeavor 테스트와 (2) reasonably pertinent 테스트이다.

*** Two separate tests define the scope of analogous prior art: (1) whether the art is from the same field of endeavor, regardless of the problem addressed and, (2) if the reference is not within the field of the inventor’s endeavor, whether the reference still is reasonably pertinent to the particular problem with which the inventor is involved.” In re Bigio, 381 F.3d 1320, 1325 (Fed. Cir. 2004).

인용문헌이 analogous art 인지의 문제는 issue of fact 이다. (즉, 1심 재판부의 판단에 대하여, 2심 재판부는 clear error 기준으로 검토한다.)

본 사건에서, Mullen 은 (1) same field of endeavor 는 아니므로, 본 재판부가 검토할 사항은 (2) reasonably pertinent 여부이다. Reasonable pertinence 와 less-than-reasonable pertinence 를 가르는 선 (dividing line) 은 prior art 와 claimed invention 의 해결 과제 내지 발명의 목적의 유사한 정도에 의하여 판단할 수 있다.

*** Although the dividing line between reasonable pertinence and less-than-reasonable pertinence is context dependent, it ultimately rests on the extent to which the reference of interest and the claimed invention relate to a similar problem or purpose. Wyers v. Master Lock Co., 616 F.3d 1231, 1238 (Fed. Cir. 2010)

왜냐하면, prior art 가 claimed invention 과 동일한 목적을 위한 것이고, 동일한 해결과제를 위한 것이라면, 해당 prior art 를 claimed invention 과 analogous art 관계에 있다고 할 수 있기 때문이다.

Donner 는 Mullen 이 ’023 특허와 analogous art 관계에 있음을 주장하는 상세한 expert testimony 를 제출하였다. PTAB 은 해당 주장을 배척하면서, 어떠한 사유로 Mullen 이 analogous art 가 아닌지의 사유를 밝히지 않았다. 더욱이, PTAB 이 양측이 제시한 사항을 충분히 검토하였다 하더라도, Mullen 과 ’023 특허의 problems or purposes 를 비교하고 확인하는데는 실패하였다.

Analogous art 판단에 있어서, 발명의 목적은 발명의 해결과제와 연관이 있다. 또한, 이러한 검토는 PHOSITA 기준에서 수행되어야 한다.

*** “The analogous art inquiry is a factual one, requiring inquiry into the similarities of the problems and the closeness of the subject matter as viewed by a person of ordinary skill.”). Importantly, this analysis must be carried out from the vantage point of a PHOSITA who is considering turning to the teachings of references outside her field of endeavor. Sci. Plastic Prods., Inc. v. Biotage AB, 766 F.3d 1355, 1360 (Fed. Cir. 2014)

PTAB 은 결정문에서, Mullen 과 ’023 특허 간에 (purposes or problems 부분에서) “pertinent similarities” 가 있음을 인정하면서도, Donner 가 analogous art 관계에 있음을 입증하는데 실패했다고 판단하였다. 이러한 PTAB 의 결정에는 오류가 있으므로, PTAB 의 결정을 기각하고, PTAB 으로 하여금 (prior art 와 claimed invention 간의 purposes or problems 의 명확한 비교를 통하여) analogous art 여부를 다시 판단하도록 사건을 되돌려 보냈다.

Conclusory expert testimony is inadequate as substantial evidence. (TQ Delta v. Cisco Sys., Dec. 2019)

 TQ Delta, LLC v. Cisco Sys., Inc., Nos. 2018-1766, 2018-1767 (Fed. Cir. Nov. 22, 2019)

본 사건은 inter partes review 중 PTAB 이 conclusory expert testimony 에 전적으로 의존하여 2건의 특허를 §103 (Obviousness) 위반으로 무효 결정한 것에 대하여, CAFC 가 prior art 의 결합의 동기 (motivation to combine) 를 expert testimony 의 단정적 진술 (conclusory testimony) 에 전적으로 의존한 결정은 substantial evidence 기준을 충족하지 못하므로 기각한 판결이다.

*** 본 판결의 대상 특허 2건은 출원일이 AIA 발효 이후로써, 35 U.S.C. §103(a) (2012) 가 적용되었다.

TQ Delta 는 2건의 특허 (US 9,014,243, US 8,718,158) 의 특허권자인데, 해당 특허는 Peak-to-average power ratio (PAR) 를 감소시켜 electronic communications system 을 개선하는 방법에 관한 것이다. PAR 은 parameter value (e.g., voltage) 의 최대값에 대한 비율인데, 이것을 감소시키는 것은 가령 power consumption 을 줄이거나, transmission error 를 방지하는 효과가 있다. Inter partes review 에서, PTAB 은 TQ Delta 의 특허에 대하여 2건의 prior art (US 6,144,696 (Shively), US 6,625,219 (Stopler)) 를 근거로 103 (obviousness) 위반으로 전항을 무효 결정하였다.

 

Obviousness 는 복수의 underlying factual determinations 를 바탕으로 하는 question of law 로써, factual finding 중 하나는 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌을 결합하여 청구된 발명을 이끌어 낼 수 있는지와 그렇게 함에 있어서 합리적인 성공의 기대가 있는지이다. 

(“[W]hether a [person of ordinary skill in the art] would have been motivated to combine the prior art to achieve the claimed invention and whether there would have been a reasonable expectation of success in doing so.” In re Warsaw Orthopedic, Inc., 832 F.3d 1327, 1333 (Fed. Cir. 2016))

결합의 동기를 확인하는 것은 중요한데, 왜냐하면, (출원시점에서) 발견되지는 않았지만 이미 존재하고 있는 구성요소를 결합하여 발명에 이르는 경우가 매우 흔하기 때문이다.

(“[I]nventions in most, if not all, instances rely on building blocks long since uncovered, and claimed discoveries almost of necessity will be combinations of what, in some sense, is already known.” KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 418–19 (2007))

항소심 재판부 (CAFC) 는 1심 판결에 대하여, obviousness determination 은 de novo 기준으로, underlying factual determinations 은 substantial evidence 기준으로 검토한다.

PTAB 은 prior art 2건 (Shively, Stopler) 에 기초하여 TQ Delta 의 특허가 §103 위반으로 무효라고 결정함에 있어서, TQ Delta 의 반박 즉, person of ordinary skill 이 결합의 동기가 없다는 주장을 Cisco 의 expert testimony (Dr. Tellado) 에 전적으로 의존하여 배척하였다.

항소심 재판부의 PTAB 결정에 대한 검토는 35 U.S.C. §103 에 의할 뿐만 아니라, Administrative Procedure Act (APA) §706 에도 근거해야 한다. 이는 PTAB 이 USPTO 의 조직으로써, APA 에 의한 절차로써 inter partes review 를 진행하기 때문인데, 해당 절차에 의하여, PTAB 은 유의미한 factfinding 수행이 의무가 있고, 사실적 증거에 기초한 결정의 책임이 있다. (“Our deferential judicial review under the APA does not relieve the agency of its obligation to develop an evidentiary basis for its findings. To the contrary, APA reinforces this obligation.” In re Lee, 277 F.3d 1338, 1344 (Fed. Cir. 2002)) PTAB 은 본 항소심 재판부의 검토가 효율적으로 수행될 수 있도록, 결정에 이른 충분한 증거의 기록 (administrative recording) 을 제공할 의무가 있다.

PTAB 은 TQ Delta 의 특허가 prior art 에 기초하여 자명하다는 판단을 하면서, 전적으로 Cisco 의 expert testimony 에 의존하였다. 그러므로, 항소심 재판부는 본 사건 심리의 초점을 2건의 prior art 에 개시된 내용과 Dr. Tellado 의 진술에 집중한다. 문제의 중심은 PTAB 의 obviousness 결정이 substantial evidence 에 의하여 뒷받침되는지 이므로, 항소심 재판부는 (1) substantial evidence 기준에 대하여 검토하고, (2) expert testimony 가 obviousness 결정을 뒷받침하는지 검토하였다.

Substantial evidence standard 는 reasonable fact finder 가 agency (PTAB) 가 근거한 증거 (판단을 정당화하는 증거와 판단을 지지하지 않는 증거를 모두) 에 기초하여 해당 결정에 도달하는지에 대하여 질의한다. 본 사건과 관련하여 한가지 중요한 점은 conclusory expert testimony (단정적 전문가 진술) 는 substantial evidence 기준에 부합하지 못한다는 것이다. MobileMedia Ideas LLC v. Apple Inc., 780 F.3d 1159, 1172 (Fed. Cir. 2015)

특히, obviousness 에 근거한 특허 거절은 conclusory statements 에 의존할 수 없고, articulated reasoning (분명히 표현된 사유) 에 근거해야만 한다. 

(“Rejections on obviousness grounds,” in particular, “cannot be sustained by mere conclusory statements; instead, there must be some articulated reasoning with some rational underpinning to support the legal conclusion of obviousness.” KSR, 550 U.S. at 418)

Conclusory expert testimony 에 의존한 obviousness 결정 즉, 왜 skilled artisan 이 prior art 의 구성요소를 claimed invention 의 방법으로 결합했는지에 대한 실질적 사유 (설명) 없이 자명하다고 결론짓는 것은 KSR 재판부가 ex post reasoning (사후적 고찰에 의한 자명성 판단) 으로써 경계해야 한다고 판단한 사항이다. In re Van Os, 844 F.3d 1359, 1361–62 (Fed. Cir. 2017)

*** 이하 판례 본문에는 CAFC 가 conclusory expert testimony 만으로는 obviousness 판단 중 motivation to combine 을 substantial evidence standard 로 지지할 수 없다고 판결한 다수의 판례가 소개되었다.

본 사건에서, PTAB 은 Stopler 에 기재된 phase scrambler 가 ordinary artisan 입장에서 Shively 에 기재된 PAR 을 감소시키는 해결방법이기 때문에 TQ Delta 의 특허가 자명하다고 판단하였다. PTAB 의 이러한 판단은 Cisco’s petition (주장) 과 expert testimony 를 근거로 하고 있다. 그러나 항소심 재판부는 PTAB 이 근거로 한 상기 두가지 증거로부터 reasonable fact finder 가 PTAB 의 결정에 도달할 수 있다고 판단하지 않았다. 그러한 판단에 따라 PTAB 의 결정을 기각했다.

명세서 기재사항에 의한 claim 한정해석 여부 (Level Sleep v. Sleep Number, July 2021)

 Level Sleep LLC v. Sleep Number Corp., 2020-1718, July 13, 2021 decided

Claim construction 시, 명세서 기재사항을 참작 ("in light of specification") 하게 되는데, 그렇다고 해서 반드시 명세서 기재사항으로 claim scope 를 한정 해석 할 수 있는 것은 아니다. 35 USC 112 (a) 에 따른 written description requirement (명세서 기재요건) 는 "Patent specification must clearly allow person skilled in the art to recognize the inventor claimed invention.” 이다. 

판례에 따르면, 명세서 기재사항으로 claim 이 한정해석 되는지 여부는 해당 기재사항이 essential element (feature) 인가 하는 점이다. 다음과 같은 판례를 참조할 수 있다.

1. 한정 해석하지 않은 경우: Inventor did not consider the precise location of the lockout to be an element of the invention. Ethicon Endo- surgery v. US Surgical, Fed. Cir. (1996)
2. 한정 해석한 경우: Inventor considered the location of the control on the console to be an essential element of the claim. Gentry Gallery v. Berkline, Fed. Cir. (1998)

본 사건은 명세서 기재사항에 의하여 claim scope 가 한정 해석된 사례이다. 항소심 재판부는 (1) 명세서 기재사항에서 claimed invention 의 목적을 달성하기 위한 최소 압력을 명확히 기재한 점; (2) 종래 제품의 압력 (40 mmHg) 은 claimed invention 의 목적을 달성하기에 너무 높은 압력이라고 비판한 점을 지적하면서, claim limitaiton "low pressure" 의 범위를 명세서 기재사항으로 한정하여 해석하였다.

이하, 본 사건의 주요 판결 내용을 해석하여 보았다.

Level Sleep 은 US 7,036,172 의 특허권자인데, Sleep Number 에 대하여 특허침해 금지 소송을 제기하였다. ’172 특허는 수면의 질을 높이는 개선된 매트리스에 관한 것이다. 명세서에는 수면의 질이 수면시간 동안 몸의 이동 (뒤척임) 이 적을수록 좋아진다고 기재하고 있고, 침대의 불편함에서 유발되는 몸의 이동은 주로 (1) 몸의 일부분에서 압력의 증가; (2) 좋지않은 몸의 정렬에 기인한다고 하였다. 이중 (1)번만 claim 과 연관이 있다.

명세서는 (1)번과 관련하여, 특히 몸의 돌출부 (어깨, 엉덩이) 가 매트리스에 대항하여 크게 압축됨으로써 압력이 증가하여 해당 부분의 혈행을 방해 (discontinuance of capillary blood flow) 하므로 불편함을 느끼게 된다고 한다. 명세서는 이러한 압력을 특별히 ischemic pressure 로 기재하였다. 특허는 이러한 압력을 줄이는 방법으로 매트리스에 의하여 몸을 지지함으로써, 몸과 맞닿는 부분이 저압이 되는 것으로 기재하고 있는데, 그러한 압력 (low pressure) 을 다음과 같이 기재하고 있다:

“The terminology low body pressure means a pressure which is below a pressure threshold (typically the ischemic threshold) for comfortable sleep and of a level which materially reduces causes of bed-induced shifting.”

 

Claim 1은 다음과 같다:

1. A mattress, extending in a lateral direction from side to side and extending in a longitudinal direction from a mattress head to a mattress foot, for supporting a reclining body, said mattress including a head part, a shoulder part, a waist part, a hip part and a leg part, said reclining body having a displacement profile, said mattress comprising,

a core extending in said longitudinal direction and in said lateral direction, said core for undergoing differing vertical displacements when supporting the reclining body,

said core having displacement parameters varying to match the displacement profile of the reclining body whereby the reclining body is supported by low body pressure,

said core having a plurality of regions where the vertical displacement in one or more of the regions varies to match the displacement profile of the reclining body to maintain the reclining body in alignment,

said core including one or more foam members having structural modification where the one or more foam members at different longitudinal positions exhibit different displacement parameters including different ILDs to support the reclining body with low body pressure and exhibits different vertical displacements to maintain the reclining body in alignment.

원고는 claim 11, 12 에 근거하여 doctrine of claim differentiation 에 의한 “low body pressure” 의 청구항 해석에 대한 자신들의 주장을 전개하였다. Claim 11, 12 는 다음과 같다:

11. The mattress as in claim 3 wherein said low body pressure is below a low pressure threshold.

12. The mattress as in claim 11 wherein said threshold is below an ischemic pressure threshold.

Level Sleep 은 1심 재판부에 전문가 의견 (expert report by Dr. Elizabeth Friis) 을 제출하였는데, 그는 소 제기 제품 (매트리스) 과 claim limitation 을 비교하였다. 전문가 의견에는 (1) 평균 표면 압력, (2) 30 mmHg 이상으로 읽히는 압력의 비율, (3) 종래의 매트리스와 비교한 경우의 소 제기 제품의 최고 표면 압력 측정결과가 수록되어 있다. 전문가 의견에 따르면, 종래의 매트리스에 비교하여, 소 제기 제품은 더 낮은 압력 수치를 나타냈다. 그 결과, 1심 재판부가 Markman hearing 단계에서 low body pressure 의 의미로 해석한 “pressure of a level which materially reduces causes of bed-induced shifting” 에 부합한다는 결론을 내렸다. 그런데, 해당 전문가 의견은 동시에, 소 제기 제품의 최고 표면 압력이 40mmHg 이상 인 것도 입증하였다.

1심 재판부는 summary judgment of noninfringement 결정을 내렸는데, 최초 Markman hearing 단계에서의 “low pressure” 의 의미를 변경하여 압력의 상한 값이 존재해야 하고, 소 제기 제품의 40 mmHg 는 해당 상한 값의 범위 밖이라고 설명하였다. 그 이유는, 특허 명세서 기재사항에서 40 mmHg 는 종래의 매트리스가 갖는 압력으로써 claimed invention 의 목적 (즉, bed-induced shifting 의 감소 효과) 을 달성할 수 없다고 비판하였기 때문이라고 설명하였다. 그리고, 전문가 의견에서 제시된 소 제기 제품의 최고 표면 압력은 40 mmHg 이상이기 때문에, 특허침해가 성립하지 않는 다는 결론에 도달한 것이다.  

2심 재판부는 1심 재판부의 claim construction 에 대하여, de novo 기준으로 판단한다. (왜냐하면, 본 사건에서 1심 재판부의 claim construction 은 intrinsic evidence 만을 고려했기 때문이다.) 

2심 재판부의 주요 판단사항은 1심 재판부의 변경된 claim construction 즉, claim 1 의 “low pressure” 가 40 mmHg 이하의 압력을 가지느냐는 것이다. 재판부는 claim limitation 그 자체 즉, “whereby the reclining body is supported by low body pressure” 만으로는 low pressure 를 특정하기가 충분하지 않으므로, 다음의 관련 명세서 기재사항을 참작하였다.

The terminology low body pressure means a pressure which is below a pressure threshold (typically the ischemic threshold) for comfortable sleep and of a level which materially reduces causes of bed-induced shifting. … Low pressure threshold is below the ischemic pressure of 30 mmHg.

재판부는 특허출원인이 lexicographer 로서 어떠한 claim limitation 에 자신만의 정의를 내렸다면, 일반적인 의미에 우선한다는 점을 상기하였다. 또한, 명세서에서 40 mmHg 의 압력은 bed-induced shifting 을 감소시키기 위한 것으로는 불충분하다고 하였다는 점도 지적하였다. 

Disavowal requires that the specification make clear that the invention does not include a particular feature, … or is clearly limited to a particular form of the invention. Hill-Rom Servs., Inc. v. Stryker Corp., 755 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2014)

Level Sleep 은 claim 11, 12에 기대어 claim differentiation 을 주장하였으나, 재판부는 이를 수용하지 않았다. 

*** Claim differentiation 이란, 하나의 특허에서 서로 다른 claim 들은 서로 다른 claim scope 을 갖는다는 원칙이다.

한가지 중요한 점은 claim differentiation 원칙에 의하여 명세서 기재사항을 참작하여 claim scope 를 확장하지는 못하므로, claim 11, 12 에 대하여, 명세서에 명시적으로 기재된 사항 내지 disclaimer 를 삭제하지는 못한다. 

*** 즉, claim differentiation 원칙에 따르더라도, 명세서에 명시적으로 기재된 사항을 넘어서는 청구항 해석은 불가능하므로, claim 11 및 claim 12 의 low pressure 도 소 제기 제품이 특허침해를 구성할 수 있는 40 mmHg 를 넘어설 수는 없다는 해석이다.

Level Sleep 은 low pressure 가 최소 압력을 갖는다면, 이 경우 명세서 중 도면 (Fig. 10) 에 기재된 사항을 근거로, 어깨부분에서는 80 mmHg, 허리부분에서는 40 mmHg, 엉덩이 부분에서는 80 mmHg 인 것으로 해석해야 하고, 그러므로 40 mm Hg 및 80 mmHg 는 ischemic threshold (30 mmHg) 를 초과하므로, 소 제기제품이 특허침해에 해당한다고 주장하였다. 그러나 재판부는 다시 한번 명세서 기재사항을 근거로, 이러한 주장을 배척하였다:

There, it explains that the surface pressures at these alignment lines are typically low and below a low pressure threshold,” where that “low pressure threshold is below the ischemic pressure of about 30 mmHg. (즉, 재판부는 도면에 기재한 사항과는 달리 명세서 기재사항에 명백하게 ischemic threshold 를 30 mmHg 로 기재하였기 때문에, 해당 기재사항이 우선하는 것으로 판단하였다.)

Digital camera is an ineligible abstract idea (Yu v. Apple, June 2021)

 Yanbin Yu v Apple Inc., Appeal No. 2020-1760 (Fed. Cir., June 11, 2021)

CAFC 는 US 6,611,289 “Digital camera using multiple sensors with multiple lenses”의 claim 1에 대하여 abstract idea 이므로, §101 (patentable subject matter) 위반으로 특허 무효라고 판결하였다. 

1심법원 (N.D. Cal.) 은 ‘289 특허의 claim 1에 기재된 발명 즉, 복수의 사진을 이용하여 화질을 개선하는 방법은 사진가들에 의하여 오랫동안 사용되어온 방법에 불과하고, claim 1은 inventive step (Alice/Mayo 의 Step 2) 도 결여되어 있어, 청구된 발명의 구성요소가 “well-known, routine, and conventional” 하지 않음을 입증하는데 실패하였으므로, abstract idea (추상적 관념) 에 불과하다고 판결하였다. 특허권자 Yu 는 항소하였고, CAFC 는 §101 에 근거한 patent eligibility 문제를 Mayo/Alice framework 로 검토하였는데, 이는 question of law 이므로 1심 판결에 대한 2심 판결 기준은 de novo 이다.

Alice/Mayo framework 는 claim 이 특허 받을 수 없는 law of nature, natural phenomenon 또는 abstract idea 에 해당하는지 판단 (Step 1) 하고, 만약 그렇다면 claim 의 본질을 patent-eligible application 으로 전환하는 inventive concept 을 포함하는지 판단 (Step 2) 한다.

‘289 특허의 claim 1은 다음과 같다:

1. An improved digital camera comprising:

a first and a second image sensor closely positioned with respect to a common plane, said second image sensor sensitive to a full region of visible color spectrum; 

two lenses, each being mounted in front of one of said two image sensors;

said first image sensor producing a first image and said second image sensor producing a second image;

an analog-to-digital converting circuitry coupled to said first and said second image sensor and digitizing said first and said second intensity images to produce correspondingly a first digital image and a second digital image;

an image memory, coupled to said analog-to-digital converting circuitry, for storing said first digital image and said second digital image; and

a digital image processor, coupled to said image memory and receiving said first digital image and said second digital image, producing a resultant digital image from said first digital image enhanced with said second digital image.

재판부는 ‘289 특허의 claim 1이 우선 abstract idea 에 해당하는지 검토하였는데, 이는 claim 1이 prior art 에 비하여 진보한 것인지 검토하였다. 

*** We have approached the Step 1 to inquire by asking what the patent asserts to be the focus of the claimed advance over the prior art. In conducting that inquiry, we must focus on the language of the [a]sserted [c]laims themselves, considered in light of the specification.” TecSec, Inc. v. Adobe Inc., 978 F.3d 1278, 1292 (Fed. Cir. 2020)

그 결과, claim 1은 abstract idea 의 결과/효과에 불과하고, 당해 분야의 기술을 개량하는 특정의 수단 내지 방법이 아니라 포괄적 프로세스 및 기계장치를 언급한 것에 불과한 것으로 판단하였다. 왜냐하면, 제2 디지털 이미지에 의하여 제1 디지털 이미지의 화질을 개선하는 것인데, 이는 사진분야에서 오랫동안 사용된 방법에 불과하기 때문이다. 

Yu 는 이에 대하여, 명세서 기재사항 중 claimed invention 이 prior art 와 차별화되는 점은 4개의 lens 와 그로부터 각각 얻어지는 4개의 이미지를 이용하여 화질을 개선하는 것이고, 특히 그 중 4번째 센서는 흑백 센서 임에 특징이 있는 것으로 주장하였는데, 재판부는 Yu 의 주장은 claim 1의 claim limitation 은 아니므로, 이를 배척하였다.

Yu 는 또한 hardware configuration 을 claimed invention 의 특징이며, claim 1에 기재된 화질 개선을 달성하기 위해서는 hardware 의 결합이 필수적으로 필요한 바 (vital), 이것이 prior art 와 구별되는 발명의 특징이라고 하였다. 

이에 대하여, 재판부는 Alice 사건을 인용하면서, 종래의 컴퓨터 장치의 사용 만으로는 abstract idea 를 특허받을 수 있는 대상으로 전환하는 것은 아니라고 하였다.

*** The claimed configuration does not add sufficient substance to the underlying abstract idea of enhancement—the generic hardware limitations of claim 1 merely serve as “a conduit for the abstract idea.” In re TLI Commc’ns, 823 F.3d at 612.

본 사건의 판결에 대한 다양한 평석이 이어지고 있다. 

CAFC 의 다수의견은 claim 을 어떻게 기재한 것보다는 claimed invention 의 본질이 더 중요한 것이라는 입장이다. 그러나, 이러한 – ineligible subject matter 에 불과한 것을 statutory category 의 하나로 기재한다 하여 eligible subject matter 로 되는 것은 아니라는 점 – 판결은 많은 비판을 받고 있다. 이 대목에서 Judge Newman 의 dissent 의견을 고려해 보아야 할 듯 하다.

Judge Newman 은 dissent 의견을 냈는데, '289 특허의 claim 1은 서로 다른 2개의 이미지 센서 전면부에 2개의 렌즈를 장착한 digital camera 로써, ADC circuitry, memory 및 digital processor 를 구비한 것으로 abstract idea 가 아니라고 하였다. 그러면서, 발명의 목적 내지 장점의 기재가 digital camera 를 abstract idea 로 전환하지는 않는다고 하였다. Judge Newman 은 §101 의 존재 이유가 patentable subject matter 의 포괄적인 종류를 copyright 과 구별하여 규정한 것이라 하였다. 이러한 논의는 Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981) 사건에서 이미 확인된 사안이라고 하였다. 즉, known component 로 된 장치에 대한 문제는 §101 에 근거한 abstract idea 여부가 아니라, §102 에 근거한 novelty 의 문제라는 것이다. 그러면서, Judge Newman 은 본 판결의 다수의견은 §101 에 대한 조문 그 자체의 의미, 선판례 및 공중의 이익 (stable and effective patent incentive) 에 반하는 것으로 우려된다고 하였다.

특허 담당자 내지 특허변호사 입장에서 한 가지 확실한 점은 권리범위를 확장하기 위하여 claim drafting 을 할 때 너무나 일반화시켜 기재하지는 않아야 한다는 점이다. 명세서에 기재된 발명을 하나의 청구항으로 포괄하여 기재하기 보다는 필요한 만큼의 복수의 청구항으로 각각 기재하는 것이 필요하다. 본 사건에서도, Yu 는 claim 1 (이하 종속항 포함) 을 기재함에 있어서, 명세서 기재사항에 따른 확실한 특징 즉, 4개의 렌즈와 이미지 센서, 특히 그 중 4번째는 흑백 이미지 센서인 특징을 모두 생략하고 2개의 렌즈와 이미지 센서 만으로 일반화 하여 기재하였기 때문에, abstract idea 로 판단 받았다. (Apple 제품이 특허 침해하는 부분이 그러하였을 것이다.) 

Unreviewable APJ authority incompatible with Constitution (Arthrex v. United States, June 2021)

 United States v. Arthrex, No. 19-1434, decided June 21, 2021

본 사건은 PTAB 의 Administrative Patent Judge (APJ, 행정법 특허판사) 가 의회의 동의를 구하여 대통령이 임명해야 하는 principal officer 인지, 아니면 USPTO 가 속한 행정부 조직의 수장 (Secretary of Commerce) 이 단독으로 임명해도 되는 inferior officer 인지가 문제된 사안이다. Supreme Court 는 APJ 가 principal officer 이므로, Director (USPTO) 가 inter partes review 에서의 APJ 의 판결에 대하여, 리뷰할 수 있는 권한을 가지도록 보완하여야 한다고 판결하였다.

Arthrex 가 Smith & Nephew 에 대하여, US 9,179,907 특허침해 소송을 제기하자, Smith & Nephew 는 inter partes review 를 제기하였고, 이에 PTAB 은 해당 특허를 무효 판결하였다. 이에, Arthrex 는 CAFC 에 항소하였으며, PTAB 의 Administrative Patent Judge (APJ; 행정법판사) 의 임명이 의회의 동의를 구해야 하는 principal officer 인데, inferior officer 의 임명 방식인 Secretary of Commerce 에 의하여 (대통령에 의하지 않고, 의회의 동의도 없이) 임명 되었으므로, 이는 헌법상 Appointments 규정 (Art. II, §2, cl. 2) 위반이므로, PTAB 의 결정을 기각해달라고 하였다. 이에, CAFC 는 Secretary (Department of Commerce) 와 Director (USPTO) 모두 APJ 의 판결을 리뷰하거나, 임기 중에 해임할 수 있는 권한이 없으므로, APJ 는 principal officer 가 맞다고 판결하였다. 그런데, CAFC 는 그에 대한 해결 방안으로 APJ 의 tenure protection (임기 보장) 을 무효로 하였다. 그리고는 PTAB 의 판결을 기각하면서, 새로운 APJ 패널을 구성하여 Arthrex 사건의 재심을 진행하도록 판결하였다. 이에, Arthrex 는 Supreme Court 에 상고 (writ of certiorari) 하였다.

*** 사건명이 Arthrex v. United States, United States v. Arthrex 등으로 되어 있는 것은, Arthrex, Smith & Nephew, United States (Government, PTO) 모두 writ of certiorari 를 하였고, Supreme Court 가 이에 대하여 certiorari 를 허락하고 하기의 판결을 내렸기 때문이다.

Supreme Court 는 대통령이 Executive Branch (행정부) 의 행위에 대한 책임이 있다는 Free Enterprise Fund v. Public Company Accounting Oversight Bd., 561 U.S. 477 (2010) 판결을 인용하면서 시작하였다. 즉, 현재 수많은 officer 가 미국을 대신하여 대통령에 의하여 임명되는데, 이는 대통령으로부터 시작한 “clear and effective chain of command” 에 의하여 정당화 된다는 것이다. (즉, 대통령이 행정부의 수장으로서, 조직에 속한 officer 의 행위에 대하여 명확한 책임을 갖는 것으로 대통령에 의한 임명이 정당화 된다는 의미이다.) 

헌법상 Appointment Clause 는 다음과 같다:

“[The President] shall nominate, and by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other public Ministers and Consuls, Judges of the supreme Court, and all other Officers of the United States, whose Appointments are not herein otherwise provided for, and which shall be established by Law: but Congress may by Law vest the Appointment of such inferior Officers, as they think proper, in the President alone, in the Courts of Law, or in the Heads of Departments.” Art. II, §2, cl. 2.

이에 근거하여, 대통령만이 상원의 동의 (advice and consent) 를 구하여 principal officer 를 임명할 수 있다. 

그런데, 의회는 APJ 를 inferior officer 로 하여 Secretary of Commerce 가 임명할 수 있도록 하였다. 양 당사자 (Arthrex, United States) 는 APJ 가 “significant authority”를 행사하는 것에 대하여는 이의를 제기하지 않았다. 

Supreme Court 는 Edmond 사건에서, inferior officer 는 대통령에 의하여 임명된 자에 의하여 관리 감독을 받아야 (directed and supervised) 한다고 하였다. 그런데, 의회는 PTAB 을 다른 행정부 조직과 상이하게 구성하였는데, Director 는 PTAB 의 APJ 에 대하여 “administrative oversight” 권한 – 즉, APJ 의 급여 책정, inter partes review 의 개시여부 결정, APJ 패널의 구성 - 은 주면서도, APJ 가 inter partes review 의 특허성 (patentability) 판결에는 관여할 수 없도록 하였다. 즉, APJ 는 inter partes review 에서 특허성 판단에 대한 “significant authority” 를 가지며, Director 는 해당 사안에 대하여 APJ 를 관리 감독 (direct and supervise) 할 수 없다. 이러한 구조로 인하여, 책임의 분산 (diffusion of accountability) 이 발생한다. 

본 판결의 반대 의견 (dissent) 에서, Director 가 certificate 를 발행하는 권한을 가졌다고 언급하고 있지만, 이는 APJ 의 판결에 대하여 certificate 를 의무적으로 (shall) 발행하는 것이므로, 적절한 관리 감독이라고 할 수 없다. 

PTAB 만이 rehearing 을 진행할 것인지 결정할 수 있다는 사실은 United States (Government) 도 인정하였다. Rehearing 패널의 구성도 PTAB 이 결정 할 수 있으므로, 이에 의하여 APJ 는 자신들이 선호하는 대로 rehearing 을 할 수 있다. 또한, Government 는 Director 가 APJ 를 이후의 사건에서 배제할 수 있는 권한이 있으므로, 이에 의하여 APJ 를 효과적으로 견제할 수 있다고 주장하였으나, 이미 발행된 APJ 의 최종 판결 (final decision) 을 철회하는 효과는 없다. 즉, APJ 가 유의미하게 관리 (meaningfully controlled) 되지 못한다.

1836년, 법원 (사법부) 으로부터 특허성 판단의 심리를 PTO 로 되돌려 받은 이후, 특허제도는 examiners-in-chief (APJ 의 전신) 의 결정에 대한 심리 (appeal) 를 Commissioner (PTO 의 특허부분장) 에 의하여 진행하였다. AIA 발효 전의 Board of Appeals 시절, examiners-in-chief 의 판단은 Court of Customs and Patent Appeals (CCPA) 가 리뷰하였다. (이는 현재, APJ (PTAB) 의 판단이 리뷰되지 않는 것과 대조적이다.)

Supreme Court 는 상기의 사유로, APJ 가 inter partes review 의 결정에 대하여 관리 감독 할 수 없는 것 (unreviewable authority) 은 Secretary of Commerce 가 임명한 inferior officer 의 권한을 넘어서는 것이므로, 위헌으로 판결한다. 

그에 따른 적절한 방안으로, Supreme Court 는 PTAB 의 구조 자체를 부정하지 않았다. 대신, APJ 의 판결이 Director 에 의하여 관리 감독 (review) 되어야 한다고 하였다. 

America Invents Act 는 두가지 방법으로 APJ 에 대한 Director 의 감독 (supervision) 을 불가능하게 하는데, (1) inter partes review 는 3인의 APJ 패널에 의하여야 하고, (2) PTAB 만이 rehearing 을 결정할 수 있음이다. (35 U.S.C. §6(C)) 이 때문에, Director 는 APJ 의 결정사항을 재심 (rehear and reverse) 할 수 없다. 의회는 Director 에게 PTO 의 권한과 책임을 부여 (§3(a)(1)) 하였으므로, PTAB 을 관리 감독할 수 있다. 이에 의하여, Director 는 PTAB 의 결정을 리뷰하고, 필요에 따라 Board 를 대신하여 자신만의 최종 판결을 내려야 한다. Supreme Court 는 35 U.S.C. §6(C) 를 효력을 상실한 것으로 판결하였다.

본 사건에서, Acting Director 는 APJ 의 판결에 대한 rehearing 여부를 스스로 결정하여야 한다고 판결하였다. 

*** 원문은 다음과 같다:

The Constitution therefore forbids the enforcement of statutory restrictions on the Director that insulate the decisions of APJs from his direction and supervision. To be clear, the Director need not review every decision of the PTAB. What matters is that the Director have the discretion to review decisions rendered by APJs.