Reasonable certainty (Interval Licensing v. AOL)

Interval Licensing LLC v. AOL, Inc., 766 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2014)

본 사건은 Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898 (2014) 사건에서 Supreme Court 가 35 U.S.C. §112(b) claim definiteness requirement (명확성 요건) 판단 기준을 “insolubly ambiguous” (또는 “amenable to construction”) 에서 “reasonable certainty (합리적 확실)” 로 상향한 후, CAFC 가 상향된 기준을 적용하여 claim term 의 명확성을 판단한 사례이다.

1심 재판부는 Interval Licensing 의 2건의 특허 6,034,652 와 6,788,314 에 대하여, “obtrusive manner” 가 reasonable certainty 기준으로 indefinite 하므로 §112(b) 요건을 만족시키지 못해 무효라고 판결하였다. 이에, Interval Licensing 은 항소하였고, CAFC 는 다음과 같이 판결하였다..

‘652와 ‘314 특허는 “attention manager for occupying the peripheral attention of a person in the vicinity of a display device” 에 관한 것으로, content provider 로부터 데이터를 획득하고, 이를 바탕으로 content data 의 display 스케줄 작성 및 image 생성 후, 특정 디바이스에 생성된 image 를 보여준다. 명세서 기재사항에 따르면 image 는 any sensory stimulus 로써 content data 로부터 생성되는 visual imagery, audio imagery 등을 포괄한다. 

Claim 에는 이미지화 된 content data 가 “unobtrusive manner that does not distract a user of the display device” 라는 한정사항이 있는데, 문제는 unobtrusive manner 가 명세서 기재사항 (embodiment) 에 의하여, 2가지로 해석될 수 있다는 점이다. 첫번째, 실시예는 screen saver 에 대한 것으로, user 가 device 를 사용하지 않는 특정 시점 이후, 원격으로 image 를 소환하여 display 하는 것이고, 두번째 실시예는 wallpaper 에 대한 것으로, computer display screen 의 배경화면으로 생성된 패턴으로써, user 가 device 를 사용하고 있는 중에 content data 로부터 생성된 image 를 user 가 사용중인 공간을 피하여 (unused spatial capacity) display 하는 것이다.

항소심 재판부는 35 U. S.C. §112 (b) 에 따라, “patent must conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as the invention.” 이며, 명세서 기재사항 및 심사경과 정보를 참작하여, reasonable certainty 기준으로 PHOSITA 에게 발명의 범위 (scope) 를 고지하지 못한다면, 해당 요건 위반이라고 하였다. 재판부는 Nautilus 사건의 Supreme Court 판결을 인용하여, definiteness standard 는 언어에 내재하는 약간의 불확실성을 허용하더라도, claimed invention 이 무엇인지 명확하게 고지 (clear notice of what is claimed) 함으로써, 제3자로 하여금 무엇이 여전히 자신에게 허락되는지 판단할 수 있어야 한다고 하였다.

The definiteness standard “must allow for a modicum of uncertainty” to provide incentives for innovation, but must also require “clear notice of what is claimed, thereby appris[ing] the public of what is still open to them.”

따라서, definite requirement 의 만족을 위해서, absolute certainty 내지 mathematical certainty (수치로 invention 을 한정하는 것) 까지는 필요하지 않더라도, 단순히 court 가 claim 에 어떠한 의미 (some meaning) 를 부여할 수 있는 것만으로는 부족하고, PHOSITA 입장에서 claimed invention 의 objective boundary (객관적 경계) 를 인지할 수 있어야 한다고 판결하였다.

이러한 기준으로, unobtrusive manner 는 (1) 명세서 기재사항에 따르면, temporal dimensions 내지 spatial dimensions 와 결합하여 해석 가능하고, (2) 심사경과에 따르면, wallpaper 내지 screen saver 와 결합하여 해석 가능하므로 PHOSITA 입장에서 “unobtrusive manner and non-distracting” 을 또 다른 의미로 해석 가능할 여지가 있어, §112 (b) definiteness 요건 위반이라고 판결하였다.

특허출원을 하면서, 다양한 실시예를 기재함으로써 특허권리범위를 확장하는 시도를 빈번히 하게되는데, 이때 각각의 실시예를 claim limitation 으로 하는 claim 을 작성함으로써 (종속항의 충분한 부가), §112 (b) definiteness requirement 위반에 주의할 필요가 있다.

Disclosure requirements (35 U.S.C. 112 (a))

35 U.S.C. §112 (a) 는 명세서 기재요건에 대하여 규정하고 있는데, 다음과 같다:

The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention. (즉, (1) written description requirement, (2) enablement requirement, 그리고 (3) best mode requirement이다.)

2010년 CAFC는 Ariad v. Eli Lilly 사건에서, written description requirement와 enablement requirement는 두개의 별도의 요건 임을 확인하였다.

1991년 CAFC는 일찌감치 Vas-Cath v. Mahurkar 사건에서, 112 (a)의 description requirement와 112 (b)의 definiteness requirement 요건의 관계에 대하여 검토한 바 있는데 다음과 같다:

[T]here is a subtle relationship between the policies underlying the description and definiteness requirements, as the two standards, while complementary, approach a similar problem from different directions. Adequate description of the invention guards against the inventor's overreaching by insisting that he recount his invention in such detail that his future claims can be determined to be encompassed within his original creation. The definiteness requirement shapes the future conduct of persons other than the inventor, by insisting that they receive notice of the scope of the patented device. (즉, description requirement와 definiteness requirement는 유사한 문제에 대하여 서로 다른 방향에서 접근하는 상호 보완적인 관계에 있다. adequate description은 발명자 입장에서, 발명자가 자신의 발명에 대하여 후에 그 보다 넓은 범위의 권리를 주장하는 것을 방지하고자 하는 의미가 있고, definiteness requirement는 제3자 (공중) 의 입장에서, 특허 받은 발명의 범위에 대하여 고지 받음으로써, 미래의 행위를 형성하는 목적을 갖는다.)

Ariad Pharm. v. Eli Lilly & Co., Fed. Cir. (2010) 사건에서, CAFC 는 specification 은 (1) inventor 가 특허출원 시점에 claimed invention 을 소유하고 있었고, (2) claimed invention 을 어떻게 구현하고 사용하는지 (how to make and use) PHOSITA 에게 교시해야 한다는 점을 확인하였다. 그리고, disclosure requirement 를 만족하기 위해서는 claim language 를 그대로 반복 기재하는 것 (ipsis verbis) 만으로는 안된다고 하였다.

재판부는 개시요건의 적절성 판단에 있어서, 다음과 같은 요소를 고려할 수 있다고 하였다:

(1) existing knowledge in the particular fields; (2) extent or content of the prior art; (3) maturity of the science or technology; (4) predictability of the aspect at issue

(즉, 상기의 1 ~ 4의 요소에 따라, 개시요건을 어느만큼 자세히 또는 덜 자세히 기재하였을 때, 그것이 적절한지를 판단한다는 의미이다.)

US6,410,516 (Nuclear factors associated with transcriptional regulation) 은 RNA 합성에 있어서의 NF-κKB protein 에 관한 발명인데, claim 1은 다음과 같다:

1. A method for inhibiting expression, in a eukaryotic cell, of a gene whose transcription is regulated by NF-κKB, the method comprising reducing NF-κKB activity in the cell such that expression of said gene is inhibited.

재판부는 specification 에는 claimed invention 의 구체적 정의 (e.g., structure, formula, chemical name, physical property, etc.) 가 있어야 하는데, 그렇지 못하였으므로 해당 claim 은 112(a) 위반으로 무효라고 판시하였다.