On-sale bar under AIA (Helsinn v. Teva, 586 U.S. _ 2019)

Helsinn Healthcare S. A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 586 U.S. _ (2019)

본 판결은 연방 대법원이 "on sale" bar 의 2가지 요건 즉, (1) commercial offer for sale 과 (2) ready for patenting 중 (1) 번 요건이 AIA 규정 상 발명의 내용을 공중에 공개할 것을 요건으로 하는지에 대하여 판단한 것이다.

특허법 (AIA) 상 특허 출원일 (effective filing date) 전에 이미 공중이 사용 중이거나, 판매 중이거나, 또는 어떠한 사유로 공중에 이용가능 해진 발명 (in public use, on sale, or otherwise available to the public) 에 대하여 특허 받을 수 없도록 규정하고 있다. 35 U.S.C. §102(a)(1)

재판부는 본 사건에서, 발명에 대하여 계약상 비밀유지 의무가 있는 자에게 발명을 판매한 것이 특허법 (§102(a)) 상 판매 (on sale) 에 해당하는지 판단해야 한다.

20년도 더 전에, 본 법원 (Court) 은 pre-AIA 102(a) 상의 “on sale” 요건에 대하여 두 가지 사항 즉, “the subject of a commercial offer for sale” 과 “ready for patenting” 이 필요한 것으로 하였다. Pfaff v. Wells Electronics, Inc., 525 U. S. 55, 67 (1998) 재판부는 판매에 의하여 발명의 세부 사항이 공중에 공개될 것을 요구하지는 않았다. 그리고 본 법원의 그러한 법률해석에 비춰볼 때, AIA 에서의 “on sale” 의 의미가 특별히 달라진 것으로 보지는 않는다. 따라서, 발명을 상업적으로 판매한 경우, 발명의 비밀유지 여부에 상관없이 AIA 규정 상 “on sale”에 부합할 수 있다.

I

청구인 (Helsinn Healthcare) 은 스위스 국적의 제약회사인데, 화학요법으로 유발되는 메스꺼움을 완화하는 약물 (Aloxi) 을 1998년 개발하였다. 2000년 초, FDA 에 0.25 mg, 0.75 mg palonosetron product 에 대한 임상실험을 신청하였고, 같은 시기에 제품의 판매를 위한 마케팅 파트너로 MGI Pharman Inc. (MGI) 를 선정하였다. Helsinn 은 2000.9 임상실험 중임을 발표하였다. MGI 는 미국에 해당 제품의 홍보와 판매를 담당하였는데, 두 회사는 협약서 (agreement) 를 작성하였는데, 협약서에는 제품의 복용량 정보가 포함되어 있으며, MGI 의 비밀유지 의무 조건도 기재되었다. Helsinn 과 MGI 는 언론을 통해, 또한 투자자를 대상으로 Form 8-K 를 통하여 그러한 사업상 협약 체결 사실을 공개하였으나, 복용량 제제 (dosage formulation) 의 내용은 포함시키지 않았다.

Helsinn 은 약 2년 후인 2003.1.30 provisional application 을 신청하였고, 이후 약 10년간 가출원 일자를 우선권 주장일로 하는 4건의 특허출원을 제출하였다. 4건 중 마지막 특허인 US 8,598,219는 2013.5 등록되었고, AIA 발효 이후이므로, AIA §102(a)(1) 의 적용 대상이다.

피청구인 (Teva Pharmaceutical Industries, Ltd.) 은 복제약 제조사인데, 2011년에 FDA 에 0.25 mg palonosetron 제품의 승인을 신청하자, Helsinn 은 특허침해 소송을 제기하였다. 이에, Teva 는 Helsinn 의 인용특허 (’219) 가 가출원일 1년 이전에 “on sale” 되었으므로, 해당 특허는 무효라고 주장하였다.

AIA 는 “on sale” 에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다:

“A person shall be entitled to a patent unless . . . the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention.” 35 U. S. C. §102(a)(1)

상기 조항의 개시 (disclosure) 는 “prior art”로 언급되는데, pre-AIA 의 규정은 다음과 같다:

“A person shall be entitled to a patent unless —

…

(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States.”

 

1심 재판부는 (본 사건의 상기 사실관계에 대하여) 발명의 내용이 공중에 이용 가능해지지 않았기 때문에 AIA 의 “on sale” 규정이 적용되지 않는다고 판단하였다. 즉, 언론 및 Form 8-K 어디에도 발명의 내용은 공개되지 않았으므로, “on sale” 요건에 부합하지 않는다고 하였다.

2심 재판부 (CAFC) 는 1심 판결을 뒤집고, 판매의 존재가 공중에 알려진 이상, 발명의 내용이 공중에 알려질 필요 없이 AIA 규정 상 “on sale” 에 부합한다고 판단하였다. 즉, Helsinn 과 MGI 간의 판매가 공중에 알려진 이상, 발명의 내용이 공개되지 않았더라도 “on sale” 요건에 부합한다고 하였다.

본 재판부는 비밀유지 의무를 가진 자에게 발명의 내용을 비밀로 하면서 판매한 사실이 특허법 (AIA) 상 “on sale” 에 해당되고, 그러한 판매가 prior art 에 해당할 수 있다고 결론 내린다.

II

A

미국 헌법이 의회에 부과한 권한 즉, 과학과 기술의 진보를 증진하기 위하여, 발명자에게 한정된 기간동안 독점권을 부여할 수 있게 한 것에 기초하여 의회는 특허법을 제정하였는데, 의회는 이미 공중의 영역에 속하는 지식에 대한 특정인의 독점을 제한하기 위하여 몇 가지 제약을 규정하였는데, 그러한 것 중 하나가 "on sale" bar 이다. 즉, 이미 판매 중인 것에 대하여 특정인이 특허로 등록 받는 것을 제한하는 것이다. 1836년 특허법부터 “on sale” bar 가 계속 포함되어 왔고, AIA 직전의 특허법에도 해당 규정은 다음과 같이 포함되어 있었다:

It is prevented a person from receiving a patent if) “more than one year prior to the date of the application for patent in the United States,” “the invention was . . . on sale” in the United States. 35 U.S.C. §102(b) (2006 ed.)

AIA 는 “on sale” bar 규정을 유지한 채, 포괄문구 (catchall phrase) “or otherwise available to the public” 을 추가한 것으로 개정되었다. 즉, 다음과 같다:

“A person shall be entitled to a patent unless” the “claimed invention was … in public use, on sale, or otherwise available to the public …”

본 재판부는 포괄문구 즉, “otherwise available to the public” 에 의하여 “on sale” 의 의미가 변화했는지 판단해야만 한다.

***  (2024.8.19 수정) Pre-AIA 대비 AIA 에서는 "invention" 이 "claimed invention" 으로 변경되었으나, 후속 CAFC 판결에 따르면, 이는 실질적으로 동일한 의미의 용어 (발명) 를 사무적으로 다듬은 것 (clerical refinement) 에 불과하다고 하였다. CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION v. ITC, Case No. 2022-1827, Fed. Cir. Aug. 12, 2024

B

의회는 §102 의 “on sale” bar 를 해석하는 실질적인 법률 (다수의 판결) 을 배경으로 하여 AIA 를 제정하였다. 1998년, 본 법원은 pre-AIA 상의 “on sale” bar 에 대하여 2가지 조건 즉, (1) 제품이 상업적 청약의 대상일 것 (commercial offer for sale), (2) 발명이 특허 받을 준비가 되었을 것 (be ready for patenting) 을 만족해야 한다고 판결하였다. 특히, 2번째 요건에 대하여는 발명이 구현되었거나 (reduction to practice), 도면 또는 기재사항에 의하여 통상의 지식을 가진 자가 발명을 실시할 수 있는 정도 (specific to enable a PHOSITA to practice) 에 이르러야 한다고 제시하였다. 그러나 본 법원은 1번 요건에 대하여, 발명의 공중에의 개시에 관한 구체적인 기준을 제시한 바 없다. 가령, Pfaff 재판부는 판매의 청약 (offer) 이 발명의 구체적인 사항을 포함하지 않아도 된다고 하였고, 다른 재판부는 발명의 판매 여부에 초점을 맞추는 판결을 하였다. Consolidated Fruit-Jar Co. v. Wright, 94 U.S. 92 (1877) (“[A] single instance of sale or of use by the patentee may, under the circumstances, be fatal to the patent …”)

CAFC 는 그에 반해 “secret sales”에 의하여 특허가 무효로 될 수 있다고 일관되게 판결하였다: 

[I]nvalidating patent claims based on “sales for the purpose of the commercial stockpiling of an invention” that “took place in secret” Special Devices, Inc. v. OEA, Inc., 270 F. 3d 1353, 1357 (2001)

"[A] secret, purposely hidden use of a patented process more than one year before an applicant's filing date precludes the issuance of the patent when it is the applicant who so used the claimed invention and did so to his commercial advantage." Woodland Trust v. Flowertree Nursery, Inc., 148 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)

이러한 pre-AIA 에 대한 일관된 판결에 비추어, 의회는 AIA 제정 시 동일한 “on sale” 의미를 다시 한번 규정한 것이라고 추정한다. 본 법원은 새로 제정된 법률 조항에 이전 법률 조항이 사용되었다면, 해당 조항의 동일한 해석도 채용한 것으로 보아야 한다는 판결을 내린 적이 많다. 다음의 사례가 있다: 

“In adopting the language used in the earlier act, Congress must be considered to have adopted also the construction given by this Court to such language, and made it a part of the enactment.” Shapiro v. United States, 335 U. S. 1, 16 (1948)

새로 제정된 AIA §102 조항은 pre-AIA 의 조항을 그대로 채용한 다음 포괄문구 (“or otherwise available to the public”) 만을 추가하였다. 이에 대하여, 다수의 Amicus brief 는 포괄문구의 추가만으로 조항의 해석이 달라지는 정도는 아니라고 하였다.

Helsinn 은 포괄문구의 추가로 조항의 해석이 달라져야 한다고 주장하면서도, 이를 뒷받침하는 근거 (판결) 을 제시하지 못하였다. 이것은 Helsinn 이 포괄문구에 지나치게 기댄 것일 뿐이다. “On sale” 의 잘 정착된 해석이 존재하는 시점에서 제정된 AIA 에 대하여, 포괄문구의 추가만으로 해석을 달리해야 한다는 Helsinn 의 주장은 받아들일 수 없다.

상기와 같은 사유로, 본 재판부는 2심 (CAFC) 재판부의 판결을 확정한다.

Motivation to combine analysis: "Known technique" (Intel Corp. v. Pact XPP Schweiz AG, Fed. Cir. 2023)

Intel Corp. v. Pact XPP Schweiz AG, 61 F.4th 1373 (Fed. Cir. 2023)

본 사건은 복수의 선행문헌을 결합하여 청구된 발명의 특허성 즉, 비자명성 위반을 주장하는 경우, 복수의 선행문헌의 결합의 동기 (motivation to combine) 입증을 이미 공지인 해결과제의  공지인 방법에 의한 것인 때에는 별도의 문헌 (또는 특정의 기재) 에 의하지 않아도 된다는 이른바 "known technique" rationale 에 관한 것이다.

PTAB 은 US 9,250,908 의 Claim 5가 2건의 prior art US 5,890,217 (Kabemoto) 과 US 5,680,571 (Bauman) 에 의하여 자명하다고 한 Intel Corp. 의 주장을 받아들이지 않고, 특허 등록 유지결정 (Final Written Decision) 하자, Intel 은 이에 항소하였다.

BACKGROUND

I.

PACT XPP Schweiz AG 는 ’908 특허의 특허권자인데, ’908 특허는 multiprocessor system 에 있어서 processor 의 데이터 접근에 관한 것이다. Multiprocessor system 은 전형적으로 데이터를 몇 가지 메모리에 저장하는데, 시스템 메모리 전체를 저장하기 위한 메인 메모리, 그리고 데이터의 일부 저장을 위한 복수의 cache memory 를 갖는다. Cache memories 는 processor 에 좀 더 근접하게 위치하여 processor 가 더 빠르게 cache memory 에 저장된 데이터에 접근할 수 있도록 한다. 또한, 시스템은 몇 단계 레벨 (multiple cache level) 로 구성될 수 있는데, primary cache 는 processor 에 근접시키되 더 적은 양의 데이터를 저장하고, secondary cache 는 processor 로부터 그보다 좀 더 멀리 위치시키는 방식이다.

Multiple cache memories 의 사용은 몇 가지 문제점을 유발할 수 있는데, 그 중 하나가 cache coherency 이다. 서로 다른 cache 는 동일한 데이터를 저장하고 있는데 이때 어느 한 processor 가 데이터의 local copy 를 변경할 경우, 데이터 간 불일치가 발생할 수 있다. Cache coherency 유지를 위하여 사용될 수 있는 방법 중 하나는 공유 “bus” 상에서 “snooping” 하는 것이고, 다른 한가지 방법은 global, segmented secondary cache 를 채용하는 것이다. 두가지 방법 모두 복수의 processor 간 변경사항을 검출하고, 그러한 검출사항을 local data copies 에 적용하는 식이다.

II.

‘’908 특허는 multiprocessor system 에 관하여 청구하고 있는데, Intel 은 Claim 5 에 대하여 IPR 을 신청하였다. 2건의 선행문헌은 claim 5 의 모든 구성요소를 기재하고 있다고 주장하였다. Claim 5 는 claim 4 의 종속항인데, claim 4 는 다음과 같다:

4. A system, the system comprising:

a processing system comprising

a plurality of processors; and

at least one separated cache not part [of] any processor;

. . .

wherein the at least one separated cache comprises a separated cache segment for at least some of the plurality of processors; the system further comprising:

an interconnect system interconnecting each of the separated cache segments with each of the processors, each of the processors with neighboring processors, and each of the separated cache segments with neighboring separated cache segments; and

an arbiter, the arbiter controlling access of a processor to the interconnect system.

즉, 특허 청구된 interconnect system 은 3가지 interconnection 을 필요로 하는데, (1) “each . . . separated cache segment[] with each . . . processor[]”; (2) “each . . . processor[] with neighboring processors”; and (3) “each . . . separated cache segment[] with neighboring separated cache segments.” 이다. (3) 번 한정사항이 본 항소심과 관련 있고, 이를 segment-to-segment limitation 이라 하겠다.

III.

Intel 은 claim 4 의 separated cache 와 interconnect system 을 채용한 multiprocessor system 이 2건의 선행문헌 (Kabemoto, Bauman) 에 모두 개시되어 있다고 주장하였다. (하기 도면에서, 노란색은 processors, 파란색은 secondary caches, 황금색은 interconnection system 이다.)

Kabemoto (Fig. 3)

Kabemoto (Fig. 4)

Bauman (Fig. 6)

본 항소심은 Kabemoto 의 노란색 processor, Bauman 의 파란색 global, segmented secondary cache, 그리고 두 선행문헌의 황금색 interconnection system 이 중요 관심사항인 바, 이에 대하여 집중한다.

Intel 은 PHOSITA 는 Kabemoto 의 secondary caches 를 Bauman 의 segmented global [secondary cache] 를 대체하는 것에 의하여 claim 4 의 모든 한정사항을 교시한다고 주장하였다. Intel 은 Bauman 의 global, segmented cache 를 [processor] element (14-1) 외부에 위치하는 [Kabemoto 의] snoop bus (22) 에 연결하여 분리된 cache 와 interconnect system 에 도달할 것이라고 주장하였다.

PTAB 은 PACT 의 주장을 받아들여, 첫째 2건의 선행문헌에 청구된 발명 (claim 4) 의 한정사항 모두가 개시되어 있지 않고, 둘째 PHOSITA 기준으로 motivation to combine 을 입증하지 못하였다면서 특허 유효 결정하였다.

DISCUSSION

I.

Intel 의 주장대로, 재판부는 2건의 선행문헌에 의하여 claim 4 의 모든 한정사항이 개시되었다는 것에 동의한다.

하기의 Bauman (Fig. 6) 에 따르면, data path between processors, second-level cache 및 memory 가 개시되어 있다. Second-level cache 는 segments 0 ~ 3 을 포함한다. (파란색) Data path 즉, interconnection system 은 processors 와 second-level cache 를 연결하므로, segment-to-segment (cache) 한정사항에 대하여 기재하고 있는 바, claim 4 의 구성요소 전부가 개시되지 않았다고 한 PTAB 의 판단에는 오류가 있다.

II.

A

Intel 은 또한 PTAB 의 “known-technique” rationale 에 의한 motivation to combine 에 대한 기각에 대하여도 항소하였다.

Motivation-to-combine 분석은 유연한 (flexible) 것이다. KSR 재판부에 따르면, 다음과 같이 판결하였다:

관련 기술분야에서 공지인 어떠한 문제나 필요성이라도 청구된 발명의 구성요소를 결합하는데 사용될 수 있으며, 게다가 PHOSITA 는 통상의 창작력 (ordinary creativity) 을 보유한 자이므로, 복수의 특허의 (산재된) 구성요소를 퍼즐을 맞추는 것과 같이 결합할 수 있다. 그러한 이유로, motivation to combine 분석은 청구된 발명에 특정된 주제 (specific subject matter) 에 대한 정확히 일치하는 교시 (precise teachings) 를 탐구하는 것이 아니어도 된다.

이에 부가하여, “universal” motivation 즉, 특정 기술분야에서 기술의 개선을 위하여 공지인 보편적 동기 또한 선행문헌 자체에는 어떠한 힌트도 제시되지 않은 경우라 해도 motivation to combine 을 제공하게 된다. (가령, 전자기기 분야에서 에너지 효율의 증진은 일반적 관심사이다.)

마찬가지로, 기술이 하나의 장치를 개선하기 위해 사용되었고 PHOSITA 가 유사한 장치를 동일한 방식으로 개선할 것이라고 인식한다면, 실제 적용이 PHOSITA 자신의 기술 범위를 벗어나지 않는 한 해당 기술을 사용하는 것은 자명하다. 이것이 이른바 “known-technique” rationale 이다.

이미 정립된 기능에 따른 선행기술 요소를 사용하여 공지의 문제를 해결하는 기술이 있다면 여기에는 motivation to combine 이 존재한다. 그리고, 그러한 조합이 최선의 (best) 옵션일 필요까지는 없고, 다만 그것이 적합한 (suitable) 옵션이기만 하면 된다.

B

Intel 은 IPR 에서, PHOSITA 가 2건의 선행문헌을 결합할 동기가 충분하다고 하였는데, 그 이유는 2건 모두 multiprocessor system 에 관한 것이면서, 동일한 문제 즉 cache coherency 유지에 관한 것이기 때문이라고 하였다. 그에 따라 PHOSITA 는 자연적으로 (naturally) Bauman 의 segmented [global secondary] cache 를 Kabemoto 에 사용할 것이라고 주장하였다.

PTAB 은 Intel 의 그러한 주장을 기각하였는데, Kabemoto 와 Bauman 은 동일한 문제의 해결에 대하여 개시하고 있고, Bauman 의 cache 는 공지의 방법으로 문제를 해결하는 것에 관하여 개시하고 있으므로, 이것은 다음과 같이 KSR 판결에 따른 motivation to combine 이다:

There is a motivation to combine when a known technique “has been used to improve one device, and a person of ordinary skill in the art would recognize that it would improve similar devices in the same way,” using the “prior art elements according to their established functions.”

Intel 의 입장에서는 cache coherency 문제를 해결하는 공지의 방법이 존재하고, Bauman 의 secondary cache 가 그러한 문제의 해결에 도움이 되며, Kabemoto 와 Bauman 을 결합하는 것이 PHOSITA 의 (능력) 을 넘어서는 것이 아닌 점을 입증하는 것으로 충분하다. 

Four categories of statutory subject matter (MPEP 2106)

 MPEP 2106은 특허의 4가지 법정 카테고리 (categories of statutory subject matter) 에 대하여 설명하고 있다.

1. Process - an act, or a series of acts or steps. A process is a mode of treatment of certain materials to produce a given result. It is an act, or a series of acts, performed upon the subject-matter to be transformed and reduced to a different state or thing. Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 70, 175 USPQ 673, 676 (1972). (즉, 프로세스는 특정 재료로부터 주어지는 결과를 생산하기 위한 일련의 처리이다. 이것은 신규의 상태 내지는 물건으로 변환하기 위한 행위 또는 일련의 행위이다.)
2. Machine - a concrete thing, consisting of parts, or of certain devices and combination of devices. This includes every mechanical device or combination of mechanical powers and devices to perform some function and produce a certain effect or result. Corning v. Burden, 56 U.S. 252, 267, 14 L. Ed. 683 (1854). (즉, Machine은 실제의 물건, 부분의 집합체 또는 장치의 결합으로서, 기계적 장치 또는 기계적 동력의 결합, 특정 기능, 특정 효과 내지는 결과를 만들어내고 수행하기 위한 장치이다.)
3. Manufacture - an article produced from raw or prepared materials by giving to these materials or prepared materials by giving to these materials new forms, qualities, properties, or combinations, whether by hand labor or by machinery. Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 308, 206 USPQ 193,197 (1980) (즉, Manufacture는 원재료 내지는 준비된 재료로부터 신규의 형태, 질, 성질 내지는 결합에 의하여, 수작업 내지는 기계적 조작으로, 생성된 물품이다.)
4. Composition of matter - all compositions of two or more substances and all composite articles, whether they be the results of chemical union, or of mechanical mixture, or whether they be gases, fluids, powders or solids, for example. Chakrabarty, 447 U.S. at 308, 206 USPQ at 197. (즉, 두개 또는 그 이상의 물질의 조합으로 만들어지는, 화학적 결합 또는 기계적 혼합에 상관없이, 기체 내지는 액상, 분말 또는 고체에 상관없이, 모든 종류의 조성물이다.)

Determination of nonobviousness (Graham v. John Deere)

 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)

본 사건은 US Supreme Court (연방 대법원) 가 nonobviousness (비자명성) 요건에 대하여 확인한 판결이다. 

I. Nonobviousness 의 특허요건으로의 제정

Congress는 헌법이 부여한 권한 즉, Federal patent power 에 근거하여 특허법을 제정하게 되는데, 최초의 특허법은 특허요건으로 novelty 와 utility 만을 규정하였다. 헌법 (Constitution, Art. I, § 8, cl. 8) 에 규정된 Congress 의 Federal power 는 다음과 같다:

To promote the progress of … useful arts, by securing for limited times to … inventors the exclusive right to their .. discoveries. 

이후, Supreme Court는 Hotchikiss v. Greenwood (1851) 사건에서, 특허 받기 위한 skill and ingenuity 의 수준이  통상의 기술자 (당시는 ordinary mechanic) 에 의한 개선 보다는 높아야 한다고 판결하였다.

This Court additionally conditioned the issuance of a patent upon the evidence of more ingenuity and skill than that possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business.

이러한 Supreme Court 의 판결을 반영하여, Congress는 Patent Act (1952) 에서 nonobviousness를 법정 특허요건으로 추가하게 되었다.

§ 103. Conditions for patentability; non-obvious subject matter

A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. 

II. Nonobviousness 요건의 판단

§103은 patentability 에 대한 practical 한 검토를 가능하게 하였다. 즉, patentability 는 법률적 해석의 문제 (question of law) 이지만, nonobviousness 는 사실탐구의 문제 (factual inquiry) 를 기반으로 해야한다. 따라서, 다음의 질의를 근거로 nonobviousness 를 판단하여야 한다:

1.  the scope and content of the prior art; (선행문헌의범위와 내용을 확정) 
2.  the differences between the claimed invention and the prior art; and (청구된 발명과 선행문헌의 차이점을 판단)
3.  the level of ordinary skill in the art. (상기 판단 기준은 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자)

상기 사실 판단에 부가하여, secondary considerations를 고려할 수 있는데, 왜냐하면 secondary consideration은 claimed invention 의 대상 (origin of subject matter) 을 둘러싼 상황에 대한 것들로써, nonobviousness 판단을 위한 factual inquiry와의 관련성이 존재하기 때문이다. 다음의 것이 있다: 

1. commercial success;
2. long felt but unsolved needs; and
3. failure of others.

III. Graham 사건의 사실관계와 판결

본 사건은 Graham 의 특허 즉, 돌 섞인 흙을 쟁기질 할 때 쟁기에 손상이 가는 것을 방지하기 위한 충격흡수 수단을 구비한 “US2,627,798; Clamp for vibrating shank plows”에 대하여, 서로 다른 결론을 내린 5th Circuit (저렴하고 유익한 방법으로 공지의 결과를 획득하는 공지의 결합이므로특허 유효) 과 8th Circuit (공지의 조합에의하여 새로운 결과 도출에 실패하였으므로 특허 무효) 의 판결을 병합하여, Supreme Court가 판결한 것이다.

Supreme Court는 Justice Clark의 의견으로써, 다음과 같은 사유로 claim 1은 prior art 에 대하여 자명하다고 판결하였다.

1. Hinge plate 가 shank 하부로 이동한 것 외에는 '798 claim elements 전부가 prior art 에 존재하고,
2. 특허권자가 주장하는 효과 (shank flexes away from hinge plate) 는 동일한 동작관계 (mechanical operation) 에서 기인하는 것에 불과하며,
3. claim 1의 구성상의 차이점이라는 것이 단순한 마찰접점 (wear point) 의 이동에 불과

Inventions patentable - Requirements of 35 U.S.C. 101 (MPEP 2104)

• MPEP 2104 는 patentable invention 에 관하여, 35 U.S.C. 101 에 근거하여 설명하고 있는데, “whoever invents or discovers an eligible invention may obtain only one patent therefor” 와 같으므로, 본 조항에 의하여 double patenting 즉 동일한 발명으로 2 이상의 특허를 받으려는 것에 대한 거절 근거로 제시하고 있음
• 또한, 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 자는 “whoever invents …” 이므로, 발명자 요건에 대한 근거 규정 이기도 함; 다만, AIA 발효 후, 몇 가지 예외적인 상황 (e.g., 발명자에게 도달하지 못하는 경우) 에서는 applicant 에 의한 특허출원 가능
• 셋째, claimed invention 은 eligible 즉, 특허받을 수 있는 발명이어야 함; 2가지의 criteria for subject matter eligibility 가 있는데, (1) a claimed invention must fall within one of four statutory categories i.e., process, machine, manufacture, or composition of matter; and (2) a claimed invention must be directed to patent-eligible subject matter and not a judicial exception, i.e., abstract idea, law of nature, natural phenomenon.
• 넷째, claimed invention 은 utility 요건을 만족해야 함