Expert testimony is merely an extrinsic evidence (Genuine Enabling Tech. v. Nintendo, Fed. Cir., 2022)

Genuine Enabling Technology LLC v. Nintendo Co., Ltd., No. 20-2167 (Fed. Cir. 2022)

본 사건은 CAFC 가 expert testimony (전문가 진술) 가 extrinsic evidence (외부적 증거) 에 불과하므로, 이를 바탕으로 intrinsic record 를 참작하여 해석되는 claim term 의 의미에 반하게 해석할 수 없다고 판결한 사건이다.

Genuine Enabling Technology 는 Nintendo 가 자신의 특허 US 6,219,730 를 침해했다고 특허소송을 제기하였다. 1심 재판부는 “input signal”의 claim construction 을 Nintendo 의 해석과 일치하는 것으로 한 다음, 특허비침해 결정 (summary judgment) 하였다. 이에, Genuine 은 1심 재판부의 claim construction 에 오류가 있음을 사유로 항소하였다.

’730 특허 (Method and Apparatus for Producing a Combined Data Stream and Recovering Therefrom the Respective User Input Stream and at Least One Additional Input Signal) 는 사용자 입력수단 (Unser Input Device, UID) 에 관한 것인데 특히, computer resource 를 효율적으로 사용하는데 특징이 있다. Claim 1은 다음과 같다:

1. A user input apparatus operatively coupled to a computer via a communication means additionally receiving at least one input signal, comprising:

user input means for producing a user input stream;

input means for producing the at least one input signal;

converting means for receiving the at least one input signal and producing therefrom an input stream; and

encoding means for synchronizing the user input stream with the input stream and encoding the same into a combined data stream transferable by the communication means.

Genuine (발명자 Nguyen) 은 ’730 특허 출원 후, 심사관의 prior art (US 5,990,866, Yollin) 사유의 비자명성 위반 거절이유 극복을 위하여, Yollin 에 기재된 “slow varying physiological response signals”에 대한 자신의 발명의 차이점으로 “signals containing audio or higher frequencies” 를 주장하였다. 

발명자의 argument 중 일부는 다음과 같다:

Yollin only uses the configuration to receive the slow varying signal coming from the physiological response sensor(s). Yollin is not motivated and does not anticipate their use for receiving signals containing audio or higher frequencies in place of the physiological response sensor(s).

1심 재판 중 양측은 “input signal” 에 대한 claim construction 에서 충돌하였는데, Genuine 은 “a signal having an audio or higher frequency”로 주장하였고, Nintendo 는 그보다 더 한정적으로 해석하였는데, “signals that are 500 Hz or less” 로 주장하였다. 그리고 그러한 claim construction 을 뒷받침하기 위하여, 전문가 진술 (declaration by Dr. Howard Chizeck) 을 제출하였다. Dr. Chizeck 은 자신의 진술을 뒷받침하는 문헌 (Yuce, et al) 을 제시했는데, 해당 문헌에 따르면, 심사관이 인용한 prior art (Yollin) 에 기재된 physiological sensors 에 의한 신호가 10 – 500 Hz for EMG (electromyogram) 이라고 되어 있다. 1심 재판부는 그러한 전문가 진술을 바탕으로, 발명자가 거절이유 극복을 위하여 행한 보정에 의하여 input signal 은 “signals that are 500 Hz or less”로 해석하는 것이 맞다고 결론지었다. 그러면서, Anderson Corp. v. Fiber Composites, LLC., Fed. Cir. (2007) 판결을 인용했는데, 해당 판결에는 출원인의 어느 한 사유에 대한 보정을 수행하면서 disclaimer 를 했다면, 그러한 disclaimer 는 해당 선행문헌이 기재하고 있는 다른 사유에 대한 disclaimer 로 작동한다. (“an applicant’s argument that a prior art reference is distinguishable on a particular ground can serve as a disclaimer of claim scope even if the applicant distinguishes the reference on other grounds as well.”) 고 하였다.

즉, 본 사건에서 발명자 (Nguyen) 는 Yollin 에 대하여 “audio or higher frequencies” 라고 발명의 차이점을 주장한 것에 불과하나, 이는 결국 Yollin 에서 기재하고 있는 ‘slow-varying’ the range of frequencies’ 에 대한 disclaimer 로 작용한다고 결정하였다.

1심의 prosecution disclaimer 결정에 대한 2심 판단 기준은 de novo 이다. Shire Dev., LLC v. Watson Pharms., Fed. Cir. (2015) 

CAFC 는 claim construction 에 있어서, intrinsic evidence 의 중요성을 일관성 있게 강조해 왔는데, 그러면서도 어떠한 상황에서는 extrinsic evidence 의 사용도 인정하였다. Phillips v. AWH Corp., Fed. Cir. (2005) (en banc) 

그러나 extrinsic sources 의 참작에는 주의가 필요한데 그 이유는 다음과 같다:

1. Extrinsic sources 는 본 발명의 claim scope 를 위하여 쓰여지지 않았고,
2. PHOSITA 의 수준으로 쓰여지지 않았을 공산이 크고 (e.g., 특정 기술분야의 PHOSITA 이상의 수준을 가진 자 대상으로 쓰인 경우),
3. Litigation bias 가 존재할 수 있으며,
4. Litigant 의 입장을 유리하게 하는 용도로 선택 되었을 수 있다.

즉, extrinsic evidence 는 재판부가 특허 발명의 이해를 위하여 참조할 수 있으나, 그 마저도 (intrinsic evidence 에 의한) claim term 의 해석과 배치되는 의미로는 해석 불가하다. Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996)

전문가 진술 (expert testimony) 는 그러한 extrinsic evidence 의 한가지에 불과하다. 따라서, 전문가 진술에 기대어 intrinsic record 에 의한 해석으로부터 중대하게 벗어나는 claim construction 을 하는 것은 허용되지 않는다. 즉, 전문가 진술에의 의존은 그러한 진술이 intrinsic record 와 일치하는 경우 (consistent) 에 한하여 가능하다. Intrinsic record 를 바탕으로 claim construction 을 해야 하고, 그러한 해석이 명확하다면 그것으로 결정해야 한다.

Doctrine of prosecution disclaimer (출원경과 상의 권리포기) 에 이르기 위한 출원인의 disclaimer 는 statement (진술) 가 “reasonable clarity and deliberateness” (합리적으로 명확성 및 고의) 의 수준에 이름으로써, “so unmistakable as to be unambiguous evidence of disclaimer” (오해의 소지가 없고 모호함이 제거) 여야 한다. 또한, prosecution disclaimer 를 주장하는 자에게 그러한 입증책임이 있다. Mass. Inst. of Tech. v. Shire Pharms., Inc., Fed. Cir. (2016)

본 사건에서, intrinsic record 와 prior art (Yollin) 어디에도 PHOSITA 입장에서 claim scope 를 500 Hz 로 이해하도록 하는 기재가 존재하지 않는다. 그러므로 1심 재판부가 전문가 진술에만 의존하여 500 Hz 로 한정 해석한 것은 오류가 있다. CACF 는 input signal 을 “a signal having an audio or higher frequency” 로 해석하고, 그러한 claim construction 을 바탕으로 재심을 주문하면서 사건을 1심 재판부로 돌려보냈다.

Conclusory expert testimony is inadequate as substantial evidence. (TQ Delta v. Cisco Sys., Dec. 2019)

 TQ Delta, LLC v. Cisco Sys., Inc., Nos. 2018-1766, 2018-1767 (Fed. Cir. Nov. 22, 2019)

본 사건은 inter partes review 중 PTAB 이 conclusory expert testimony 에 전적으로 의존하여 2건의 특허를 §103 (Obviousness) 위반으로 무효 결정한 것에 대하여, CAFC 가 prior art 의 결합의 동기 (motivation to combine) 를 expert testimony 의 단정적 진술 (conclusory testimony) 에 전적으로 의존한 결정은 substantial evidence 기준을 충족하지 못하므로 기각한 판결이다.

*** 본 판결의 대상 특허 2건은 출원일이 AIA 발효 이후로써, 35 U.S.C. §103(a) (2012) 가 적용되었다.

TQ Delta 는 2건의 특허 (US 9,014,243, US 8,718,158) 의 특허권자인데, 해당 특허는 Peak-to-average power ratio (PAR) 를 감소시켜 electronic communications system 을 개선하는 방법에 관한 것이다. PAR 은 parameter value (e.g., voltage) 의 최대값에 대한 비율인데, 이것을 감소시키는 것은 가령 power consumption 을 줄이거나, transmission error 를 방지하는 효과가 있다. Inter partes review 에서, PTAB 은 TQ Delta 의 특허에 대하여 2건의 prior art (US 6,144,696 (Shively), US 6,625,219 (Stopler)) 를 근거로 103 (obviousness) 위반으로 전항을 무효 결정하였다.

 

Obviousness 는 복수의 underlying factual determinations 를 바탕으로 하는 question of law 로써, factual finding 중 하나는 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌을 결합하여 청구된 발명을 이끌어 낼 수 있는지와 그렇게 함에 있어서 합리적인 성공의 기대가 있는지이다. 

(“[W]hether a [person of ordinary skill in the art] would have been motivated to combine the prior art to achieve the claimed invention and whether there would have been a reasonable expectation of success in doing so.” In re Warsaw Orthopedic, Inc., 832 F.3d 1327, 1333 (Fed. Cir. 2016))

결합의 동기를 확인하는 것은 중요한데, 왜냐하면, (출원시점에서) 발견되지는 않았지만 이미 존재하고 있는 구성요소를 결합하여 발명에 이르는 경우가 매우 흔하기 때문이다.

(“[I]nventions in most, if not all, instances rely on building blocks long since uncovered, and claimed discoveries almost of necessity will be combinations of what, in some sense, is already known.” KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 418–19 (2007))

항소심 재판부 (CAFC) 는 1심 판결에 대하여, obviousness determination 은 de novo 기준으로, underlying factual determinations 은 substantial evidence 기준으로 검토한다.

PTAB 은 prior art 2건 (Shively, Stopler) 에 기초하여 TQ Delta 의 특허가 §103 위반으로 무효라고 결정함에 있어서, TQ Delta 의 반박 즉, person of ordinary skill 이 결합의 동기가 없다는 주장을 Cisco 의 expert testimony (Dr. Tellado) 에 전적으로 의존하여 배척하였다.

항소심 재판부의 PTAB 결정에 대한 검토는 35 U.S.C. §103 에 의할 뿐만 아니라, Administrative Procedure Act (APA) §706 에도 근거해야 한다. 이는 PTAB 이 USPTO 의 조직으로써, APA 에 의한 절차로써 inter partes review 를 진행하기 때문인데, 해당 절차에 의하여, PTAB 은 유의미한 factfinding 수행이 의무가 있고, 사실적 증거에 기초한 결정의 책임이 있다. (“Our deferential judicial review under the APA does not relieve the agency of its obligation to develop an evidentiary basis for its findings. To the contrary, APA reinforces this obligation.” In re Lee, 277 F.3d 1338, 1344 (Fed. Cir. 2002)) PTAB 은 본 항소심 재판부의 검토가 효율적으로 수행될 수 있도록, 결정에 이른 충분한 증거의 기록 (administrative recording) 을 제공할 의무가 있다.

PTAB 은 TQ Delta 의 특허가 prior art 에 기초하여 자명하다는 판단을 하면서, 전적으로 Cisco 의 expert testimony 에 의존하였다. 그러므로, 항소심 재판부는 본 사건 심리의 초점을 2건의 prior art 에 개시된 내용과 Dr. Tellado 의 진술에 집중한다. 문제의 중심은 PTAB 의 obviousness 결정이 substantial evidence 에 의하여 뒷받침되는지 이므로, 항소심 재판부는 (1) substantial evidence 기준에 대하여 검토하고, (2) expert testimony 가 obviousness 결정을 뒷받침하는지 검토하였다.

Substantial evidence standard 는 reasonable fact finder 가 agency (PTAB) 가 근거한 증거 (판단을 정당화하는 증거와 판단을 지지하지 않는 증거를 모두) 에 기초하여 해당 결정에 도달하는지에 대하여 질의한다. 본 사건과 관련하여 한가지 중요한 점은 conclusory expert testimony (단정적 전문가 진술) 는 substantial evidence 기준에 부합하지 못한다는 것이다. MobileMedia Ideas LLC v. Apple Inc., 780 F.3d 1159, 1172 (Fed. Cir. 2015)

특히, obviousness 에 근거한 특허 거절은 conclusory statements 에 의존할 수 없고, articulated reasoning (분명히 표현된 사유) 에 근거해야만 한다. 

(“Rejections on obviousness grounds,” in particular, “cannot be sustained by mere conclusory statements; instead, there must be some articulated reasoning with some rational underpinning to support the legal conclusion of obviousness.” KSR, 550 U.S. at 418)

Conclusory expert testimony 에 의존한 obviousness 결정 즉, 왜 skilled artisan 이 prior art 의 구성요소를 claimed invention 의 방법으로 결합했는지에 대한 실질적 사유 (설명) 없이 자명하다고 결론짓는 것은 KSR 재판부가 ex post reasoning (사후적 고찰에 의한 자명성 판단) 으로써 경계해야 한다고 판단한 사항이다. In re Van Os, 844 F.3d 1359, 1361–62 (Fed. Cir. 2017)

*** 이하 판례 본문에는 CAFC 가 conclusory expert testimony 만으로는 obviousness 판단 중 motivation to combine 을 substantial evidence standard 로 지지할 수 없다고 판결한 다수의 판례가 소개되었다.

본 사건에서, PTAB 은 Stopler 에 기재된 phase scrambler 가 ordinary artisan 입장에서 Shively 에 기재된 PAR 을 감소시키는 해결방법이기 때문에 TQ Delta 의 특허가 자명하다고 판단하였다. PTAB 의 이러한 판단은 Cisco’s petition (주장) 과 expert testimony 를 근거로 하고 있다. 그러나 항소심 재판부는 PTAB 이 근거로 한 상기 두가지 증거로부터 reasonable fact finder 가 PTAB 의 결정에 도달할 수 있다고 판단하지 않았다. 그러한 판단에 따라 PTAB 의 결정을 기각했다.