Written description requirement: claim 이 명세서 기재사항 (실시예) 으로 한정해석 되는 경우 (ScriptPro v. Innovation Assocs., Fed. Cir. 2016)

ScriptPro LLC v. Innovation Assocs., Inc., 833 F.3d 1336, 119 U.S.P.Q.2d 1878 (Fed. Cir. 2016)

본 사건은 ScriptPro 의 특허 US 6,910,601 의 35 USC 112 (a) 의 개시 요건 (disclosure requirements) 중 발명 기재요건 (written description of the invention) 충족 여부에 관한 판결이다.

CAFC 는 Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp., 134 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1998) 사건에서, 특허 청구항은 그것을 지지하는 명세서 기재사항 (도면 포함) 보다 더 넓게 해석될 수는 없다고 판결한 바 있는데, 본 사건에서는 (1) 특허 청구항 그 자체로서 발명 기재요건을 만족할 수 있고, (2) 명세서에 복수의 실시예가 기재되어 있는 경우, 특정 실시예로 특허 청구항이 한정해석되지 않는다고 판단한 사례이다.

명세서 기재사항이 어떠한 경우에는 특허 청구항을 한정하는 요소로 작동하고, 어떠한 경우에 그렇지 않은지 시사하는 판결로써 살펴보고자 한다.

ScriptPro 는 US 6,910,601 의 특허권자인데, 1심 재판부는 ’601 특허의 claim 1, 2, 4, 8 이 written description 요건 위반으로 무효 판결하였고, 이에 ScriptPro 는 항소하였다.

’601 특허는 ADS (automatic dispensing system) 과 함께 사용할 수 있는 collating unit 에 관한 것으로 처방전에 따른 약품을 자동으로 container 에 수용하는 것에 관한 것이다. 특히, 실시예에 따르면, collating unit 은 가령 ‘환자확인정보 (patient-identifying information)’ 에 근거하여 복수의 slot 중 빈 slot 에 약품을 분류/저장하는 방법에 관한 것이다. (“sorting/storing scheme by patient-identifying information”) 특히, 특정 실시예에 따르면, 발명은 static control center 용으로 자동화된 storage unit 을 사용하게 되는데, 이때 collating unit 은 patient-identifying information 에 근거하여 sorting/storing scheme 을 수행한다.

양측이 합의한 사항에 의하여, 대표 청구항 claim 8 은 다음과 같다: 

8. A collating unit for automatically storing prescription containers dispensed by an automatic dispensing system, the collating unit comprising:

an infeed conveyor for transporting the containers from the automatic dispensing system to the collating unit;

a collating unit conveyor positioned generally adjacent to the infeed conveyor;

a frame substantially surrounding and covering the infeed conveyor and the collating unit conveyor;

a plurality of holding areas formed within the frame for holding the containers;

a plurality of guide arms mounted between the infeed conveyor and the collating unit conveyor and operable to maneuver the containers from the infeed conveyor into the plurality of holding areas; and

a control system for controlling operation of the infeed conveyor, the collating unit conveyor, and the plurality of guide arms.

*** 청구항은 sorting/storing scheme by patient-identifying information 을 claim limitation 으로 갖지 않는다.

Written description requirement 만족 여부는, 명세서 기재사항이 발명의 기술분야의 통상의 지식을 가진 자로 하여금, 특허 출원 시에 청구된 대상 (claimed subject matter) 을 소유 (possession) 했는지 합리적으로 이해할 수 있도록 기재되었는지 로 판단한다.

ScriptPro 는 1심 재판부가 ’601 특허의 명세서 기재사항을 “sorting by patient-identifying information” 로 한정함으로써, 특허 청구항 중 해당 claim limitation 이 부가되지 않은 것에 대하여 무효 판결한 것에는 오류가 있다고 주장하였다.

본 재판부 (CAFC) 는 ScriptPro 의 상기의 주장에 동의한다. 왜냐하면, ’601 특허는 “sorting by patient-identifying information” 에 관한 것 뿐만 아니라, collating unit 을 ADS 에서 사용하는 것과 관련한 몇 가지의 문제 – (1) storing more than one container in a holding area,” (2) “collating multiple containers for a patient in one holding area,” (3) “storing a container for a patient based on the patient’s name,” ... – 에 대한 해결방법을 모색하고 있기 때문이다. 그리고 그러한 문제의 해결 방법에 있어서, 많은 경우 “patient-identifying information” 에 근거하고 있지만, 모든 문제의 해결 방법이 그러한 것은 아니다. 가령, container 는 “other predetermined storage scheme without input or handling by the operator”라고 기재하고 있다.

이러한 기재사항과 일관되게, original claim 중 어느 것은 “sorting by patient-identifying information”의 claim limitation 을 포함하지 않는 것으로 특허출원 되어 있다.

즉, (1) 명세서의 많은 부분이 “patient-identifying information” 에 의하는 것으로 기재하고 있으나, 모든 실시예가 그러한 것은 아니고, (2) original claims 중 일부는 그러한 claim limitation 을 갖고 있지 않다.

재판부는 상기의 사실에 기초하여, 다음과 같이 판결하였다:

1. 명세서 기재사항 중 복수의 실시예가 기재되어 있는 경우, 어느 한 특정 실시예에 의하여 특허 청구범위를 한정해석 할 수는 없다. 
2. Original claim 그 자체로서도 written description of the invention 요건을 만족할 수 있다.
3. 단순히 prior art 에 대하여 (본 발명과 대비하여) inconvenient 한 것으로 폄하 (disparagement) 한 것 만으로, 특허 청구항의 범위를 해당 prior art  (inconvenient aspect) 를 배제하는 것으로 해석할 수 없다.

Written description requirement in broadening reissue claims (Forum US v. Flow Valve, 2019)

Forum US, Inc. v. Flow Valve, LLC, 926 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2019)

본 사건은 Broadening reissue claim 의 written description requirement 에 관한 판결이다. CAFC 는 명세서 기재사항이 PHOSITA 기준으로 reissue claim 을 인지할 수 있는 정도로 기재된 것만으로는 불충분하고, reissue claim 을 명확하고 분명하게 ("clearly and unequivocally") 기재해야 한다고 판결하였다.

Flow Valve 는 US RE45,878 “Workpiece supporting assembly” 의 특허권자인데, '878 특허는 US 8,215,213 의 Reissue 이다. Reissue prosecution 중에, 특허권자는 claim 14 ~ 20 을 추가하였고, 그 외에 specification 에 대한 변경사항은 없다. 

'878 특허는 pipe 등의 회전하는 물체에 thread 를 형성하는 중에 pipe 를 지지하는 작업대에 관한 특허인데, 다양한 각도의 thread 형성을 용이하게 할 수 있도록, arbor 를 사용하여 다양한 각도로 pipe 를 지지할 수 있도록 한 것이 특징이다.

'878 특허의 written description 과 drawings 는 arbor (58) 를 사용하는 다양한 실시예를 기재하고 있다. (그러나, arbor 를 사용하지 않는 실시예는 없다.)

'213 특허 (original) 의 claim 1 은 다음과 같다: 

1. A workpiece machining implement comprising:

a workpiece supporting assembly comprising:

a body member having an internal workpiece channel, the body member having a plurality of body openings communicating with the internal workpiece channel;

means supported by the body member for positioning a workpiece in the internal workpiece channel so that extending workpiece portions of the workpiece extend from selected ones of the body openings;

a plurality of arbors supported by the body member, each arbor having an axis coincident with a datum axis of one of the extending workpiece portions; and

means for rotating the workpiece supporting assembly about the axis of a selected one of the arbors.

'213 (reissue) 특허의 claim 14 는 다음과 같다: (arbor 는 모두 삭제되었다.)

14. A workpiece supporting assembly for securing an elbow during a machining process that is performed on the elbow by operation of a workpiece machining implement, the workpiece supporting assembly comprising:

a body having an internal surface defining a channel, the internal surface sized to receive a medial portion of the elbow when the elbow is operably disposed in the channel; and

a support that is selectively positionable to secure the elbow in the workpiece supporting assembly, the body pivotable to a first pivoted position, the body sized so that a first end of the elbow extends from the channel and beyond the body so the first end of the elbow is presentable to the workpiece machining implement for performing the machining process, the body pivotable to a second position and sized so that a second end of the elbow extends from the channel beyond the body so the second end of the elbow is presentable to the workpiece machining implement for performing the machining process. 

항소심 재판부 (CAFC) 는 1심 재판부의 summary judgment 판결에 대하여 de novo 기준으로 검토한다. Summary judgment 의 판단 기준은 “viewing the evidence in the light most favorable to the non-moving party” 이다.

Reissue patent 에서 추가된 claim 이 35 U.S.C. §251에 부합하는지는 question of law 이므로, CAFC 는 de novo 기준으로 검토한다. AIA Eng’g Ltd. v. Magotteaux Int’l S/A, 657 F.3d 1264, 1271 (Fed. Cir. 2011) 그러나, 법률심을 함에 있어서, underlying questions of fact 를 포함할 수 있다. Hester Indus., Inc. v. Stein, Inc., 142 F.3d 1472, 1479 (Fed. Cir. 1998)

35 U.S.C. §251(a) 는 다음과 같다:

Whenever any patent is, through error, deemed wholly or partly inoperative or invalid, by reason of a defective specification or drawing, or by reason of the patentee claiming more or less than he had a right to claim in the patent, the Director shall, on the surrender of such patent and the payment of the fee required by law, reissue the patent for the invention disclosed in the original patent, ...

Broadening reissue claim 은 original patent specification 에 단순히 제시되거나 제안되는 정도로는 부족하고, 애초에 특허청구 되었어야 만 했던 정도에 이르러야 한다. 

*** 원문은 다음과 같다: The specification of the original patent must do more than merely suggest or indicate the invention recited in reissue claims; it must appear from the face of the instrument that what is covered by the reissue was intended to have been covered and secured by the original.

Flow Valve 는 arbors 가 PHOSITA 기준으로 명세서 기재사항에 근거하여 선택사항 (optional features) 임을 인지할 수 있다고 주장하였다. Flow Valve 는 전문가 진술 (expert testimony) 을 증거로 제출하였는데, Mr. Iafrate 는 specification 의 기재사항 즉, “it will be understood that numerous changes may be made which will readily suggest themselves to those skilled in the art which are encompassed within the spirit of the invention disclosed.” 에 근거하였다. 그러나, Mr. Iafrate 의 진술은 단순히 PHOSITA 기준으로 arbor-less embodiment 가 이해될 수도 있다는 주장에 불과하고, 명세서 기재사항 내지 도면 어디에도 arbor 가 optional feature 임을 뒷받침하는 사항이 없다는 점은 변함 없다.

Written description 에 기재된 몇가지 reference 는 specific embodiments (arbor-less) 를 예로 들지 않았으며, boilerplate language (Iafrate 가 근거로 든 부분) 에 의하여도 그러한 실시예 (arbor-less) 의 변형에는 이르지 못한다. 즉, 명세서 기재사항은 명확하고 분명하게 (“clearly and unequivocally”) 그러한 실시예를 제시하지 못하였다. 

따라서, reissue claim 은 Industrial Chemicals 사건과 Antares 사건의 기준을 만족하지 못하므로 특허 무효이다.

Disclosure requirements (35 U.S.C. 112 (a))

35 U.S.C. §112 (a) 는 명세서 기재요건에 대하여 규정하고 있는데, 다음과 같다:

The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention. (즉, (1) written description requirement, (2) enablement requirement, 그리고 (3) best mode requirement이다.)

2010년 CAFC는 Ariad v. Eli Lilly 사건에서, written description requirement와 enablement requirement는 두개의 별도의 요건 임을 확인하였다.

1991년 CAFC는 일찌감치 Vas-Cath v. Mahurkar 사건에서, 112 (a)의 description requirement와 112 (b)의 definiteness requirement 요건의 관계에 대하여 검토한 바 있는데 다음과 같다:

[T]here is a subtle relationship between the policies underlying the description and definiteness requirements, as the two standards, while complementary, approach a similar problem from different directions. Adequate description of the invention guards against the inventor's overreaching by insisting that he recount his invention in such detail that his future claims can be determined to be encompassed within his original creation. The definiteness requirement shapes the future conduct of persons other than the inventor, by insisting that they receive notice of the scope of the patented device. (즉, description requirement와 definiteness requirement는 유사한 문제에 대하여 서로 다른 방향에서 접근하는 상호 보완적인 관계에 있다. adequate description은 발명자 입장에서, 발명자가 자신의 발명에 대하여 후에 그 보다 넓은 범위의 권리를 주장하는 것을 방지하고자 하는 의미가 있고, definiteness requirement는 제3자 (공중) 의 입장에서, 특허 받은 발명의 범위에 대하여 고지 받음으로써, 미래의 행위를 형성하는 목적을 갖는다.)

Ariad Pharm. v. Eli Lilly & Co., Fed. Cir. (2010) 사건에서, CAFC 는 specification 은 (1) inventor 가 특허출원 시점에 claimed invention 을 소유하고 있었고, (2) claimed invention 을 어떻게 구현하고 사용하는지 (how to make and use) PHOSITA 에게 교시해야 한다는 점을 확인하였다. 그리고, disclosure requirement 를 만족하기 위해서는 claim language 를 그대로 반복 기재하는 것 (ipsis verbis) 만으로는 안된다고 하였다.

재판부는 개시요건의 적절성 판단에 있어서, 다음과 같은 요소를 고려할 수 있다고 하였다:

(1) existing knowledge in the particular fields; (2) extent or content of the prior art; (3) maturity of the science or technology; (4) predictability of the aspect at issue

(즉, 상기의 1 ~ 4의 요소에 따라, 개시요건을 어느만큼 자세히 또는 덜 자세히 기재하였을 때, 그것이 적절한지를 판단한다는 의미이다.)

US6,410,516 (Nuclear factors associated with transcriptional regulation) 은 RNA 합성에 있어서의 NF-κKB protein 에 관한 발명인데, claim 1은 다음과 같다:

1. A method for inhibiting expression, in a eukaryotic cell, of a gene whose transcription is regulated by NF-κKB, the method comprising reducing NF-κKB activity in the cell such that expression of said gene is inhibited.

재판부는 specification 에는 claimed invention 의 구체적 정의 (e.g., structure, formula, chemical name, physical property, etc.) 가 있어야 하는데, 그렇지 못하였으므로 해당 claim 은 112(a) 위반으로 무효라고 판시하였다.