Written description requirement: claim 이 명세서 기재사항 (실시예) 으로 한정해석 되는 경우 (ScriptPro v. Innovation Assocs., Fed. Cir. 2016)

ScriptPro LLC v. Innovation Assocs., Inc., 833 F.3d 1336, 119 U.S.P.Q.2d 1878 (Fed. Cir. 2016)

본 사건은 ScriptPro 의 특허 US 6,910,601 의 35 USC 112 (a) 의 개시 요건 (disclosure requirements) 중 발명 기재요건 (written description of the invention) 충족 여부에 관한 판결이다.

CAFC 는 Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp., 134 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1998) 사건에서, 특허 청구항은 그것을 지지하는 명세서 기재사항 (도면 포함) 보다 더 넓게 해석될 수는 없다고 판결한 바 있는데, 본 사건에서는 (1) 특허 청구항 그 자체로서 발명 기재요건을 만족할 수 있고, (2) 명세서에 복수의 실시예가 기재되어 있는 경우, 특정 실시예로 특허 청구항이 한정해석되지 않는다고 판단한 사례이다.

명세서 기재사항이 어떠한 경우에는 특허 청구항을 한정하는 요소로 작동하고, 어떠한 경우에 그렇지 않은지 시사하는 판결로써 살펴보고자 한다.

ScriptPro 는 US 6,910,601 의 특허권자인데, 1심 재판부는 ’601 특허의 claim 1, 2, 4, 8 이 written description 요건 위반으로 무효 판결하였고, 이에 ScriptPro 는 항소하였다.

’601 특허는 ADS (automatic dispensing system) 과 함께 사용할 수 있는 collating unit 에 관한 것으로 처방전에 따른 약품을 자동으로 container 에 수용하는 것에 관한 것이다. 특히, 실시예에 따르면, collating unit 은 가령 ‘환자확인정보 (patient-identifying information)’ 에 근거하여 복수의 slot 중 빈 slot 에 약품을 분류/저장하는 방법에 관한 것이다. (“sorting/storing scheme by patient-identifying information”) 특히, 특정 실시예에 따르면, 발명은 static control center 용으로 자동화된 storage unit 을 사용하게 되는데, 이때 collating unit 은 patient-identifying information 에 근거하여 sorting/storing scheme 을 수행한다.

양측이 합의한 사항에 의하여, 대표 청구항 claim 8 은 다음과 같다: 

8. A collating unit for automatically storing prescription containers dispensed by an automatic dispensing system, the collating unit comprising:

an infeed conveyor for transporting the containers from the automatic dispensing system to the collating unit;

a collating unit conveyor positioned generally adjacent to the infeed conveyor;

a frame substantially surrounding and covering the infeed conveyor and the collating unit conveyor;

a plurality of holding areas formed within the frame for holding the containers;

a plurality of guide arms mounted between the infeed conveyor and the collating unit conveyor and operable to maneuver the containers from the infeed conveyor into the plurality of holding areas; and

a control system for controlling operation of the infeed conveyor, the collating unit conveyor, and the plurality of guide arms.

*** 청구항은 sorting/storing scheme by patient-identifying information 을 claim limitation 으로 갖지 않는다.

Written description requirement 만족 여부는, 명세서 기재사항이 발명의 기술분야의 통상의 지식을 가진 자로 하여금, 특허 출원 시에 청구된 대상 (claimed subject matter) 을 소유 (possession) 했는지 합리적으로 이해할 수 있도록 기재되었는지 로 판단한다.

ScriptPro 는 1심 재판부가 ’601 특허의 명세서 기재사항을 “sorting by patient-identifying information” 로 한정함으로써, 특허 청구항 중 해당 claim limitation 이 부가되지 않은 것에 대하여 무효 판결한 것에는 오류가 있다고 주장하였다.

본 재판부 (CAFC) 는 ScriptPro 의 상기의 주장에 동의한다. 왜냐하면, ’601 특허는 “sorting by patient-identifying information” 에 관한 것 뿐만 아니라, collating unit 을 ADS 에서 사용하는 것과 관련한 몇 가지의 문제 – (1) storing more than one container in a holding area,” (2) “collating multiple containers for a patient in one holding area,” (3) “storing a container for a patient based on the patient’s name,” ... – 에 대한 해결방법을 모색하고 있기 때문이다. 그리고 그러한 문제의 해결 방법에 있어서, 많은 경우 “patient-identifying information” 에 근거하고 있지만, 모든 문제의 해결 방법이 그러한 것은 아니다. 가령, container 는 “other predetermined storage scheme without input or handling by the operator”라고 기재하고 있다.

이러한 기재사항과 일관되게, original claim 중 어느 것은 “sorting by patient-identifying information”의 claim limitation 을 포함하지 않는 것으로 특허출원 되어 있다.

즉, (1) 명세서의 많은 부분이 “patient-identifying information” 에 의하는 것으로 기재하고 있으나, 모든 실시예가 그러한 것은 아니고, (2) original claims 중 일부는 그러한 claim limitation 을 갖고 있지 않다.

재판부는 상기의 사실에 기초하여, 다음과 같이 판결하였다:

1. 명세서 기재사항 중 복수의 실시예가 기재되어 있는 경우, 어느 한 특정 실시예에 의하여 특허 청구범위를 한정해석 할 수는 없다. 
2. Original claim 그 자체로서도 written description of the invention 요건을 만족할 수 있다.
3. 단순히 prior art 에 대하여 (본 발명과 대비하여) inconvenient 한 것으로 폄하 (disparagement) 한 것 만으로, 특허 청구항의 범위를 해당 prior art  (inconvenient aspect) 를 배제하는 것으로 해석할 수 없다.