Provisional application 을 바탕으로 정규 출원 시, 삭제된 사항에 의한 claim scope 제한 (MPHJ v. Ricoh Fed. Cir., 2017)

 MPHJ Technology Investments, llc, v. Ricoh Americas Corporation, No. 2016-1243, Fed. Cir. (2017)

본 사건은 MPHJ 의 US 8,488,173 특허 청구항이 “one-step operation” 으로의 한정 여부에 따라 선행문헌에 의하여 신규성이 부정되는지 갈리는 문제에 있어서, CAFC 는 특허권자의 '173 특허의 provisional application 에는 존재하던 “one-step operation” 을 정규출원에서는 삭제한 점으로부터, 청구항이 해당 한정사항 (claim limitation) 으로 제한되지 않는다고 하면서, 선행문헌에 의하여 신규성 위반으로 무효라고 판단한 사건이다.

우리가 R&D 수행 후 세부적인 개발 사항의 확정 전, 특허 출원 일자를 빠르게 확보하기 위하여 provisional application 을 제출하게 되는데, 정규 출원 시 어떠한 기술적 구성이 변경됨으로써, 후에 claim construction 을 하는데에 있어 그러한 변경 사항이 발명의 범위 (scope) 에 영향을 주는 사례로써, provisional application 시 유념할 부분으로 의미 있는 판결이라 할 수 있겠다.

MPHJ 는 US 8,488,173 (’173 특허) 의 특허권자인데, PTAB 은 해당 특허에 대하여 anticipation 내지 obviousness 위반으로 특허 무효 판결하였고 이에 불복하여, CAFC 에 항소하였다.

특허의 유효성 판단을 위하여 첫번째로 특허청구항의 의미와 범위 (meaning and scope) 를 결정해야 한다. Supreme Court 의 Cuozzo Speed Tech. 판결 (2016) 에 따라, PTAB 은 만료되지 않은 특허에 대하여 명세서 기재사항과 출원경과 사항을 참작하여 PHOSITA 입장에서 BRI 기준으로 청구항을 해석한다.

’173 특허 (Distributed computer architecture and process for document management) 는 문서를 한 곳의 장치에서 스캔한 다음 다른 곳에 위치한 장치에서 복사하는 방법 및 시스템에 관한 것이다. (특허는 이를 “virtual copier” 라 한다.)

PTAB 은 복수의 선행문헌에 근거하여 해당 특허 청구항에 대하여 무효 결정하였는데, claim 1 – 8 은 Xerox Network Systems Architecture General Information Manual (1985.4), US 5,513,126 및 US 5,818,603 에 의하여 신규성 내지 비자명성 위반이라고 결정하였다. Claim 1 이 대표격인데, 그 일부는 다음과 같다:

1. A system capable of transmitting at least one of an electronic image, electronic graphics and electronic document to a plurality of external destinations including one or more of external devices, local files and applications responsively connectable to at least one communication network, comprising:

at least one network addressable scanner, digital copier or other multifunction peripheral capable of rendering at least one of said electronic image, electronic graphics and electronic document in response to a selection of a Go button;

…

wherein, in response to the selection of said Go

button, an electronic document management system integrates at least one of said electronic image, electronic graphics and electronic document using software so that said electronic image, electronic graphics and electronic document gets seamlessly replicated and transmitted to at least one of said plurality of external destinations;

…

wherein upon said replication and seamless transmission to at least one of said external destinations, said electronic image, electronic graphics and electronic document is communicable across a network to at least three other of said external destinations, and is optionally printable by said printer.

 MPHJ 는 청구항 용어 “seamless” transmission 은 사람 (조작자) 의 개입이 없이 one-step 으로의 수행이 필요하고, 이는 선행문헌에 기재되지 않은 특징이라고 주장하였다. (claim 4 는 방법 청구항인데, 동일한 구성요소로 되어 있다.) 특히, seamless transmission 의 의미가 “no user intervention is needed” between copying and destination 이라고 주장하였다. 이어서, MPHJ 는 scanner 와 application software 사이에 어떠한 매개 (품) 가 있는 것은 무관하다고 주장하였다.

PTAB 은 이에 대하여, claim 을 scanning 과 emailing 을 포함하는 것으로 해석하고, 그것이 separate step 이던 single step 이던 무관하고, user intervention 이 있거나 또는 없거나 한 것을 포함한다고 하면서, 그렇기 때문에 선행문헌에 의하여 신규성 위반이라고 무효결정하였다.

항소심에서 MPHJ 는 청구항 용어 “interfacing” 과 “ Go button” 이 single-step operation 을 표현하는 것이며, 그렇기 때문에 PTAB 은 청구항 해석에 오류를 범했다고 주장하였다. PTAB 은 “interfacing” 을 “making a direct or indirect connection between two elements so they can work with each other or exchange information” 의미라고 해석하였다.

그러면서, 상기의 청구항 해석은 자신들의 provisional application (60/108,798) 에 의하여 뒷받침 된다고 주장하였다. 특히, provisional application 의 기재 내용에 의하면, claimed invention 의 범위가 one-step copying and sending process 인 것으로 명확하게 한정된다고 하였다.

한편, 청구인은 상기의 provisional application 의 기재 내용이 최종 출원 (non-provisional) 에는 누락되었음을 지적하였다. 이에 대하여, MPHJ 는 그러한 누락이 해당 부분에 대한 완전히 포기된 것 (explicitly disclaimed) 은 아니며, 그렇기 때문에 출원경과 사항의 일부로써 받아들여지므로, 청구항을 해석하는데 참작 가능한 것이라고 주장하였다.

재판부 (CAFC) 는 provisional application 의 기재사항이 (등록) 청구항을 해석하는데 기여할 수 있음에 동의하였다.

(그런데) 본 사안은 ’798 provisional application 으로부터 최종 출원의 발명의 범위 (scope) 를 이해하는데 기여하는 부분이 삭제되었다는 점이다. 이는 PHOSITA 입장에서 그러한 삭제 (removal) 가 발명의 중요한 한정요소 임을 인식할 것이라는 점이다. 즉, 최종 출원에 있어서, one-step operation 이 삭제되었으므로, 이는 발명의 범위를 그러한 것으로 한정하지 않겠다고 보는 것이 맞다. 게다가, ’173 특허는 single-step operation 을 “optional”이라고 기재하고 있다. 이는 앞서 살펴본 삭제된 부분과도 일치한다. 따라서, 

PHOSITA 는 발명자의 의도가 single-step operation 을 mandatory 가 아닌 optional 인 것으로 이해할 것이다.

재판부는 청구항이 one-step operation 으로 한정되지 않는 것으로 해석되는 바, 선행문헌에 의하여 신규성이 부정되어 무효 판결하였다.