Implicit proof of reasonable expectation of success (Elekta v. ZAP Sur., Fed. Cir. 2023)

Elekta Ltd. v. Zap Surgical Systems, Inc., No. 21-1985 (Fed. Cir. 2023)

Eleckta 는 US 7,295,648 의 특허권자인데, PTAB 의 특허 무효결정 (Final Written Decision) 에 대하여 motivation to combine 및 reasonable expectation of success 에 오류가 있다면서 CAFC 에 항소하였다.

 

US 7,295,648 은 method and apparatus for treatment by ionizing radiation 인데, 방사선을 이용한 특정 질병 치료 장치에 관한 것으로, linear accelerator (“linac”) 인 방사선 발생장치가 한쌍의 동심원 고리 (concentric rings) 에 장착되어 이온화 방사선 빔을 환자의 환부에 조사한다.

(US 7,295,648, Elekta)

Claim 1 이 본 발명의 특징을 대표한다는 점에 양측은 합의하였다.

1. A device for treating a patient with ionising radiation comprising: 

a ring-shaped support, on which is provided a mount,

a radiation source attached to the mount;

the support being rotatable about an axis coincident with the centre of the ring;

the source being attached to the mount via a rotatable union having a an axis of rotation axis which is non-parallel to the support axis;

wherein the rotation axis of the mount passes through the support axis of the support and the radiation source is collimated so as to produce a beam which passes through the co-incidence of the rotation and support axes.

ZAP Surgical Systems 는 PTAB 에 IPR 을 신청하였는데, 3건의 prior art (US 4,649,560 (Grady); Megavoltage CT image reconstruction during tomotherapy treatments, PHYS, MED. BIOL., 2000, (Ruchala); US 4,998,268 (Winter)) 에 근거하여 특허무효 주장하였다.  

Grady 는 회전 지지대에 연결된 슬라이딩 암에 장착된 방사선 튜브에 대하여 개시하였고, 

(US 4,649,560, Grady)

Ruchala 는 linac 기반 CT 스캐너에 대하여 개시하였으며, Winter 는 방사선 이미징을 위한 진단용 CT 스캐너에 관하여 개시하였다.

PTAB 은 ’648 특허가 선행문헌에 의하여 비자명성이 부정된다면서, 특허 무효 결정하였다. 이에 Elekta 는 항소하였고, CAFC 의 PTAB 결정에 대한 검토 기준은 법률심에 관하여는 de novo 이고, 사실심에 관하여는 substantial evidence 이다. Substantial evidence 란 “합리적인 자 (reasonable mind) 기준으로 결론을 뒷받침하는데 적절한 것으로 받아들일 수 있는 관련 증거”를 의미한다.

항소심에서, Elekta 는 (1) PTAB 의 motivation to combine 이 존재한다는 결정에 오류가 있고, (2) reasonable expectation of success 가 명백하거나 암시적으로 존재한다는 결정에 오류가 있다고 하였다.

비자명성 검토는 법률심의 문제로 저변의 사실 문제에 대하여 검토하는데, 사실 문제의 검토는 (1) prior art 의 범위와 내용, (2) prior art 와 본 발명 (claim) 간의 차이, (3) 통상의 지식을 가진 자의 수준 및 (4) 간접 증거 (objective indicia) 이다. 항소심은 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌을 결합할 동기 (motivation to combine) 와 그러한 결합의 합리적 수준의 성공에 대한 기대 (reasonable expectation of success) 를 substantial evidence 기준으로 검토한다. Regents of Univ. of California v. Broad Inst., Inc., 903 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2018)

비자명성 검토는 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌을 청구항 한정사항대로 결합할 동기에 대한 확인이 있어야 한다. OSI Pharms., LLC v. Apotex Inc., 939 F.3d 1375, 1382 (Fed. Cir. 2019)

그렇지만, 결합의 동기를 입증하기 위하여 선행문헌의 특정 결합이 더 선호된다거나 더 바람직한 것임을 입증할 것이 요구되지는 않는다. Novartis Pharms. Corp. v. West-Ward Pharms. Int’l Ltd., 923 F.3d 1051 (Fed. Cir. 2019)

Elekta 는 PTAB 이 방사선 이미징 소스 (Grady) 를 linac 치료용 소스로 대체할 통상의 지식을가진 자의 동기에 대한 substantial evidence 판단에 오류가 있다고 주장하였다. 왜냐하면, linac 이온화 방사선 소스는 이미징 개선에 어떠한 효과도 없으며 잠재적으로 치명적 부작용이 존재하여 극도의 정확도가 요구되기 때문이라고 하였다. Elekta 에 따르면, Grady 장치는 이미징 용도이고 그렇기 때문에 linac 의 중량 때문에 극도의 정확도를 구현하는데 장애요소가 된다고 하였다. PTAB 은 Elekta 의 주장 즉, 통상의 지식을 가진 자가 Grady 와 Ruchala 를 결합할 동기가 없다는 점을 일견 인정하면서도, 심사경과 사항 중 이미징 장치에 대한 선행문헌이 거절이유에 인용된 점, 그에 대하여 출원인이 이미징 장치와 본 발명이 analogous art  관계에 있지 않다고 주장하지 않은 점을 근거로 결합의 동기를 인정하였다. 이에 부가하여 PTAB 은 analogous art 를 “방사선 영상 및 치료 환경의 측면에서, 고도의 기하학적 정확도로 다양한 접근 각도로 지향된 3차원 중량 장치를 회전 조작 가능한 기계장치의 엔지니어링 설계”로 설정하였다. PTAB 은 ZAP 의 전문가 증언을 이를 뒷받침하는 진술로 받아들였다. 그러면서, 통상의 지식을 가진 자는 Grady 의 3차원 조작 기능의 장점을 쉽게 이해했을 것이므로 무거운 중량의 linac 장치를 채용하는데 따른 난제 또는 정밀도의 필요성으로 인하여 통상의 지식을 가진 자가 결합의 동기를 단념하지 않을 것이라고 판단하였다.

CAFC 는 상기의 PTAB 의 결정이 심사 경과사항, 선행문헌 및 전문가 진술에 의하여 substantial evidence 기준으로 뒷받침 된다고 다음과 같이 판단하였다:

1.  Prosecution history: 특허권자는 심사관의 거절이유 근거가 된 prior art 에 대하여, 이미징 장치이기 때문에 analogous art 가 아니라는 주장을 하지 않았다. 심사관은 거절이유에서, Ruchala 가 이미징과 동시에 방사선을 전달하는 것에는 방사선 전달 측면에서 정확도를 높이는 효과가 있음을 개시하고 있는 점을 지적하였고, 이에 부가하여 Winter (prior art) 에도 방사선 이미징과 (치료용) 방사선 전달 방식이 환부에 좀 더 정확히 방사선을 전달하는데 개선점이 있다고 개시하고 있다.
2. Expert testimony: ZAP 의 전문가 Dr. McCarthy 는 통상의 지식을 가진 자 입장에서 이미징 장치에서 방사선 전달 (치료) 장치로 환자를 이동시키는 단점을 해소할 수 있으므로, 두 장치를 결합할 동기가 존재한다고 진술하였다. 

Elekta 는 마지막으로 PTAB 이 합리적 성공의 기대를 뒷받침하는 어떠한 증거도 제시하지 못하였다고 주장하였다.

비자명성 판단에 있어서, 통상의 지식을 가진 자의 합리적 성공의 기대의 검토는 반드시 필요한 것이 명확하다. 이것은 청구항 한정사항대로 선행문헌을 결합하는 것이 성공할 것이라는 합리적 기대를 의미한다. Intelligent Bio–Systems, Inc. v. Illumina Cambridge Ltd., 821 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2016)

결합의 동기 검토가 명시적이어야 하는 것과는 달리, 합리적 성공의 기대 검토는 명시적일 필요는 없다. Merck & Cie v. Gnosis S.P.A., 808 F.3d 829 (Fed. Cir. 2015) 특히, 본 사건과 같이 결합의 동기가 존재한다는 결론에 도달한 경우, PTAB 이 이를 바탕으로 합리적 성공의 기대가 암시적으로 존재한다고 판단하는 것은 받아들일 만하다. 왜냐하면, PTAB 은 결합의 동기 검토에서 밝혀진 사실을 바탕으로 암시적으로 합리적 성공의 기대가 존재함을 판단한 것이므로, 이는 오류가 없다.

합리적 성공의 기대의 증거는 결합의 동기와 마찬가지로, (1) 선행문헌 그 자체, (2) 통상의 지식을 가진 자의 지식, 또는 (3) 본 발명의 해결 과제로부터 기인할 수 있다. Brown & Williamson Tobacco Corp. v. Philip Morris Inc., 229 F.3d 1120, 1125 (Fed. Cir. 2000)

결합의 동기의 입증이 자동적으로 합리적 성공의 기대를 입증하는 것이 아님을 명확히 할 필요가 있다. Eli Lilly & Co. v. Teva Pharms. Int’l GmbH, 8 F.4th 1331 (Fed. Cir. 2021) 그러나 특정한 경우, 특히 본 사건의 경우는 그러한 분석이 가능할 때도 존재한다.

 

CACF 는 상기와 같이, PTAB 의 결정을 확정하였다.

Motivation to combine analysis: "Known technique" (Intel Corp. v. Pact XPP Schweiz AG, Fed. Cir. 2023)

Intel Corp. v. Pact XPP Schweiz AG, 61 F.4th 1373 (Fed. Cir. 2023)

본 사건은 복수의 선행문헌을 결합하여 청구된 발명의 특허성 즉, 비자명성 위반을 주장하는 경우, 복수의 선행문헌의 결합의 동기 (motivation to combine) 입증을 이미 공지인 해결과제의  공지인 방법에 의한 것인 때에는 별도의 문헌 (또는 특정의 기재) 에 의하지 않아도 된다는 이른바 "known technique" rationale 에 관한 것이다.

PTAB 은 US 9,250,908 의 Claim 5가 2건의 prior art US 5,890,217 (Kabemoto) 과 US 5,680,571 (Bauman) 에 의하여 자명하다고 한 Intel Corp. 의 주장을 받아들이지 않고, 특허 등록 유지결정 (Final Written Decision) 하자, Intel 은 이에 항소하였다.

BACKGROUND

I.

PACT XPP Schweiz AG 는 ’908 특허의 특허권자인데, ’908 특허는 multiprocessor system 에 있어서 processor 의 데이터 접근에 관한 것이다. Multiprocessor system 은 전형적으로 데이터를 몇 가지 메모리에 저장하는데, 시스템 메모리 전체를 저장하기 위한 메인 메모리, 그리고 데이터의 일부 저장을 위한 복수의 cache memory 를 갖는다. Cache memories 는 processor 에 좀 더 근접하게 위치하여 processor 가 더 빠르게 cache memory 에 저장된 데이터에 접근할 수 있도록 한다. 또한, 시스템은 몇 단계 레벨 (multiple cache level) 로 구성될 수 있는데, primary cache 는 processor 에 근접시키되 더 적은 양의 데이터를 저장하고, secondary cache 는 processor 로부터 그보다 좀 더 멀리 위치시키는 방식이다.

Multiple cache memories 의 사용은 몇 가지 문제점을 유발할 수 있는데, 그 중 하나가 cache coherency 이다. 서로 다른 cache 는 동일한 데이터를 저장하고 있는데 이때 어느 한 processor 가 데이터의 local copy 를 변경할 경우, 데이터 간 불일치가 발생할 수 있다. Cache coherency 유지를 위하여 사용될 수 있는 방법 중 하나는 공유 “bus” 상에서 “snooping” 하는 것이고, 다른 한가지 방법은 global, segmented secondary cache 를 채용하는 것이다. 두가지 방법 모두 복수의 processor 간 변경사항을 검출하고, 그러한 검출사항을 local data copies 에 적용하는 식이다.

II.

‘’908 특허는 multiprocessor system 에 관하여 청구하고 있는데, Intel 은 Claim 5 에 대하여 IPR 을 신청하였다. 2건의 선행문헌은 claim 5 의 모든 구성요소를 기재하고 있다고 주장하였다. Claim 5 는 claim 4 의 종속항인데, claim 4 는 다음과 같다:

4. A system, the system comprising:

a processing system comprising

a plurality of processors; and

at least one separated cache not part [of] any processor;

. . .

wherein the at least one separated cache comprises a separated cache segment for at least some of the plurality of processors; the system further comprising:

an interconnect system interconnecting each of the separated cache segments with each of the processors, each of the processors with neighboring processors, and each of the separated cache segments with neighboring separated cache segments; and

an arbiter, the arbiter controlling access of a processor to the interconnect system.

즉, 특허 청구된 interconnect system 은 3가지 interconnection 을 필요로 하는데, (1) “each . . . separated cache segment[] with each . . . processor[]”; (2) “each . . . processor[] with neighboring processors”; and (3) “each . . . separated cache segment[] with neighboring separated cache segments.” 이다. (3) 번 한정사항이 본 항소심과 관련 있고, 이를 segment-to-segment limitation 이라 하겠다.

III.

Intel 은 claim 4 의 separated cache 와 interconnect system 을 채용한 multiprocessor system 이 2건의 선행문헌 (Kabemoto, Bauman) 에 모두 개시되어 있다고 주장하였다. (하기 도면에서, 노란색은 processors, 파란색은 secondary caches, 황금색은 interconnection system 이다.)

Kabemoto (Fig. 3)

Kabemoto (Fig. 4)

Bauman (Fig. 6)

본 항소심은 Kabemoto 의 노란색 processor, Bauman 의 파란색 global, segmented secondary cache, 그리고 두 선행문헌의 황금색 interconnection system 이 중요 관심사항인 바, 이에 대하여 집중한다.

Intel 은 PHOSITA 는 Kabemoto 의 secondary caches 를 Bauman 의 segmented global [secondary cache] 를 대체하는 것에 의하여 claim 4 의 모든 한정사항을 교시한다고 주장하였다. Intel 은 Bauman 의 global, segmented cache 를 [processor] element (14-1) 외부에 위치하는 [Kabemoto 의] snoop bus (22) 에 연결하여 분리된 cache 와 interconnect system 에 도달할 것이라고 주장하였다.

PTAB 은 PACT 의 주장을 받아들여, 첫째 2건의 선행문헌에 청구된 발명 (claim 4) 의 한정사항 모두가 개시되어 있지 않고, 둘째 PHOSITA 기준으로 motivation to combine 을 입증하지 못하였다면서 특허 유효 결정하였다.

DISCUSSION

I.

Intel 의 주장대로, 재판부는 2건의 선행문헌에 의하여 claim 4 의 모든 한정사항이 개시되었다는 것에 동의한다.

하기의 Bauman (Fig. 6) 에 따르면, data path between processors, second-level cache 및 memory 가 개시되어 있다. Second-level cache 는 segments 0 ~ 3 을 포함한다. (파란색) Data path 즉, interconnection system 은 processors 와 second-level cache 를 연결하므로, segment-to-segment (cache) 한정사항에 대하여 기재하고 있는 바, claim 4 의 구성요소 전부가 개시되지 않았다고 한 PTAB 의 판단에는 오류가 있다.

II.

A

Intel 은 또한 PTAB 의 “known-technique” rationale 에 의한 motivation to combine 에 대한 기각에 대하여도 항소하였다.

Motivation-to-combine 분석은 유연한 (flexible) 것이다. KSR 재판부에 따르면, 다음과 같이 판결하였다:

관련 기술분야에서 공지인 어떠한 문제나 필요성이라도 청구된 발명의 구성요소를 결합하는데 사용될 수 있으며, 게다가 PHOSITA 는 통상의 창작력 (ordinary creativity) 을 보유한 자이므로, 복수의 특허의 (산재된) 구성요소를 퍼즐을 맞추는 것과 같이 결합할 수 있다. 그러한 이유로, motivation to combine 분석은 청구된 발명에 특정된 주제 (specific subject matter) 에 대한 정확히 일치하는 교시 (precise teachings) 를 탐구하는 것이 아니어도 된다.

이에 부가하여, “universal” motivation 즉, 특정 기술분야에서 기술의 개선을 위하여 공지인 보편적 동기 또한 선행문헌 자체에는 어떠한 힌트도 제시되지 않은 경우라 해도 motivation to combine 을 제공하게 된다. (가령, 전자기기 분야에서 에너지 효율의 증진은 일반적 관심사이다.)

마찬가지로, 기술이 하나의 장치를 개선하기 위해 사용되었고 PHOSITA 가 유사한 장치를 동일한 방식으로 개선할 것이라고 인식한다면, 실제 적용이 PHOSITA 자신의 기술 범위를 벗어나지 않는 한 해당 기술을 사용하는 것은 자명하다. 이것이 이른바 “known-technique” rationale 이다.

이미 정립된 기능에 따른 선행기술 요소를 사용하여 공지의 문제를 해결하는 기술이 있다면 여기에는 motivation to combine 이 존재한다. 그리고, 그러한 조합이 최선의 (best) 옵션일 필요까지는 없고, 다만 그것이 적합한 (suitable) 옵션이기만 하면 된다.

B

Intel 은 IPR 에서, PHOSITA 가 2건의 선행문헌을 결합할 동기가 충분하다고 하였는데, 그 이유는 2건 모두 multiprocessor system 에 관한 것이면서, 동일한 문제 즉 cache coherency 유지에 관한 것이기 때문이라고 하였다. 그에 따라 PHOSITA 는 자연적으로 (naturally) Bauman 의 segmented [global secondary] cache 를 Kabemoto 에 사용할 것이라고 주장하였다.

PTAB 은 Intel 의 그러한 주장을 기각하였는데, Kabemoto 와 Bauman 은 동일한 문제의 해결에 대하여 개시하고 있고, Bauman 의 cache 는 공지의 방법으로 문제를 해결하는 것에 관하여 개시하고 있으므로, 이것은 다음과 같이 KSR 판결에 따른 motivation to combine 이다:

There is a motivation to combine when a known technique “has been used to improve one device, and a person of ordinary skill in the art would recognize that it would improve similar devices in the same way,” using the “prior art elements according to their established functions.”

Intel 의 입장에서는 cache coherency 문제를 해결하는 공지의 방법이 존재하고, Bauman 의 secondary cache 가 그러한 문제의 해결에 도움이 되며, Kabemoto 와 Bauman 을 결합하는 것이 PHOSITA 의 (능력) 을 넘어서는 것이 아닌 점을 입증하는 것으로 충분하다. 

Unusually strong objective evidence in determining nonobviousness (MEDTRONIC, INC. v. TELEFLEX INNOVATIONS S.A.R.L., No. 2021-2357, Jun. 5, 2023)

MEDTRONIC, INC. v. TELEFLEX INNOVATIONS S.A.R.L., No. 2021-2357 (Fed. Cir., Jun. 5, 2023)

Medtronic 은 Teleflex 가 US 8,048,032 의 특허침해를 주장하자, PTAB 에 prior art 에 근거하여 비자명성 위반으로 특허무효 주장하였으나, PTAB 이 특허 유효결정하자 이에 항소하였다.

Teleflex 의 ’032 특허는 coronary artery disease 치료를 위한 catheter 에 관한 것으로 claim 3 은 back-up support 를 갖는 catheter 구조에 특징이 있다. 특히, extension catheter 는 3개의 부분을 포함하는데, (1) a proximal substantially rigid portion 20 (노란색); (2) a reinforced portion 18 (청색); and (3) a distal flexible tip 16 (분홍색) 이며, rigid portion (20) 에는 side opening (적색 원) 이 마련되어 있는데 다음의 도면과 같다:

Claim 3은 side opening 에 관한 것으로 다음과 같다:

3. The device of claim 2 wherein the proximal portion of the tubular structure further comprises structure defining a proximal side opening extending for a distance along the longitudinal axis, and accessible from a longitudinal side defined transverse to the longitudinal axis, to receive an interventional cardiology device into the coaxial lumen while the proximal portion remains within the lumen of the guide catheter.

2009년, Teleflex 는 ’032 특허를 구현한 guide extension catheter 시리즈 “GuideLiner” 를 출시하여 큰 매출을 기록하였고, Medtronic 은 Telescope product 를 2019년에 출시하였다.

Teleflex 의 특허 침해 금지 청구 소송에 대응하여, Medtronic 은 2019년 IPR 을 신청하였는데, US 5,439,445 (Kontos) 와 US 2004/0010280 A (Adams), US 7,604,612 (Ressenmann) 및 US 2005/15073 (Kataishi) 에 근거하여 비자명성이 부정된다고 주장하였다. Kontos 는 support catheter for delivering angioplasty balloons 에 관하여 개시하였고, Adams 는 catheter assembly with a distal side opening for removing embolic debris 에 관하여 개시하였으며, Ressenmann 은 evacuation sheath assembly with a distal side opening used to remove embolic material 에 관하여 개시하였다.

US 5,439,445 (Kontos): Funnel portion (26)

US 7,604,612 (Ressenmann): Side opening (140b)

Medtronic 은 Kontos 의 extension catheter 의 funnel portion (26) 을 Adams 또는 Ressenmann 의 distal side opening (140b) 으로 치환함으로써 claim 3 에 이르는 것은 PHOSITA 에게 자명한 바, §103 위반이라고 주장하였다.

Teleflex 는 Medtronic 이 주장하는 2건의 prior art 를 결합하여 claim 3에 이르는 변형은 hindsight 라고 항변하면서, GuideLiner 제품에 관한 간접 증거 (objective indicia: commercial success, solved long-felt unsolved needs, garnered industry praise, copy by competitors including Medtronic) 를 제출하였다. Medtronic 은 이에 대하여, nexus 요건을 충족하지 못한다고 주장하였다.

PTAB 은 Medtronic 의 주장이 “close case” (한가지 이상으로 결론 낼 수 있는 상황) 에 해당한다면서, 그러나 Teleflex 의 objective indicia 증거의 nexus 요건을 인정하면서 그에 의하여 Medtronic 의 prima facie case of obviousness 입증을 극복한 바, Medtronic 은 claim 3의 비자명성을 입증하는데 실패하였다고 판결하였다.

CAFC 는 다음과 같이, Medtronic 의 주장을 배척하였다.

1.  NEXUS

PTAB 은 Medtronic 이 (claim 3 의) 각각의 구성요소가 prior art 에 개시되어 있음을 입증하였지만, 그것 만으로는 구성요소의 결합에 대한 nexus 요건을 부정하지는 못한다고 판결하였는데, 그러한 PTAB 의 결정에 오류가 없다. 즉, prior art 에 개시된 복수의 특징을 결합 (combination) 하여 된 GuideLinder device 는 신규의 상업적으로 성공을 거둔, prior art 와 대비하여 중대한 장점을 갖는 새로운 제품이라는 점을 확인하였다.

2. COPYING

경쟁사에 의한 copying 은 간접 증거 검토에 있어서, 발명이 비자명하다는 증거로 작용한다. Liqwd, Inc. v. L’Oreal USA, Inc., 941 F.3d 1133 (Fed. Cir. 2019) 왜냐하면, public domain 에 속하지 않는 발명의 특징을 copy 했다는 사실은 경쟁자가 해당 특징의 가치를 인지하였다는 증거이기 때문이다. Diamond Rubber Co. of N.Y. v. Consol. Rubber Tire Co., 220 U.S. 428 (1911) 다만, 이러한 증거는 특허 청구된 발명에 copying 없이 독자적으로 도달하였다면 그 적용은 없고, copying 의 입증은 단순한 주장 (allegation) 에 의한 것이 아니라, 실제의 증거 (actual evidence) 여야만 한다. 이것은 특허 발명에의 접근 (access) 과 실질적인 유사 (similarity) 를 근거로 입증 가능하다. “[e]vidence of copying may include … access and similarity to a patented product.” Liqwd, Inc. v. L’Oreal USA, Inc., 941 F.3d 1133 (Fed. Cir. 2019) 또한, 정황적 증거 (circumstantial evidence: 직접 증거의 반대) 는 단순히 충분할 뿐만 아니라, 경우에 따라서는 직접 증거에 비교하여도 좀 더 확실한 증거이다. Michalic v. Cleveland Tankers, Inc., 364 U.S. 325 (1960)

Teleflex 의 전문가 진술에 따르면, Telescope (Medtronic) 는 전체적으로 고려했을 때, 실질적으로 GuideLiner 제품과 유사 (e.g., flexible tip, reinforced portion, angled opening, push rod, and rounded push tab) 하다고 하였다. 이러한 주장을 받아들여 copying 으로 결론 내린 PTAB 의 결정에는 오류가 없다.

3.  ADDITIONAL OBJECTIVE INDICIA

상기의 copying 에 부가하여, PTAB 은 간접증거 (high level of commercial success, received significant praise, solved long-felt needs) 를 바탕으로 claim 3이 비자명하다고 결론 내렸는데, 그러한 결정에 오류가 없다.

PTAB 의 결정에 있어서, Teleflex 의 간접증거가 중대한 역할을 하였다. PTAB 은 양측의 “close prima facie arguments” 에 대하여 상기의 강력한 증거 (strong evidence) 를 고려하였고, 그 결과 Medtronic 이 claim 3의 비자명성 위반을 입증하는데 실패하였다고 하였다. 

즉, Medtronic 의 주장을 받아들여, prior art 의 개시사항에 claim 3의 구성요소 전부와 motivation to combine 이 존재하는 것을 인정하더라도, unusually strong objective evidence (비정상적으로 강력한 간접증거) 에 의하여, claim 3 의 비자명성이 부정되지 않는다. 

Motivation to Combine – PHOSITA’s Creativity and Common Sense (C.R. Bard v. Medline, Fed. Cir. 2021)

C.R. Bard v. Medline Indus., No. 2020-1900 (Fed. Cir. Aug. 13, 2021)

C.R. Bard 재판부 (CAFC) 는, 비자명성 판단에 있어서 복수의 prior art 의 결합의 동기 (motivation to combine) 를 PHOSITA 의 창작력과 common sense 에 의하여 입증할 수 있다고 하였다.

Medline Industries 는 US 9,745,088 의 특허권자인데 ’088 특허는 “Catheter tray, packaging system, instruction insert, and associated methods” 로써 catheterization 시술 중 시술 도구에 의한 환자의 감염을 최소화하기 위한 시술도구 kit 에 관한 것이다.

Claim 45 는 다음과 같다:

A medical procedure kit, comprising:

a single layer tray having a first compartment for receiving syringes and a second compartment for receiving a medical assembly;

a first syringe and a second syringe disposed within the first compartment;

the medical assembly disposed in the second compartment, wherein the medical assembly comprises a coiled tubing coupled between a fluid drain bag and a Foley catheter;

at least one layer of wrap material enclosing the single layer tray within one or more folds of the at least one layer of wrap material; and

an outer packaging disposed about both the single layer tray and the at least one layer of wrap material.

US 9,745,088 (Medline Indust.)

Prior art: US 7,278,987 (Solazzo)

C.R. Bard 는 PTAB 이 ’088 특허가 prior art 대비 자명하지 않다면서 특허 유효판결 하자, CAFC 에 항소하였는데, PTAB 은 prior art 에는 2개의 syringe 를 하나의 compartment 에 수용하는 것에 관한 명시적 기재가 없으므로, 특허청구항은 비자명성이 인정된다고 판결하였다.

CAFC 는 (1) prior art 가 무엇을 교시하는지, (2) PHOSITA 의 결합의 동기 (motivation to combine) 및 (3) prior art 의 teach away 여부는 question of fact 이므로, 1심 판결에 대하여 “clear error” 기준으로 검토한다고 하였다. 

Supreme Court 는 KSR 판결에서, “청구된 발명이 prior art 를 그 본연의 기능에 따라 예측 가능한 변형에 이르게 하는 것에 불과”한지 판단하는 경우 “확장성 있고 유연한 접근 (expansive and flexible approach)” 이 필요하다고 하였다. 

CAFC 는 다음과 같이, PTAB 의 판단에 오류가 존재한다면서, PTAB 판결을 기각하였다:

PTAB 은 skilled artisan 의 creativity 능력에 대한 고려 없이 prior art 각각의 개시 사항에 근거한 자명여부 만을 검토하였다. 그러나, prior art elements 의 본연의 기능 (established function) 에 따른 예측 가능한 변형 (predictable variation) 에 불과하다면, 그것은 자명한 것이다. PTAB 은 prior art 2건 (US 7,278,987, Solazzo; US 3,329,261, Serany) 에는 2개의 syringe 를 단일 compartment 에 수용하는 것을 명시적으로 기재 (expressly described) 하지 않았기 때문에 ’088 특허는 자명하지 않다고 하였으나, 이것은 개별 prior art 의 기재 사항에 대한 과도하게 경직 (rigid) 된 검토이다. 2건의 prior art 에는 kit 의 내용물이 사용되는 논리적 순서 또는 최적화된 사용에 따라 수용된다는 기재가 있으므로, 그러한 prior art 의 기재 사항에 근거하여 PHOSITA 는 자신의 창작력 내지 common sense 를 발휘하여 2개의 syringe 를 단일 compartment 에 수용할 충분한 가능성이 존재한다. 특히, 실행 가능성이 동등한 2가지 옵션 만이 가능한 경우, 둘 중 어느 하나는 자명한 것이 확실하다.

Legal framework for obviousness determination during examination (Acco Brands Corp. v. Fellowes, Inc., Fed. Cir. 2016)

Acco Brands Corp. v. Fellowes, Inc., 813 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2016)

본 사건은 특허 심사 중 비자명성 판단에 있어서 prima facie case of obviousness 즉, 심사관과 출원인과의 입증책임 (전환) 에 관하여 판결하였다.

Fellowes 는 US 7,963,468 의 특허권자인데, ’468 특허는 2개의 센서를 이용하여 shredder (세절기) 의 jamming 을 방지하는 것에 관하여 특허 청구하였다. Claim 11 에서, 1센서는 presence sensor 로써 shredder feed 에 종이의 존재여부를 검출하고, 2센서는 thickness sensor 로써 종이의 두께가 shredder 의 세절 용량을 초과하였는지 검출하며, controller 는 1센서에 의하여 종이의 존재가 검출되고, 2센서에 의하여 세절 용량이 초과되지 않음을 검출한 경우에만 shredder 를 작동시키는 것으로 하였다.

(US 7,963,468 Shredder)

Claim 11은 다음과 같다:

11. A shredding machine for shredding sheet material, the machine comprising:

a feed-aperture;

an electric cutting mechanism, the feed-aperture being configured to receive multiple sheets and direct said sheets in a feeding direction towards the cutting mechanism for shredding;

a controller coupled to the cutting mechanism;

a thickness detector coupled to the controller, the thickness detector having a part extending into the feed-aperture and being moveable such that said part will be engaged by sheet material inserted in the feeding direction into the feed-aperture prior to reaching the cutting mechanism, and moved from a first position to a second position as a result of said engagement, if the sheet material exceeds a predetermined thickness;

said controller being configured to, during insertion of the sheet material into the feed-aperture, permit energization of the cutting mechanism prior to the part of the thickness detector reaching the second position and prevent energization of the cutting mechanism responsive to said part of the thickness detector reaching the second position; and

a maximum thickness indicator for providing a visual or audible indication to a user of the machine that energization of the cutting mechanism is prevented due to the sheet material moving said part of the thickness detector to said second position;

further comprising a presence sensor along the feed-aperture for detecting a presence of the sheet material inserted into the feed-aperture, the controller being coupled to the presence sensor and the maximum thickness indicator,

wherein the controller is configured to start energization of the cutting mechanism only in response to the presence sensor detecting the presence of the sheet material inserted into the feed-aperture and the part of the thickness detector not having been moved to the second position by the sheet material;

wherein the controller is configured to prevent the starting of energization of the cutting mechanism and also actuate the maximum thickness indicator to provide the visual or audible indication in response to the part of the thickness detector moving to the second position.

 

Prior art (JP 5770445, US 6,550,701 등) 에는 2가지 sensor (presence, thickness) 및 controller 에 대한 개시가 있다. 특히, JP 5770445 (H09-38513A) 에는 thickness sensor 를 채용한 shredder 가 개시되어 있다. JP ’445 특허는 thickness sensor 에 의하여 shredder 의 세절 용량이 초과한 것으로 검출될 경우, shredder 모터의 작동을 중단하는 신호를 전송하는 것으로 하였다. 다만, JP ’445 특허는 중단된 모터를 다시 작동시키는 것에 대한 기재는 없다.

복수의 prior art 에는 presence sensor 를 채용하여 획득한 신호로써 controller 로 하여금 shredder motor 를 on, off 시키는 것에 관한 기재가 있다.

Fellowes 는 이러한 prior art 에 의한 claim 11 의 모든 구성요소가 개시된 점을 인정하면서, claim 11 의 특허성은 prior-art elements 의 비자명한 조합 (combination) 이라고 주장하였다.

Reexamination 심사 중, examiner 는 prima facie case of obviousness 결정하였는데, PTAB 은 특허권자의 주장을 받아들여, controller 가 2가지 조건 즉, (1) presence sensor 가 종이의 존재를 검출하고, (2) thickness detector 가 종이의 두께가 shredder 의 세절 용량을 초과하지 않는 것을 검출한 때에만 motor 를 구동시킨다는 점이 PHOSITA 기준으로 자명하지 않다면서 심사관의 결정을 기각하였다.

CAFC 의 analysis

Examination, reexamination 중 prima facie case of obviousness 컨셉은 비자명성 판단 및 입증 책임의 법률적 framework 을 구성한다. Framework 은 다음의 순서에 의한다:

(1)   Examiner sets forth a prima facie case, supported by evidence, showing why the claims would have been obvious in light of the prior art;

(2)   Burden shifts to the patentee to provide evidence, in the prior art or beyond it, or argument sufficient to rebut the examiner’s evidence; and

(3)   Examiner reaches the final determination on obviousness by weighing the evidence establishing the prima facie case with the rebuttal evidence.

3번째 단계에서, weighing 결과 청구된 발명이 preponderance of evidence 기준으로 자명한 것으로 판단되면, claim 은 특허성이 부정된다.

앞에서 검토한 바와 같이, 복수의 prior art 에는 claim 11 의 것과 동일한 presence sensor, thickness sensor 및 shredder motor 를 중지시키는 controller 의 기재가 있다. 따라서, 본 사안의 핵심 쟁점은 PHOSITA 가 그러한 복수의 prior art 를 결합할 것인지 (motivation to combine) 이다.

다음과 같은 이유로, ordinary artisan 은 prior art 결합 (변형) 하여 claim 11 에 이를 동기를 갖는다:

첫번째, JP ’445 에 개시된 thickness sensor 를 포함하는 shredder 를 변형하여 presence sensor 와 controller 를 추가할 동기를 찾을 수 있다. 왜나하면, ordinary artisan 은 멈춰선 shredder 의 동작을 위하여, 어떠한 식으로든 shredder motor 를 (다시) 구동시킬 방법이 필요하다. 복수의 prior art 에는 controller 에 의한 shredder 를 재구동 시키는 방법이 알려져 있으므로, 이것을 채용할 동기가 존재한다.

두번째, ordinary artisan 은 presence sensor 와 controller 를 포함하는 prior-art shredder 를 변형하여 thickness sensor 를 추가하는 동기가 존재한다. 왜냐하면, shredder jamming 의 문제가 JP ’445 특허 출원시점에 공지의 사실이고, JP ’445 특허에는 jam-detection circuitry – 이것은 해당 문제의 해결을 위한 하나의 시도였음 – 를 채용하였다는 점이 이미 공지였다는 증거이다. 이러한 해결과제는 ordinary artisan 으로 하여금 thickness sensor 를 채용하여 controller 와 presence sensor 를 갖는 공지의 shredder 에 추가할 동기를 제공한다.

즉, ordinary artisan 은 jam-detection circuitry 대신 thickness sensor 를 채용하여 shredder jamming 을 개선할 것이므로, claim 11은 prior art 에 의하여 자명하다.

Articulating the reasoning of motivation to combine prior arts (In re Van Os, 2017)

 In re Van Os, 844 F.3d 1359, 121 U.S.P.Q.2d 1209 (Fed. Cir. 2017)

본 사건은 US application no. 12/364,470 이 §103 (non-obviousness) 위반으로 PTAB 에서 거절 확정되자, CAFC 로 항소한 사건이다. 심사관은 복수의 선행문헌의 결합의 동기 (motivation to combine) 에 대하여 분명하게 설명 (articulate the reasoning) 해야 한다는 판결이다.

 ’470 application 은 스마트폰의 touchscreen interface 에 관한 것인데, 사용자는 touchscreen 상에서 icon 을 편집 가능하다. Claim 38 은 “first user touch” 와 “second user touch” 를 구분하는데, first user touch 로 앱을 실행한 다음 이보다 더 긴 시간의 second user touch 이에 의하여 interface reconfiguration mode 가 활성화된다. Claim 40 은 앱 실행을 위한 touch 는 한정하지 않고, “first user touch of at least an established duration” 에 의하여 interface reconfiguration mode 가 활성화 된다고 한정하였다.

PTAB 은 심사관의 거절이유 즉, US 7,233,129 (Hawkins) 와 US 2002/0190159 (Gillespie) 에 의하여, ’470 application 은 자명하다고 한 거절을 확정하였다. Hawkins 는 touch-sensitive personal communication device 에 대한 것인데, button 을 편집하기 위한 menu 내지 keyboard 명령이 마련되어 있다:

"performing button 701 configuration and/or editing," and that "a user can rearrange buttons 701 by dragging button 701 from one location to another...."

Gillespie 는 computer touch pad 의 interface 에 대하여 기재하고 있는데, activated state 인 경우 icon 이 삭제 또는 재배치될 수 있는 방법으로써, 사용자의 다양한 touch 에 의하여 삭제/재배치가 다음의 동작으로 가능하다고 기재하였다:

touching an icon with multiple fingers or with rapid double taps, hovering the finger over an icon without touching the touch screen, or holding the finger on an icon for a sustained duration, whereas "single taps near an icon could be interpreted as normal mouse clicks."

심사관은 prior art 가 claim 38 의 claim limitation 을 모두 개시하고 있는데, 다만 interface reconfiguration mode 가 “user touch of a longer duration” 만은 명시적으로 개시하지 않고 있다고 하면서도, Gillespie 의 “sustained touch” 를 Hawkins 에 결합하여 editing mode 로 들어가는 것은 사용자에게 직관적 (intuitive) 인 것에 불과하므로, 자명하다고 판단하였다. PTAB 은 심사관의 판단을 (추가의 사유 없이) 그대로 인용하여 거절을 확정하였다.

상기의 PTAB 결정에 대하여, CAFC 는 PTAB 이 “PHOSITA 가 Hawkins 의 editing mode 의 개시를 Gillespie 의 sustained touch 를 결합하여 변형하는 것 (modification) 은 자명하다고 한 것” 은 Hawkins 와 Gillespie 를 결합하는 것에 대하여 추가의 사유를 분명히 함이 없이 직관적 (“intuitive”) 이라고 한 의미라고 했다.

KSR 사건에서, Supreme Court 는 factfinder 의 common sense 사용에 대하여 rigid preventative rule (경직된 예방적 규칙) 을 적용하면 안된다고 하였다. 올바른 접근법은 common sense 와 PHOSITA 의 creativity 를 적절히 사용하여, 선행문헌의 결합의 동기를 평가하는 것이라고 하였다. 그러나, 상기의 KSR 재판부가 설정한 유연한 접근법 (flexible approach) 어디에도 factfinder 의 reasoned analysis 의무를 삭제한 적이 없다. 오히려 KSR 재판부는 분명한 analysis 가 있어야 한다고 하였다.

분명한 사유의 제시 없이, common sense 에 기대거나 intuitive 라고 하는 것은 단정적 주장 (conclusory assertion) 에 불과하고, 이는 적절하지 않다. 왜냐하면, 이것은 KSR 재판부가 경계한 선행문헌에 개시된 (개별) 구성요소를 사후적 고찰을 사용하여 청구된 발명으로 배열하는 것이기 때문이다.

본 사건에서, PTAB 과 심사관은 PHOSITA 입장에서 Gillespie 의 개시를 Hawkins 에 결합함으로써, Hawkins 의 editing mode 를 활성화하는 것에 도달하는 사유에 대하여 “intuitive way” 외에 아무 것도 제시하지 못했다. Agency tribunal (USPTO, PTAB) 은 motivation to combine 에 대한 분명한 사유를 제시함으로써, 후에 재판부로 하여금 해당 결정에 대한 의미 있는 검토를 가능하게 할 의무가 있다.

CACF 는 상기와 같은 이유로 PTAB 의 판결을 파기하고 환송하였다.

’470 application 은 이후, US 9,933,913 으로 특허 등록되었다.

Common sense in obviousness determination (DSS Tech. v. Apple, 2018)

DSS Tech. Mgmt., Inc. v. Apple Inc., 885 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2018)

본 사건은 nonobviousness 요건 판단 시, prior art 와 patented invention 간 차이점을 common sense 에 의존하여 PHOSITA 기준으로 자명함을 입증하는데 있어서, common sense 의 사용 가능 범위를 구체적으로 판결한 사건이다.

DSS Tech. 는 US 6,128,290 의 특허권자인데, PTAB 은 Apple 이 제기한 inter partes review (IPR) 에서, 해당 특허가 prior art 에 의하여 자명하므로, §103 위반으로 특허무효 취지의 final written decision (FWD) 을 발행하였다. 이에, DSS Tech. 는 항소하였다.

'290 특허는 wireless communication network for a single host device and multiple peripheral devices 에 관한 것이다. Host (server microcomputer) 로부터 복수의 peripheral units 에 대하여 동기신호를 보내는데 있어서, “low duty cycle pulsed mode of operation” 인 것을 특징으로 하며, 해당 특징에 의하여, power consumption 을 줄이고, 신호 간섭을 방지하는 효과를 갖는다. Claim 1은 다음과 같다:

A data network system for effecting coordinated operation of a plurality of electronic devices, said system 10201902059625 comprising:

a server microcomputer unit;

a plurality of peripheral units which are battery powered and portable, which provide either input information from the user or output information to the user, and which are adapted to operate within short range of said server unit;

said server microcomputer incorporating an RF [radio frequency] transmitter for sending commands and synchronizing information to said peripheral units;

said peripheral units each including an RF receiver for detecting said commands and synchronizing information and including also an RF transmitter for sending input information from the user to said server microcomputer;

said server microcomputer including a receiver for receiving input information transmitted from said peripheral units;

said server and peripheral transmitters being energized in low duty cycle RF bursts at intervals determined by a code sequence which is timed in relation to said synchronizing information.

Claim 1은 server microcomputer 와 복수의 peripheral units 로 구성되는데, 이들은 transmitter (신호 송/수신) 이며, "energized in low duty cycle RF bursts” 의 claim limitation 을 갖는다.

PTAB 은 IPR 에서, US 5,241,542 (Natarajan) 에 근거하여, '290 특허의 claim 1이 무효라고 판단하였다. Natarajan 은 power conservation in wireless communication 에 관한 특허이다. Natarajan 에 따르면, power conservation 을 위한 방법으로써, message 를 전송하는 순간에만 power 를 사용한다. 이를 위하여, fixed-length frames 로 시간을 분할 (slot) 하고, 그에 근거하여 multi-access protocol 을 구현한다. 이렇게 함으로써, mobile unit 은 메시지를 수신하지 않는 구간 (slot) 에서는 receiver (transmitter) 를 turn off 할 수 있고, 이러한 방식으로 power consumption 을 줄이는 것이다. (그러나, Natarajan 은 mobile unit 즉, peripheral units 의 power conservation 에 관한 것일 뿐, host 에 관한 것은 아니다.)

PTAB 은 Natarajan 의 mobile unit transmitters 가 "low duty cycle RF bursts” 에서 동작하므로, base station 에 대하여 유사한 방법 (analogous manner) 을 적용하는 변경은 PHOSITA 기준으로 자명하다고 판결하였다. 

DSS Tech. 는 Natarajan 은 base station transmitter 에 대하여 아무런 기재사항이 없고, Natarajan 의 base station 은 mobile unit 과 상이한 communications scheme 을 사용한다고 지적하면서, PTAB 의 결정에 오류가 있다고 주장하였다.

PTAB 의 결정은 KSR 판결에서, skilled artisan 이 ‘a person of ordinary creativity, not an automation’ 이라고 한 점에 근거하였다. KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)

Obviousness 는 question of law based on underlying findings of fact 이다. 항소심 재판부 (CAFC) 는 PTAB 의 factual finding 은 substantial evidence 기준으로, legal conclusion 인 obviousness 결정에 대하여는 de novo 기준으로 검토한다.

(2 이상의 prior art 에 근거하는 것이 통상이나) 경우에 따라서는, single prior art 에 근거하여 §103 위반이 되는 수도 있는데, single prior art 를 변경하여 patented invention 에 이르는 것이 PHOSITA 에게 자명한 때이다. Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc., 832 F.3d 1355, 1361 (Fed. Cir. 2016)

본 사건도 그러한 경우인데, 문제는 PTAB 의 판결처럼 Natarajan 의 base station transmitter 를 ’290 특허와 같이 “energized in low duty cycle RF bursts” 하도록 변경하는 것이 용이한가 이다. 

Common sense 내지 common knowledge 는 obviousness inquiry 에 있어서, 충분한 사유를 수반하여 설명된다는 전제 하에 유용하게 사용될 수 있다. 그런데, common sense 는 다음의 3가지 주의할 사항이 있다.

1. Common sense 는 전형적으로 “known motivation to combine” 을 제공하기 위하여 사용된다. 즉, claim limitation 이 결여된 것을 보충하는 용도로 사용하면 안된다.
2. Common sense 에 의하여 missing claim limitation 을 보충할 수 있는 경우는 limitation 이 대단히 간단하고 (unusually simple), 해당 기술이 특별히 복잡하지 않은 (particularly straightforward) 경우이다.
3. Common sense 를 상기 1 내지 2의 경우로 사용하는 어떠한 경우라도, 심사숙고한 분석 (reasoned analysis) 및 증거적 지지 (evidentiary support) 를 위한 전면적 대체 (wholesale substitute) 용으로 사용하면 안된다. (즉, common sense 에만 전적으로 의지하여, 자명하다는 결론에 도달하는 것은 안된다는 의미)

CAFC 는 (prior art 의) combination 내지 modification 을 검토하는 경우, skilled artisan 의 knowledge, creativity 및 common sense 를 고려해야 한다고 판결한 바 있다. 본 사건에서, PTAB 은 ordinary creativity 를 prior art 에서 제시하지 않은 claim limitation 을 채워 넣기 위한 용도 (gap filler) 로 사용하였다. 이러한 경우, common sense 에 의지한 근거는 면밀히 살펴져야만 한다. 

본 사건에서 claim limitation 은 대단히 간단 (unusually simple) 하지도 않고, 기술이 특별히 복잡하지 않은 (particularly straightforward) 것도 아니다. 실제로 ’290 특허는 명세서 기재사항 중 상당한 분량으로 “low duty cycle” mode 동작을 가능하게 하는 복잡한 통신 프로토콜에 대하여 기재하고 있다. PTAB 도 인정한 부분인데, transmitter 를 “energized in low duty cycle RF bursts” 로 되느냐의 문제는 간단하지 않다. 또한, missing limitation 은 patented invention 에서 중요한 역할을 차지한다. ’290 특허는 low duty cycle pulsed mode 동작이 발명의 목적을 달성하는데 핵심적이라고 설명하기 때문이다. 

PTAB 은 Natarajan 에 동일한 power conservation 기능을 갖는 base unit transmitter 의 기재가 없음을 인정한 다음, Natarajan 을 변경하여 base unit transmitter 에 도달하는 것이 skilled artisan 에게 자명하다고 판결하였다. 그러나, 그러한 결론에 이르면서 추가의 어떠한 증거도 붙이지 않았다.

Apple 은 base station 과 mobile station 이 동일한 물리적 구조를 가지므로, 유사 장치에 동일한 방법으로 공지의 기술을 적용하는 것은 (skilled artisan 에게) 자명한 결과일 뿐이라고 주장하였다. PTAB 은 그러한 Apple 의 전문가 진술을 받아들였다. 이러한 단정적인 전문가 진술 (Conclusory statements and unspecific expert testimony) 은 PTAB 의 판결에 이르는 증거로써 충분하지 않다. Icon Health & Fitness, Inc. v. Strava, Inc., 849 F.3d 1034, 1047 (Fed. Cir. 2017)

PTAB 은 어느 일방 당사자의 주장을 판결 근거로 사용할 수는 있지만, 이러한 경우 왜 주장을 받아들이게 되었는지 사유를 설명해야 한다. In re NuVasive, Inc., 842 F.3d 1376, 1383 (Fed. Cir. 2016)

살펴본 바와 같이, PTAB 은 “ordinary creativity” 를 missing claim limitation 에 대한 wholesale substitute 로 사용하였으므로, 그 판결에 오류가 있어 PTAB 의 판결을 파기한다. 

Obviousness determination - Articulation of motivation to combine (In re NuVasive, 2016)

In re NuVasive, Inc., 841 F.3d 966 (Fed. Cir. 2016)

KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007) 사건에서, Supreme Court 가 CAFC 의 TSM test 의 경직성 (too rigid) 을 지적한 후, Obviousness (§103) 판단에 있어서, 더 이상은 문헌에 teaching-suggestion-motivation 이 기재되어 있어야 한다는 요건은 필요하지 않다. 즉, TSM test 뿐만 아니라 좀 더 유연한 방법으로, prior art 와 claimed invention 의 차이점이 PHOSITA 에게 자명함을 입증하면 §103 위반에 의한 특허무효 (거절) 가 결정된다.

그러나, CAFC 는 비록 TSM test 는 아니더라도, 반드시 PHOSITA 에게 prior art 와 claimed invention 의 차이가 왜 자명한지 명확히 설명 (articulation) 할 수 있어야 한다는 판결을 내리고 있다.  본 판결은 KSR 판결이 있은 후, 10년이 경과한 시점 (2016) 에서, CACF 의 판결이 어떻게 변화하였는지 살펴볼 만한 판례이다.

*** Flexible approach 관련 판례: Determination of nonobviousness - Flexible approach (Perfect Web Tech. v. InfoUSA) 

NuVasive 는 US 8,361,156 의 특허권자인데, ’156 특허는 spinal fusion 시술을 위한 implant 로써, 척추의 소정의 부분에 implant 를 삽입하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다. Claim 1 의 주요부분은 다음과 같다:

… at least first and second radiopaque markers oriented generally parallel to a height of the implant, wherein said first radiopaque marker extends into said first sidewall at a position proximate to said medial plane, and said second radiopaque marker extends into said second sidewall at a position proximate to said medial plane. 

Medtronic, Inc. 는 PTAB 에 inter partes review 를 신청하였고, PTAB 은 Synthes 제품 brochure (SVS-PR) 등에 근거하여, inter partes review 를 개시하였고, 해당 문헌 (prior art) 에 근거하여 ’156 특허는 자명하므로, §103 위반으로 특허 무효라는 취지의 Final Written Decision (FWD) 을 발행하였다. 이에 NuVasive 는 항소하였다.

NuVasive 는 PTAB 이 선행문헌에 근거하여, ’156 특허의 claim “radiopaque markers proximate to the medial plane” 이 PHOSITA 에게 자명하다고 판단한 것에 오류가 있다고 주장하였다.

Claim 이 prior art 와 차이는 있지만, 그러한 차이점이 발명을 완성한 시점에서 PHOSITA 에게 자명한 정도이면 해당 claim 은 §103 위반으로 무효이다. Obviousness 판단 (determination) 은 question of law 인데, 그러한 판단은 underlying factual findings 에 근거해야 한다. Factual finding 으로는  

1. the scope and content of the prior art; 
2. differences between the prior art and the claims at issue; 
3. the level of ordinary skill in the art; 
4. the presence of secondary considerations of nonobviousness (commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others 따위) 가 있다. Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)

Prior art 를 검토함에 있어서, PTAB 은 PHOSITA 가 claimed invention 에 도달하기 위하여 (복수의) prior art 를 결합할 가능성을 고려한다. In re Warsaw Orthopedic, Inc., 832 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016) 

항소심 재판부 (CAFC) 는 PTAB 의 factual finding 에 대하여 substantial evidence 기준 – 즉, PTAB 의 결정에 어느 만큼의 deference 를 인정하여, 실질적으로 오류가 있지 않는 이상 판결을 지지 – 으로 검토하지만, factual inquiry 는 thorough and searching (면밀히 살피는) 정도에 이르러야 하고, CAFC 의 검토 사항 중 가장 중심에는 PTAB 이 motivation to combine [prior art] 을 충분한 사유를 바탕으로 판단하였는지에 있다.

*** 원문은 다음과 같다: Although we review this factual finding for substantial evidence, “the factual inquiry whether to combine references must be thorough and searching,” and "the need for authority pervades our authority on the PTAB's findings on motivation to combine. In re Lee, 277 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2002)

PTAB 은 FWD 에서, PHOSITA 가 왜 prior art reference 를 결합하여 claimed invention – place the radiopaque markers on the medial plane – 에 이르는지 (motivation to combine) 그 사유를 명확히 설명하지 못했다. PTAB 은 해당 modification 에 의하여 additional information 을 제공할 수도 있다는 Medtronic 전문가의 확정적 진술 (conclusory statement) 에만 의지한 채, '156 특허가 prior art 와 비교했을 때 자명하다고 판단하였다. 

PTAB 은 자신들의 판단을 뒷받침하는 적절한 evidentiary basis 를 갖춰야만 했다. 또한, 관련 데이터를 검토하고, 그로부터 발견된 사실 (facts found) 과 자신들이 내린 선택 간의 합리적 연관성 (rational connection) 을 포함한 만족할 만한 명확한 설명을 했어야 한다. Motor Vehicle Mfrs. Ass’n v. State Farm Mut. Auto. Ins. Co., 463 U.S. 29, 43 (1983)

그러한 설명이 있는 후에라야 CAFC 는 PTAB 의 판결에 대하여 그러한 판결이 적절한지 (즉, arbitrary, capricious, abuse of discretion, unsupported by substantial evidence 한지) 검토할 명분이 주어진다. Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150 (1999)

CAFC 는 일관되게, PTAB 은 선행문헌의 결합의 동기 (motivation to combine) 에 대한 명확한 사실적 뒷받침을 분명히 해야 할 의무가 있음을 판결해 왔다. 이는 Supreme Court 의 KSR 판결에 의하여도 보강된다:

Although identifying a motivation to combine “need not become [a] rigid and mandatory formula,” KSR, 550 U.S. at 419, the PTAB must articulate a reason why a PHOSITA would combine the prior art references.

CAFC 는 상기와 같은 이유로, PTAB 이 PHOSITA 가 왜 선행문헌을 결합하였는지 명확한 설명을 하지 못했으므로, 본 사건을 파기 환송하였다.

Self-enabling requirement for single § 103 prior art (Raytheon v. GE, Apr. 2021)

Raytheon technologies Corp. v. General Electric Co., No. 20-1755 (Fed. Cir. April 2021)

본 사건은 PTAB 이 inter partes review 에서 Raytheon 의 특허 US 9,695,751 이 § 103 (nonobviousness) 위반으로 무효라고 결정하자, 이에 항소한 사건이다. 

PTAB 은 prior art (Knip reference) 에는 claim 의 power density limitation for a geared gas turbine engine 이 기재되어 있으므로, 자명하다고 판단하였다. 이에 대하여 Raytheon 은 Knip 에 기재된 것은 특허 출원 시점에서 존재하지 않는 물질을 사용한 가상의 (futuristic) 의 turbine engine 의 highly aggressive performance parameter 에 지나지 않으므로, Knip 에 의하여 claimed invention 이 자명하지 않다고 주장하였으나, PTAB 은 이를 배척하였다. CAFC 는 PTAB 이 근거로 사용한 prior art 에 의하여, skilled artisan 은 claimed invention 을 도출할 수 없으므로, CAFC 의 결정을 기각하였다.

’751 특허는 gas turbine engine 에 관한 것인데, gas turbine engine 은 연료와 엔진 전면부로 유입된 공기를 혼합한 다음 이를 연소시켜 추진력을 얻고 배기가스를 내보낸다. ’751 특허의 특징은 power density range 에 있는데, claim 에는 “sea-level takeoff thrust” (SLTO thrust) 로 정의되어 있다. Claim 1은 다음과 같다:

1. A gas turbine engine comprising:

a fan including a plurality of fan blades …; a compressor section; a combustor in fluid communication with the compressor section; a turbine section in fluid communication with the combustor, the turbine section including a fan drive turbine and a second turbine …; and a speed change system configured to be driven by the fan drive turbine to rotate the fan about the axis; and

a power density at Sea Level Takeoff greater than or equal to 1.5 lbf/in 3 and less than or equal to 5.5 lbf/in and defined as thrust in lbf measured by a volume of the turbine section in in 3 measured between an inlet of a first turbine vane in said second turbine to an exit of a last rotating airfoil stage in said fan drive turbine.

GE 는 Knip (prior art) 에 의하여, 상기 claim 이 자명하다고 주장하였다. Knip 은 다양한 실시예를 통하여 여러 performance parameter 에 대하여 기재하고 있는데, 이는 모두 당시에는 존재하지 않는 물질을 사용한 futuristic engine 에 의한 것이고, 또한 SLTO thrust 에 대하여는 기재하지도 않았다. GE 는 Knip 이 ’751 특허의 claim 에 기재된 동일한 종류의 performance parameters 를 기재하고 있으므로, 그러한 기재를 바탕으로 skilled artisan 으로 하여금 claimed invention 을 실시할 수 있다고 주장하였다. 

Raytheon 은 이에 대하여 반박하였는데, Raytheon 에 의하면 Knip 에 기재된 “aggressive parameters” 는 ’751 특허 출원 시점에는 존재하지 않는 “revolutionary” material 을 사용한 futuristic engine 에 의한 것이므로, skilled artisan 으로 하여금 claimed invention 을 실시하게 할 수 없다고 하였다. 

GE 는 자명성 판단에 있어서, 실시가능 (enablement) 여부 – 즉, skilled artisan 이 Knip 을 바탕으로 과도한 실험 없이 claimed invention 을 실시할 수 있는지 – 는 무관하다고 주장하였다. PTAB 은 Knip 이 skilled artisan 으로 하여금 claim 1에 기재된 power density 를 실시하기에 충분한 정보를 기재하고 있으며, 또한 실시가능하므로, Knip 에 의하여 ’751 특허는 자명하므로 무효라고 결정하였다. 즉, PTAB 은 Knip 의 기재사항을 바탕으로 skilled artisan 이 claimed invention 의 gas turbine engine 에 있어서 power density 를 산출해 낼 수 있는지로 문제를 간결화 한 다음 그렇다고 판단한 것이다.

CAFC 는 Raytheon 의 appeal 이 한가지 문제 즉, PTAB 이 Knip 에 의한 claimed invention 의 실시 가능여부 (enabling) 라고 하였다.

Prior art 의 enablement 여부는 question of law based on underlying factual findings 이다. Minn. Mining & Mfg. Co. v. Chemque, Inc., 303 F.3d 1294, 1301 (Fed. Cir. 2002) 그러므로, 항소심 재판부는 PTAB 의 legal conclusion 은 de novo 기준으로, underlying factual determination 은 substantial evidence 기준으로 검토한다. In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1316 (Fed. Cir. 2000)

Claim 이 prior art 에 의하여 자명하기 위해서는 해당 prior art 는 skilled artisan 으로 하여금 claimed invention 을 실시 (make and use) 할 수 있게 해야 한다. In re Kumar, 418 F.3d 1361, 1368 (Fed. Cir. 2005). 통상, § 103 prior art 는 기재된 사항에 대하여 스스로 enable (즉, “self-enabling”) 할 필요는 없다. 왜냐하면, 다른 prior art 에 의하여, 해당 기재가 skilled artisan 을 enable 하게 하면 족하기 때문이다. Comcast Cable Commc’ns Corp. v. Finisar Corp., 571 F. Supp. 2d 1137, 1145 (N.D. Cal. 2008)

그런데, 다른 prior art 가 해당 기재내용을 enabling 시키지 못한다면, 그 스스로 skilled artisan 을 enabling 시켜야 한다. 

*** In the absence of such other supporting evidence to enable a skilled artisan to make the claimed invention, a standalone § 103 reference must enable the portions of its disclosure being relied upon. Ashland Oil, Inc. v. Delta Resins & Refractories, Inc., 776 F.2d 281, 297 (Fed. Cir. 1985)

이러한 경우, § 103 prior art 의 enablement 기준은 anticipatory reference (§ 102, single prior art 에 의하여 claimed invention 의 특허성이 결여되는 경우) 와 동일하다. In re Antor Media Corp., 689 F.3d 1282, 1290 (Fed. Cir. 2012)

본 사건에서, PTAB 은 GE 의 주장 즉, skilled artisan 이 Knip 의 기재를 바탕으로 turbofan engine 을 ’751 특허의 claimed power density 범위 이내로 실시 가능 (enabling) 하다는 것으로 인정하였는데, 특히 PTAB 은 판단을 skilled artisan 이 과도한 실험없이 power density 를 산출하기 위한 충분한 parameters 가 기재되어 있다고 간결화 하였다. GE 의 상기의 주장 (expert testimony) 은 Knip 의 가상의 엔진을 컴퓨터 시뮬레이션 한 것으로부터 얻은 결과였다. GE 는 skilled artisan 이 특허출원 시점에서 그러한 engine 을 실제로 구현가능하다는 점을 입증 (suggest) 하지는 못했다. 

그와는 반대로, Raytheon 은 expert testimony 를 통하여, Knip 에 기재된 물질 (revolutionary composite material) 의 존재를 확실하게 부정하였고, Knip 에 기재된 parameters (exceptional temperature and pressure parameters) 가 실현 가능하지 않은 점을 명확히 했다.

CAFC 는 Knip (prior art) 가 enablement 요건을 만족하지 못하므로, 그러한 기재를 바탕으로 ’751 특허를 § 103 (nonobviousness) 위반으로 무효 결정한 PTAB 의 결정을 파기했다.