" A statement made during prosecution of related patents may be properly considered in construing a term." Teva Pharm. v. Sandoz, 789 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2015)

 Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 789 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2015)

Sandoz는 FDA에 Copaxone® 제네릭 의약품의 허가를 위한 ANDA를 신청했고, Teva는 이에 대하여 수건의 특허 (US5,800,808; US,981,589; US6,048,898; US6,054,430; US6,342,476; US6,362,161; US6,620,847; US6,939,539; and US7,199,098) 를 인용하여 Sandoz에 특허침해 소송을 제기했는데, 연방 대법원에 사건이 계류 중인 동안, US5,800,808을 제외한 다른 특허는 모두 권리 만료되었다. ’808 특허의 claim 1은 copolymer-1의 제조방법에 관한 것으로 다음과 같다:

A method of manufacturing copolymer-1, comprising reacting protected copolymer-1 with hydrobromic acid to form trifluoroacetyl copolymer-1, treating said trifluoroacetyl copolymer-1 with aqueous piperidine solution to form copolymer-1, and purifying said copolymer-1, to result in copolymer-1 having a molecular weight of about 5 to 9 kilodaltons.

Copolymer-1은 4개의 서로 다른 amino acid (alanine, glutamic acid, lysine, and tyrosine) 를 특정 비율로 혼합하여 polypeptide 제품으로 만들어진다. Copolymer-1과 같은 폴리머 물질은 전형적으로 molecular weight (분자량) 가 다르고, 이러한 분자량을 측정하는 단위는 3가지 즉, peak average molecular weight (Mp), number average molecular weight (Mn), weight average molecular weight (Mw) 가 있다. 각각의 측정은 다른 방식으로 계산된다. Claim 1은 폴리머 샘플이 Mp, Mn, Mw 중 어떠한 측정값인지 특정하지 않았다. 1심 재판부는 Teva의 전문가 (Dr. Grant) 진술을 바탕으로, 명세서의 실시예 1 (Size Exclusion Chromatography, SEC) 을 통해 획득되는 분자량은 Mp가 유일하다고 하면서, claim 1이 불명확하지 않다고 판단했다. 왜냐하면, 전문가는 chromatogram 및 calibration을 통해 Mn 또는 Mw가 계산될 수는 있으나, 그렇게 하기 위해서는 명세서에 개시되지 않은 데이터 처리와 계산이 추가되어야 한다고 진술했기 때문이다. 1심 재판부는 실시예 1이 Fig. 1에 대응되고, Fig. 1은 Mp를 도시하지 않는 것을 확인했으면서도, 전문가 진술을 신뢰하여 Mp인 것으로 판단했다. 1심 재판부는 관련 특허 (’539) 의 심사경과사항을 참작하더라도 통상의 기술자가 분자량을 Mp로 이해할 것을 뒷받침한다고 부연설명했다.

본 재판부는 상기의 1심 재판부의 판단을 기각하면서, claim 1이 불명확하다고 판결했다. Teva는 연방 대법원에 write of certiorari를 신청하면서, 본 재판부가 1심 재판부의 사실 판단 (fact findings) 에 아무런 가중치를 부여하지 않은 것은 오류라고 주장했다. Teva는 본 재판부가 1심 재판부의 claim construction 결정에 대하여 전부 de novo 기준으로 심리한 것은 오류가 있고, FRCP §52(a)(6)의 기준에도 부합하지 않는다고 주장했다. 연방 대법원은 Teva의 주장을 받아들였고, 1심 재판부의 사실 판단에 대한 심리는 clearly erroneous 기준에 의해야 한다는 점을 확인했다. 대법원은 claim construction에 대한 최종 판단은 문서해석을 법률심의 문제 (question of law) 로 취급하는 것과 마찬가지로 법률심의 문제가 맞지만, 법률 판단의 기초가 되는 사실 관계 (subsidiary factual findings) 는 clearly erroneous 기준으로 심리해야 하는 점을 명확히 했다. 대법원은 1심 재판부가 내부적 증거 (intrinsic evidence) 만을 심리할 때, 재판부의 판단은 전적으로 법률적 결정에 해당하고, 이는 de novo 기준으로 심리되어야 한다고 했다. 만약 1심 재판부가 해당 기술분야에서 당시 용어의 의미를 이해하기 위해 외부적 증거 (extrinsic evidence) 를 참고할 필요가 있다면, 재판부는 해당 외부적 증거에 관하여 부수적인 사실 판단을 해야 할 수도 있다. 대법원은 다음과 같이 설명했다:

만약 1심 재판부가 전문가들 사이의 용어 해석상의 견해차이를 해결하고, 특정 용어가 발명 당시 통상의 기술자에게 특별한 의미를 가졌다는 사실 판단을 한다면, 1심 재판부는 반드시 법률적 분석을 이어서 수행해야 한다. 즉, 통상의 기술자가 심리 중인 특정 특허 청구범위의 맥락 내에서 해당 용어에 동일한 의미를 부여할지 여부를 분석해야 하는 것이다.

전문가는 기술 용어 및 특정 시점의 기술 수준 (state of the art) 에 대해 설명할 수는 있으나, 서면 문서의 법률적 해석을 증명하는 데에는 익숙하지 못하다. 만약 1심 재판부가 부수적인 사실관계의 분쟁을 해결한다면, 그렇게 확정한 사실들에 비추어 해당 특허청구범위를 해석하게 된다. 대법원이 지적한 것과 같이, 쟁점사항의 최종 결정이 법률심의 문제라고 해도 그것의 사실 판단적 성격 (factual character) 은 변하지 않는다. 부수적 사실 판단의 역할이 크건 작건 간에 청구항 용어 의미의 최종 판단은 법률심의 문제이다.

대법원은 Teva가 1심 재판부에 의해 수행된 적어도 하나의 사실 판단을 확인했음에도 본 재판부가 clear error 기준으로 심리하지 않았다는 이유로 해당 판결을 파기했다. Teva는 Fig. 1의 범례 (legend) 에 기재된 분자량 수치들이 Fig. 1 curve의 peak 값들과 일치하지 않기 때문에 “molecular weight”는 Mp가 될 수 없다고 주장했다. 대법원은 “chromatogram data로 생성된 curve가 분자량을 반영하는 방식을 통상의 기술자가 이해하는 방법”에 대한 1심 재판부의 판단은 사실관계에 대한 판단 (factual findings) 이라고 결론지었다. 1심 재판부는 그러한 사실 판단을 기초로 청구항 해석의 법률적 결론에 도달했으므로, 그러한 판단에 대해 clear error 기준으로 심리해야 한다면서, 그렇게 하지 않은 본 재판부의 판결을 파기했다.

Teva 사건이 대법원에 계류 중인 동안, 대법원은 Nautilus II 사건에 대하여 의견을 발행했다. Nautilus II 판결에서, 대법원은 CAFC의 35 U.S.C. §112 para.2 (2006) 하의 청구항 불명확성 (indefiniteness) 기준인 “not amenable to construction or insolubly ambiguous” 기준을 파기했다. 대법원은 다음과 같이 확인했다:

특허 청구항은 명세서와 심사경과사항에 비추어 읽었을 때, 통상의 기술자에게 “reasonable certainty” 기준으로 발명의 범위를 설명하지 못한다면 불명확하다. 그에 따라, 대법원은 기준을 “insoluble ambiguity”에서 “reasonable certainty”로 변경한다.

그에 따라, 본 재판부는 1심 재판부의 청구항 해석과 청구항 불명확 결정을 대법원의 가이드를 준수하여 다시 심리한다.

특허는 그 범위가 어디까지 인지 공중에게 명확히 고지할 수 있어야 한다. 청구항 불명확 (indefiniteness) 은 법률심의 문제로 2심 재판부의 심리 기준은 de novo이다. Wellman, Inc. v. Eastman Chem. Co., 642 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2011)

본 사건에서, claim 1의 용어가 불명확한지 판단하기 위해, 재판부는 기록, 즉 청구항, 명세서 및 출원경과사항을 검토한다. ’808 특허 claim 1은 “molecular weight”를 사용하고 있는데, 청구항에는 그에 대한 정의가 없다. 양측은 “molecular weight”가 Mp, Mw, 또는 Mn일 수 있고, 이들은 상이한 방식으로 측정되면서 서로 다른 값을 도출한다는 점에 이견이 없다. 그러나, 청구항 그 자체에는 “molecular weight”에 대한 아무런 지침이 없다. ’808 특허 명세서 상에도 “molecular weight”는 정의되지 않았다. 명세서 기재사항 중 어디에도 Mp, Mw 또는 Mn이 쓰이지 않았다. 다만, Teva는 추가 서면을 통해 다음과 같이 주장했다:

사실 판단 (factual findings) 은 ‘average molecular weight’가 문맥상 추정된 의미 (presumed meaning in the context) 를 갖고, 명세서 기재사항에 의해 그에 대한 모호성이 해결되는데, 추정된 의미는 Fig. 1과 일치하고 그러한 추정을 부정할 만한 내부적 증거는 없다.

그러나, 이러한 Teva의 인용은 부정확하다. 1심 재판부는 molecular weight 용어가 해당 기술분야에서 어떠한 이유로 추정된 의미를 갖는지 확인하지 못했다. 설령, 그러한 확인이 있다하더라도, 본 사건의 기록상 이를 뒷받침할 만한 것은 없다. 양측은 “molecular weight”가 Mp, Mn 또는 Mw 모두를 의미할 수 있다는 점에 이견이 없다. 심지어 Teva 측 전문가 (Dr. Grant) 도 molecular weight가 통상의 기술자 기준으로 확정된 의미가 존재하지 않는 점을 인정했다.

SEC에 의해 생성된 chromatogram data가 molecular weight를 반영하는 방식을 통상의 기술자가 이해하는 방법에 대한 1심 재판부의 결정은 사실심의 문제이고, 1심 재판부가 통상의 기술자는 해당 분자량을 Mp로 읽을 것이라고 한 판단에 명백한 오류는 없다. 또한, Fig. 1이 chromatogram data를 Fig.1에 묘사된 curve로 변환하여 작성되었다는 Dr. Grant의 진술을 신뢰하기로 한 1심 재판부의 결정에서도 어떠한 명백한 오류를 발견하지 못했다. 게다가, 그러한 데이터를 변환하는 과정에서 각 curve의 peak가 약간 이동할 수 있으며, 따라서 통상의 기술자라면 기재된 molecular weight가 대략 curve의 peak 즉, Mp 지점에 해당한다는 것을 이해할 것이라는 Dr. Grant의 진술을 1심 재판부가 수용한 점에 대해서도 명백한 오류가 없다고 판단한다. Dr. Grant가 curve 상의 peak position 이 오차범위에 있다고 진술한 점에는 약간의 피상적이고 설명되지 않는 (cursory and unexplained) 점이 있으나, 1심 재판부가 그러한 진술에 신뢰한 것에 명백한 오류는 없다. 그러나, 이러한 사실 판단을 수용한다고 해서, Teva가 주장하는 것처럼 해당 청구항 용어의 의미에 대해 해당 기술분야에서 혹은 이 특허의 문맥 내에서 어떠한 추정 (presumption) 이 이제 존재하게 된다는 것을 의미하지는 않는다.

Teva가 이 사건 특허의 molecular weight에 대한 문맥상의 의미가 그 본질이 사실 관계의 문제라고 주장하는 것이라면, 그것은 잘못된 것이다. 단순히 전문가 진술을 제시한다고 해서 특허의 내부적 일관성 (internal coherence) 과 문맥적 평가 (context assessment) 를 사실 관계의 문제로 전환할 수는 없다. 특허의 내부적 일관성 및 문맥적 평가, 그리고 그것이 청구항의 의미를 합리적 확실성 (reasonable certainty) 을 갖고 전달하는지 여부는 법률심의 문제이다. 청구항에서의 용어 사용, 명세서 상의 개시내용, 그리고 출원경과사항 중의 논의를 종합하여 통상의 기술자가 “molecular weight” 용어에 부여할 의미를 확정하는 것은 법률심의 문제에 해당한다. Teva의 주장과 같이 명세서에서 SEC 방법을 개시한 것에 의해 molecular weight가 청구항에서 Mp로 추론된다는 점은 법적 분석의 영역이지 존중 (deference) 의 대상이 되는 사실적 판단이 아니다. 내부적 기록을 구성하는 법률 문서에 부여할 의미나 중요성을 결정하는 것은 법률심의 문제이다. 대법원은 사실적 구성요소에 (1) 배경 과학 기술, (2) 해당 시점의 관련 기술분야에서의 용어의 의미가 포함됨을 명확히 했다. Teva는 내부적 증거의 의미나 중요성에 관한 법적 분석을 전문가 진술을 이용해서 사실심 문제로 변환할 수는 없다. 명세서 상의 개시 내용이나 출원경과사항의 진술이 갖는 중요성을 결정하는 것 또한 법률심의 문제이다. 반면, 통상의 기술자에게 통용되는 용어의 의미, 또는 그들이 가진 과학적 지식이나 지식 수준의 상태 등 특허 문서 외부의 이해에 관한 사항은 사실심의 문제이다.

통상의 기술자가 합리적 확실성을 갖고 청구항의 “molecular weight”를 Mp로 이해할 것인지를 결정하기 위해, 본 재판부는 출원경과사항 또한 고려한다. 심사 중 출원인이 행한 진술은 청구항 해석과 관련 있기 때문이다. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) 출원인은 심사 중 진술을 통해 용어를 정의하거나, (lexicography), 설명하거나 (explain), 청구항의 범위를 일부 포기 (disclaim) 할 수 있다. 심사 중 행한 진술이 청구항 해석에 영향을 미치는지 여부는 법률심의 문제이지 사실심의 문제가 아니다. 연관 특허들 (related patents) 의 출원경과 중에 이루어진 진술은 해당 진술이 쟁점이 된 특정 특허의 등록 전이나 후 중 어느 시점에 행해졌는지와 관계없이, 해당 특허들에 공통된 용어를 해석함에 있어 적절히 고려될 수 있다. Microsoft Corp. v. Multi-Tech Sys., Inc., 357 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2004) 양측은 molecular weight의 해석에 있어서, ’808 특허의 심사경과사항에 대하여는 어느 것도 지적하지 않았다. 그러나, 양측은 ’847 특허와 ’539 특허 (’808 특허의 continuation) 의 심사경과 중 출원인의 진술에 대해서는 대립했고, 1심 재판부는 고려했다. 그러한 진술들은 통상의 기술자가 ’808 특허의 동일한 용어를 어떻게 해석하는지에 대하여 법률적으로 관련 (legally relevant) 있다. 두 특허 심사 중 심사관은 molecular weight가 Mp, Mn, Mw 중 어느 것인지 특정하지 않고서는 불명확하다면서 거절이유를 발행했다. ’808, ’847, ’539 특허는 거의 동일한 명세서를 공유하고 3건의 특허 모두 실시예 1과 Fig. 1을 포함한다. ’808 특허와 동일한 실시예 1 및 Fig. 1을 포함하는 이 출원들이 청구항 불명확을 사유로 특허거절 되었다는 점은 Teva의 입장과는 반대로 이 특허들의 문맥상 통상의 기술자가 “molecular weight”의 의미를 Mp로 결론 내릴 것이라는 점을 명세서가 결정적으로 입증 (conclusively establish) 하지 못한다는 것을 시사한다. 출원인은 ’847 특허 심사 중 심사관의 거절 결정에 대해, 통상의 기술자는 kilodalton 단위가 쓰인 점에 기초하여 “molecular weight”는 Mw인 것으로 명확히 이해할 수 있다고 하면서 청구항이 불명확하지 않다고 주장했고, 심사관은 해당 주장을 받아들여 특허등록 결정했다. 1심 재판부는 그러한 심사 중 진술이 kilodalton 단위로 표시된 molecular weight가 Mp, Mn, Mw 모두를 의미할 수 있어서 과학적으로 오류가 있다는 진술을 청취했다. 모든 유형의 “molecular weight”를 kilodalton으로 표시될 수 있음을 통상의 기술자가 이해할 것이라는 1심 재판부의 사실 판단 (fact findings) 은 명백한 오류라고 볼 수 없다. 그러나, Mw, Mn, Mp가 각각 kilodalton으로 표시될 수 있다는 사실이, 출원인이 권리범위 (claim scope) 에 관하여 초래한 혼란을 상쇄하는 것은 아니다. 해당 진술의 과학적 정확성 여부와 관계없이, 통상의 기술자라면 출원인이 특허 등록을 받기 위해 molecular weight 용어를 Mw로 정의한 것으로 이해했을 것이다. 이것은 심사 중의 과학적 오류와는 무관한 법률적 결론 (legal conclusion) 이다. 심사 중 행한 진술이 중요했는지에 대한 판단은 법률심의 문제이다.

심사관은 출원인에게 “molecular weight”의 의미를 요구했고, 출원인은 Mw라고 했다. 출원인의 설명에 과학적 오류가 포함된 부연 설명이 있었다는 사실이 해당 진술의 법적 의미 (legal import) 를 훼손하지는 않는다. 특허 명세서와 출원경과사항이 갖는 공시적 기능 (public notice function) 은 특허권자가 자신의 특허출원 과정에서 진술한 내용에 대해 스스로 구속될 것을 요구한다. Springs Window Fashions LP v. Novo Indus., L.P., 323 F.3d 989 (Fed. Cir. 2003) CAFC는 진술 내용 중 그 어느 것도 청구항이나 명세서의 통상의 문언 (plain language) 과 상충되지 않는 경우와 같이, 출원 과정 중 오류가 포함된 진술을 한 특허권자에게도 그 진술에 따른 책임을 물어왔다. Hockerson-Halberstadt, Inc. v. Avia Grp. Int’l, Inc., 222 F.3d 951, 957 (Fed. Cir. 2000) 해당 진술이 특허 등록에 기여한 역할을 고려할 때, 통상의 기술자는 “molecular weight”를 Mw로 정의한 것으로 이해했을 것이며, 모든 측정 단위 (Mw, Mn, Mp) 가 kilodalton으로 표시될 수 있다는 사실이 거절이유를 해소하기 위해 특허권자가 선택한 Mw의 중요성을 변화시키지는 않는다. 또한 중요한 점은, 이러한 결정은 법률심의 문제에 속하는 것이지, 재판부가 존중을 부여해야 하는 사실심의 문제가 아니라는 점이다.

’539 특허 심사 중 출원인은 거의 동일한 청구항 불명확 거절이유에 대해, 이번에는 ‘average molecular weight’에 대해 통상의 기술자는 Fig. 1의 curve 상의 peak 값이 Mp를 의미하는 것으로 이해한다고 주장했다.

요약하자면, “molecular weight”가 Mp, Mn, Mw 3가지 측정법 중 어느 것으로도 확인될 수 있다는 점에는 다툼의 여지가 없다. 청구항은 어떤 측정법을 사용해야 하는지 명시하지 않고 있다. 명세서 또한 molecular weight를 정의하거나 Mp, Mw, Mn을 언급조차 하지 않는다. 또한 ‘average molecular weight’ 용어는 통상의 기술자에게 통상의 의미를 갖지도 않는다. Chromatogram data로 생성된 curve가 molecular weight를 반영하는 방식에 대해 통상의 기술자가 어떻게 이해할 것인지에 관한 1심 재판부의 사실 판단에는 명백한 오류가 없다. Mw, Mn을 결정하기 위해 추가적인 계산이 필요하다는 점에 관한 사실 판단에도 명백한 오류는 없다. Chromatogram data를 Fig. 1과 같은 curve로 변환할 때 통상의 기술자가 curve의 shift를 어떻게 수용할 것인지에 대한 사실 판단에도 명백한 오류는 없다. Shift가 발생할 수 있음을 알고 있는 통상의 기술자라 할지라도, 전체 기록에 비추어 볼 때 어떤 유형의 평균값이 의도된 것인지 합리적 확신 (reasonable certainty) 을 가질 수는 없을 것이다. Molecular weight 관련하여 동일한 명세서를 공유하는 연관 특허의 출원 과정 중, 심사관은 어떤 분자량 측정법 (Mp, Mn, Mw) 을 사용해야 하는지 개시하지 않았다는 사유로 “molecular weight” 용어가 불명확하다고 2차례 거절했고, 이에 특허권자는 한 사례에서는 Mw라고 진술했고, 다른 사례에서는 Mp라고 진술했다. 본 재판부는 해당 진술 중 하나에 과학적으로 잘못된 주장이 포함되어 있다는 1심 재판부의 사실 판단에서 명백한 오류를 찾지 못했다. 본 재판부는 명세서와 출원경과사항에 비추어 볼 때 특허권자가 통상의 기술자에게 발명의 범위를 합리적 확신을 가지고 알리는데 실패했으므로, 명백하고 설득력 있는 증거에 따라 claim 1이 불명확성으로 인해 무효라고 판결한다. 기록상 “molecular weight”가 Mp를 사용하여 측정되어야 한다는 합리적 확신은 존재하지 않는다. 이것이 바로 법률심의 문제 (legal question) 이며, 이 쟁점에 대해 본 재판부는 1심 판결을 파기한다.

Acufloor, LLC v. EvenTile, Inc. (Fed. Cir., 2025) Any explanation, elaboration, or qualification is relevant for the role of claim construction.

Acufloor, LLC v. EvenTile, Inc., No. 2023-1887 (Fed. Cir. May 28, 2025)

Acufloor 는 US10,704,274 특허에 기초하여 EvenTile 에 특허침해 소송을 제기했다. ’274 특허는 타일 시공용 leveling 장치에 관한 것으로, 바닥에 mortar 를 도포한 후 leveling 장치 중 tile clip 을 놓고, 2장 이상의 tile 을 맞닿게 한 다음, wedge 를 이용해 tile clip 에 마련된 opening (window) 를 관통시켜 타일을 누르는 방법으로 타일이 바닥과 수준이 맞춰지게 시공하는 방법에 관한 것이다.

Claim 5는 다음과 같다:

5. A tile leveling device comprising:

a body defining an open window;

a base orthogonally coupled to the body, the base extending to the front of the body and the base extending to the rear of the body;

a base to body coupling including a frangible breakaway section, the base and body being integral prior to frangible separation, the frangible breakaway section, upon breaking, frangibly separating the body from the base;

a first notch formed at the base extending from proximate the base to body coupling to the front of the body the first notch providing first tile edge-to-mortar-to-subfloor contact; and

a second notch formed at the base extending from proximate the base to body coupling to the rear of the body the second notch providing first tile edge-to-mortar-to-subfloor contact; and

the combination of the first notch and the second notch providing a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor contact for the leveling device within the bounds of the base.

’274 특허 (또한 continuation 10,513,857) 심사 중, 심사관은 선행기술 (US2008/0236094, Doda; US2013/0247508, Hoffman; WO2013/033761, Psaila) 에 근거하여 비자명성 위반으로 특허 거절했고, 출원인은 심사관의 거절이유 극복을 위해 “edge-to-mortar-to-subfloor contact” 한정사항을 추가하는 청구항 보정을 제출했다. Tile clip 에는 I-shaped base (바닥) 에 한쌍의 notch (144) 가 마련되어 있는데, 이것에 의해 mortar 의 도포 면적이 증가하는 특징을 갖고, 이러한 구조는 선행기술에 의해 개시되지 않았다고 주장한 것이다.

심사관은 두번째 거절이유를 통해, Psaila 의 base 구조를 Doda 의 base 로 변경하여 본 발명에 도달하는 것은 통상의 기술자에게 자명하다면서 특허 거절 결정했다. 출원인은 심사관 인터뷰를 통하여, 심사관이 제시한 거절이유의 구조로는 본 발명의 “tile edge-to-mortar-to-subfloor contact” 한정사항이 개시되지 않는다고 하면서, 본 발명의 특징인 바, 특허성이 인정된다고 항변했다.

심사관은 출원인이 제시한 자료에 따라, notch 의 크기가 중요한 특징인 바, base 구조 상의 notch 의 관계를 명확히 하는 청구항으로 보정할 것을 제안했다. 그에 따라, 출원인은 “the combination of the first notch and the second notch providing a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor contact for the leveling device within the bounds of the base” 한정사항을 추가하는 청구항 보정을 제출했다. 그러면서, 선행기술의 base 구조는 opening (Doda), cut-outs (Psaila) 가 base 구조의 안쪽으로부터 이격되어 있음으로써 spacer tab (24) 이 일체화 (integrity) 되는 구조인 차이점이 존재한다고 주장했다.

1심 재판부는 2개의 청구항 한정사항 즉, (1) “edge” 와 (2) “the combination of the first notch and the second notch providing a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor contact for the tile leveling device within the bounds of the base” 에 대하여 청구항 해석을 수행한 결과, (1) 에 대하여 “the line at which a surface of a tile terminates” 로, (2) 에 대하여 “the notches in the base collectively span an area that is larger than the solid portions of the base” 로 결정했다. 

항소심 재판부는 1심 재판부의 청구항 해석 중 내부적 증거에 의한 것은 de novo 로, 외부적 증거에 기초한 사실적 판단에 관한 것은 clear error 기준으로 검토한다. Apple Inc. v. Wi-LAN Inc., 25 F.4th 960, 967 (Fed. Cir. 2022)

1심 재판부는 edge 를 “the line at which the surface of the tile terminates (tile 이 끝나는 표면의 선)” 으로 해석했는데, 항소심 재판부는 이를 다음과 같이 수정한다. 청구항 용어는 일반적으로 통상의 기술자가 발명 시점에 이해하는 의미이다. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc) 특허청구항과 명세서에 나타난 용어의 문맥상의 사용은 통상의 기술자가 그 용어를 어떻게 이해할 것인지를 보여주는 강력한 증거이다. Claim 5에서 edge 는 두 표면의 접촉 (contact) 의 문맥상 의미로 사용되었다. 특히, 청구항에서는 edge – subfloor 간 또는 edge – mortar – sufloor 간 접촉을 필요로 한다. 물리적으로 “line” 즉, 표면이 끝나는 곳은 그러한 접촉 영역 (surface) 을 가질 수 없으므로, edge 를 line 으로 제한하는 것은 “contact” 을 의미없게 하므로, 그러한 해석은 오류가 있다. 즉, 청구항의 모든 용어에 의미를 부여하는 청구항 해석이 그렇지 않은 해석보다 우선적으로 고려된다. Merck & Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 395 F.3d 1364, 1372 (Fed. Cir. 2005)

본 재판부가 edge 의 청구항 해석에 “very edge” 만으로 제한되지 않고, edge 로부터 확장된 표면의 일부를 포함한다고 수정했으나, 그 표면의 일부가 정확히 어디까지 인지 결정해야 한다.

심사 중, 출원인은 심사관의 비자명성 위반 거절 이유 극복을 위해 선행기술의 조합과 본 발명은 tile 과 mortar 간 접촉 영역에 차이가 있음을 반복하여 주장했다. 출원인은 청구항에 “edge-to-subfloor contact at the first notch” 한정사항을 추가한 다음, 선행기술 (Hoffman) 은 그러한 한정사항에 대한 개시가 없다고 항변했다. 특히, Hoffman 의 groove 는 base portion 까지 연장되지 않기 때문에 결과적으로 “edge-to-subfloor contact”을 형성하지 않는다고 항변했다. 또한, 출원인은 Hoffman 은 tile 의 “very edge” 영역이 subfloor 에 맞닿지 않는 점을 지적했다.

요약하자면, 출원인은 선행기술이 tile 의 “very edge” 까지 mortar 가 접촉하는 것을 허용하지 않는 반면, 본 발명은 mortar 가 해당 지점까지 연장되는 것을 허용한다는 점을 근거로 본 발명을 선행기술과 반복적으로 차별화했다. 이러한 진술에 비춰볼 때, 본 재판부는 발명자가 edge 가 tile 의 “very edge” 까지 포함하는 것으로 의도했다는 1심 재판부의 판단에 동의한다. 그에 따라, 본 재판부는 edge 를 “the area around and including the very edge of the tile”로 해석한다.

Acufloor 는 출원경과사항 중 자신의 진술이 명확하고 오해의 여지없는 포기 (clear and unmistakable disclaimer) 에 해당하지 않는 바, 1심 재판부가 출원경과사항에 부적절하게 의존했다고 주장했다. 그러나, 본 재판부가 일관되게 판시해 온 바와 같이, 특허 심사과정에서 발명자가 제시한 어떠한 설명 (explanation), 부연 (elaboration) 또는 요건 (qualification) 도 관련이 있는데, 이는 청구항 해석의 역할이 공개되고 설명되어 특허를 받은 “실제 발명의 범위”를 포착하는 것이기 때문이다. Iridescent Networks, Inc. v. AT&T Mobility, LLC, 933 F.3d 1345, 1352–53 (Fed. Cir. 2019) 출원사항은 “발명자가 자신의 발명을 어떻게 이해했는지, 그리고 출원 과정에서 발명을 제한하여 청구항 범위를 원래보다 좁게 만들었는지 여부를 보여줌으로써 청구항 언어의 의미에 관한 정보를 빈번히 제공할 수 있다.” Phillips, 415 F.3d at 1317 본 사안에서 재판부는 권리 포기 (disclaimer) 의 발견에 근거하여 edge 라는 용어를 해석하는 것이 아니다. 오히려, 본 재판부는 해당 특허에서 사용된 edge 용어를 통상의 기술자가 어떻게 이해할지 파악하기 위해 출원경과사항을 참고한 것이다.

“Majority of an area” 한정사항의 해석에 대하여, 양측은 (1) majority of the area of contact between the tile and the subfloor 인지, (2) majority of the area of the base 인지 대립했다. 1심 재판부는 (2) 로 해석했는데, 본 재판부는 이에 동의하지 않는다. “Majority of the area” 한정 사항에 사용된 문구 자체가 평이하고 명확하므로, 그 문언 그대로 해석하는 것이 타당하다. 즉, area 는 “the combination of the first notch and the second notch providing a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor contact for the leveling device within the bounds of the base”에서, base 의 면적이 아니라 tile-mortar-subfloor contact 을 명시적으로 지칭하고 있고, 그 어디에서도 notch 의 면적을 base 의 고체 부분 (solid portion) 의 면적과 연관 짓고 있지 않다. “Majority of the area” 한정사항이 추가된 것이 “각 notch 의 크기를 base 크기와 연관지어 집중 기술”하고 “선행기술과 더욱 차별화되도록 notch 의 크기를 더 잘 정의하는 방향으로 청구항 용어를 보정할 것”이라는 심사관의 제안에 따른 것이라는 점은 사실이나, 출원인은 심사관이 제안한 문구를 그대로 사용하지 않고, “a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor” 한정사항을 추가하는 청구항 보정을 제출하였고, 심사관은 등록결정 했다. 만약 출원인이 심사관이 제안한 문언을 그대로 채택하는 보정을 했다면, 1심 재판부의 결정이 옳았을 가능성이 높다.

1심 재판부가 청구항 해석 결론에 의존한 출원경과 사항을 살펴보면, 출원인은 통상의 기술자가 Doda 문헌의 opening 을 base 방향으로 연장하지 않았을 것이라는 점을 지적할 뿐, 자신들의 장치가 base 의 크기를 줄임으로써 일반적으로 더 많은 contact 을 허용한다고 주장한 것이 아니다. 즉, 출원인의 주장은 Doda 의 opening 이 어떻게 수정될 것인지 또는 수정되지 않을 것인지에 관해 구체적이었으므로, 본 재판부는 출원인이 다른 opening 에 의해 허용되는 contact 면적과 대비하여 notch 에 의해 허용되는 contact 면적에 근거하여, 즉 청구된 notch 들이 contact 면적의 majority 를 제공한다는 사실에 근거하여 선행기술과 차별화한 것으로 이해하고, 그에 따라 1심 재판부의 base 의 면적에 대한 majority 로 이해한 것이 오류라고 판단한 본 재판부의 결론을 뒷받침한다.

상기와 같이, 1심 재판부의 “edge” 청구항 해석을 수정하고, “the com-bination of the first notch and the second notch providing a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor contact for the leveling device within the bounds of the base” 청구항 해석은 변경하는 바, 1심 판결을 파기 환송한다.

Rescinding prosecution disclaimer with sufficient clarity (Hakim v. Cannon Avent, Fed. Cir., 2007)

 Hakim v. Cannon Avent, 479 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2007)

본 사건은 prosecution disclaimer 의 철회 (rescinding) 에 관한 판결이다. 특허권자 Hakim 은 continuation application 을 하면서, 원출원 claim scope 에 대하여 확장한다는 취지를 PTO 에 제출하였으므로, 원출원 claim limitation 이 후출원 claim 에서 적용되지 말아야 한다고 주장하였으나, 재판부는 그러한 rescission 에 이르기 위해서는 충분히 명확한 정도의 disclaimer 가 있어야만 한다고 판결하였다.

Hakim 은 자신의 특허 US 6,321,931 및 US 6,357,620 에 근거하여 Cannon Avent 에 특허침해소송을 제기하였다. Hakim 발명은 음료용기에 관한 것인데, suction 에 의하여 통로의 밸브가 들려져 음료가 통과할 수 있는 구조이다. 

심사과정 중 Hakim 은 다음과 같이 자신의 발명이 (심사관) 인용발명과 대비되는 특징을 갖는다고 하였다:

The first mechanism involves an inverting, flexible valve material which has a slit therein and responds to suction. . . . . By providing both the elastomeric member with a slit and a blocking element, a sealing mechanism is provided which reduces spillage beyond that of either mechanism alone. None of the references cited in the Office Action [Robbins III, Bachman, and Belcastro] teach or suggest such a no-spill mechanism having a slit sitting against a blocking element such as is recited in all of the pending claims.

즉, 심사과정 중 Hakim 은 자신의 발명의 특징으로 “slit in the flexible valve material”을 주장하였다.

Avent 의 accused product 는 valve 와 함께 flexible diaphragm 이 구비된 central opening 이 마련된 음료 용기인데, slit 을 갖지는 않는다. 

1심 재판부는 claim construction 을 통하여 ’931 특허는 “flexible valve material” 내지 “diaphragm having a slit” 을 claim limitation 으로 갖는다고 결정한 후, Avent 의 제품에 slit 이 구비되지 않았으므로, ’931 특허에 대한 비침해 summary judgment 판결 하였다.

Hakim 은 1심 재판부의 claim construction 이 자신의 특허에 대한 권리범위를 지나치게 협소하게 해석하였고, 특히 claim 1, 2 는 “slit” 용어 대신 “opening” 을 사용하였으므로, claim 1이 상기 2가지 한정사항 중 하나를 갖는 것으로 해석하는 것은 오류가 있다고 주장하였다. 

Claim 1은 다음과 같다:

1. An apparatus for use in a no-spill drinking cup, said apparatus comprising:

a valve holder, such valve holder comprising at least one valve and a blocking element, said valve comprising a flexible material, said blocking element comprising an area of material which is impenetrable to the flow of liquid, said valve further comprising an opening through said flexible material, said valve having a resting position wherein said flexible material sits with said opening against said blocking element such that said valve is closed to the passage of liquid through said valve, said valve moving into an open position for the passage of liquid through said valve upon the application of negative air pressure to the top of said valve, said open position being a position wherein said flexible member comprising said opening lifts off of said blocking element.

“Opening” 은 Hakim 이 continuation application 을 신청하면서 등장하였는데, 해당 신청서의 attorney letter 에는 Hakim 이 claim 1 을 “slit”에서 “opening” 으로 변경함으로써, 그 권리범위를 확장한다는 취지를 기재하였다. 

Continuation application 은 별다른 거절이유 없이 등록되었고, 1심 재판부는 Hakim 의 continuation patent 에 대하여 원출원의 prosecution history 를 포함하는 바 “slit in the flexible material” 한정사항을 포함한다는 취지로 다음과 같이 판결하였다:

Because Hakim did not retract any of his arguments distinguishing the prior art, he is held to the restrictive claim construction he argued during prosecution of the patent."

Hakim 은 continuation application 을 제출하면서, new claims 는 원출원에 의한 claim scope 보다 확장되었다는 취지를 기재하였고, 그럼에도 심사관이 new claims 를 거절이유 없이 등록결정한 것은 심사관이 new claims 에 대한 특허성을 확인해 준 것이라고 주장하였다. (다음의 판례를 인용하였다.)

The presumption of regularity supports the official acts of public officers, and, in the absence of clear evidence to the contrary, courts presume that they have properly discharged their official duties. United States v. Chemical Foundation, 272 U.S. 1, 14-15, 47 S.Ct. 1, 71 L.Ed. 131 (1926)

Avent 는 Hakim 이 심사관에게 청구범위 확장의 취지를 표현하면서, 이전 심사과정에서 자신의발명이라고 한정하였던 것 중 어디까지 확장하는지 특정하지 않았다고 반대 주장하였다. 

재판부는 Hakim 이 continuation application 을 통하여 권리범위를 확장하는 특허출원을 할 권리는 있지만, 그럼에도 불구하고 심사과정 중 포기 (surrender or disclaimed) 한 범위를 다시 회복 (recapture) 할 수는 없다고 판결하였다. 즉, 심사관이 continuation claims 에 대하여 등록 결정한 것은 parent application 의 심사과정 중 출원인이 주장한 사항을 바탕으로 한다고 판결하였다. 

The doctrine of prosecution disclaimer is well established in Supreme Court precedent, precluding patentees from recapturing through claim interpretation specific meanings disclaimed during prosecution. Omega Engineering, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1324 (Fed. Cir.2003)

심사과정 중 출원인이 행한 disclaimer 는 철회 (rescinding) 가 가능하고, 그에 따라 포기하였던 권리범위(disclaimed scope) 의 회복 (recapture) 도 가능하지만, 그러한 회복에 이르기 위해서는 충분히 명확한 prosecution history 가 필요하며 특히 disclaimer 에 의하여 배제되었던 선행문헌에 대한 재검토 (re-visiting) 가 필요하다. 

The public notice function of a patent and its prosecution history requires that a patentee be held to what he declares during the prosecution of his patent. A patentee may not state during prosecution that the claims do not cover a particular device and then change position and later sue a party who makes that same device for infringement. Springs Window Fashions LP v. Novo Indus., L.P., 323 F.3d 989, 995 (Fed. Cir.2003) 

2심 재판부는 1심 재판부가 “opening” 에 대하여 slit 을 포함하는 구조로 해석한 것에 오류가 없다고 하면서, 특허 비침해 summary judgment 를 확정판결 하였다.