Acufloor, LLC v. EvenTile, Inc. (Fed. Cir., 2025) Any explanation, elaboration, or qualification is relevant for the role of claim construction.

Acufloor, LLC v. EvenTile, Inc., No. 2023-1887 (Fed. Cir. May 28, 2025)

Acufloor 는 US10,704,274 특허에 기초하여 EvenTile 에 특허침해 소송을 제기했다. ’274 특허는 타일 시공용 leveling 장치에 관한 것으로, 바닥에 mortar 를 도포한 후 leveling 장치 중 tile clip 을 놓고, 2장 이상의 tile 을 맞닿게 한 다음, wedge 를 이용해 tile clip 에 마련된 opening (window) 를 관통시켜 타일을 누르는 방법으로 타일이 바닥과 수준이 맞춰지게 시공하는 방법에 관한 것이다.

Claim 5는 다음과 같다:

5. A tile leveling device comprising:

a body defining an open window;

a base orthogonally coupled to the body, the base extending to the front of the body and the base extending to the rear of the body;

a base to body coupling including a frangible breakaway section, the base and body being integral prior to frangible separation, the frangible breakaway section, upon breaking, frangibly separating the body from the base;

a first notch formed at the base extending from proximate the base to body coupling to the front of the body the first notch providing first tile edge-to-mortar-to-subfloor contact; and

a second notch formed at the base extending from proximate the base to body coupling to the rear of the body the second notch providing first tile edge-to-mortar-to-subfloor contact; and

the combination of the first notch and the second notch providing a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor contact for the leveling device within the bounds of the base.

’274 특허 (또한 continuation 10,513,857) 심사 중, 심사관은 선행기술 (US2008/0236094, Doda; US2013/0247508, Hoffman; WO2013/033761, Psaila) 에 근거하여 비자명성 위반으로 특허 거절했고, 출원인은 심사관의 거절이유 극복을 위해 “edge-to-mortar-to-subfloor contact” 한정사항을 추가하는 청구항 보정을 제출했다. Tile clip 에는 I-shaped base (바닥) 에 한쌍의 notch (144) 가 마련되어 있는데, 이것에 의해 mortar 의 도포 면적이 증가하는 특징을 갖고, 이러한 구조는 선행기술에 의해 개시되지 않았다고 주장한 것이다.

심사관은 두번째 거절이유를 통해, Psaila 의 base 구조를 Doda 의 base 로 변경하여 본 발명에 도달하는 것은 통상의 기술자에게 자명하다면서 특허 거절 결정했다. 출원인은 심사관 인터뷰를 통하여, 심사관이 제시한 거절이유의 구조로는 본 발명의 “tile edge-to-mortar-to-subfloor contact” 한정사항이 개시되지 않는다고 하면서, 본 발명의 특징인 바, 특허성이 인정된다고 항변했다.

심사관은 출원인이 제시한 자료에 따라, notch 의 크기가 중요한 특징인 바, base 구조 상의 notch 의 관계를 명확히 하는 청구항으로 보정할 것을 제안했다. 그에 따라, 출원인은 “the combination of the first notch and the second notch providing a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor contact for the leveling device within the bounds of the base” 한정사항을 추가하는 청구항 보정을 제출했다. 그러면서, 선행기술의 base 구조는 opening (Doda), cut-outs (Psaila) 가 base 구조의 안쪽으로부터 이격되어 있음으로써 spacer tab (24) 이 일체화 (integrity) 되는 구조인 차이점이 존재한다고 주장했다.

1심 재판부는 2개의 청구항 한정사항 즉, (1) “edge” 와 (2) “the combination of the first notch and the second notch providing a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor contact for the tile leveling device within the bounds of the base” 에 대하여 청구항 해석을 수행한 결과, (1) 에 대하여 “the line at which a surface of a tile terminates” 로, (2) 에 대하여 “the notches in the base collectively span an area that is larger than the solid portions of the base” 로 결정했다. 

항소심 재판부는 1심 재판부의 청구항 해석 중 내부적 증거에 의한 것은 de novo 로, 외부적 증거에 기초한 사실적 판단에 관한 것은 clear error 기준으로 검토한다. Apple Inc. v. Wi-LAN Inc., 25 F.4th 960, 967 (Fed. Cir. 2022)

1심 재판부는 edge 를 “the line at which the surface of the tile terminates (tile 이 끝나는 표면의 선)” 으로 해석했는데, 항소심 재판부는 이를 다음과 같이 수정한다. 청구항 용어는 일반적으로 통상의 기술자가 발명 시점에 이해하는 의미이다. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc) 특허청구항과 명세서에 나타난 용어의 문맥상의 사용은 통상의 기술자가 그 용어를 어떻게 이해할 것인지를 보여주는 강력한 증거이다. Claim 5에서 edge 는 두 표면의 접촉 (contact) 의 문맥상 의미로 사용되었다. 특히, 청구항에서는 edge – subfloor 간 또는 edge – mortar – sufloor 간 접촉을 필요로 한다. 물리적으로 “line” 즉, 표면이 끝나는 곳은 그러한 접촉 영역 (surface) 을 가질 수 없으므로, edge 를 line 으로 제한하는 것은 “contact” 을 의미없게 하므로, 그러한 해석은 오류가 있다. 즉, 청구항의 모든 용어에 의미를 부여하는 청구항 해석이 그렇지 않은 해석보다 우선적으로 고려된다. Merck & Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 395 F.3d 1364, 1372 (Fed. Cir. 2005)

본 재판부가 edge 의 청구항 해석에 “very edge” 만으로 제한되지 않고, edge 로부터 확장된 표면의 일부를 포함한다고 수정했으나, 그 표면의 일부가 정확히 어디까지 인지 결정해야 한다.

심사 중, 출원인은 심사관의 비자명성 위반 거절 이유 극복을 위해 선행기술의 조합과 본 발명은 tile 과 mortar 간 접촉 영역에 차이가 있음을 반복하여 주장했다. 출원인은 청구항에 “edge-to-subfloor contact at the first notch” 한정사항을 추가한 다음, 선행기술 (Hoffman) 은 그러한 한정사항에 대한 개시가 없다고 항변했다. 특히, Hoffman 의 groove 는 base portion 까지 연장되지 않기 때문에 결과적으로 “edge-to-subfloor contact”을 형성하지 않는다고 항변했다. 또한, 출원인은 Hoffman 은 tile 의 “very edge” 영역이 subfloor 에 맞닿지 않는 점을 지적했다.

요약하자면, 출원인은 선행기술이 tile 의 “very edge” 까지 mortar 가 접촉하는 것을 허용하지 않는 반면, 본 발명은 mortar 가 해당 지점까지 연장되는 것을 허용한다는 점을 근거로 본 발명을 선행기술과 반복적으로 차별화했다. 이러한 진술에 비춰볼 때, 본 재판부는 발명자가 edge 가 tile 의 “very edge” 까지 포함하는 것으로 의도했다는 1심 재판부의 판단에 동의한다. 그에 따라, 본 재판부는 edge 를 “the area around and including the very edge of the tile”로 해석한다.

Acufloor 는 출원경과사항 중 자신의 진술이 명확하고 오해의 여지없는 포기 (clear and unmistakable disclaimer) 에 해당하지 않는 바, 1심 재판부가 출원경과사항에 부적절하게 의존했다고 주장했다. 그러나, 본 재판부가 일관되게 판시해 온 바와 같이, 특허 심사과정에서 발명자가 제시한 어떠한 설명 (explanation), 부연 (elaboration) 또는 요건 (qualification) 도 관련이 있는데, 이는 청구항 해석의 역할이 공개되고 설명되어 특허를 받은 “실제 발명의 범위”를 포착하는 것이기 때문이다. Iridescent Networks, Inc. v. AT&T Mobility, LLC, 933 F.3d 1345, 1352–53 (Fed. Cir. 2019) 출원사항은 “발명자가 자신의 발명을 어떻게 이해했는지, 그리고 출원 과정에서 발명을 제한하여 청구항 범위를 원래보다 좁게 만들었는지 여부를 보여줌으로써 청구항 언어의 의미에 관한 정보를 빈번히 제공할 수 있다.” Phillips, 415 F.3d at 1317 본 사안에서 재판부는 권리 포기 (disclaimer) 의 발견에 근거하여 edge 라는 용어를 해석하는 것이 아니다. 오히려, 본 재판부는 해당 특허에서 사용된 edge 용어를 통상의 기술자가 어떻게 이해할지 파악하기 위해 출원경과사항을 참고한 것이다.

“Majority of an area” 한정사항의 해석에 대하여, 양측은 (1) majority of the area of contact between the tile and the subfloor 인지, (2) majority of the area of the base 인지 대립했다. 1심 재판부는 (2) 로 해석했는데, 본 재판부는 이에 동의하지 않는다. “Majority of the area” 한정 사항에 사용된 문구 자체가 평이하고 명확하므로, 그 문언 그대로 해석하는 것이 타당하다. 즉, area 는 “the combination of the first notch and the second notch providing a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor contact for the leveling device within the bounds of the base”에서, base 의 면적이 아니라 tile-mortar-subfloor contact 을 명시적으로 지칭하고 있고, 그 어디에서도 notch 의 면적을 base 의 고체 부분 (solid portion) 의 면적과 연관 짓고 있지 않다. “Majority of the area” 한정사항이 추가된 것이 “각 notch 의 크기를 base 크기와 연관지어 집중 기술”하고 “선행기술과 더욱 차별화되도록 notch 의 크기를 더 잘 정의하는 방향으로 청구항 용어를 보정할 것”이라는 심사관의 제안에 따른 것이라는 점은 사실이나, 출원인은 심사관이 제안한 문구를 그대로 사용하지 않고, “a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor” 한정사항을 추가하는 청구항 보정을 제출하였고, 심사관은 등록결정 했다. 만약 출원인이 심사관이 제안한 문언을 그대로 채택하는 보정을 했다면, 1심 재판부의 결정이 옳았을 가능성이 높다.

1심 재판부가 청구항 해석 결론에 의존한 출원경과 사항을 살펴보면, 출원인은 통상의 기술자가 Doda 문헌의 opening 을 base 방향으로 연장하지 않았을 것이라는 점을 지적할 뿐, 자신들의 장치가 base 의 크기를 줄임으로써 일반적으로 더 많은 contact 을 허용한다고 주장한 것이 아니다. 즉, 출원인의 주장은 Doda 의 opening 이 어떻게 수정될 것인지 또는 수정되지 않을 것인지에 관해 구체적이었으므로, 본 재판부는 출원인이 다른 opening 에 의해 허용되는 contact 면적과 대비하여 notch 에 의해 허용되는 contact 면적에 근거하여, 즉 청구된 notch 들이 contact 면적의 majority 를 제공한다는 사실에 근거하여 선행기술과 차별화한 것으로 이해하고, 그에 따라 1심 재판부의 base 의 면적에 대한 majority 로 이해한 것이 오류라고 판단한 본 재판부의 결론을 뒷받침한다.

상기와 같이, 1심 재판부의 “edge” 청구항 해석을 수정하고, “the com-bination of the first notch and the second notch providing a majority of an area of tile-to-mortar-to-subfloor contact for the leveling device within the bounds of the base” 청구항 해석은 변경하는 바, 1심 판결을 파기 환송한다.

Rescinding prosecution disclaimer with sufficient clarity (Hakim v. Cannon Avent, Fed. Cir., 2007)

 Hakim v. Cannon Avent, 479 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2007)

본 사건은 prosecution disclaimer 의 철회 (rescinding) 에 관한 판결이다. 특허권자 Hakim 은 continuation application 을 하면서, 원출원 claim scope 에 대하여 확장한다는 취지를 PTO 에 제출하였으므로, 원출원 claim limitation 이 후출원 claim 에서 적용되지 말아야 한다고 주장하였으나, 재판부는 그러한 rescission 에 이르기 위해서는 충분히 명확한 정도의 disclaimer 가 있어야만 한다고 판결하였다.

Hakim 은 자신의 특허 US 6,321,931 및 US 6,357,620 에 근거하여 Cannon Avent 에 특허침해소송을 제기하였다. Hakim 발명은 음료용기에 관한 것인데, suction 에 의하여 통로의 밸브가 들려져 음료가 통과할 수 있는 구조이다. 

심사과정 중 Hakim 은 다음과 같이 자신의 발명이 (심사관) 인용발명과 대비되는 특징을 갖는다고 하였다:

The first mechanism involves an inverting, flexible valve material which has a slit therein and responds to suction. . . . . By providing both the elastomeric member with a slit and a blocking element, a sealing mechanism is provided which reduces spillage beyond that of either mechanism alone. None of the references cited in the Office Action [Robbins III, Bachman, and Belcastro] teach or suggest such a no-spill mechanism having a slit sitting against a blocking element such as is recited in all of the pending claims.

즉, 심사과정 중 Hakim 은 자신의 발명의 특징으로 “slit in the flexible valve material”을 주장하였다.

Avent 의 accused product 는 valve 와 함께 flexible diaphragm 이 구비된 central opening 이 마련된 음료 용기인데, slit 을 갖지는 않는다. 

1심 재판부는 claim construction 을 통하여 ’931 특허는 “flexible valve material” 내지 “diaphragm having a slit” 을 claim limitation 으로 갖는다고 결정한 후, Avent 의 제품에 slit 이 구비되지 않았으므로, ’931 특허에 대한 비침해 summary judgment 판결 하였다.

Hakim 은 1심 재판부의 claim construction 이 자신의 특허에 대한 권리범위를 지나치게 협소하게 해석하였고, 특히 claim 1, 2 는 “slit” 용어 대신 “opening” 을 사용하였으므로, claim 1이 상기 2가지 한정사항 중 하나를 갖는 것으로 해석하는 것은 오류가 있다고 주장하였다. 

Claim 1은 다음과 같다:

1. An apparatus for use in a no-spill drinking cup, said apparatus comprising:

a valve holder, such valve holder comprising at least one valve and a blocking element, said valve comprising a flexible material, said blocking element comprising an area of material which is impenetrable to the flow of liquid, said valve further comprising an opening through said flexible material, said valve having a resting position wherein said flexible material sits with said opening against said blocking element such that said valve is closed to the passage of liquid through said valve, said valve moving into an open position for the passage of liquid through said valve upon the application of negative air pressure to the top of said valve, said open position being a position wherein said flexible member comprising said opening lifts off of said blocking element.

“Opening” 은 Hakim 이 continuation application 을 신청하면서 등장하였는데, 해당 신청서의 attorney letter 에는 Hakim 이 claim 1 을 “slit”에서 “opening” 으로 변경함으로써, 그 권리범위를 확장한다는 취지를 기재하였다. 

Continuation application 은 별다른 거절이유 없이 등록되었고, 1심 재판부는 Hakim 의 continuation patent 에 대하여 원출원의 prosecution history 를 포함하는 바 “slit in the flexible material” 한정사항을 포함한다는 취지로 다음과 같이 판결하였다:

Because Hakim did not retract any of his arguments distinguishing the prior art, he is held to the restrictive claim construction he argued during prosecution of the patent."

Hakim 은 continuation application 을 제출하면서, new claims 는 원출원에 의한 claim scope 보다 확장되었다는 취지를 기재하였고, 그럼에도 심사관이 new claims 를 거절이유 없이 등록결정한 것은 심사관이 new claims 에 대한 특허성을 확인해 준 것이라고 주장하였다. (다음의 판례를 인용하였다.)

The presumption of regularity supports the official acts of public officers, and, in the absence of clear evidence to the contrary, courts presume that they have properly discharged their official duties. United States v. Chemical Foundation, 272 U.S. 1, 14-15, 47 S.Ct. 1, 71 L.Ed. 131 (1926)

Avent 는 Hakim 이 심사관에게 청구범위 확장의 취지를 표현하면서, 이전 심사과정에서 자신의발명이라고 한정하였던 것 중 어디까지 확장하는지 특정하지 않았다고 반대 주장하였다. 

재판부는 Hakim 이 continuation application 을 통하여 권리범위를 확장하는 특허출원을 할 권리는 있지만, 그럼에도 불구하고 심사과정 중 포기 (surrender or disclaimed) 한 범위를 다시 회복 (recapture) 할 수는 없다고 판결하였다. 즉, 심사관이 continuation claims 에 대하여 등록 결정한 것은 parent application 의 심사과정 중 출원인이 주장한 사항을 바탕으로 한다고 판결하였다. 

The doctrine of prosecution disclaimer is well established in Supreme Court precedent, precluding patentees from recapturing through claim interpretation specific meanings disclaimed during prosecution. Omega Engineering, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1324 (Fed. Cir.2003)

심사과정 중 출원인이 행한 disclaimer 는 철회 (rescinding) 가 가능하고, 그에 따라 포기하였던 권리범위(disclaimed scope) 의 회복 (recapture) 도 가능하지만, 그러한 회복에 이르기 위해서는 충분히 명확한 prosecution history 가 필요하며 특히 disclaimer 에 의하여 배제되었던 선행문헌에 대한 재검토 (re-visiting) 가 필요하다. 

The public notice function of a patent and its prosecution history requires that a patentee be held to what he declares during the prosecution of his patent. A patentee may not state during prosecution that the claims do not cover a particular device and then change position and later sue a party who makes that same device for infringement. Springs Window Fashions LP v. Novo Indus., L.P., 323 F.3d 989, 995 (Fed. Cir.2003) 

2심 재판부는 1심 재판부가 “opening” 에 대하여 slit 을 포함하는 구조로 해석한 것에 오류가 없다고 하면서, 특허 비침해 summary judgment 를 확정판결 하였다.