United States v. Arthrex, No. 19-1434, decided June 21, 2021
본 사건은 PTAB 의 Administrative Patent Judge (APJ, 행정법 특허판사) 가 의회의 동의를 구하여 대통령이 임명해야 하는 principal officer 인지, 아니면 USPTO 가 속한 행정부 조직의 수장 (Secretary of Commerce) 이 단독으로 임명해도 되는 inferior officer 인지가 문제된 사안이다. Supreme Court 는 APJ 가 principal officer 이므로, Director (USPTO) 가 inter partes review 에서의 APJ 의 판결에 대하여, 리뷰할 수 있는 권한을 가지도록 보완하여야 한다고 판결하였다.
Arthrex 가 Smith & Nephew 에 대하여, US 9,179,907 특허침해 소송을 제기하자, Smith & Nephew 는 inter partes review 를 제기하였고, 이에 PTAB 은 해당 특허를 무효 판결하였다. 이에, Arthrex 는 CAFC 에 항소하였으며, PTAB 의 Administrative Patent Judge (APJ; 행정법판사) 의 임명이 의회의 동의를 구해야 하는 principal officer 인데, inferior officer 의 임명 방식인 Secretary of Commerce 에 의하여 (대통령에 의하지 않고, 의회의 동의도 없이) 임명 되었으므로, 이는 헌법상 Appointments 규정 (Art. II, §2, cl. 2) 위반이므로, PTAB 의 결정을 기각해달라고 하였다. 이에, CAFC 는 Secretary (Department of Commerce) 와 Director (USPTO) 모두 APJ 의 판결을 리뷰하거나, 임기 중에 해임할 수 있는 권한이 없으므로, APJ 는 principal officer 가 맞다고 판결하였다. 그런데, CAFC 는 그에 대한 해결 방안으로 APJ 의 tenure protection (임기 보장) 을 무효로 하였다. 그리고는 PTAB 의 판결을 기각하면서, 새로운 APJ 패널을 구성하여 Arthrex 사건의 재심을 진행하도록 판결하였다. 이에, Arthrex 는 Supreme Court 에 상고 (writ of certiorari) 하였다.
*** 사건명이 Arthrex v. United States, United States v. Arthrex 등으로 되어 있는 것은, Arthrex, Smith & Nephew, United States (Government, PTO) 모두 writ of certiorari 를 하였고, Supreme Court 가 이에 대하여 certiorari 를 허락하고 하기의 판결을 내렸기 때문이다.
Supreme Court 는 대통령이 Executive Branch (행정부) 의 행위에 대한 책임이 있다는 Free Enterprise Fund v. Public Company Accounting Oversight Bd., 561 U.S. 477 (2010) 판결을 인용하면서 시작하였다. 즉, 현재 수많은 officer 가 미국을 대신하여 대통령에 의하여 임명되는데, 이는 대통령으로부터 시작한 “clear and effective chain of command” 에 의하여 정당화 된다는 것이다. (즉, 대통령이 행정부의 수장으로서, 조직에 속한 officer 의 행위에 대하여 명확한 책임을 갖는 것으로 대통령에 의한 임명이 정당화 된다는 의미이다.)
헌법상 Appointment Clause 는 다음과 같다:
“[The President] shall nominate, and by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other public Ministers and Consuls, Judges of the supreme Court, and all other Officers of the United States, whose Appointments are not herein otherwise provided for, and which shall be established by Law: but Congress may by Law vest the Appointment of such inferior Officers, as they think proper, in the President alone, in the Courts of Law, or in the Heads of Departments.” Art. II, §2, cl. 2.
이에 근거하여, 대통령만이 상원의 동의 (advice and consent) 를 구하여 principal officer 를 임명할 수 있다.
그런데, 의회는 APJ 를 inferior officer 로 하여 Secretary of Commerce 가 임명할 수 있도록 하였다. 양 당사자 (Arthrex, United States) 는 APJ 가 “significant authority”를 행사하는 것에 대하여는 이의를 제기하지 않았다.
Supreme Court 는 Edmond 사건에서, inferior officer 는 대통령에 의하여 임명된 자에 의하여 관리 감독을 받아야 (directed and supervised) 한다고 하였다. 그런데, 의회는 PTAB 을 다른 행정부 조직과 상이하게 구성하였는데, Director 는 PTAB 의 APJ 에 대하여 “administrative oversight” 권한 – 즉, APJ 의 급여 책정, inter partes review 의 개시여부 결정, APJ 패널의 구성 - 은 주면서도, APJ 가 inter partes review 의 특허성 (patentability) 판결에는 관여할 수 없도록 하였다. 즉, APJ 는 inter partes review 에서 특허성 판단에 대한 “significant authority” 를 가지며, Director 는 해당 사안에 대하여 APJ 를 관리 감독 (direct and supervise) 할 수 없다. 이러한 구조로 인하여, 책임의 분산 (diffusion of accountability) 이 발생한다.
본 판결의 반대 의견 (dissent) 에서, Director 가 certificate 를 발행하는 권한을 가졌다고 언급하고 있지만, 이는 APJ 의 판결에 대하여 certificate 를 의무적으로 (shall) 발행하는 것이므로, 적절한 관리 감독이라고 할 수 없다.
PTAB 만이 rehearing 을 진행할 것인지 결정할 수 있다는 사실은 United States (Government) 도 인정하였다. Rehearing 패널의 구성도 PTAB 이 결정 할 수 있으므로, 이에 의하여 APJ 는 자신들이 선호하는 대로 rehearing 을 할 수 있다. 또한, Government 는 Director 가 APJ 를 이후의 사건에서 배제할 수 있는 권한이 있으므로, 이에 의하여 APJ 를 효과적으로 견제할 수 있다고 주장하였으나, 이미 발행된 APJ 의 최종 판결 (final decision) 을 철회하는 효과는 없다. 즉, APJ 가 유의미하게 관리 (meaningfully controlled) 되지 못한다.
1836년, 법원 (사법부) 으로부터 특허성 판단의 심리를 PTO 로 되돌려 받은 이후, 특허제도는 examiners-in-chief (APJ 의 전신) 의 결정에 대한 심리 (appeal) 를 Commissioner (PTO 의 특허부분장) 에 의하여 진행하였다. AIA 발효 전의 Board of Appeals 시절, examiners-in-chief 의 판단은 Court of Customs and Patent Appeals (CCPA) 가 리뷰하였다. (이는 현재, APJ (PTAB) 의 판단이 리뷰되지 않는 것과 대조적이다.)
Supreme Court 는 상기의 사유로, APJ 가 inter partes review 의 결정에 대하여 관리 감독 할 수 없는 것 (unreviewable authority) 은 Secretary of Commerce 가 임명한 inferior officer 의 권한을 넘어서는 것이므로, 위헌으로 판결한다.
그에 따른 적절한 방안으로, Supreme Court 는 PTAB 의 구조 자체를 부정하지 않았다. 대신, APJ 의 판결이 Director 에 의하여 관리 감독 (review) 되어야 한다고 하였다.
America Invents Act 는 두가지 방법으로 APJ 에 대한 Director 의 감독 (supervision) 을 불가능하게 하는데, (1) inter partes review 는 3인의 APJ 패널에 의하여야 하고, (2) PTAB 만이 rehearing 을 결정할 수 있음이다. (35 U.S.C. §6(C)) 이 때문에, Director 는 APJ 의 결정사항을 재심 (rehear and reverse) 할 수 없다. 의회는 Director 에게 PTO 의 권한과 책임을 부여 (§3(a)(1)) 하였으므로, PTAB 을 관리 감독할 수 있다. 이에 의하여, Director 는 PTAB 의 결정을 리뷰하고, 필요에 따라 Board 를 대신하여 자신만의 최종 판결을 내려야 한다. Supreme Court 는 35 U.S.C. §6(C) 를 효력을 상실한 것으로 판결하였다.
본 사건에서, Acting Director 는 APJ 의 판결에 대한 rehearing 여부를 스스로 결정하여야 한다고 판결하였다.
*** 원문은 다음과 같다:
The Constitution therefore forbids the enforcement of statutory restrictions on the Director that insulate the decisions of APJs from his direction and supervision. To be clear, the Director need not review every decision of the PTAB. What matters is that the Director have the discretion to review decisions rendered by APJs.
