Determination of nonobviousness - Flexible approach (Perfect Web Tech. v. InfoUSA)

Perfect Web Technologies, Inc. v. InfoUSA, Inc. 587 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2009)

본 사건은 Supreme Court가 KSR International v. Teleflex (550 U.S. 398 (2007)) 사건에서 비자명성 판단 기준에 대하여 TSM (teaching-suggestion-motivation) test 만의 경직된 기준을 적용하지 말 것을 판결하자, CAFC가 이러한 새로운 기준 (flexible test) 을 적용하여 특허 무효 판결한 사건이다.

특히, 비자명성 판단에 있어서 common sense, obvious to try 및 long-felt need (secondary consideration) 를 어떻게 적용할 것인지에 대하여 판결하고 있다.

Perfect Web 은 US6,631,400 (A method for managing bulk e-mail distribution) 의 특허권자인데, 1심 재판부가 해당 특허가 선행문헌에 의하여 자명하여 무효라고 판결하자, CAFC 에 항소하였다.

BACKGROUND

US6,631,400의 claim 1은 method claim으로 다음과 같이 (A) – (D) 단계로 수행된다:

1. A method for managing bulk e-mail distribution comprising the steps:

(A) matching a target recipient profile with a group of target recipients;

(B) transmitting a set of bulk e-mails to said target recipients in said matched group;

(C) calculating a quantity of e-mails in said set of bulk e-mails which have been successfully received by said target recipients; and,

(D) if said calculated quantity does not exceed a prescribed minimum quantity of successfully received e-mails, repeating steps (A)-(C) until said calculated quantity exceeds said prescribed minimum quantity.

1심 재판부는 claim 1의 단계 (A) – (C)는 선행문헌에 의하여 공지되었고, 단계 (D)는 누구에게나 자명하므로, 특허는 무효라고 summary judgment 판결하였다. 이에 대하여, Perfect Web 은 항소하였고, 본 재판부 (CAFC) 는 28 U.S.C. § 1295(a)(1)에 근거하여 jurisdiction 을 갖는다.

DISCUSSION

본 재판부는 1심 재판부의 summary judgment 판결에 대하여, de novo 로 심리한다. 

Summary judgment 결정은 다음의 기준으로 내려진다: 

Summary judgment is proper if there is “no genuine issue as to any material fact” and “the movant is entitled to judgment as a matter of law.” Fed.R.Civ.P. 56(c). (즉, 중요 사실에 대한 다툼이 없고, summary judgment를 주장하는 자가 법률심으로 승소할 수 있는 때 내려짐)

Obviousness

자명성 판단은 법률심의 문제인데, 이는 기저의 사실적 판단에 기초한다. (Obviousness is a question of law based on underlying findings of fact. In re Kubin (Fed.Cir.2009)) 

기저의 사실적 판단은: 

1. 선행문헌의 범위와 내용의 확정; 

2. 선행문헌과 본 발명의 차이점의 확인;

3. (그러한 차이점을) PHOSITA 기준에서 판단; 이며, 

4. 상기, 1. 2. 3에 부가하여 2차적 고려사항을 검토할 수 있다. 

• The underlying factual inquiries are: (1) the scope and content of the prior art, (2) the differences between the prior art and the claims at issue, (3) the level of ordinary skill in the pertinent art, and (4) secondary considerations of nonobviousness. KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)

1심 재판부는 US6,631,400이 email marketing 분야이고, PHOSITA 는 적어도 고등학교 졸업 후 해당 분야에서 최소 1년의 경험을 한자로써 컴퓨터와 email 프로그램에 익숙할 것으로 설정하였다. (양 당사자는 이에 동의하였다.) 이후, 1심 재판부는 명세서 기재사항 중 (A) – (C) 단계는 공지인 것으로 판단하였다. 

따라서, 본 재판부는 문제가 되는 것은 “단계 (D) 가 email marketer 기준으로 자명한가?”로 하였다.

1심 재판부는, KSR 판결에 따라 PHOSITA는 automation 이 아닌 “ordinary creativity” 를 보유한 자이고, 그러한 PHOSITA 기준으로, 단계 (D)는 단순히 필연적 결과의 반복 실행 (logical result of … maxim ‘try, try again’) 만을 필요로 하므로, claim 1은 선행기술 대비 자명하다고 판단하였다. 

또한, 1심 재판부는 Perfect Web 의 상업적 성공과 장기간에 걸친 요구에 기인한 2차적 고려 주장도 동의하지 않았다.

항소심에서, Perfect Web 은 1심 재판부의 PHOSITA 의 기준을 포함한 Graham factors 에 대하여 다투지 않았다. 양측 모두 단계 (A) – (C)는 prior art 에 의하여 공지이고, 단계 (D)는 공지되지 않았음에 대하여 동의하였다. 2차적 고려사항에 있어서, Perfect Web  은 long-felt need 에 대하여만 주장하였다.

Perfect Web 은 다음의 2가지에 대하여 이의제기 하였다: 

1. common sense  에 의하여 단계 (D)의 교시가 있을 수 있는가, 

2. long-felt need 가 존재하는가. 

Common sense 는 증거와 factual finding 으로 뒷받침 되어야 하는데, 왜냐하면 선행문헌에 포함된 TSM test 에 대한 질의와 common sense 에 대한 질의는 (자명성 판단에 있어서) 동등한 역할을 하기 때문이라는 것이 Perfect Web 의 주장이다. 

이러한 관점에서, Perfect Web 은 1심 재판부가 단계 (D)를 단순히 필연적 결과의 반복 실행으로 판단한 것에 오류가 있으며, 더구나 해당 대목에 있어서의 전문가 진술 즉, 특허발명이 common sense 로부터 교시될 수 없다는 점을 간과했다고 주장하였다. Perfect Web 은 종래 email marketing 분야에서는 필요한 메일의 대량 전송을 위해서는 필요한 양을 넘어서는 전송 (oversending) 을 할 수밖에 없었고, 이는 자원의 낭비 내지 고객의 불만을 야기하는 점으로부터 long-felt need 가 있었다고 주장하였다.

이에 대하여, InfoUSA 는 단계 (D)가 단계 (A) – (C)에 대하여 common sense 에 기초한 부가에 불과하고, Perfect Web 의 long-felt need 주장은 충분한 증거에 의한 뒷받침이 되지 않는다고 주장하였다.

A. Common Sense 

Supreme Court 는 자명성 판단에 있어서, TSM test 기준을 적용하는 경우, common sense 는 선행문헌에 의해 공개된 사항으로부터 당업자가 일정한 변경을 통하여, 본 발명을 도출해 내는 것을 입증하는 유용한 source  로 인정한 바 있다.

시장에서 design need 내지 market pressure 가 있는데, 소수의 정해진 해결방법이 존재하는 경우, PHOSITA 는 그러한 몇 가지 해결방법 중에서 어느 하나를 선택할 이유가 충분하다. 그리고, 그러한 선택에 의하여 예견된 성공으로 이어졌다면, 이는 common sense 의 영역이며, “obvious to try” 즉, §103에 기초한 자명한 영역이 된다. 

Supreme Court 는 사후적 고찰 (hindsight) 에 의한 왜곡을 경계하면서도, common sense 가 PHOSITA 로 하여금 어떠한 기술의 1차적 목적과는 다소 상이한 용도로 변형함으로써 복수의 특허에 기재된 교시를 퍼즐을 맞추듯 조합할 수 있음을 언급한 바 있다. 즉, common sense 는 충분한 추론을 수반하는 경우에는, 자명성 판단에 있어서 오랫동안 인정 되어져 왔다. 

(그런데) 심사관이 특허 심사과정에서 자명성에 근거한 거절 결정 시, 그에 필요한 사실적 결론 뿐만 아니라, 해당 결론을 뒷받침할 기록에 의한 증거 또한 필요로 한다. 

한편, common sense 가 factual evidence 를 완전하게 대신할 수는 없더라도, 자명성 판단에 필요한 증거의 분석, 검토에는 사용될 수 있다. KSR 판결에서 Supreme Court 는 자명성 판단은 경직된 공식 (rigid formula) 에 의한 것이 아니라, PHOSITA 기준에서 이미 존재하는 구성요소의 결합이 왜 자명한지 또는 자명하지 않은지를 설명하는 과정이라고 하였다.

즉, 청구된 발명이 선행문헌의 기재사항으로부터 자명하다는 결론에 이르기 위하여, (복수의) 선행문헌 간의 간격을 연결할 때 재판부는 다양한 소스를 활용할 수 있으며, 그러한 소스 중 하나로 common sense 도 사용할 수 있다는 것이다. 

CAFC 는 선행문헌의 결합의 “reason, suggestion, motivation” 이 명시적으로 또는 암시적으로:

1. 선행문헌 그 자체에 포함되어 있거나; 

2. PHOSITA 가 인지하고 있는 어떠한 형태의 자료나 공개에 의하거나; 또는 

3. 해결하고자 하는 과제의 본질에 포함될 수 있다고 하였다. KSR 재판부는 그러한 source 를 좀 더 유연하게 확장하여, 서로 밀접한 관계에 있는 복수의 특허, 발명의 시점에서 특허에 기재된 해결과제 및 필요; 및 

4. 배경기술, 창작 그리고 PHOSITA의 common sense 를 포함시켰다. 

이러한 source 들을 검토함에 있어서, 경직된 예방적 규칙을 적용함으로써, factfinder (1심 재판부 (배심원), PTO 심사관 등) 로 하여금 common sense 가 배제되는 결과를 불러올 필요는 없다는 것이 Supreme Court 의 입장이다. 즉, factfinder 는 자명성을 판단함에 있어서, 서면 증거에 추가하여 common sense 를 활용하는 것이 가능하다는 것이다. 

이러한 관점에서, KSR 재판부는 서면으로 공개된 자료에 대하여 과도한 강조를 피하라고 언급하였다. Expert testimony 또한 항상 필요한 것은 아니다. 왜냐하면, 많은 경우에 있어서 발명을 구성하는 기술은 expert testimony 없이도 용이하게 이해될 만한 수준이기 때문이다. 그러므로, 본 재판부는 자명성 판단에 있어서 Graham factual findings 을 위한 증거의 뒷받침이 필요한 것은 맞지만, 그러한 증거의 소스는 PHOSHITA 에게 접근 가능한 것이라면 logic, 판결, 또는 common sense 등 어떠한 것도 가능한 것으로 판결한다.

Supreme Court 는 비자명성 분석이 PHOSITA의 추정력 (inference) 과 창의력 (creative steps) 에 기반하기 때문에 요건의 유연한 적용이 수반된다 하더라도 그러한 분석이 요건 자체를 완화하는 것은 아니며, 분석의 근거 또한 명백 (explicit) 해야 한다는 점을 강조하였다. 본 재판부 또한 summary judgment 판결에서 그러한 점을 재확인하였는데 즉, common sense 내지는 기타의 근거에 기초하여 선행문헌으로부터 자명하다는 결론을 내리기 위하여 충분히 명확한 검토가 수반되어야 한다는 점이다.

본 사건에 있어서, 1심 재판부가 자명성 판단의 기초로 인용한 common sense 즉, (D) 단계는 선행하는 단계들의 단순 반복에 지나지 않는다. 특히, 1심 재판부는 common sense 의 적용을 설명하였는데, 이는 적절하였다. (A) – (C) 단계는 선행문헌에 공지되었다는 점에 Perfect Web 도 긍정하였고, 문제의 (D) 단계는 단순히 공지된 단계를 (소정의) 목표에 도달할 때까지 반복하는 것에 불과하므로 이는 common sense 에 불과하다는 결론에 도달한다. (즉, 100건의 email 을 전송해야 하는데, 1차 시도로 95건만 전송되었다면, PHOSITA 는 1회 더 메일을 전송할 것이 상식적이다.)

B. Obvious to Try

기록에 의하면, 단계 (D)는 자명한 시도 (obvious to try) 이다. 특허에서 다루고 있는 것은 목표 건수의 메일을 전송하기 위하여 너무 많거나 너무 적은 메일 메시지를 전송 시도해야 한다는 점이다. Supreme Court 는 제한된 숫자의 해결방안을 시도하여, 예견된 성공에 다다른다면, 이는 (특허성을 부여할 만한) 혁신 (innovation) 이라기 보다는 통상의 기술 내지 common sense 에 불과하다고 하였다.

당사자들은 PHOSITA 가 고등학교를 졸업한 후, 본 기술분야에서 적어도 1년의 경력을 가진 자로써, 컴퓨터와 이메일 프로그램에 익숙한 자임에 동의하였고, Perfect Web 은 공지의 방법을 반복하기 위하여 (일정 수준의) 컴퓨터 프로그래밍 경험이 필요하다고 주장하였으나, 이는 이유 없으므로 (D) 단계의 수행은 자명한 시도로 (본 재판부는) 판단한다.

C. Claim Construction

Perfect Web 은 1심 재판부가 특허청구항의 validity 를 판단하기 전, claim construction 을 했어야 한다고 주장하였으나, 본 재판부는 이에 동의하지 않는다. 1심 재판부는 summary judgment 판결 시, 논쟁의 여지가 없는 청구항 용어에 대하여는 claim construction 을 생략할 수 있다. 본 사안에서, 당사자들은 청구항 용어 중 단계 (D)에 있어서 2가지 즉, “said calculated quantity” 와 “prescribed minimum quantity”에 대하여만 다투었는데, 상기 2가지 부분은 자명성 판단에 영향을 주지 않는다. Perfect Web 은 1심 재판부가 claim construction 을 과도하게 단순화하여 “try, try again”으로 했다고 주장하였으나, 본 재판부는 이에 동의하지 않는다. 1심 재판부의 claim construction 에 오류가 없는 것으로 판결한다.

D. Long-Felt Need

특허 출원일을 기준으로 장기간에 걸친 충족되지 못한 요구 (long-felt and unmet need) 가 존재하였다는 사실은 특허의 비자명성 판단에 있어서, 2차적 고려사항이다. 관련하여, InfoUSA 측의 전문가는 2가지 고유의 문제점을 지적하였는데, 즉, 특허 출원일 이전의 메일전송시스템이 과도한 양의 메일을 전송시키는 이유로, 첫번째 판매원들은 무보수로 일정량의 메일을 전송하는 작업을 수행해야 하며, 둘째 점점 증가하는 수의 고객들이 원하지 않는 메시지를 수신함으로써 그러한 시스템으로부터 멀어진다는 것이다.

그러나, Perfect Web 은 상기의 2가지 문제점을 해결함에 있어서, 해당 특허 방법이 기술적인 해결방법을 제시하였음을 입증하지는 못하였다. 즉, 특허가 메일 전송에 있어서 개선된 효율을 제공한 것은 맞지만, 실증적인 수치 (데이터) 로써 어느 만큼의 marketing 비용/시간을 감소시켰고, 어느 규모의 고객이 이탈하는 것을 방지하였는지 입증하지 못하였다. 무엇보다, 이러한 2차적 고려요소는 강력한 자명성 (strong prima facie showing of obviousness) 을 극복하지는 못한다. 따라서, Perfect Web 의 이러한 2차적 고려요소의 주장은 일견 타당한 부분이 있다하더라도 특허가 선행문헌에 비하여 비자명하다는 결론에 이르기에는 불충분하다.

본 재판부는 1심 재판부의 판단 즉, 특허청구항 모두는 선행문헌에 기재된 사실로부터 자명하다는 것에 동의하므로, 본 특허를 무효로 판결한다.

Application of the bar on patents claiming obvious subject matter (KSR International v. Teleflex)

•  KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)
• CAFC 는 본 판결 전, 정형화된 TSM (teaching, suggestion, motivation) test 를 고안하여 적용함으로써, 이미 공지인 claim elements 의 조합으로 이뤄진 신규한 발명이 hindsight (사후적 고찰) bias 에 의하여 특허 거절 (무효) 되는 것을 방지하고자 하였음
• TSM test: 복수의 선행문헌의 결합의 사유에 대하여, (1) prior art 에 motivation (suggestion) 의 기재가 있거나, 발명이 해결하고자 하는 과제의 본질이거나, 또는 PHOSITA 의 인지 사실이고, (2) 발명자가 해결하고자 하는 precise (same) problem 이어야 함
• KSR 재판부 (Supreme Court) 는 CAFC 의 그러한 TSM test 적용이 특허법 (§103) 및 선판례와 조화되지 못한다고 강하게 비판 (경직된 방법으로의 TSM test 적용 불가)
• 재판부는, 왜냐하면 PHOSITA (Person Having Ordinary Skill In The Art) 는 ordinary creativity 를 보유한 자로써, 단순 자동화 (automation) 수행 보다 높은 수준의 창작 능력을 가진 자 이기 때문에, 동일하지 않더라도 유사한 문제의 해결 방안을 추론 (inference) 하고, 그 결과에 따른 창작 능력을 발휘할 수 있다고 함; 즉, common sense 를 보유하고, prior art 에 암시된 동기 (implicit motivation) 를 발견할 수 있는 자로 규정함으로써, 103 적용 요건을 완화
• Criteria for obviousness rejection (재판부가 예로 든 적절한 비자명성 거절사유)
• "Expensive and flexible" approach (rigid manner 내지 특정한 공식에 의하면 안됨)
1. Prior art element 의 공지된 방법으로의 조합 → unpredictable result 가 있지 않는 한, obvious
2. Prior art teaches away from combining certain known elements → nonobvious
3. Elements worked together in an unexpected manner -> nonobvious
4. Obvious to try (소수의 알려진 (예측 가능한) 방법 중 어느 하나를 선택하는 것) → obvious
• "Apparent reason to combine" (결합의 명확성)
1. Explicit analysis - Mere conclusory statement (근거에 의하지 않는 확정적 결론) 불가
2. Inferences and creative steps of PHOSITA - Precise teachings to specific subject matter 일 것 까지는 필요없음

Effect of preamble (MPEP 2111.02)

• Entire claim 의 맥락에서 읽었을 때, preamble 이 다음과 같은 경우, claim limitation 으로 해석 해야 함. Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., Fed. Cir. (1999)

1. Preamble 이 claim limitation 을 인용하거나 (즉, claim limitation 의 용어를 반복하여 기재하는 것), 
2. Preamble 이 claim 에 life, meaning, vitality 를 부여하는 경우,

• Claimed invention 의 구조 (structure) 에 대하여 한정하는 preamble 은 claim limitation 으로 취급해야 함
• Preamble 이 structural limitation 인지 아니면 단순한 purpose or use of the invention 인지 결정하는 것은, 오직 모든 기록 (명세서 기재사항, prosecution history) 을 종합적으로 검토하여, 발명자가 실제로 발명한 claimed invention 이 무엇인지를 이해함으로써 판단할 수 있음. Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc., Fed. Cir. (1966)
• Body of the claim 이 온전하고 내재적인 (intrinsic) 방법으로 claimed invention 의 모든 limitation 을 제시하고, preamble 은 단순히 발명의 목적 내지 용도 만을 기술하는 경우, 해당 preamble 은 claim limitation 으로 해석하지 않음. Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., Fed. Cir. (1999)
• Preamble 이 claimed invention 에 대한 purpose or intended use 로 기재된 경우에도, claim limitation 으로 해석되는 경우가 있는데 즉, prosecution history 중 해당 preamble 에 의하여, prior art 와의 차별성을 주장하는 용도로 쓰인 경우는 이를 claim limitation 으로 해석함. Metabolite Labs., Inc. v. Corp. of Am. Holdings, Fed. Cir. (2004)

Claim construction - Plain meaning (MPEP 2111.01)

• PTO 의 심사 중 즉, BRI 적용에 있어서도 청구항 용어는 명세서 기재사항과 배치되지 않는 이상 plain meaning 으로 해석
• Plain meaning 이란 발명의 완성시점에 있어서, PHOSITA 에게 통상의 의미 (ordinary and customary meaning) 를 의미함
• Ordinary and customary meaning 은 다양한 source - claim itself, specification, drawing, prior art - 에 의하여 증명 (확인) 될 수 있는데, 그 중 최우선의 source 는 specification 임 (즉, claim term 을 해석하는데 있어서, 가장 먼저 명세서 기재사항으로 의미 파악해야 한다는 뜻)
• 청구항 용어가 ordinary and customary meaning 을 갖는다는 전제 (presumption) 는 출원인이 명세서에 해당 용어의 다른 정의를 명확하게 기재함으로써 극복됨

The presumption that a term is given its ordinary and customary meaning may be rebutted by the applicant by clearly setting forth a different definition of the term in the specification. In re Morris (Fed. Cir. 1997)

• 명세서 기재사항에 의하여 청구항이 해석 (이해) 될 수 있으나, 그러한 기재사항으로 청구항을 한정하여 해석하는 것은 금지됨; 명세서에 기재된 특정 실시예 (embodiment) 를 그 보다 광의의 의미로 해석 가능한 청구항 용어를 제한하는 것으로 사용하면 안됨

Though understanding the claim language may be aided by explanations contained in the written description, it is important not to import into a claim limitations that are not part of the claim. For example, a particular embodiment appearing in the written description may not be read into a claim when the claim language is broader than the embodiment. Superguide Corp. v. DirecTV Enterprises, Inc. (Fed. Cir. 2004)

• 명세서 기재사항이 청구항 용어의 범위와 내용을 명확하게 할 때는 해당 청구항 해석을 위하여 extrinsic evidence 를 참고하면 안됨
• 청구항 용어를 ordinary and customary meaning 으로 해석하지 않는 (오직) 2가지 경우는 (1) 출원인이 lexicographer 로 행위한 경우, (2) 명세서에서 청구항 용어의 온전한 범위 (의 일부) 를 포기한 경우 (e.g., prosecution history 상에서, 해당 용어에 대한 범위를 한정해석 함으로써, 심사관의 거절이유를 극복한 경우)
• 출원인이 lexicographer 로 행위하기 위해서는 청구항 용어의 특별한 정의 - plain and ordinary meaning 과 구별되는 - 를 명세서에 명확하게 제시하여야 함
• 출원인이 명세서 상에 어느 청구항 용어에 대한 명백한 정의를 내렸다면, 그 의미가 해석 시 우선함

Where an explicit definition is provided by the applicant for a term, that definition will control interpretation of the term as it is used in the claim. Toro Co. v. White Consolidated Industries Inc. (Fed. Cir. 1999) 

• 특정 의미를 부여할 때는 명세서 기재사항이 충분히 명확하여, PHOSITA 기준에서 통상의 의미와는 구분되는 의미로 이해될 수 있는 정도에 이르러야 함

[I]t is important to note that any special meaning assigned to a term "must be sufficiently clear in the specification that any departure from common usage would be so understood by a person of experience in the field of the invention." Multiform Desiccants Inc. v. Medzam Ltd. (Fed. Cir. 1998) 

• 경우에 따라서는, 특정 의미는 명세서 전반에 걸쳐 문맥상 (contextual) 의 사용에 의하여 암시될 수 있음; 그러나, 애매 모호한 경우에는 ordinary and customary meaning 이 우선. 즉, special meaning 을 정의하는 방법이 명세서에서 "명시적으로 기재" 하는 것 만은 아니고, 암시적일 수도 있다는 의미
• 출원인은 청구항 용어의 온전한 범위 중 일부에 대하여 포기함으로써, 해당 용어의 plaim meaning 으로의 해석의 추정 (presumption) 을 부정할 수 있는데, disavowal, disclaimer 는 명확하고 오류가 없는 경우에만 포기한 대로 해석함

Applicant may also rebut the presumption of plain meaning by clearly disavowing the full scope of the claim term in the specification. Disavowal, or disclaimer of claim scope, is only considered when it is clear and unmistakable. SciMed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc. (Fed.Cir.2001) 

• 심사관이 어느 청구항 용어에 대하여 BRI 해석을 했는데, 해당 용어에 대하여 명세서 상의 묵시적 포기 (implicit disavowal) 가 있는 것 보다 더 좁게 해석되었다면, 심사관은 그러한 해석을 prosecution history 에 명확하게 기록해서 남겨야 함 

Four categories of statutory subject matter (MPEP 2106)

 MPEP 2106은 특허의 4가지 법정 카테고리 (categories of statutory subject matter) 에 대하여 설명하고 있다.

1. Process - an act, or a series of acts or steps. A process is a mode of treatment of certain materials to produce a given result. It is an act, or a series of acts, performed upon the subject-matter to be transformed and reduced to a different state or thing. Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 70, 175 USPQ 673, 676 (1972). (즉, 프로세스는 특정 재료로부터 주어지는 결과를 생산하기 위한 일련의 처리이다. 이것은 신규의 상태 내지는 물건으로 변환하기 위한 행위 또는 일련의 행위이다.)
2. Machine - a concrete thing, consisting of parts, or of certain devices and combination of devices. This includes every mechanical device or combination of mechanical powers and devices to perform some function and produce a certain effect or result. Corning v. Burden, 56 U.S. 252, 267, 14 L. Ed. 683 (1854). (즉, Machine은 실제의 물건, 부분의 집합체 또는 장치의 결합으로서, 기계적 장치 또는 기계적 동력의 결합, 특정 기능, 특정 효과 내지는 결과를 만들어내고 수행하기 위한 장치이다.)
3. Manufacture - an article produced from raw or prepared materials by giving to these materials or prepared materials by giving to these materials new forms, qualities, properties, or combinations, whether by hand labor or by machinery. Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 308, 206 USPQ 193,197 (1980) (즉, Manufacture는 원재료 내지는 준비된 재료로부터 신규의 형태, 질, 성질 내지는 결합에 의하여, 수작업 내지는 기계적 조작으로, 생성된 물품이다.)
4. Composition of matter - all compositions of two or more substances and all composite articles, whether they be the results of chemical union, or of mechanical mixture, or whether they be gases, fluids, powders or solids, for example. Chakrabarty, 447 U.S. at 308, 206 USPQ at 197. (즉, 두개 또는 그 이상의 물질의 조합으로 만들어지는, 화학적 결합 또는 기계적 혼합에 상관없이, 기체 내지는 액상, 분말 또는 고체에 상관없이, 모든 종류의 조성물이다.)

Determination of nonobviousness (Graham v. John Deere)

 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)

본 사건은 US Supreme Court (연방 대법원) 가 nonobviousness (비자명성) 요건에 대하여 확인한 판결이다. 

I. Nonobviousness 의 특허요건으로의 제정

Congress는 헌법이 부여한 권한 즉, Federal patent power 에 근거하여 특허법을 제정하게 되는데, 최초의 특허법은 특허요건으로 novelty 와 utility 만을 규정하였다. 헌법 (Constitution, Art. I, § 8, cl. 8) 에 규정된 Congress 의 Federal power 는 다음과 같다:

To promote the progress of … useful arts, by securing for limited times to … inventors the exclusive right to their .. discoveries. 

이후, Supreme Court는 Hotchikiss v. Greenwood (1851) 사건에서, 특허 받기 위한 skill and ingenuity 의 수준이  통상의 기술자 (당시는 ordinary mechanic) 에 의한 개선 보다는 높아야 한다고 판결하였다.

This Court additionally conditioned the issuance of a patent upon the evidence of more ingenuity and skill than that possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business.

이러한 Supreme Court 의 판결을 반영하여, Congress는 Patent Act (1952) 에서 nonobviousness를 법정 특허요건으로 추가하게 되었다.

§ 103. Conditions for patentability; non-obvious subject matter

A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. 

II. Nonobviousness 요건의 판단

§103은 patentability 에 대한 practical 한 검토를 가능하게 하였다. 즉, patentability 는 법률적 해석의 문제 (question of law) 이지만, nonobviousness 는 사실탐구의 문제 (factual inquiry) 를 기반으로 해야한다. 따라서, 다음의 질의를 근거로 nonobviousness 를 판단하여야 한다:

1.  the scope and content of the prior art; (선행문헌의범위와 내용을 확정) 
2.  the differences between the claimed invention and the prior art; and (청구된 발명과 선행문헌의 차이점을 판단)
3.  the level of ordinary skill in the art. (상기 판단 기준은 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자)

상기 사실 판단에 부가하여, secondary considerations를 고려할 수 있는데, 왜냐하면 secondary consideration은 claimed invention 의 대상 (origin of subject matter) 을 둘러싼 상황에 대한 것들로써, nonobviousness 판단을 위한 factual inquiry와의 관련성이 존재하기 때문이다. 다음의 것이 있다: 

1. commercial success;
2. long felt but unsolved needs; and
3. failure of others.

III. Graham 사건의 사실관계와 판결

본 사건은 Graham 의 특허 즉, 돌 섞인 흙을 쟁기질 할 때 쟁기에 손상이 가는 것을 방지하기 위한 충격흡수 수단을 구비한 “US2,627,798; Clamp for vibrating shank plows”에 대하여, 서로 다른 결론을 내린 5th Circuit (저렴하고 유익한 방법으로 공지의 결과를 획득하는 공지의 결합이므로특허 유효) 과 8th Circuit (공지의 조합에의하여 새로운 결과 도출에 실패하였으므로 특허 무효) 의 판결을 병합하여, Supreme Court가 판결한 것이다.

Supreme Court는 Justice Clark의 의견으로써, 다음과 같은 사유로 claim 1은 prior art 에 대하여 자명하다고 판결하였다.

1. Hinge plate 가 shank 하부로 이동한 것 외에는 '798 claim elements 전부가 prior art 에 존재하고,
2. 특허권자가 주장하는 효과 (shank flexes away from hinge plate) 는 동일한 동작관계 (mechanical operation) 에서 기인하는 것에 불과하며,
3. claim 1의 구성상의 차이점이라는 것이 단순한 마찰접점 (wear point) 의 이동에 불과

Disclosure requirements (35 U.S.C. 112 (a))

35 U.S.C. §112 (a) 는 명세서 기재요건에 대하여 규정하고 있는데, 다음과 같다:

The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention. (즉, (1) written description requirement, (2) enablement requirement, 그리고 (3) best mode requirement이다.)

2010년 CAFC는 Ariad v. Eli Lilly 사건에서, written description requirement와 enablement requirement는 두개의 별도의 요건 임을 확인하였다.

1991년 CAFC는 일찌감치 Vas-Cath v. Mahurkar 사건에서, 112 (a)의 description requirement와 112 (b)의 definiteness requirement 요건의 관계에 대하여 검토한 바 있는데 다음과 같다:

[T]here is a subtle relationship between the policies underlying the description and definiteness requirements, as the two standards, while complementary, approach a similar problem from different directions. Adequate description of the invention guards against the inventor's overreaching by insisting that he recount his invention in such detail that his future claims can be determined to be encompassed within his original creation. The definiteness requirement shapes the future conduct of persons other than the inventor, by insisting that they receive notice of the scope of the patented device. (즉, description requirement와 definiteness requirement는 유사한 문제에 대하여 서로 다른 방향에서 접근하는 상호 보완적인 관계에 있다. adequate description은 발명자 입장에서, 발명자가 자신의 발명에 대하여 후에 그 보다 넓은 범위의 권리를 주장하는 것을 방지하고자 하는 의미가 있고, definiteness requirement는 제3자 (공중) 의 입장에서, 특허 받은 발명의 범위에 대하여 고지 받음으로써, 미래의 행위를 형성하는 목적을 갖는다.)

Ariad Pharm. v. Eli Lilly & Co., Fed. Cir. (2010) 사건에서, CAFC 는 specification 은 (1) inventor 가 특허출원 시점에 claimed invention 을 소유하고 있었고, (2) claimed invention 을 어떻게 구현하고 사용하는지 (how to make and use) PHOSITA 에게 교시해야 한다는 점을 확인하였다. 그리고, disclosure requirement 를 만족하기 위해서는 claim language 를 그대로 반복 기재하는 것 (ipsis verbis) 만으로는 안된다고 하였다.

재판부는 개시요건의 적절성 판단에 있어서, 다음과 같은 요소를 고려할 수 있다고 하였다:

(1) existing knowledge in the particular fields; (2) extent or content of the prior art; (3) maturity of the science or technology; (4) predictability of the aspect at issue

(즉, 상기의 1 ~ 4의 요소에 따라, 개시요건을 어느만큼 자세히 또는 덜 자세히 기재하였을 때, 그것이 적절한지를 판단한다는 의미이다.)

US6,410,516 (Nuclear factors associated with transcriptional regulation) 은 RNA 합성에 있어서의 NF-κKB protein 에 관한 발명인데, claim 1은 다음과 같다:

1. A method for inhibiting expression, in a eukaryotic cell, of a gene whose transcription is regulated by NF-κKB, the method comprising reducing NF-κKB activity in the cell such that expression of said gene is inhibited.

재판부는 specification 에는 claimed invention 의 구체적 정의 (e.g., structure, formula, chemical name, physical property, etc.) 가 있어야 하는데, 그렇지 못하였으므로 해당 claim 은 112(a) 위반으로 무효라고 판시하였다.

 

Claim interpretation - Broadest Reasonable Interpretation (BRI) (MPEP 2111)

• 2111 은 특허 출원 심사 중 claim interpretation 기준에 대하여 설명; Phillips v. AWH Corp. (Fed. Cir. 2005) 판결에서, CAFC 는 PTO 가 특허 심사 중 broadest reasonable interpretation (BRI) 기준으로 claim interpretation 하는 것은 문제가 없다고 확인
• 즉, PTO 는 claim limitation 을 해석함에 있어서, claim language 그 자체만으로 해석하는 것이 아니라, 명세서 기재사항을 참작하여 PHOSITA 입장에서 broadest reasonable interpretation 을 함; 특허 등록 후, claim limitation 은 customary and plain meaning 으로 해석 (Phillips v. AWH Corp.)
• 37 CFR 1.75(d)(1) 에 의하면, claim limitation 은 명세서 기재사항에 의하여 명확하게 뒷받침 (clear support or antecedent basis) 되어야 하는 것으로 규정; 판례에 의하면, claim limitation 을 그대로 명세서에 기재하는 것 (ipsis verbis) 으로는 “clear support” 되었다고 보지 않음
• 등록된 claim 즉, validity, infringement (court) 절차 중에는 BRI 가 아닌 plain meaning 으로 해석; 이것은, 특허 심사 중 심사관이 claimed invention 에 대한 출원인의 명확한 의도를 기록으로 남김으로써, 등록으로 확정된 claim 은 그러한 기록에 근거하여 해석 가능하기 때문임 (Patented claims are not given the broadest reasonable interpretation during court proceedings involving infringement and validity; and can be interpreted based on a fully developed prosecution record. In contrast, an examiner must construe claim terms in the broadest reasonable manner during prosecution as is reasonably allowed in an effort to establish a clear record of what applicant intends to claim. In re Morris (Fed. Cir. 1997))
• 또한, 출원인은 심사 중 claim amendment 가 가능하므로, claim limitation 에 대한 BRI 기준으로의 해석은 등록 후, 심사과정에서 받아들여진 것 보다 더 넓은 의미로 해석될 가능성을 제거함 (Because applicant has the opportunity to amend the claims during prosecution, giving a claim its broadest reasonable interpretation will reduce the possibility that the claim, once issued, will be interpreted more broadly than is justified. In re Yamamoto (Fed. Cir. 1984))
• 그러나, BRI 가 broadest possible interpretation 을 의미하지는 않음; 출원인이 특별한 의미를 부여하지 않은 이상, 오히려 ordinary and customary meaning 으로 해석한다는 의미이고, specification 과 drawing 의 기재사항과 일치되는 claim term 으로 해석함; 특히, PHOSITA 가 다다를 수 있는 의미와도 일치해야 함

*** In re Cortright 사건에서, PHOSITA 는 'restore hair growth' 의 해석을 두피에서 자라는 머리카락이 증가 (increase) 한다고 해석하지, 원상회복한다 (produce full head of hair) 로 해석하지는 않음; 해당 사건에서, 심사관이 대머리는 통상 원상회복되지 않는데, restore 를 원상회복으로 해석 한 다음, claimed invention 을 utility 결여를 원인으로 특허거절 하였으나, 재판부에서 그러한 해석이 BRI 해석기준에 맞지 않으므로, 심사관의 utility 결여 특허거절 사유는 부적절하다고 판결함

• 즉, 청구항 용어의 해석과 관련한 핵심 질의는 "PHOSITA 의 입장에서 합리적인 의미는 무언인가?" 가 됨

Compliance with the utility requirement (MPEP 2107)

• The following Guidelines establish the policies and procedures to be followed by Office personnel in the evaluation of any patent application for compliance with the utility requirements of 35 U.S.C. 101 and 35 U.S.C. 112(a), or pre-AIA 35 U.S.C. 112, first paragraph. Utility 요건은 101 및 112조 (a) 2곳에 규정되어 있음
• An invention has a well-established utility if (i) a person of ordinary skill in the art would immediately appreciate why the invention is useful based on the characteristics of the invention (e.g., properties or applications of a product or process), and (ii) the utility is specific, substantial, and credible. (1) PHOSITA 기준에서 발명이 useful (유용) 하다고 판단할 수 있다면, 이것은 “well-established utility”이라 함; 특히, well-established utility 는 “readily apparent” (즉시 확인 가능할 정도로 명확) 해야 함
• If the applicant has asserted that the claimed invention is useful for any particular practical purpose (i.e., it has a "specific and substantial utility") and the assertion would be considered credible by a person of ordinary skill in the art, do not impose a rejection based on lack of utility. (2) 출원인이 발명이 useful 하다고 주장한 경우, PHOSITA 입장에서 그러한 주장이 신뢰할 수 있는 것인지 검토
• Any rejection based on lack of utility should include a detailed explanation why the claimed invention has no specific and substantial credible utility. 심사관이 상기 (1) 또는 (2) 에 의하여 발명이 utility 를 갖췄음에 대하여 거절하는 경우, 그 상세한 사유를 기재하여 거절해야 함 (즉, prima facie case of no utility 를 입증해야 함)
• If the applicant has not asserted any specific and substantial utility for the claimed invention and it does not have a readily apparent well-established utility, impose a rejection under 35 U.S.C. 101, emphasizing that the applicant has not disclosed a specific and substantial utility for the invention. Also impose a separate rejection under 35 U.S.C. 112(a) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, first paragraph, on the basis that the applicant has not disclosed how to use the invention due to the lack of a specific and substantial utility. 101 에 근거한 utility 거절과 112(a) 에 근거한 거절의 차이점 – 출원인이 “substantial utility” 를 기재하지 않았고, well-established utility 도 존재하지 않는 경우, 101 에 근거하여 “발명이 substantial utility 없음”으로 거절이유 발행; 출원인이 명세서에 specific and substantial utility (how to use the invention) 를 기재하지 않았으므로, 112 (a) 위반으로 거절이유 발행
• Once a prima facie showing of no specific and substantial credible utility has been properly established, the applicant bears the burden of rebutting it. The applicant can do this by amending the claims, by providing reasoning or arguments, or by providing evidence in the form of a declaration under 37 CFR 1.132 or a patent or a printed publication that rebuts the basis or logic of the prima facie showing. 거절이유에 대하여, 출원인은 청구항 보정, utility 하다는 반박, declaration (선언), 또는 서면 증거로써 발명의 utility 를 증명할 수 있음

Inventions patentable - Requirements of 35 U.S.C. 101 (MPEP 2104)

• MPEP 2104 는 patentable invention 에 관하여, 35 U.S.C. 101 에 근거하여 설명하고 있는데, “whoever invents or discovers an eligible invention may obtain only one patent therefor” 와 같으므로, 본 조항에 의하여 double patenting 즉 동일한 발명으로 2 이상의 특허를 받으려는 것에 대한 거절 근거로 제시하고 있음
• 또한, 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 자는 “whoever invents …” 이므로, 발명자 요건에 대한 근거 규정 이기도 함; 다만, AIA 발효 후, 몇 가지 예외적인 상황 (e.g., 발명자에게 도달하지 못하는 경우) 에서는 applicant 에 의한 특허출원 가능
• 셋째, claimed invention 은 eligible 즉, 특허받을 수 있는 발명이어야 함; 2가지의 criteria for subject matter eligibility 가 있는데, (1) a claimed invention must fall within one of four statutory categories i.e., process, machine, manufacture, or composition of matter; and (2) a claimed invention must be directed to patent-eligible subject matter and not a judicial exception, i.e., abstract idea, law of nature, natural phenomenon.
• 넷째, claimed invention 은 utility 요건을 만족해야 함

Robert J. Kim, Attorney at law (DC)

Robert J. Kim (김정훈), Wooin Patent & Law

저는 콕스특허법률사무소의 미국변호사 (Attorney at law, DC) 김정훈입니다.

20여년간의 특허청 산하기관, 대/중/소기업 특허담당자 경험을 바탕으로 기업의 특허전략 수립, 비즈니스의 안정적 보호를 위한 특허권리의 획득, R&D 과정에서 경쟁사 특허분석 및 침해여부 검토를 통한 특허분쟁 위험 사전예방, 연구원 및 특허담당자 대상 특허 교육 등 기업에서 필요한 특허활동 전반에 대한 체계적인 자문을 제공해드릴 수 있습니다. 

1997.3월 한국특허정보원을 시작으로 국내 다양한 기술분야의 중소, 중견 및 대기업에서 특허담당자로 재직하였고, 2006.8월에는 미국 Franklin Pierce Law Center 에서 MIP 학위를 받았습니다. 2011년말 US patent agent (미국변리사) 자격 시험에 합격하여 현대오트론에 입사한 후 오트론의 특허관리체계를 수립하였으며, 특허담당자로 재직 중이던 지난 2020년초 Washington DC bar 시험에 합격하여 미국변호사가 되었습니다. 

2022년에는 특허법인우인 소속으로 2건의 NPE의 미국특허소송에 피소된 국내기업을 대리하여 효과적으로 사건을 종결하였습니다. 

본 블로그에서는 특허요건, 특허침해 판단과 관련된 판례 (CAFC, US Supreme Court 사건 중심) 및 MPEP 를 통하여 미국특허법을 함께 공부하고자 합니다. 업무 중에 맞딱뜨리는 다양한 특허문제를 함께 의논하는 것도 언제든지 환영합니다. 

 

I am an attorney at law (Washington DC) at COX Patent & Law Firm. I focus on my practice on counseling matters for companies, especially, startups and small and medium sized ones. Based on my former employment, I cover various fields of technologies including medical devices, automotive control logics, electrical components, and chemistry.

I began my patent career by entering Korea Institute of Patent Information (KIPI) as a patent researcher. I then accumulated my experience as an in-house patent staff of private companies in small, medium, and large sizes. I have experience on structuring strategic corporate patent management, projecting and harvesting necessary patent rights thereby secure stable business, and conducting patent analysis to mitigate patent dispute probabilities in relation to R&D activities.

I represented Korean companies as defendants in two patent infringement suits filed by NPE. The results were both favorable to my clients.

In this blog, I will focus on studying US patent law, especially, patentability requirements through US case law and MPEP.

You are always welcome to discuss patent matters you may encounter while preforming your patent job diligently for your company.

April 19, 2021, PATENT BRILLIANT: US patent case law