Application of the bar on patents claiming obvious subject matter (KSR International v. Teleflex)

•  KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)
• CAFC 는 본 판결 전, 정형화된 TSM (teaching, suggestion, motivation) test 를 고안하여 적용함으로써, 이미 공지인 claim elements 의 조합으로 이뤄진 신규한 발명이 hindsight (사후적 고찰) bias 에 의하여 특허 거절 (무효) 되는 것을 방지하고자 하였음
• TSM test: 복수의 선행문헌의 결합의 사유에 대하여, (1) prior art 에 motivation (suggestion) 의 기재가 있거나, 발명이 해결하고자 하는 과제의 본질이거나, 또는 PHOSITA 의 인지 사실이고, (2) 발명자가 해결하고자 하는 precise (same) problem 이어야 함
• KSR 재판부 (Supreme Court) 는 CAFC 의 그러한 TSM test 적용이 특허법 (§103) 및 선판례와 조화되지 못한다고 강하게 비판 (경직된 방법으로의 TSM test 적용 불가)
• 재판부는, 왜냐하면 PHOSITA (Person Having Ordinary Skill In The Art) 는 ordinary creativity 를 보유한 자로써, 단순 자동화 (automation) 수행 보다 높은 수준의 창작 능력을 가진 자 이기 때문에, 동일하지 않더라도 유사한 문제의 해결 방안을 추론 (inference) 하고, 그 결과에 따른 창작 능력을 발휘할 수 있다고 함; 즉, common sense 를 보유하고, prior art 에 암시된 동기 (implicit motivation) 를 발견할 수 있는 자로 규정함으로써, 103 적용 요건을 완화
• Criteria for obviousness rejection (재판부가 예로 든 적절한 비자명성 거절사유)
• "Expensive and flexible" approach (rigid manner 내지 특정한 공식에 의하면 안됨)
1. Prior art element 의 공지된 방법으로의 조합 → unpredictable result 가 있지 않는 한, obvious
2. Prior art teaches away from combining certain known elements → nonobvious
3. Elements worked together in an unexpected manner -> nonobvious
4. Obvious to try (소수의 알려진 (예측 가능한) 방법 중 어느 하나를 선택하는 것) → obvious
• "Apparent reason to combine" (결합의 명확성)
1. Explicit analysis - Mere conclusory statement (근거에 의하지 않는 확정적 결론) 불가
2. Inferences and creative steps of PHOSITA - Precise teachings to specific subject matter 일 것 까지는 필요없음