TransCore v. Electronic Transaction Consultants Corp., 563F.3d 1271 (Fed. Cir. 2009)
3. In exchange for the payment set forth in
paragraph 1, TCI hereby agrees and covenants not to bring any demand, claim,
lawsuit, or action against Mark IV for future infringement of any of United
States Patent Nos. 5,805,082; 5,289,183; 5,406,275; 5,144,553; 5,086,389;
5,751,973; 5,347,274; 5,351,187; 5,253,162; and 4,303,904, or any foreign
counterparts of the aforesaid United States Patents, for the entire remainder
of the terms of the respective United States Patents and their foreign
counterparts. This Covenant Not To Sue shall not apply to any other patents
issued as of the effective date of this Agreement or to be issued in the
future.
8. TCI, TII and GRAVELLE, for themselves
and their respective predecessors, successors, heirs and assigns, fully and
forever release, discharge and dismiss all claims, demands, actions, causes of
action, liens and rights, in law or in equity (known, unknown, contingent,
accrued, inchoate or otherwise), existing as of June 26, 2001, that they have
against MARK IV, and its officers, directors, employees, representatives and
attorneys of MARK IV, but excluding any claims for breach of this Agreement. No
express or implied license or future release whatsoever is granted to MARK IV
or to any third party by this Release.
수년 후, ETC 는 Illinois State Too Highway Authority (ISTHA) 와 toll-collection system 에 대한 컨설팅 및 설치에 관한 입찰에 참여하여 낙찰되었고, 계약의 조건 중 하나는 ETC 는 ISTHA 가 ETC 로부터 구매한 toll-collection system 의 테스트를 수행하는 것으로 했다. TransCore 는 ETC 에 대하여 특허침해 소송을 제기했는데, 해당 소송의 인용특허 US5,805,082; US5,289,183; US5,406,275 는 Mark IV 에 대하여 특허침해 소송을 제기한 특허였고, US6,653,946 은 그의 연관 특허 (related patent) 였다. 연관특허 ’946 은 TransCore-Mark IV 합의 시점에서 아직 등록 전인 특허이다. 1심 재판부는 ETC 의 TransCore-Mark IV 합의에 의한 TransCore-ETC 소송에 대한 법률효과에 대한 summary judgment 신청을 받아들여, 해당 특허들이 patent exhaustion, implied license 및 legal estoppel 원칙에 의해 특허침해 주장이 배척된다고 판결했다. 이에, TransCore 는 항소했다.
(재판부의 판단) Summary
judgment 는 모든 중대한 사실에 대한 진정한 쟁점 (genuine dispute) 이
존재하지 않고, 청구인이 법률상 판결 (judgment as a
matter of law) 을 받을 자격이 있는 경우 적절하다. Anderson v. Liberty
Lobby, Inc., 477 U.S. 242 (1986) Summary judgment 가 적절했는지 검토함에 있어서, 관련 증거를 피청구인에게 가장 유리한 관점에서 바라보며, 의심스러운
점은 피청구인의 이익이 되도록 판단한다. Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. U.S.
Surgical Corp., 149 F.3d 1309 (Fed. Cir. 1998) 1심 재판부는 Mark IV 의 toll collection system 판매가 TransCore-Mark IV 합의 약정에 의해 허락된다고 판단했다. 왜냐하면, TransCore 의 특허는 소진되었기 때문이라고 하였다. 본 재판부는
이에 동의한다. 최근, Qunata Computer, Inc. V.
LG Electronics, Inc., 128 S.Ct. 2109 (2008) 사건에서, 연방대법원은
특허 소진의 오랜 법리는 특허받은 물품의 최초로 허가된 판매가 그 물품에 대한 모든 특허권을 종료시킨다는 점과,
소진은 오직 특허권자가 허가한 판매에 의해서만 발생한다는 점을 명확히 확인했다. 본 재판부가
판단해야 할 쟁점은 “unconditional covenant not to sue” 가 특허 소진 목적상
그 약정을 받은 자 (covenantee) 에 의한 판매를 허가한 것으로 간주될 수 있는지 여부이다. 본 재판부는 간주된다고 판단한다. TransCore 는 Jacobs v. Nintendo of America, Inc., 370 F.3d 1097 (Fed. Cir. 2004)
에 근거하여, “covenant not to sue” 가 승인되지 않는다고 주장했다. Jacobs 사건에서, 본 법원의 패널은 합의 약정에 있어서 license 와 covenant not to sue 의 각각의 역할에
대하여 판단하면서, 다음과 같이 downstream customer
liability 를 명시적으로 고려하면서, 다음과 같이 설명했다:
If all that [the patent holder] intended to
do through the settlement agreement was to free [the infringing manufacturer]
of its liability for infringement, paragraph 5 of the agreement (the covenant
not to sue) would have been fully sufficient to serve that purpose. Paragraph 3
[the license provision], however, goes much further by granting [the infringing
manufacturer] an affirmative right to engage in the manufacture and sale of
accelerometers to be used in tilt-sensitive control boxes. That grant comes without
restriction of any kind. (특허권자가 합의 약정을 통해 의도한 바가 침해자의 침해 책임을 면제해 주는 것에 불과했다면, 약정서 제5항 (covenant
not to sue) 은 그 목적을 달성하기에 충분했을 것이다. 그러나 제3항 (license provision) 은 훨씬 더 나아가, 침해자에게 물품에 사용될 부품을 제조하고 판매할 수 있는 적극적인 권리를 부여하고 있다. 그리고 그러한 권한 부여는 어떠한 제한도 없이 이뤄졌다.)
Jacobs 재판부는 implied
license 분석의 맥락에서 계약 당사자간 의도를 판단하기 위해 합의 조건 (settlement
condition) 을 구분하였다. 그러나, Quanta
사건에서 연방 대법원이 설명한 바와 같이, patent exhaustion 분석에서는 downstream customer 에 대한 당사자들의 의도는 중요하지 않다.
따라서, Jacobs 사건에서의 분석은 본 사안과 무관하다. 그보다는 특허권자가 소유하지 않은 것을 부여할 수는 없다는 원칙이 본 사안에 있어 더 중요하다. 이 원칙은 특히 patent licensing 에 있어서 중요한데, 왜냐하면 특허권자가 licensing 하는 것은 특허를 실시할 적극적인
권리를 허락하는 것이 아니라, 단지 배제할 권리를 수여하는 것에 불과하기 때문이다. (“In fact, the federal patent laws do not create any affirmative
right to make, use, or sell anything. . . . [T]he Supreme Court made clear that
the patent laws provide a limited right to exclude others from making, using,
or selling a claimed invention for a limited period of time, but afford no
affirmative right to make, use, and sell a patented invention.”) Leatherman
Tool Group Inc. v. Cooper Indus., Inc., 131 F.3d 1011, 1015 (Fed. Cir. 1997) 그에
따라, 특허권자는 license 또는 그 외의 방법에 따라
특허 받은 발명을 구현, 사용, 판매 등으로 실시할 수 있는
적극적인 권리를 수여할 수 없고, 단지 (특허권자에 의한) 소송으로부터 자유롭게 해줄 수 있을 뿐이다. 본 법원은 non-exclusive patent license 와 covenant not
to sue 의 법률효과가 동일한 점을 수차례 확인했다:
As a threshold matter, a patent license
agreement is in essence nothing more than a promise by the licensor not to sue
the licensee. Even if couched in terms of “[l]icensee is given the right to
make, use, or sell X,” the agreement cannot convey that absolute right because
not even the patentee of X is given that right. His right is merely one to
exclude others from making, using or selling X. Indeed, the patentee of X and
his licensee, when making, using, or selling X, can be subject to suit under
other patents. In any event, patent license agreements can be written to convey
different scopes of promises not to sue, e.g., a promise not to sue under a
specific patent or, more broadly, a promise not to sue under any patent the
licensor now has or may acquire in the future. Spindelfabrik Suessen-Schurr,
Stahlecker & Grill GmbH v. Schubert & Salzer Maschinenfabrik
Aktiengesellschaft, 829 F.2d 1075 (Fed. Cir. 1987)
그렇다면, 진정한 문제는 합의 약정의 문구가 “covenant not to sue” 인지 “license” 인지가
아니고, TransCore-Mark IV 합의 약정이 판매를 허락했는지이다. TransCore-Mark IV 합의 약정 문구는 명확하다:
“[TransCore] agrees and covenants not to
bring any demand, claim, lawsuit, or action against Mark IV for future
infringement . . . .”
이 문구는 어떠한 제한도 없이 특허침해를 구성할 행위 – making,
using, offering for sale, selling, or importing – 를 승인한다. TransCore 는 특정 행위를 제한할 수도 있었으나, 그렇게
하지 않았다. 그에 따라, 1심 재판부가 Mark IV 의 ISTHA 에 대하여 판매한 행위로 인해 TransCore 의 특허가 소진되었다고 판단한 것에는 오류가 없다. 약정에
포함된 “No express or implied license or future release
whatsoever is granted to MARK IV or to any third party by this Release” 는 Release 조항에만 영향을 미치므로 이로 인해 라이선스에 대한 효력이 바뀌지 않는다.
