Reasonable certainty: Indefiniteness standard of PTAB (Jan. 2021)

 

USPTO 는 2021.1.6일자 memorandum 을 통하여, PTAB 의 post-grant trial proceeding (e.g., inter partes review) 에 있어서의 claim indefiniteness 판단 기준을 연방 지방법원 (1심) 의 특허침해소송 시의 기준과 동일한 Nautilus v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898 (2014) 기준 – 즉, claim 을 명세서 기재사항과 출원경과 사항을 참작하여 해석하였을 때 reasonable certainty 로 당업자에게 발명의 범위를 이해시키지 못함 – 을 적용하기로 하였다.

“… a claim is indefinite if, read in light of the specification and the prosecution history, it fails to inform those skilled in the art about the scope of invention with reasonable certainty.”

PTAB 은 그동안 In re Packard, 751 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2014) (per curiam) 에서 CAFC 가 인정한 판단기준 – 즉, claim term 에 의미가 불명확한 용어나 구가 포함 – 을 적용해 왔다.

“… a claim is indefinite when it contains words or phrases whose meaning is unclear.”

관련하여, USPTO 는 2018년, post-grant trial proceeding 시의 claim construction 기준을 개정한 바 있다. 즉, broadest reasonable interpretation standard 에서, Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc) 에 따른 Phillips standard 로의 개정이다. 이후, PTAB 은 Phillips standard 로 claim construction 을 하면서도, claim indefiniteness 에 대하여는 Nautilus standard 또는 Packard standard 를 혼용하여 왔다.

2021.1.6일자 memorandum 에서, USPTO 는 Nautilus standard 적용으로, 판결의 일관성 (uniformity) 과 예측가능성 (predictability) 을 제고할 것이라 하였다.

Reasonable certainty (Interval Licensing v. AOL)

Interval Licensing LLC v. AOL, Inc., 766 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2014)

본 사건은 Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898 (2014) 사건에서 Supreme Court 가 35 U.S.C. §112(b) claim definiteness requirement (명확성 요건) 판단 기준을 “insolubly ambiguous” (또는 “amenable to construction”) 에서 “reasonable certainty (합리적 확실)” 로 상향한 후, CAFC 가 상향된 기준을 적용하여 claim term 의 명확성을 판단한 사례이다.

1심 재판부는 Interval Licensing 의 2건의 특허 6,034,652 와 6,788,314 에 대하여, “obtrusive manner” 가 reasonable certainty 기준으로 indefinite 하므로 §112(b) 요건을 만족시키지 못해 무효라고 판결하였다. 이에, Interval Licensing 은 항소하였고, CAFC 는 다음과 같이 판결하였다..

‘652와 ‘314 특허는 “attention manager for occupying the peripheral attention of a person in the vicinity of a display device” 에 관한 것으로, content provider 로부터 데이터를 획득하고, 이를 바탕으로 content data 의 display 스케줄 작성 및 image 생성 후, 특정 디바이스에 생성된 image 를 보여준다. 명세서 기재사항에 따르면 image 는 any sensory stimulus 로써 content data 로부터 생성되는 visual imagery, audio imagery 등을 포괄한다. 

Claim 에는 이미지화 된 content data 가 “unobtrusive manner that does not distract a user of the display device” 라는 한정사항이 있는데, 문제는 unobtrusive manner 가 명세서 기재사항 (embodiment) 에 의하여, 2가지로 해석될 수 있다는 점이다. 첫번째, 실시예는 screen saver 에 대한 것으로, user 가 device 를 사용하지 않는 특정 시점 이후, 원격으로 image 를 소환하여 display 하는 것이고, 두번째 실시예는 wallpaper 에 대한 것으로, computer display screen 의 배경화면으로 생성된 패턴으로써, user 가 device 를 사용하고 있는 중에 content data 로부터 생성된 image 를 user 가 사용중인 공간을 피하여 (unused spatial capacity) display 하는 것이다.

항소심 재판부는 35 U. S.C. §112 (b) 에 따라, “patent must conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as the invention.” 이며, 명세서 기재사항 및 심사경과 정보를 참작하여, reasonable certainty 기준으로 PHOSITA 에게 발명의 범위 (scope) 를 고지하지 못한다면, 해당 요건 위반이라고 하였다. 재판부는 Nautilus 사건의 Supreme Court 판결을 인용하여, definiteness standard 는 언어에 내재하는 약간의 불확실성을 허용하더라도, claimed invention 이 무엇인지 명확하게 고지 (clear notice of what is claimed) 함으로써, 제3자로 하여금 무엇이 여전히 자신에게 허락되는지 판단할 수 있어야 한다고 하였다.

The definiteness standard “must allow for a modicum of uncertainty” to provide incentives for innovation, but must also require “clear notice of what is claimed, thereby appris[ing] the public of what is still open to them.”

따라서, definite requirement 의 만족을 위해서, absolute certainty 내지 mathematical certainty (수치로 invention 을 한정하는 것) 까지는 필요하지 않더라도, 단순히 court 가 claim 에 어떠한 의미 (some meaning) 를 부여할 수 있는 것만으로는 부족하고, PHOSITA 입장에서 claimed invention 의 objective boundary (객관적 경계) 를 인지할 수 있어야 한다고 판결하였다.

이러한 기준으로, unobtrusive manner 는 (1) 명세서 기재사항에 따르면, temporal dimensions 내지 spatial dimensions 와 결합하여 해석 가능하고, (2) 심사경과에 따르면, wallpaper 내지 screen saver 와 결합하여 해석 가능하므로 PHOSITA 입장에서 “unobtrusive manner and non-distracting” 을 또 다른 의미로 해석 가능할 여지가 있어, §112 (b) definiteness 요건 위반이라고 판결하였다.

특허출원을 하면서, 다양한 실시예를 기재함으로써 특허권리범위를 확장하는 시도를 빈번히 하게되는데, 이때 각각의 실시예를 claim limitation 으로 하는 claim 을 작성함으로써 (종속항의 충분한 부가), §112 (b) definiteness requirement 위반에 주의할 필요가 있다.