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2022년 12월 6일 화요일

Doctrine of Equivalents: Rebuttal of Festo presumption (Festo Corp. v. Shocketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1359, Fed. Cir. 2003, en banc)

미국 연방 대법원은 Festo 사건 (Festo Corp. v. Shocketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 2002) 에서 prosecution history estoppel 에 대하여 판결하였는데, 기존의 심사 중 청구범위를 보정한 범위에 대한 절대적 적용 (complete bar) 을 파기하고, 특허권자가 보정의 사유에 대하여 특정한 사유로써 입증할 경우는 보정한 범위에 대한 균등침해를 인정해주는 것 (flexible bar) 으로 정하였다.

, 출원경과 금반언은 거절이유 극복을 위하여 claim 을 축소보정 (narrowing amendment) 한 경우 발생하는데, 이때 거절이유는 선행문헌에 의한 것 (35 U.S.C. §102, §103) 뿐만 아니라 기재요건 (§112) 에 관한 것도 해당한다고 하였다. , 보정의 사유가 “substantial reason related to patentability” 이면 족하다고 하였다. 그러나, 보정한 것의 모든 균등물까지 포기한 것으로 볼 이유는 없고, 재판부는 축소보정한 범위에 대하여 포기한 것으로 추정 (presumption) 하되, 출원인이 보정의 사유를 다음의 3가지 중 어느 하나로 반박하여 추정을 극복 (rebuttal of presumption) 한다면, 해당 범위에 대하여 균등침해 적용을 허락한다는 의미이다.

  1. 출원시점 기준으로 균등물이 예측 불가한 것 (unforeseeable);
  2. 보정 사유가 균등물과 미약한 관계 (tangential relation) 에 불과; 또는
  3. 무의미한 대체 (insubstantial substitute) 를 합리적으로 예측할 수 없는 어떠한 이유 (some other reason) 존재

이후, 파기 환송심 (Festo Corp. v. Shocketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1359, Fed. Cir. 2003, en banc) 에서 CAFC 는 전원합의체 판결 (en banc) 로 출원인이 presumption 을 극복할 수 있는 사유에 대하여 구체적으로 판결하였는데, 다음과 같다.

1. Unforeseeability

    • Claim amendment 시점 기준으로 균등물이 예측 불가했는 바, 출원인이 포기한 범위로 해석되지 않음
    • 예측 불가능성은 객관적 질의 (objective inquiry) 로써, 시간적 판단기준은 PHOSITA claim 보정 시점
    • 1심 재판부는 unforeseeability 판단을 위하여 전문가 진술 등의 외부적 증거 (extrinsic evidence) 사용 가능
2. Tangential relation to the reason for the amendment

    • Claim amendment 사유가 균등물과 미약한 관계에 불과 (가령, 균등물을 포함하는 선행문헌에 의한 거절이유 극복 목적의 보정은 tangential 하지 않음 (이것은 material))
    • 본 항목은 축소 보정의 객관적 사유에 초점을 맞추므로, 검토범위는 prosecution history record 만으로 제한 (재판부는 외부적 증거 배제)

3. Some other reason

    • 출원인이 어떠한 다른 이유로 무의미한 대체 (insubstantial substitute) 에 불과한 균등물을 claim 에 포함시키지 못했음
    • 본 기준은 특허권자가 상기 1, 2 외의 방법으로의 반박 가능성을 열어 둠 (가령, claim 의 언어적 한계에 의하여 특허권자가 claim 에 균등물을 포함시킬 수 없었음)
    • 1심 재판부는 특허권자의 some other reason 에 의한 반박의 범위를 prosecution history record 만으로 제한 (외부적 증거 배제)

2021년 10월 5일 화요일

Equivalence as an objective inquiry on an element-by-element basis (Warner-Jenkinson v. Hilton Davis)

Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical, 520 U.S. 17, 117 S. Ct. 1040 (1997)


본 사건은 Doctrine of Equivalence (DOE) 에 관한 Supreme Court 판결인데, 청구인 Warner-Jenkinson 은 1952 Patent Act 제정 시 의회 (Congress) 의 의도에 의하여, DOE 는 더 이상 유효하지 않은 법리라고 주장하였으나, Supreme Court 는 DOE 는 여전히 유효한 법리라고 판결하였고, 다만, DOE 를 적용 함에 있어서는 발명을 전체적으로 (invention as a whole) 적용하면 안되고, "objective inquiry on an element-by-element basis" 로 적용해야 한다고 하면서, DOE 의 적용기준을 명확히 하였다.

*** Supreme Court 는 Festo Corp. v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002) 사건에서, 특허출원인이 심사과정 중 행한 claim amendment 는 비록 그것이 prior art 에 의한 unpatentability 극복을 위한 것이 아니더라도, 좁혀진 claim scope 에 대하여는 “presumption of surrendering all equivalents” 가 성립한다는 판결에 의하여, 본 판결 (Warner-Jenkinson) 에서 판결한 DOE 의 적용 범위에 대한 약간의 변화를 가하기는 했지만, 아직도 DOE 에 대한 Supreme Court 의 판결로서 중요한 위치를 차지한다.


Hilton Davis Chemical Co. 는 US 4,560,746 특허권자인데, 해당 특허는 ultrafiltration 을 포함하는 개선된 purification process 에 관한 것이다. 특허는 porous membrane 에 dye 를 통과시켜 불순물을 걸러내는데, 이때 불순물의 filtration 효율을 높이기 위한 특정 압력과 pH 레벨을 특허청구범위로 하고 있다:

"In a process for the purification of a dye . . . the improvement which comprises: subjecting an aqueous solution . . . to ultrafiltration through a membrane having a nominal pore diameter of 5-15 Angstroms under a hydrostatic pressure of approximately 200 to 400 p.s.i.g., at a pH from approximately 6.0 to 9.0, to thereby cause separation of said impurities from said dye . . . ."

출원인은 심사과정에서 “at a pH from approximately 6.0 to 9.0" 을 추가하였는데, 이는 심사관의 선행문헌에 근거한 거절이유에 대응하기 위한 것이었다. 특히, 상한값 pH 9.0 은 인용문헌 (Booth patent) 에 기재된 ultrafiltration 의 조건을 극복하기 위한 것이었는데, 다만 하한값 pH 6.0 은 그 사유가 분명하지 않다. (즉, Booth patent 에 pH 6.0 의 기재는 없었다.)

Hilton Davis 의 ’746 특허 등록 후인 1986년, Warner-Jenkinson 은 염료의 불순물 제거 ultrafiltration process 를 개발했는데, 이는 pH 5.0 이었다. 이에, Hilton Davis 는 특허침해금지청구 소송을 제기했고, 이는 DOE 에 근거한 것이었다. 1심 재판부는 DOE 에 근거하여, Warner-Jenkinson 의 특허침해를 인정하면서, permanent injunction 판결을 내렸다. 항소심 재판부 (CAFC) 도 1심 재판부의 판결을 지지하였고, 다만, Judge Nies 는 반대의견 (dissent) 에서, DOE 를 적용함에 있어서, claim scope 가 확장되는 것을 방지하기 위하여, accused product/process 전체 (overall) 로 DOE 를 적용할 것이 아니라, claim element 각각에 대하여 DOE 를 적용해야 한다는 의견을 냈다.

재판부 (Supreme Court) 는 DOE 의 기준은 accused process 와 patented process 간에 실질적 차이 (substantial difference) 의 존재여부라고 하였다. 또한, DOE 는 jury 에 의하여 판단되어야 할 사항 즉, question of fact 라고 하였다. (배심원이 제시된 substantial evidence 를 바탕으로, 침해품과 특허청구항을 비교하여, 둘 간에 실질적인 차이가 존재하는지 판단)

재판부는 DOE 가 넓게 적용되는 경우, 특허법이 정하고 있는 특허청구항의 기능 (definitional and public-notice functions) 과 충돌할 가능성이 있음을 인정하였다. 특허청구항에 기재된 각각의 element 는 모두 중요한 의미를 갖는다. 그렇기 때문에, DOE 는 발명을 전체적으로 (invention as a whole) 적용하는 대신, 특정 claim element 에 대하여 객관적 질의를 바탕으로 적용 (objective inquiry on an element-by-element basis) 해야 한다고 하였다. 또한, 중요한 것은 DOE 를 적용함으로써, 어느 한 element 가 완전하게 제거되는 결과 (claim vitiation) 를 가져오지 말게 해야 한다는 것이다. 그렇게 함으로써, 특허청구항의 기능과 충돌하지 않고 조화롭게 DOE 를 적용할 수 있다.

Warner-Jenkinson 은 prosecution history estoppel (PHE) 에 의하여, 출원인이 행한 – 그 사유를 막론하고 – 모든 claim amendment 와 그것의 균등물에 대한 권리는 등록 후 포기된 것으로 해야 한다고 주장하였다. 그러나 재판부는 이에 동의하지 않았고, 출원인이 어떠한 사유로 claim amendment 를 행하였는지 살펴본 후, prior art 에 의한 특허 거절을 극복하기 위한 amendment 만을 PHE 의 대상으로 하여, 이렇게 포기된 특허청구범위와 그것의 균등물 (프로세스) 에 대하여만 DOE 를 적용해야 한다고 판결하였다. 다만, 출원인이 amendment 사유를 입증하지 못하는 경우, 법원은 그러한 amendment 가 patentability 에 관한 것이라고 추정된다고 하였다.

*** 상기 DOE 적용 사유 즉, “prior art 의 극복을 위한 amendment 에 대하여 PHE 의 적용이 있음”은 Festo 사건에서 “automatic presumption of surrendering all equivalents” (비록, prior art 에 의하지 않더라도, 특허성을 확보하기 위한 모든 amendment) 으로 변경 되었다.

마지막으로 재판부는 DOE 의 판단 시점은 특허출원시점 (at the time of filing) 이 아니라 특허침해시점 (at the time of infringement) 임을 분명히 하였다.

재판부 (Supreme Court) 는 항소심 재판부 (CAFC) 가 claim limitation (pH 6.0) 에 대한  prosecution history estoppel 의 적용여부를 충분히 판단하지 않았다는 이유로, 사건을 파기하고 환송 (remand) 하였다.

2021년 7월 5일 월요일

Tangential relation – Overcoming presumption of prosecution history estoppel (Bio-rad v. 10X Genomics, Aug. 2020)

 Bio-rad Laboratories v. 10X Genomics, 2019-2255, 2019-2285, Fed. Cir. (2020)

본 사건은 Bio-rad 10X 를 상대로 특허침해소송을 제기하자, 10XBio-rad 의 특허는 prosecution history estoppel 이 적용되어, 자신들의 제품은 Doctrine of equivalent 를 적용할 수 없는 영역에 속하는 것으로써 특허 비침해 임을 주장한 사건이다. Doctrine of equivalents 에 근거하여 특허침해를 주장하는데 있어서, 2가지 제약이 있는데, prosecution history estoppel 과 claim vitiation 이다. 본 판례는 이에 대한 판단기준을 제시하였다.

Bio-Rad US 8,889,083, US 8,304,193 US 8,329,407 의 특허권자인데, 10X 에 대하여 특허침해 소송을 제기하였다. 1심 재판부는 특허침해 및 그에 따른 $23,930,716 damages 를 판결하였다. 2심 재판부는 1심 재판부의 ’083 특허 침해와 배상액 판결에 대하여 확정판결 하였다.

인용특허는 systems and methods for forming microscopic droplets (also called “plugs”) of fluids to perform biochemical reactions 에 관한 것으로, microfluidic system (labs-on-a-chip) microscale 의 생화학적 반응, 예컨대 DNA, RNA 내지 단백질을 분석/비교 하는 등을 수행하는 장치이다. Microfluidic system microfluidic channel 을 구비하는 chip 을 이용하는데, 여기에는 머리카락 두께의 통로가 마련되어 있고, 이를 통하여 세포가 포함된 용액이 흐르는 구조이다. Claim 1은 다음과 같다:

1. A microfluidic system comprising:

a non-fluorinated microchannel;

a carrier fluid comprising a fluorinated oil and a fluorinated surfactant comprising a hydrophilic head group in the microchannel;

at least one plug comprising an aqueous plug-fluid in the microchannel and substantially encased by the carrier-fluid, wherein the fluorinated surfactant is present at a concentration such that surface tension at the plug-fluid/microchannel wall interface is higher than surface tension at the plug-fluid/carrier fluid interface.

*** 밑줄 친 부분은 심사관의 거절이유에 대하여, 출원인이 보정으로 추가한 한정사항이다.

특허 심사과정 중, 발명자들은 심사관의 인용문헌 (US 7,294,503, Quake) 에 의한 거절이유 극복을 위하여 청구항을 보정하였다. Quake Teflon (fluorinated polymer) 으로 코팅된 microchannels 를 개시하였다. 발명자들은 본 발명이 Quake 와는 달리 droplet (액체 방울) microchannel 에 달라붙는 것을 방지할 수 있도록 surfactant carrier fluid 가 화학적으로 유사하고, channel wall 과는 화학적으로 상이하다고 주장하였다. 그러면서 claim 서로 화학적으로 반응하지 않는 “non-fluorinated microchannels” “fluorinated surfactant” 으로 보정하였다.

발명자들은 amendment 에 의하여 claim 1의 claim limitation 인 화학적으로 구별되는 microchannels carrier fluids 를 Prior art (Quake) 가 개시하지 않으므로, 본 발명과 대비된다고 주장하였다. , Quake microchannels fluorinated oil 로 코팅하고 fluorinated surfactants carrier fluid 로 사용함으로써 microchannels surfactant 가 화학적으로 반응하게 되는 점에서 본 발명과 차이가 있다고 하였다.


본 사건에서 이슈가 된 ’083 특허와 Prior art (US 7,294,053, Quake) accused product (10X) microchannel wall carrier fluid 및 그 둘 간의 화학적 반응 여부를 비교하면 다음과 같다.


10X accused products 5 종류의 Single Cell 3’ Gene Expression, Linked-Reads, Single Cell V(D)J, Single Cell ATAC-seq, Single Cell CNV 이다. 각각의 제품은 hardware instrument (controller), microfluidic chips reagents 로 구성된다.


(10X Genomics chromium controller)


2015.2월 특허침해 소송이 제기되자, 10X 는 제품에 0.02% Kynar (화학적 반응에 영항을 미치지 않는 미량의 fluorine 함유 물질) 코팅을 microchannels 에 적용하는 제품 변경을 수행 하였다. 10X 는 그러한 미량의 Kynar 추가에 의하여 제품의 기능에 영향이 없다는 점을 인정하였다. 2018.11, jury trial 이 개최 되었는데, 배심원은 10X 가 고의침해 했다며 $23,930,716 을 배상하라는 평결을 내렸다. 2019.7, 1심 재판부는 Bio-Rad motion 에 대하여, permanent injunction, supplemental damages, pre-/post-judgment interest 판결하였다.

'083 특허는 "non-fluorinated microchannels” claim limitation 으로 갖는다. 이와 비교하여, 10X accused product 0.02% Kynar (fluorine containing coating resin) microchannels coating 하였다. 배심원은 accused product (10X) “non-fluorinated microchannels” 한정사항을 문언적으로 만족하지는 않지만, 균등침해를 구성한다고 평결하였다. 이에 대하여, 10X 는 항소심에서 prosecution history estoppel claim vitiation 이론에 근거하여, 1심 재판부의 균등침해 판결에 오류가 있다고 항변하였다.

균등침해는 특허법에서 보호하는 안정적인 법이론으로 자리매김 하였다. (“Equivalents remain a firmly entrenched part of the settled rights protected by the patent.”) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002) (“Festo I”) 그러나 균등론에 따른 특허침해를 주장 함에 있어서, 특허권자는 일정한 제한을 받는다. 그러한 제한의 하나는 prosecution history estoppel 이고, 다른 하나는 doctrine of claim vitiation – the application of the doctrine [of equivalents] … is not allowed such broad play as to effectively eliminate [a claim] element in its entirety - 이다. Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 29 (1997)

본 사건에서 상기 2가지 모두 이슈 사항이다.

 

Prosecution History Estoppel

Prosecution history estoppel 은 특허출원인이 심사과정에서 특허성에 영향을 미치는 실질적인 이유로 claim scope 를 좁히는 amendment 를 행하는 경우에 발생한다. Narrowing amendment original claim amended claim 간의 scope 를 특허출원인이 자신의 권리범위에서 포기한 것으로 추정 (presumption) 하는 효과가 발생한다. 이러한 추정은 특허출원인이 다음의 예외를 증명하면 극복된다:

(1) the rationale underlying the amendment bears no more than a tangential relation to the equivalent in question;

(2) the equivalent was unforeseeable at the time of the application; or

(3) there was some other reason suggesting that the patentee could not reasonably be expected to have described the equivalent.

 

Prosecution history estoppel doctrine of equivalents 의 적용여부는 question of law 의 문제이다. 그러한 적용의 여부를 판단하기 위하여, 2심 재판부는 출원인이 심사과정 중 행한 amendment amendment 를 불러일으킨 심사관의 rejection 을 상세히 검토해야 한다. Intervet Inc. v. Merial Ltd., 617 F.3d 1282, 1291 (Fed. Cir. 2010)

1심 재판부는 amendment accused equivalent 간에는 tangential relation (미약한 관계) 이므로, prosecution history estoppel 이 적용되지 않는다고 판결하였다. 그 이유는 발명자들이 본 발명의 microchannels prior art carrier fluid 와 반응하는 microchannels 을 구분하기 위하여 amendment 한 것이기 때문이라고 하였다. , 1심 재판부의 시각으로는 amendment “fluorinated microchannels” “no fluorinated properties of microchannels” 의 차이점을 부각하기 위한 것이므로, 10X accused product – 화학적 반응에 영항을 미치지 않는 미량의 fluorine 을 포함하는 microchannels – 는 균등침해의 범위에 속한다고 판단하였다.

항소심에서 양측은 narrowing amendment 여부, 그것이 prior art 에 의한 거절이유 극복을 위한 것의 여부에 대하여는 다툼이 없다. 대신, prosecution history estoppel 의 적용에 있어서 tangentiality exception 해당 여부에 관하여 다투었다. 10X 는 발명자들이 Quake (fluorinated microchannels) 를 극복하기 위하여 “non-fluorinated microchannel” claim limitation 으로 추가하는 amendment 를 했으므로, prosecution history estoppel 이 적용된다고 주장하였다. , amendment 에 의하여, 발명자들은 최초 출원 시점의 claim “microchannels generally” “non-fluorinated microchannels” 사이의 claim scope 를 포기한 것이라고 하면서, 그러한 결과로 인하여 1심 재판부의 tangentiality exception 적용에 오류가 있다고 주장하였다. 10X 는 출원 경과 중의 amendment 에 의하여, 발명자들은 fluorine 을 포함하는 microchannels 에 대하여, 그것이 어떠한 목적을 갖는 것이든 claim scope 로부터 제외시킨 (포기한) 것이라고 주장하였다.

(그와 반대로) Bio-Rad tangentiality exception 이 적용된다고 주장하였다. 왜냐하면, 특허권자는 carrier fluid microchannel wall 이 화학적으로 구분되는 것으로 amendment 한 것이므로, 이는 균등침해를 주장하는 균등물 – fluorine 을 미량 포함하여 carrier fluid 와는 화학적으로 구분되지않는 성질을 가지는 것 (“microchannel wall containing a nominal amount of fluorine that is not chemically distinct from the carrier fluid”) – tangential relation 에 있을 뿐이라고 주장하였다. 2심 재판부는 Bio-Rad 의 주장에 동의한다.

심사경과는 “non-fluorinated microchannels” 를 부과한 것이 tangentiality exception 에 해당함을 객관적으로 명확하게 지지하고 있다. Quake carrier fluid 와 화학적으로 반응하는 fluorinated microchannel wall coating 에 대하여 개시하고 있는데, 발명자들은 본 발명의 특징을 부각시키기 위하여 surfactant (fluorinated) 와 화학적으로 상이한 microchannel wall , non-fluorinated microchannel 을 한정사항으로 하는 amendment 를 한 것이다. , 그렇게 함으로써 본 발명은 Quake 와는 달리 carrier fluid microchannel 간에 화학적 반응이 발생하지 않도록 함으로써, 반응액 (droplet) microchannel wall 에 달라붙지 않는 특성을 갖도록 하였다. 출원 경과 중의 발명자 진술에 있어서도 amendment 의 사유가 10X accused product 의 균등물 – microchannels containing negligible amounts of fluorine – tangentiality relation 임을 뒷받침 한다.

10X 는 마지막으로 Quake 특허에 accused equivalent 가 모호하게 개시되어 있다고 주장하였으나, tangentiality inquiry 의 핵심은 특허권자의 narrowing amendment 의 객관적 이유에 있으므로, (The crux of the tangentiality inquiry remains “the patentee’s objectively apparent reason for the narrowing amendment . . . [as] discernible from the prosecution history record. Festo II, 344 F.3d at 1369) 10X 의 그러한 주장은 받아들일 수 없다.

 

Claim Vitiation

Claim element 가 무효화된다 (“vitiated”) 는 것은 균등물에 해당 claim element function-way-result test 내지 insubstantial differences test 에 기초하여 존재하지 않는다는 것과 같은 의미이다. Brilliant Instruments, Inc. v. GuideTech, LLC, 707 F.3d 1342, 1347 (Fed. Cir. 2013). Brilliant 사건 보다 더 최근에 CAFC “vitiation 이론은 균등침해의 예외 내지 균등침해 적용에 필요한 최소한의 한계점이 아니라, 제시된 증거와 이론을 바탕으로 균등이 존재하지 않는다는 법률적 결론 (legal conclusion) 이라고 설명한 바 있다. UCB, Inc. v. Watson Labs., Inc., 927 F.3d 1272, 1283 (Fed. Cir. 2019)

항소심에서, 10X 는 균등침해가 성립하지 않는다고 주장하였는데 왜냐하면, “fluorinated”“non-fluorinated” 는 대척점 (diametric opposites) 관계에 있고, fluorinated microchannel non-fluorinated microchannel antithesis (정반대의 것) 이기 때문이라고 하였다. Moore U.S.A., Inc. v. Standard Register Co., 229 F.3d 1091, 1115 n.5 (Fed. Cir. 2000)) 10X 의 시각에서, Bio-Rad fluorinated microchannels non-fluorinated microchannels 와 균등관계에 있다고 주장하는 것은 (claim 1 ) “non-fluorinated microchannel” claim limitation 을 무효화하는 것 (claim vitiation) 이라고 항변하였다.

1심 재판부는 합리적인 배심원 기준으로 “non-fluorinated microchannels” (claim 1) “minimally-fluorinated microchannels with no reactive properties” (accused product) 는 균등 관계에 있다고 판결하였다.

Brilliant Instruments 사건에서, CAFC vitiation 은 균등물로 주장된 것과 “diametrically opposed” (대척점 관계에 있는) missing claim element 간에 발생한다고 설명하였다. , accused product claim element 와 대척점 관계에 있는 구성요소를 갖고 있는 경우, 특허권자로서는 균등침해를 주장하기가 더 어렵다는 것이다. Accused element claim element PHOSITA 기준으로 정반대의 방법 (opposing way) 인 것으로 인식될 경우, 그것은 “insubstantially different” (간과할 만한 차이) 로 인식되지 않을 것이라고 설명한 바 있다.

Cadence Pharmaceuticals 사건에서, CAFC “antithesis”와 같은 용어의 사용에 주의를 기울일 것을 주문한 바 있다. , 어떠한 claim element accused element 간에 “antithesis” 관계가 있다고 묘사한 후, 그에 관계된 사실적 증거를 소홀히 한 채 둘 간에 균등침해가 성립한다고 결론 짓는 것은 잘못된 판단이다Cadence Pharms. Inc. v. Exela Pharmsci Inc., 780 F.3d 1364, 114 U.S.P.Q.2d 1177 (Fed. Cir. 2015)

상기와 같은 이유로, 본 재판부는 10X claim vitiation 에 근거한 주장을 받아들이지 않았다.

(본 판결문에는 이외에도 expert 에 의한 damages 의 산출의 적절성, injunction 부과의 정당여부 등에 대하여 판결하였는데, 이하 생략한다.)