Doctrine of Equivalents: Rebuttal of Festo presumption (Festo Corp. v. Shocketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1359, Fed. Cir. 2003, en banc)

미국 연방 대법원은 Festo 사건 (Festo Corp. v. Shocketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 2002) 에서 prosecution history estoppel 에 대하여 판결하였는데, 기존의 심사 중 청구범위를 보정한 범위에 대한 절대적 적용 (complete bar) 을 파기하고, 특허권자가 보정의 사유에 대하여 특정한 사유로써 입증할 경우는 보정한 범위에 대한 균등침해를 인정해주는 것 (flexible bar) 으로 정하였다.

즉, 출원경과 금반언은 거절이유 극복을 위하여 claim 을 축소보정 (narrowing amendment) 한 경우 발생하는데, 이때 거절이유는 선행문헌에 의한 것 (35 U.S.C. §102, §103) 뿐만 아니라 기재요건 (§112) 에 관한 것도 해당한다고 하였다. 즉, 보정의 사유가 “substantial reason related to patentability” 이면 족하다고 하였다. 그러나, 보정한 것의 모든 균등물까지 포기한 것으로 볼 이유는 없고, 재판부는 축소보정한 범위에 대하여 포기한 것으로 추정 (presumption) 하되, 출원인이 보정의 사유를 다음의 3가지 중 어느 하나로 반박하여 추정을 극복 (rebuttal of presumption) 한다면, 해당 범위에 대하여 균등침해 적용을 허락한다는 의미이다.

1. 출원시점 기준으로 균등물이 예측 불가한 것 (unforeseeable);
2. 보정 사유가 균등물과 미약한 관계 (tangential relation) 에 불과; 또는
3. 무의미한 대체 (insubstantial substitute) 를 합리적으로 예측할 수 없는 어떠한 이유 (some other reason) 존재

이후, 파기 환송심 (Festo Corp. v. Shocketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1359, Fed. Cir. 2003, en banc) 에서 CAFC 는 전원합의체 판결 (en banc) 로 출원인이 presumption 을 극복할 수 있는 사유에 대하여 구체적으로 판결하였는데, 다음과 같다.

1. Unforeseeability

• Claim amendment 시점 기준으로 균등물이 예측 불가했는 바, 출원인이 포기한 범위로 해석되지 않음
• 예측 불가능성은 객관적 질의 (objective inquiry) 로써, 시간적 판단기준은 PHOSITA 의 claim 보정 시점
• 1심 재판부는 unforeseeability 판단을 위하여 전문가 진술 등의 외부적 증거 (extrinsic evidence) 사용 가능

2. Tangential relation to the reason for the amendment

• Claim amendment 사유가 균등물과 미약한 관계에 불과 (가령, 균등물을 포함하는 선행문헌에 의한 거절이유 극복 목적의 보정은 tangential 하지 않음 (이것은 material))
• 본 항목은 축소 보정의 객관적 사유에 초점을 맞추므로, 검토범위는 prosecution history record 만으로 제한 (재판부는 외부적 증거 배제)

3. Some other reason

• 출원인이 어떠한 다른 이유로 무의미한 대체 (insubstantial substitute) 에 불과한 균등물을 claim 에 포함시키지 못했음
• 본 기준은 특허권자가 상기 1, 2 외의 방법으로의 반박 가능성을 열어 둠 (가령, claim 의 언어적 한계에 의하여 특허권자가 claim 에 균등물을 포함시킬 수 없었음)
• 1심 재판부는 특허권자의 some other reason 에 의한 반박의 범위를 prosecution history record 만으로 제한 (외부적 증거 배제)