특허권자의 DOE 의 입증책임: "particularized testimony and linking arguments" (Aquatex Industries Inc. v. Techniche Sol., Fed. Cir. 2007)

AQUATEX INDUSTRIES INC v. TECHNICHE SOLUTIONS, 479 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2007)

본 사건은 균등침해에 관한 판결인데 특히, 특허권자는 Function-Way-Result test 에 의하여 균등침해 입증 시, 균등 (물) 로 주장하는 각각의 구성요소에 대하여 특정된 진술 및 상응하는 논거 (“particularized testimony and linking arguments”) 로써 입증해야 함을 명확히 한 판결이다.

Aquatex 는 US 6,371,977 특허의 특허권자인데, ’977 특허는 액체의 기화 (evaporation) 에 의한 인체의 체온 냉각방법에 관한 것이다. Aquatex 는 Techniche 제품 (cooling garment) 에 대하여 특허침해 소송을 제기하였는데, 1심 재판부는 침해 제기 제품이 claim 1의 “fiberfill batting” 을 실시하지 않는다고 하면서 특허 비침해 판결하였다.

Claim 1은 다음과 같다:

1. A method of cooling a person by evaporation, comprising:

providing a multi-layered, liquid-retaining composite material comprising a fiberfill batting material, and hydrophilic polymeric fibers that absorb at least about 2.5 times the fiber's weight in water;

soaking said multi-layered composite in a liquid;

employing said multi-layered, liquid-retaining composite material as a garment or a flat sheet and evaporatively cooling said person.

Fiberfill batting material 은 합성 (synthetic) 물질인데, 이에 반하여 Techniche 는 시판되는 Vizorb® 을 충진재로 사용하였으며, 이는 합성재질이 아니라 부분적으로 자연유래 물질이다. 따라서, 문언적으로 침해는 성립하지 않는다. 이에 따라, Aquatex 는 균등침해 주장을 한 것이다.

Techniche 는 Aquatex 의 균등침해 주장에 대하여, (1) Aquatex 는 심사경과 중 청구항 보정에 의하여 균등침해 주장을 할 수 없고, (2) 자신들의 침해 제기 제품은 “fiberfill batting”의 균등물을 포함하지 않으며, (3) Aquatex 는 균등침해 주장에 있어서 claim 1과 침해 제기 제품의 차이가  “insubstantial difference”에 불과한 점에 대한 “particularized testimony and linking arguments” 를 제출하지 못하였다고 주장했다.

1심 재판부는 침해 제기 제품이 fiberfill 등의 hydrophobic material 을 포함하여 air pocket 을 생성하는 방법으로 기화를 촉진하는 방법을 원고가 입증하지 못했다고 하면서, 특허권자의 Function-Way-Result test 를 이용한 균등침해 주장을 기각하였다. 즉, 1심 재판부는 Aquatex 가 Techniche 제품의 “filler layer”에 대하여 claim 1에 기재된 바와 같이, “filler layer includes a hydrophobic material, like the fiberfill used in [AquaTex's] product, to create air pockets to promote evaporation." 임을 입증하지 못하였다고 판결이유를 밝혔다.

2심 재판부 (CAFC) 는 1심 판결에 대하여 다음과 같이, Aquatex 의 균등침해 주장을 기각하였다. 

1. FWR test 에 있어서, element 는 (1) claim 과, (2) 명세서 기재사항에 있는 설명, 및 (3) prosecution history 를 검토하여 확인해야 하는데, 1심 재판부는 특허에 기재되지 않은 fiberfill batting 의 특성 (hydrophobic) 을 사유로 균등침해를 인정하지 않는 오류를 범하였다. 
2. 특허권자는 insubstantial difference 의 입증을 위하여, 균등 (물) 로 주장하는 각각의 구성요소에 대하여 “particularized testimony and linking arguments”를 제시해야 하는 입증책임이 있는데, DOE 의 증거는 PHOSITA 관점에서 입증되어야 한다고 했으므로, “particularized testimony and linking arguments”는 해당 분야에서 자격을 갖춘 전문가 (qualified expert) 의 진술 (testimony) 에 의해야 한다.
3. Aquatex 는 전문가의 진술을 제출하였으나, (1) 전문가인지 불명확하고, (2) 진술은 claim element 각각에 대하여 침해 제기 제품이 어떻게 균등한지 특정하여 제시하지 못하였으므로, 특허권자의 입증책임을 완료하지 못하였으므로 특허권자는 균등침해 입증에 실패하였다.