본 사건은 균등론 주장 시, 명세서 기재사항 중 특허청구항에 포함하지 않은 사항 (subject matter) 은 균등침해를 주장할 수 없는 "disclosure-dedication rule" 에 관한 것이다. 한가지 유념할 것은, 명세서에 기재된 사항이라고 하여 전부 균등침해를 주장할 수 없는 것이 아니라, 통상의 지식을 가진 자 (PHOSITA) 기준으로 "공중에 바쳐졌음이 명확한 기재사항" 에만 disclosure-dedication rule 이 적용될 수 있다는 점이다.
PSC computer 는 US 6,061,239 의 특허권자인데 Foxconn International 에 대하여 특허침해 소송을 제기하였고, 1심 재판부는 PSC 가 명세서 기재사항 중 plastic clips 에 대하여는 특허청구 (claim) 하지 않아 disclosure dedication rule 에 의하여 균등침해 주장이 불가하다고 판결하였다.
’239 특허는 Cam-type retainer clip for heat sinks for electric integrated circuits 을 발명의 명칭으로 하는데, microchip 과 heat sink 를 연결하는 cam-type clip 에 관한 것이다. Claim 1은 다음과 같다:
In a heat sink assembly providing cooling to an electronic semiconductor device wherein the device is mounted in a module, the module having means for engagement with a retainer clip, and the heat sink having a generally flat bottom surface and heat conducting engagement with the semiconductor device upper surface and a plurality of fins on the upper surface defining at least one channel, the improvement comprising a heat sink retainer clip including:
an elongated, resilient metal strap received in one of the channels of the heat sink having holding means at each end engaging the engagement means on the module, the center portion of the strap spaced a predetermined distance above the upper surface of the heat sink base when the strap is not in tension; and a cam-type latch pivotally mounted in the center portion of the strap and including a cam with a bearing surface, the distance from the pivot access to the bearing surface of the cam being greater than the distance between the pivot access and the upper surface of the base of the heat sink when said strap is not in tension, and an arm fixedly mounted to said cam, said arm, when rotated, causing said bearing surface of said cam to be forced against the surface of the base of the heat sink placing the strap in tension so as to force the heat sink into heat conducting engagement with the module.
Strap 과 latch 두 부분으로 구성된 cam-type retainer clip 으로써, 본 사건의 이슈 사항은 retainer clip 의 재료가 무엇이냐 이다. PCS (claim 1) 의 clip 은 metal 을 선택하였고, Foxconn 의 clip 은 plastic 으로 구성되었다. PSC 는 claim 1 이 metal strap 으로 한정되어 있으나, plastic 으로 된 Foxconn 의 제품이 균등침해를 구성한다고 주장하였다.
1심 재판부는 Johnson Johnston Associates v. R.E. Service Co., 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002) (en banc) 판결을 인용하였는데, 해당 판결에서 재판부는 특허권자가 명세서에 기재한 사항 중 청구항으로 작성하지 않은 사항 (subject matter) 은 공중에게 바쳐진 것으로써, 이를 균등침해 이론에 근거하여 자신의 권리로 주장할 수 없다고 판결하였다.
상기 결론에 도달하기 위한 근거로써, 1심 재판부는 명세서 기재사항 즉, "[t]he elongated strap is made of a resilient metal such as stainless steel although other resilient materials may be suitable for the strap," '239 patent, col. 4, ll. 49-51 (emphasis added), and that " [o]ther prior art devices use molded plastic and/or metal parts that must be cast or forged which again are more expensive metal forming operations."을 지적하였다. 1심 재판부에 따르면, 상기 기재사항은 발명자가 특허 출원 시점에 clip 의 재료 중 plastic 을 포함할 수 있다는 사실을 인지한 것이고, 자신의 특허는 plastic 보다 개선된 metal design 을 특정한 것으로 판단하였다. 1심 재판부는 Johnson 판결을 적용하였고, 그에 따라 PSC 는 plastic 재질의 clip 에 대하여 균등침해 주장이 불가하다고 하였다.
1심 재판부는 우리의 SciMed Life Systems v. Advanced Cardiovascular Systems, 242 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2001) 판결도 적용하였는데 즉, 명세서 기재사항이 명확하게 특정 특성 (feature) 에 대하여 기재한 다음 그러한 특성이 청구항에 포함되어 있지 않았다면, 비록 특허청구항 용어 만으로는 해당 특성이 포함될 수 있는 것으로 해석되더라도, 해당 특성에 대한 (등록 후) 균등침해 주장이 불가하다고 하였다.
명확하게 (specifically) 정의, 비판 및 부인한 특정 배치 (형태) (“specifically identified, criticized, and disclaimed a specific configuration”) 에 대하여, 특허권자는 특허청구항에 포함시키지 않은 이상, 이에 대한 균등침해 주장이 불가하다.
Disclosure-Dedication Rule
특허침해의 검토가 통상적으로는 claim construction 으로부터 시작하나, 본 사건의 양 당사자는 청구항 용어에 대한 이견이 없으므로, claim construction (Markman hearing) 을 생략하였다. 이렇게 한 1심 재판부의 판단은 오류가 없다. 1심 재판부는 곧바로 claim 1과 Foxconn 제품에 대한 사실적 비교를 수행하였는데, 본 재판부도 그러하다.
PSC 는 문언적 내지 균등적으로 특허침해를 입증해야 할 책임이 있는데, Foxconn 제품에 대한 문언적 침해가 성립하지 않음을 시인하였다. 그러므로, 본 재판부의 특허침해 검토는 온전히 균등침해 여부의 판단이다. 특허권자는 PTO 에 좁은 특허청구항을 작성하여 심사를 받은 다음, 등록 후 넓은 범위로 균등침해를 주장할 수 없다. Autogiro Co. of Am. v. United States, 181 Ct.Cl. 55, 60, 384 F.2d 391 (1967)
PSC 는 본 사건의 이슈사항이 Johnson 판결과는 다르다고 주장하였다. 왜냐하면, Johnson 사건에서는 특허청구항으로 작성되지 않은 명세서 기재사항이 명확하고 특정 (clear and specific) 된 반면, 본 사건은 그렇지 않다고 하였다. Johnson 사건의 US 5,153,050 의 claim 은 “a sheet of aluminum” 으로 되어 있는데, 명세서 기재사항은 "[w]hile aluminum is currently the preferred material . . . other metals, such as stainless steel or nickel alloys, may be used." 으로 기재되어 있어 stainless steel 재질의 침해 제기 제품에 대한 균등침해 주장이 불가하였다.
이와 유사하게, Maxell 사건에서, US 4,624,060 의 명세서 기재사항 “"the tabs may be stitched into a lining seam of the shoes at the sides or back of the shoes" 은 특허청구항으로 작성되지 않았다. 그에 따라 재판부는 “alternative method of keeping mated shoes together by stitching tabs into a lining seam of the shoes at the sides or back of the shoes”에 대하여 균등침해 주장이 불가하다고 판결하였다.
본 재판부는 2가지 사항 즉, (1) 명세서 기재사항으로써 공중에 바쳐진 대상 (dedicated subject matter) 이 어느 정도로 특정되어야 하는지, 그리고 (2) ’239 특허의 명세서는 공중에 바쳐진 대상을 충분히 특정하여 기재하고 있는지에 대하여 검토한다.
PSC 의 개시 즉, 선행기술이 plastic 재질을 clip 부품으로 할 수 있다는 기재는 정확하고 명확 (precise and clear) 하다. 명세서의 중요한 목적 중 하나는 특허의 대상 (subject matter) 을 공중에게 고지하는 것인데, 이것은 특허청구항이 발명의 범위 (scope of invention) 를 제공하는 역할과 상이하다. 중요한 것은 상기 두 가지 목적이 35 U.S.C. §112 하에 상호 통합된 것이라는 점이다.
발명에 대한 정밀한 명세서 기재는 다음의 몇 가지 법률적 목적 때문에 필요하다: (1) USPTO 는 무엇이 특허로 허가되었고, 특허권리가 소멸하였을 때 어떠한 것이 공중의 영역으로 되는지 알 수 있다; (2) 라이선스를 통하여 발명의 실시를 허락받은 자는 그 발명을 어느 범위까지 사용할 수 있는지 알 수 있다; (3) 동일/유사 분야의 타 발명자들은 해당 발명이 어디까지 점유하고 있는지 알 수 있다. Bates v. Coe, 98 U.S. 31, 39, 25 L.Ed. 68 (1878).
Claim 은 발명을 한정하는 역할을 갖는데, 명세서는 특허의 독점의 범위를 확장할 수는 없다. Burns v. Meyer, 100 U.S. 671, 672, 25 L.Ed. 733 (1879) 명세서를 claim 의 사전 (concordance) 으로 사용하는 것은 거의 모든 법원 (재판부) 에 의하여 받아들여지는 이론이고, 특허법의 기본 개념이다. Autogiro Company of America v. the United States, 384 F.2d 391 (Ct. Cl. 1967)
즉, 발명의 상세한 설명은 claim 을 설명함으로써, 공중으로 하여금 특허청구항에게 주어진 고지 (notice) 기능을 이해하도록 도움을 주는 것이다. 이러한 점 때문에, 우리는 자주 “specifications teach, claims claim.”이라고 인용한다. SRI Int'l v. Matsushita Elec. Corp., 775 F.2d 1107, 1121 n. 14 (Fed. Cir. 1985). 이러한 특허청구항의 범위 (scope) 와 고지 (notice) 기능과 일치하여, 특허 청구항 요건은 특허권자로 하여금 자신의 권리범위를 상정 (예측) 하도록 하는 것이다. 이것은 명세서가 아니라 특허청구항의 기능이다. 즉, 특허권자의 타인에 대한 배제의 권한의 측정값은 명세서가 아니라 특허청구항에 근거한다.
무엇이 개시되었고, 무엇이 특허로 청구되었는지가 공중에의 고지 (public notice) 의 핵심 사항이다. 특허권자가 특허청구항에 포함시키지 않은 사항 (subject matter) 을 특허 등록 후 자신의 권리로 주장할 수 있도록 허용한다면, 이것은 특허 청구항의 고지 기능을 훼손하고 그에 따라 법적 불안정성 (uncertainty) 을 불러온다.
통상의 지식을 가진 자의 기준으로, 명세서 기재사항으로부터 무엇이 교시되었는지 이해할 수 있으면서, 그 중 특허청구항에 포함되지 않은 사항에 대하여 공중에게 바쳐진 것으로 하는 것이 옳다. 이것이 disclosure-dedication rule 이다. 즉, disclosure-dedication rule 은 명세서에 기재된 어떠한 포괄적 인용 (generic reference) 전체에 대하여 적용되는 것이 아니라, 특정된 것 (particular genus) 만이 공중에게 바쳐지는 것이다. 즉, 그러한 기재의 정도는 통상의 지식을 가진 자 기준으로 명세서에는 기재되었는데 특허청구되지는 않았음을 인지할 수 있어야만 한다. (The disclosure must be of such specificity that one of ordinary skill in the art could identify the subject matter that had been disclosed and not claimed.)
본 사건에서, PSC 는 ’239 특허 명세서에서 “other resilient materials may be suitable for the strap”과 "[o]ther prior art devices use molded plastic and/or metal parts that must be cast or forged which again are more expensive metal forming operations," 를 기재하였다. 후자에 근거하고, claim 1의 한정사항 즉, “an elongated, resilient metal strap” 에 의하여, PSC 는 plastic 재질의 Foxconn 제품 에 대한 균등침해 주장이 불가하다.
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