(DOE) Unforseeability: Rebuttal of Festo Presumption (Research Plastics v. Federal Packaging, Fed. Cir. 2005)

Research Plastics v. Federal Packaging, 421, F.3d 1290 (Fed. Cir. 2005)

Research Plastics 는 US 5,628,433 (Caulking tube air escape structure) 의 특허권자인데, 발명자는 ’433 특허의 심사 과정 중 심사관의 prior art (US 4,852,772) 에 의한 거절이유 극복을 위하여, “said ribs extending to said rear end”를 추가하는 보정 후 특허등록 받았다.

US 5,628,433 (ribs (33))

US 4,852,772 (ribs (44))

Research Plastics 는 '433에 근거하여 Federal Packaging 에 특허 침해 소송을 제기하였는데, Federal 의 제품은 tube 의 공기를 빼내기 위한 rib 구조가 tube 의 말단부 (rear portion) 에 위치하고 있었다. 이에, Research Plastics 는 균등침해를 주장하였으나, 1심 재판부는 심사과정 중 추가된 claim limitation (ribs extending rear end) 에 대하여 특허권자가 Festo presumption 을 극복하지 못했다면서 균등침해 주장을 불허하였고, Reasearch Plastics 는 이에 항소하였다. 

''433 특허 Claim 10 은 다음과 같다:

10. A tube for receiving a fluent material comprising:

a hollow tube body being generally cylindrical and extending from a rear end to a nozzle end, a plurality of ribs extending radially inwardly from an inner peripheral wall of said tube, said ribs extending radially inwardly for a depth that is less than 0.5% of a diameter of said tube; and

a plunger having an outer peripheral surface closely matched to said inner peripheral surface of said tube, such that when said plunger is received within said tub, air spaces are formed between said plunger and said tube by said ribs, said ribs each occupying an area that is less than 0.5% of the area of said tube, and said ribs extending to said rear end of said hollow tube body.

Research Plastics 는 우선 1심 재판부의 “rear end” 에 대한 claim construction 에 오류가 있다면서, 해당 limitation 은 tube 의 “rear portion” 을 포함하는 것으로 해석해야 한다고 주장하였다. 

CAFC 는 claim 1에 “hollow tube body being generally cylindrical and extending from a rear end to a nozzle end” 로 되어있으므로, 이는 rear portion 과는 상이한 의미라고 지적하면서, literal infringement 는 성립하지 않는다고 판결하였다.
다음으로, Research Plastics 는 rib 의 위치가 tube 의 rear portion 에 있는 것 (claim 10 의 alleged equivalents) 은 claim amendment 시점에서 예측할 수 없는 (unforeseeable) 것이었으므로 Festo presumption 을 극복하였다고 주장하였다.
CAFC 는 unforeseeability 의 판단 기준은 claim amendment 시점에서

1. Accused product 그 자체가 예견 가능하거나,
   
2.  그 균등물 (alleged equivalents) 이 실제로 존재할 필요는 없고 다만,
   
3. Alleged equivalents 가 PHOSITA 기준에서 합리적 수준으로 예견가능
   

하면 된다고 하면서, rib 을 어느 위치에 놓을 것인지는 선택의 문제 즉, claim amendment 시점에서 공지의 기술임을 다음의 사실로부터 알 수 있다고 하였다:

1. Federal 의 이전 제품은 rear edge 에 rib 이 형성되어 있던 점,
   
2. Rib 이 rear end 에 위치하는 것이 claim 이 ’433 특허 (prior art) 와  구별되는 특징인 점

DOE: Disclosure-Dedication Rule (PSC Computer Products, Inc. v. Foxconn International, Inc., 355 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2004))

 

본 사건은 균등론 주장 시, 명세서 기재사항 중 특허청구항에 포함하지 않은 사항 (subject matter) 은 균등침해를 주장할 수 없는 "disclosure-dedication rule" 에 관한 것이다. 한가지 유념할 것은, 명세서에 기재된 사항이라고 하여 전부 균등침해를 주장할 수 없는 것이 아니라, 통상의 지식을 가진 자 (PHOSITA) 기준으로 "공중에 바쳐졌음이 명확한 기재사항" 에만 disclosure-dedication rule 이 적용될 수 있다는 점이다.

PSC computer 는 US 6,061,239 의 특허권자인데 Foxconn International 에 대하여 특허침해 소송을 제기하였고, 1심 재판부는 PSC 가 명세서 기재사항 중 plastic clips 에 대하여는 특허청구 (claim) 하지 않아 disclosure dedication rule 에 의하여 균등침해 주장이 불가하다고 판결하였다. 

’239 특허는 Cam-type retainer clip for heat sinks for electric integrated circuits 을 발명의 명칭으로 하는데, microchip 과 heat sink 를 연결하는 cam-type clip 에 관한 것이다. Claim 1은 다음과 같다:

In a heat sink assembly providing cooling to an electronic semiconductor device wherein the device is mounted in a module, the module having means for engagement with a retainer clip, and the heat sink having a generally flat bottom surface and heat conducting engagement with the semiconductor device upper surface and a plurality of fins on the upper surface defining at least one channel, the improvement comprising a heat sink retainer clip including: 

an elongated, resilient metal strap received in one of the channels of the heat sink having holding means at each end engaging the engagement means on the module, the center portion of the strap spaced a predetermined distance above the upper surface of the heat sink base when the strap is not in tension; and a cam-type latch pivotally mounted in the center portion of the strap and including a cam with a bearing surface, the distance from the pivot access to the bearing surface of the cam being greater than the distance between the pivot access and the upper surface of the base of the heat sink when said strap is not in tension, and an arm fixedly mounted to said cam, said arm, when rotated, causing said bearing surface of said cam to be forced against the surface of the base of the heat sink placing the strap in tension so as to force the heat sink into heat conducting engagement with the module.

Strap 과 latch 두 부분으로 구성된 cam-type retainer clip 으로써, 본 사건의 이슈 사항은 retainer clip 의 재료가 무엇이냐 이다. PCS (claim 1) 의 clip 은 metal 을 선택하였고, Foxconn 의 clip 은 plastic 으로 구성되었다. PSC 는 claim 1 이 metal strap 으로 한정되어 있으나, plastic 으로 된 Foxconn 의 제품이 균등침해를 구성한다고 주장하였다. 

1심 재판부는 Johnson Johnston Associates v. R.E. Service Co., 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002) (en banc) 판결을 인용하였는데, 해당 판결에서 재판부는 특허권자가 명세서에 기재한 사항 중 청구항으로 작성하지 않은 사항 (subject matter) 은 공중에게 바쳐진 것으로써, 이를 균등침해 이론에 근거하여 자신의 권리로 주장할 수 없다고 판결하였다.

상기 결론에 도달하기 위한 근거로써, 1심 재판부는 명세서 기재사항 즉, "[t]he elongated strap is made of a resilient metal such as stainless steel although other resilient materials may be suitable for the strap," '239 patent, col. 4, ll. 49-51 (emphasis added), and that " [o]ther prior art devices use molded plastic and/or metal parts that must be cast or forged which again are more expensive metal forming operations."을 지적하였다. 1심 재판부에 따르면, 상기 기재사항은 발명자가 특허 출원 시점에 clip 의 재료 중 plastic 을 포함할 수 있다는 사실을 인지한 것이고, 자신의 특허는 plastic 보다 개선된 metal design 을 특정한 것으로 판단하였다. 1심 재판부는 Johnson 판결을 적용하였고, 그에 따라 PSC 는 plastic 재질의 clip 에 대하여 균등침해 주장이 불가하다고 하였다.

1심 재판부는 우리의 SciMed Life Systems v. Advanced Cardiovascular Systems, 242 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2001) 판결도 적용하였는데 즉, 명세서 기재사항이 명확하게 특정 특성 (feature) 에 대하여 기재한 다음 그러한 특성이 청구항에 포함되어 있지 않았다면, 비록 특허청구항 용어 만으로는 해당 특성이 포함될 수 있는 것으로 해석되더라도, 해당 특성에 대한 (등록 후) 균등침해 주장이 불가하다고 하였다.

명확하게 (specifically) 정의, 비판 및 부인한 특정 배치 (형태) (“specifically identified, criticized, and disclaimed a specific configuration”) 에 대하여, 특허권자는 특허청구항에 포함시키지 않은 이상, 이에 대한 균등침해 주장이 불가하다.

Disclosure-Dedication Rule

특허침해의 검토가 통상적으로는 claim construction 으로부터 시작하나, 본 사건의 양 당사자는 청구항 용어에 대한 이견이 없으므로, claim construction (Markman hearing) 을 생략하였다. 이렇게 한 1심 재판부의 판단은 오류가 없다. 1심 재판부는 곧바로 claim 1과 Foxconn 제품에 대한 사실적 비교를 수행하였는데, 본 재판부도 그러하다.

PSC 는 문언적 내지 균등적으로 특허침해를 입증해야 할 책임이 있는데, Foxconn 제품에 대한 문언적 침해가 성립하지 않음을 시인하였다. 그러므로, 본 재판부의 특허침해 검토는 온전히 균등침해 여부의 판단이다. 특허권자는 PTO 에 좁은 특허청구항을 작성하여 심사를 받은 다음, 등록 후 넓은 범위로 균등침해를 주장할 수 없다. Autogiro Co. of Am. v. United States, 181 Ct.Cl. 55, 60, 384 F.2d 391 (1967)

PSC 는 본 사건의 이슈사항이 Johnson 판결과는 다르다고 주장하였다. 왜냐하면, Johnson 사건에서는 특허청구항으로 작성되지 않은 명세서 기재사항이 명확하고 특정 (clear and specific) 된 반면, 본 사건은 그렇지 않다고 하였다. Johnson 사건의 US 5,153,050 의 claim 은 “a sheet of aluminum” 으로 되어 있는데, 명세서 기재사항은 "[w]hile aluminum is currently the preferred material . . . other metals, such as stainless steel or nickel alloys, may be used." 으로 기재되어 있어 stainless steel 재질의 침해 제기 제품에 대한 균등침해 주장이 불가하였다. 

이와 유사하게, Maxell 사건에서, US 4,624,060 의 명세서 기재사항 “"the tabs may be stitched into a lining seam of the shoes at the sides or back of the shoes" 은 특허청구항으로 작성되지 않았다. 그에 따라 재판부는 “alternative method of keeping mated shoes together by stitching tabs into a lining seam of the shoes at the sides or back of the shoes”에 대하여 균등침해 주장이 불가하다고 판결하였다. 

본 재판부는 2가지 사항 즉, (1) 명세서 기재사항으로써 공중에 바쳐진 대상 (dedicated subject matter) 이 어느 정도로 특정되어야 하는지, 그리고 (2) ’239 특허의 명세서는 공중에 바쳐진 대상을 충분히 특정하여 기재하고 있는지에 대하여 검토한다.

PSC 의 개시 즉, 선행기술이 plastic 재질을 clip 부품으로 할 수 있다는 기재는 정확하고 명확 (precise and clear) 하다. 명세서의 중요한 목적 중 하나는 특허의 대상 (subject matter) 을 공중에게 고지하는 것인데, 이것은 특허청구항이 발명의 범위 (scope of invention) 를 제공하는 역할과 상이하다. 중요한 것은 상기 두 가지 목적이 35 U.S.C. §112 하에 상호 통합된 것이라는 점이다.

발명에 대한 정밀한 명세서 기재는 다음의 몇 가지 법률적 목적 때문에 필요하다: (1) USPTO 는 무엇이 특허로 허가되었고, 특허권리가 소멸하였을 때 어떠한 것이 공중의 영역으로 되는지 알 수 있다; (2) 라이선스를 통하여 발명의 실시를 허락받은 자는 그 발명을 어느 범위까지 사용할 수 있는지 알 수 있다; (3) 동일/유사 분야의 타 발명자들은 해당 발명이 어디까지 점유하고 있는지 알 수 있다. Bates v. Coe, 98 U.S. 31, 39, 25 L.Ed. 68 (1878).

Claim 은 발명을 한정하는 역할을 갖는데, 명세서는 특허의 독점의 범위를 확장할 수는 없다. Burns v. Meyer, 100 U.S. 671, 672, 25 L.Ed. 733 (1879) 명세서를 claim 의 사전 (concordance) 으로 사용하는 것은 거의 모든 법원 (재판부) 에 의하여 받아들여지는 이론이고, 특허법의 기본 개념이다. Autogiro Company of America v. the United States, 384 F.2d 391 (Ct. Cl. 1967)

즉, 발명의 상세한 설명은 claim 을 설명함으로써, 공중으로 하여금 특허청구항에게 주어진 고지 (notice) 기능을 이해하도록 도움을 주는 것이다. 이러한 점 때문에, 우리는 자주 “specifications teach, claims claim.”이라고 인용한다. SRI Int'l v. Matsushita Elec. Corp., 775 F.2d 1107, 1121 n. 14 (Fed. Cir. 1985). 이러한 특허청구항의 범위 (scope) 와 고지 (notice) 기능과 일치하여, 특허 청구항 요건은 특허권자로 하여금 자신의 권리범위를 상정 (예측) 하도록 하는 것이다. 이것은 명세서가 아니라 특허청구항의 기능이다. 즉, 특허권자의 타인에 대한 배제의 권한의 측정값은 명세서가 아니라 특허청구항에 근거한다.

무엇이 개시되었고, 무엇이 특허로 청구되었는지가 공중에의 고지 (public notice) 의 핵심 사항이다. 특허권자가 특허청구항에 포함시키지 않은 사항 (subject matter) 을 특허 등록 후 자신의 권리로 주장할 수 있도록 허용한다면, 이것은 특허 청구항의 고지 기능을 훼손하고 그에  따라 법적 불안정성 (uncertainty) 을 불러온다.

통상의 지식을 가진 자의 기준으로, 명세서 기재사항으로부터 무엇이 교시되었는지 이해할 수 있으면서, 그 중 특허청구항에 포함되지 않은 사항에 대하여 공중에게 바쳐진 것으로 하는 것이 옳다. 이것이 disclosure-dedication rule 이다. 즉, disclosure-dedication rule 은 명세서에 기재된 어떠한 포괄적 인용 (generic reference) 전체에 대하여 적용되는 것이 아니라, 특정된 것 (particular genus) 만이 공중에게 바쳐지는 것이다. 즉, 그러한 기재의 정도는 통상의 지식을 가진 자 기준으로 명세서에는 기재되었는데 특허청구되지는 않았음을 인지할 수 있어야만 한다. (The disclosure must be of such specificity that one of ordinary skill in the art could identify the subject matter that had been disclosed and not claimed.)

본 사건에서, PSC 는 ’239 특허 명세서에서 “other resilient materials may be suitable for the strap”과 "[o]ther prior art devices use molded plastic and/or metal parts that must be cast or forged which again are more expensive metal forming operations," 를 기재하였다. 후자에 근거하고, claim 1의 한정사항 즉, “an elongated, resilient metal strap” 에 의하여, PSC 는 plastic 재질의 Foxconn 제품 에 대한 균등침해 주장이 불가하다.

Doctrine of Equivalents: Rebuttal of Festo presumption (Festo Corp. v. Shocketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1359, Fed. Cir. 2003, en banc)

미국 연방 대법원은 Festo 사건 (Festo Corp. v. Shocketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 2002) 에서 prosecution history estoppel 에 대하여 판결하였는데, 기존의 심사 중 청구범위를 보정한 범위에 대한 절대적 적용 (complete bar) 을 파기하고, 특허권자가 보정의 사유에 대하여 특정한 사유로써 입증할 경우는 보정한 범위에 대한 균등침해를 인정해주는 것 (flexible bar) 으로 정하였다.

즉, 출원경과 금반언은 거절이유 극복을 위하여 claim 을 축소보정 (narrowing amendment) 한 경우 발생하는데, 이때 거절이유는 선행문헌에 의한 것 (35 U.S.C. §102, §103) 뿐만 아니라 기재요건 (§112) 에 관한 것도 해당한다고 하였다. 즉, 보정의 사유가 “substantial reason related to patentability” 이면 족하다고 하였다. 그러나, 보정한 것의 모든 균등물까지 포기한 것으로 볼 이유는 없고, 재판부는 축소보정한 범위에 대하여 포기한 것으로 추정 (presumption) 하되, 출원인이 보정의 사유를 다음의 3가지 중 어느 하나로 반박하여 추정을 극복 (rebuttal of presumption) 한다면, 해당 범위에 대하여 균등침해 적용을 허락한다는 의미이다.

1. 출원시점 기준으로 균등물이 예측 불가한 것 (unforeseeable);
2. 보정 사유가 균등물과 미약한 관계 (tangential relation) 에 불과; 또는
3. 무의미한 대체 (insubstantial substitute) 를 합리적으로 예측할 수 없는 어떠한 이유 (some other reason) 존재

이후, 파기 환송심 (Festo Corp. v. Shocketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1359, Fed. Cir. 2003, en banc) 에서 CAFC 는 전원합의체 판결 (en banc) 로 출원인이 presumption 을 극복할 수 있는 사유에 대하여 구체적으로 판결하였는데, 다음과 같다.

1. Unforeseeability

• Claim amendment 시점 기준으로 균등물이 예측 불가했는 바, 출원인이 포기한 범위로 해석되지 않음
• 예측 불가능성은 객관적 질의 (objective inquiry) 로써, 시간적 판단기준은 PHOSITA 의 claim 보정 시점
• 1심 재판부는 unforeseeability 판단을 위하여 전문가 진술 등의 외부적 증거 (extrinsic evidence) 사용 가능

2. Tangential relation to the reason for the amendment

• Claim amendment 사유가 균등물과 미약한 관계에 불과 (가령, 균등물을 포함하는 선행문헌에 의한 거절이유 극복 목적의 보정은 tangential 하지 않음 (이것은 material))
• 본 항목은 축소 보정의 객관적 사유에 초점을 맞추므로, 검토범위는 prosecution history record 만으로 제한 (재판부는 외부적 증거 배제)

3. Some other reason

• 출원인이 어떠한 다른 이유로 무의미한 대체 (insubstantial substitute) 에 불과한 균등물을 claim 에 포함시키지 못했음
• 본 기준은 특허권자가 상기 1, 2 외의 방법으로의 반박 가능성을 열어 둠 (가령, claim 의 언어적 한계에 의하여 특허권자가 claim 에 균등물을 포함시킬 수 없었음)
• 1심 재판부는 특허권자의 some other reason 에 의한 반박의 범위를 prosecution history record 만으로 제한 (외부적 증거 배제)

균등론의 제한: Ensnaring prior art (Depuy Spine v. Medtronic, Fed. Cir., 2009)

 Depuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, 567 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009)

US 5,207,678 (Pedicle screw and receiver member therefore) 의 특허권자 Depuy Spine 은 Medtronic 의 Vertex^® model (polyaxial pedicle screws) 에 대하여 특허침해소송을 제기하였는데, 1심 재판부가 균등침해를 인정하자, Medtronic 이 ensnaring prior art 를 사유로 균등침해 제한을 주장하였지만 받아들여지지 않았고, 이에 항소하였다.

Ensnarement 는 특허권자가 특허 권리범위를 prior art 로 확장하는 균등침해 주장을 하지 못하게 한다. 즉, 피고 (accused infringer) 는 ensnaring prior art 를 근거로 특허권자의 균등침해 주장에 항변할 수 있다.

Ensnarement 는 2단계로 검토되는데,

1.  Step (1): 특허권자는 accused product 를 문언적으로 침해하게 하는 (literally infringing) 가상의 청구항 (hypothetical claim) 을 작성하여 제출하고,
2.  Step (2): 피고가 제시한 prior art 를 바탕으로 hypothetical claim 의 특허성 판단을 수행하여, 해당 claim 이 unpatentable (§102, §103 위반) 인 경우, 특허권자의 균등 (물) 주장 범위는 과도 (overreaching) 한 것으로 하여 균등침해를 불인정한다.

특허권자 (Depuy Spine) 는 다음과 같이 hypothetical claim 을 제출하였는데, 이는 original claim 1에서 균등 (물) 로 주장한 청구항 구성요소 “spherically-shaped portion (9)” 를 conically-shaped portion 으로 변경한 것이다.

Medtronic 은 2건의 prior art – US 5,474,555 (Puno) 와 US 2,346,346 (Anderson) – 를 근거로 hypothetical claim 이 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 바, §103 위반이라고 주장하였다. Puno 는 conically-shaped portion 없이 screw head 가 anchor seat (23) 에 의하여 안착되는데, 이렇게 함으로써 screw head 에 대한 “shock absorber” 효과가 있다고 개시하였고, Anderson 은 fracture immobilization splint 의 conically-shaped portion 을 개시하였다.

재판부는 Puno 의 기재사항에는 rigid pedicle screw 에 대한 teach-away (부정적 교시) 가 있어, PHOSITA 가 2건의 문헌을 결합하여 hypothetical claim 에 이르는 것을 단념시킨다고 하면서, 그 특허성이 부정되지 않는다고 판결하였다. 왜냐하면, §103 위반을 위해서는 

1. 복수의 prior art 에 hypothetical claim 의 구성요소가 전부 개시되어 있을 뿐만 아니라,
2. 문헌에 나뉘어져 기재되어 있는 구성요소의 결합 (combination) 이 물리적으로 가능해야 하고, 또한 그러한 물리적 결합에 의하여 발명이 의도한 효과 (intended purpose) 를 달성할 수 있도록  PHOSITA 입장에서 인지할 수 있어야 하기 때문이다. 

그런데, 선행문헌이 다음과 같이 발명이 의도한 목적에 대하여 부정적 교시를 하는 경우, 이는 자명하지 않은 결론에 도달해야 한다.

[I]f the prior art indicated that the invention would not have worked for its intended purpose or otherwise taught away from the invention. United States v. Adams, 383 U.S. 39, 52, 86 S.Ct. 708, 15 L.Ed.2d 572 (1966)

즉, Puno 는 다음과 같이, conically-shaped portion 없이 screw head 가 anchor seat (23) 에 의하여 안착되는데, 이렇게 함으로써 (compression member 없이) screw head 에 대한 “shock absorber” 효과가 발생 (Screw 와 anchor seat 의 분리에 의한 shock-absorber 효과로 screw 가 뼈로부터 이탈하는 것을 방지) 한다고 기재하고 있어 이는 rigidity 에 대한 teach away (부정적 교시) 에 해당한다.

(US 5,474,555 (Puno), Col.3, ll. 60 – 67)

재판부는 Puno 가 rigid pedicle screw 에 대하여 teach-away (부정적 교시) 를 하고 있어, PHOSITA 가 2건의 문헌을 결합하여 hypothetical claim 에 이르는 것을 단념시키므로, hypothetical claim 의 특허성 (비자명성) 이 부정되지 않는다고 판단하고, 이에 따라 특허권자가 Medtronic 의 제품에 대하여 한 균등침해가 인정된다고 판결하였다.

Equivalence as an objective inquiry on an element-by-element basis (Warner-Jenkinson v. Hilton Davis)

Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical, 520 U.S. 17, 117 S. Ct. 1040 (1997)

본 사건은 Doctrine of Equivalence (DOE) 에 관한 Supreme Court 판결인데, 청구인 Warner-Jenkinson 은 1952 Patent Act 제정 시 의회 (Congress) 의 의도에 의하여, DOE 는 더 이상 유효하지 않은 법리라고 주장하였으나, Supreme Court 는 DOE 는 여전히 유효한 법리라고 판결하였고, 다만, DOE 를 적용 함에 있어서는 발명을 전체적으로 (invention as a whole) 적용하면 안되고, "objective inquiry on an element-by-element basis" 로 적용해야 한다고 하면서, DOE 의 적용기준을 명확히 하였다.

*** Supreme Court 는 Festo Corp. v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002) 사건에서, 특허출원인이 심사과정 중 행한 claim amendment 는 비록 그것이 prior art 에 의한 unpatentability 극복을 위한 것이 아니더라도, 좁혀진 claim scope 에 대하여는 “presumption of surrendering all equivalents” 가 성립한다는 판결에 의하여, 본 판결 (Warner-Jenkinson) 에서 판결한 DOE 의 적용 범위에 대한 약간의 변화를 가하기는 했지만, 아직도 DOE 에 대한 Supreme Court 의 판결로서 중요한 위치를 차지한다.

Hilton Davis Chemical Co. 는 US 4,560,746 특허권자인데, 해당 특허는 ultrafiltration 을 포함하는 개선된 purification process 에 관한 것이다. 특허는 porous membrane 에 dye 를 통과시켜 불순물을 걸러내는데, 이때 불순물의 filtration 효율을 높이기 위한 특정 압력과 pH 레벨을 특허청구범위로 하고 있다:

"In a process for the purification of a dye . . . the improvement which comprises: subjecting an aqueous solution . . . to ultrafiltration through a membrane having a nominal pore diameter of 5-15 Angstroms under a hydrostatic pressure of approximately 200 to 400 p.s.i.g., at a pH from approximately 6.0 to 9.0, to thereby cause separation of said impurities from said dye . . . ."

출원인은 심사과정에서 “at a pH from approximately 6.0 to 9.0" 을 추가하였는데, 이는 심사관의 선행문헌에 근거한 거절이유에 대응하기 위한 것이었다. 특히, 상한값 pH 9.0 은 인용문헌 (Booth patent) 에 기재된 ultrafiltration 의 조건을 극복하기 위한 것이었는데, 다만 하한값 pH 6.0 은 그 사유가 분명하지 않다. (즉, Booth patent 에 pH 6.0 의 기재는 없었다.)

Hilton Davis 의 ’746 특허 등록 후인 1986년, Warner-Jenkinson 은 염료의 불순물 제거 ultrafiltration process 를 개발했는데, 이는 pH 5.0 이었다. 이에, Hilton Davis 는 특허침해금지청구 소송을 제기했고, 이는 DOE 에 근거한 것이었다. 1심 재판부는 DOE 에 근거하여, Warner-Jenkinson 의 특허침해를 인정하면서, permanent injunction 판결을 내렸다. 항소심 재판부 (CAFC) 도 1심 재판부의 판결을 지지하였고, 다만, Judge Nies 는 반대의견 (dissent) 에서, DOE 를 적용함에 있어서, claim scope 가 확장되는 것을 방지하기 위하여, accused product/process 전체 (overall) 로 DOE 를 적용할 것이 아니라, claim element 각각에 대하여 DOE 를 적용해야 한다는 의견을 냈다.

재판부 (Supreme Court) 는 DOE 의 기준은 accused process 와 patented process 간에 실질적 차이 (substantial difference) 의 존재여부라고 하였다. 또한, DOE 는 jury 에 의하여 판단되어야 할 사항 즉, question of fact 라고 하였다. (배심원이 제시된 substantial evidence 를 바탕으로, 침해품과 특허청구항을 비교하여, 둘 간에 실질적인 차이가 존재하는지 판단)

재판부는 DOE 가 넓게 적용되는 경우, 특허법이 정하고 있는 특허청구항의 기능 (definitional and public-notice functions) 과 충돌할 가능성이 있음을 인정하였다. 특허청구항에 기재된 각각의 element 는 모두 중요한 의미를 갖는다. 그렇기 때문에, DOE 는 발명을 전체적으로 (invention as a whole) 적용하는 대신, 특정 claim element 에 대하여 객관적 질의를 바탕으로 적용 (objective inquiry on an element-by-element basis) 해야 한다고 하였다. 또한, 중요한 것은 DOE 를 적용함으로써, 어느 한 element 가 완전하게 제거되는 결과 (claim vitiation) 를 가져오지 말게 해야 한다는 것이다. 그렇게 함으로써, 특허청구항의 기능과 충돌하지 않고 조화롭게 DOE 를 적용할 수 있다.

Warner-Jenkinson 은 prosecution history estoppel (PHE) 에 의하여, 출원인이 행한 – 그 사유를 막론하고 – 모든 claim amendment 와 그것의 균등물에 대한 권리는 등록 후 포기된 것으로 해야 한다고 주장하였다. 그러나 재판부는 이에 동의하지 않았고, 출원인이 어떠한 사유로 claim amendment 를 행하였는지 살펴본 후, prior art 에 의한 특허 거절을 극복하기 위한 amendment 만을 PHE 의 대상으로 하여, 이렇게 포기된 특허청구범위와 그것의 균등물 (프로세스) 에 대하여만 DOE 를 적용해야 한다고 판결하였다. 다만, 출원인이 amendment 사유를 입증하지 못하는 경우, 법원은 그러한 amendment 가 patentability 에 관한 것이라고 추정된다고 하였다.

*** 상기 DOE 적용 사유 즉, “prior art 의 극복을 위한 amendment 에 대하여 PHE 의 적용이 있음”은 Festo 사건에서 “automatic presumption of surrendering all equivalents” (비록, prior art 에 의하지 않더라도, 특허성을 확보하기 위한 모든 amendment) 으로 변경 되었다.

마지막으로 재판부는 DOE 의 판단 시점은 특허출원시점 (at the time of filing) 이 아니라 특허침해시점 (at the time of infringement) 임을 분명히 하였다.

재판부 (Supreme Court) 는 항소심 재판부 (CAFC) 가 claim limitation (pH 6.0) 에 대한  prosecution history estoppel 의 적용여부를 충분히 판단하지 않았다는 이유로, 사건을 파기하고 환송 (remand) 하였다.