Expert testimony is merely an extrinsic evidence (Genuine Enabling Tech. v. Nintendo, Fed. Cir., 2022)

Genuine Enabling Technology LLC v. Nintendo Co., Ltd., No. 20-2167 (Fed. Cir. 2022)

본 사건은 CAFC 가 expert testimony (전문가 진술) 가 extrinsic evidence (외부적 증거) 에 불과하므로, 이를 바탕으로 intrinsic record 를 참작하여 해석되는 claim term 의 의미에 반하게 해석할 수 없다고 판결한 사건이다.

Genuine Enabling Technology 는 Nintendo 가 자신의 특허 US 6,219,730 를 침해했다고 특허소송을 제기하였다. 1심 재판부는 “input signal”의 claim construction 을 Nintendo 의 해석과 일치하는 것으로 한 다음, 특허비침해 결정 (summary judgment) 하였다. 이에, Genuine 은 1심 재판부의 claim construction 에 오류가 있음을 사유로 항소하였다.

’730 특허 (Method and Apparatus for Producing a Combined Data Stream and Recovering Therefrom the Respective User Input Stream and at Least One Additional Input Signal) 는 사용자 입력수단 (Unser Input Device, UID) 에 관한 것인데 특히, computer resource 를 효율적으로 사용하는데 특징이 있다. Claim 1은 다음과 같다:

1. A user input apparatus operatively coupled to a computer via a communication means additionally receiving at least one input signal, comprising:

user input means for producing a user input stream;

input means for producing the at least one input signal;

converting means for receiving the at least one input signal and producing therefrom an input stream; and

encoding means for synchronizing the user input stream with the input stream and encoding the same into a combined data stream transferable by the communication means.

Genuine (발명자 Nguyen) 은 ’730 특허 출원 후, 심사관의 prior art (US 5,990,866, Yollin) 사유의 비자명성 위반 거절이유 극복을 위하여, Yollin 에 기재된 “slow varying physiological response signals”에 대한 자신의 발명의 차이점으로 “signals containing audio or higher frequencies” 를 주장하였다. 

발명자의 argument 중 일부는 다음과 같다:

Yollin only uses the configuration to receive the slow varying signal coming from the physiological response sensor(s). Yollin is not motivated and does not anticipate their use for receiving signals containing audio or higher frequencies in place of the physiological response sensor(s).

1심 재판 중 양측은 “input signal” 에 대한 claim construction 에서 충돌하였는데, Genuine 은 “a signal having an audio or higher frequency”로 주장하였고, Nintendo 는 그보다 더 한정적으로 해석하였는데, “signals that are 500 Hz or less” 로 주장하였다. 그리고 그러한 claim construction 을 뒷받침하기 위하여, 전문가 진술 (declaration by Dr. Howard Chizeck) 을 제출하였다. Dr. Chizeck 은 자신의 진술을 뒷받침하는 문헌 (Yuce, et al) 을 제시했는데, 해당 문헌에 따르면, 심사관이 인용한 prior art (Yollin) 에 기재된 physiological sensors 에 의한 신호가 10 – 500 Hz for EMG (electromyogram) 이라고 되어 있다. 1심 재판부는 그러한 전문가 진술을 바탕으로, 발명자가 거절이유 극복을 위하여 행한 보정에 의하여 input signal 은 “signals that are 500 Hz or less”로 해석하는 것이 맞다고 결론지었다. 그러면서, Anderson Corp. v. Fiber Composites, LLC., Fed. Cir. (2007) 판결을 인용했는데, 해당 판결에는 출원인의 어느 한 사유에 대한 보정을 수행하면서 disclaimer 를 했다면, 그러한 disclaimer 는 해당 선행문헌이 기재하고 있는 다른 사유에 대한 disclaimer 로 작동한다. (“an applicant’s argument that a prior art reference is distinguishable on a particular ground can serve as a disclaimer of claim scope even if the applicant distinguishes the reference on other grounds as well.”) 고 하였다.

즉, 본 사건에서 발명자 (Nguyen) 는 Yollin 에 대하여 “audio or higher frequencies” 라고 발명의 차이점을 주장한 것에 불과하나, 이는 결국 Yollin 에서 기재하고 있는 ‘slow-varying’ the range of frequencies’ 에 대한 disclaimer 로 작용한다고 결정하였다.

1심의 prosecution disclaimer 결정에 대한 2심 판단 기준은 de novo 이다. Shire Dev., LLC v. Watson Pharms., Fed. Cir. (2015) 

CAFC 는 claim construction 에 있어서, intrinsic evidence 의 중요성을 일관성 있게 강조해 왔는데, 그러면서도 어떠한 상황에서는 extrinsic evidence 의 사용도 인정하였다. Phillips v. AWH Corp., Fed. Cir. (2005) (en banc) 

그러나 extrinsic sources 의 참작에는 주의가 필요한데 그 이유는 다음과 같다:

1. Extrinsic sources 는 본 발명의 claim scope 를 위하여 쓰여지지 않았고,
2. PHOSITA 의 수준으로 쓰여지지 않았을 공산이 크고 (e.g., 특정 기술분야의 PHOSITA 이상의 수준을 가진 자 대상으로 쓰인 경우),
3. Litigation bias 가 존재할 수 있으며,
4. Litigant 의 입장을 유리하게 하는 용도로 선택 되었을 수 있다.

즉, extrinsic evidence 는 재판부가 특허 발명의 이해를 위하여 참조할 수 있으나, 그 마저도 (intrinsic evidence 에 의한) claim term 의 해석과 배치되는 의미로는 해석 불가하다. Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996)

전문가 진술 (expert testimony) 는 그러한 extrinsic evidence 의 한가지에 불과하다. 따라서, 전문가 진술에 기대어 intrinsic record 에 의한 해석으로부터 중대하게 벗어나는 claim construction 을 하는 것은 허용되지 않는다. 즉, 전문가 진술에의 의존은 그러한 진술이 intrinsic record 와 일치하는 경우 (consistent) 에 한하여 가능하다. Intrinsic record 를 바탕으로 claim construction 을 해야 하고, 그러한 해석이 명확하다면 그것으로 결정해야 한다.

Doctrine of prosecution disclaimer (출원경과 상의 권리포기) 에 이르기 위한 출원인의 disclaimer 는 statement (진술) 가 “reasonable clarity and deliberateness” (합리적으로 명확성 및 고의) 의 수준에 이름으로써, “so unmistakable as to be unambiguous evidence of disclaimer” (오해의 소지가 없고 모호함이 제거) 여야 한다. 또한, prosecution disclaimer 를 주장하는 자에게 그러한 입증책임이 있다. Mass. Inst. of Tech. v. Shire Pharms., Inc., Fed. Cir. (2016)

본 사건에서, intrinsic record 와 prior art (Yollin) 어디에도 PHOSITA 입장에서 claim scope 를 500 Hz 로 이해하도록 하는 기재가 존재하지 않는다. 그러므로 1심 재판부가 전문가 진술에만 의존하여 500 Hz 로 한정 해석한 것은 오류가 있다. CACF 는 input signal 을 “a signal having an audio or higher frequency” 로 해석하고, 그러한 claim construction 을 바탕으로 재심을 주문하면서 사건을 1심 재판부로 돌려보냈다.

Intrinsic v. extrinsic evidence (Phillips v. AWH)

Phillips v. AWH Corp., 415F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)

본 사건은 Phillips 의 US4,677,798 청구항 1항의 해석에 있어서, baffle (격벽) 이 특정 각도를 한정사항으로 포함하는지 판단한 사건이다. 재판부는 청구항 해석 시, 명세서 기재사항 (intrinsic evidence) 과 외부적 증거를 어떠한 순서로 사용해야 하는지에 대하여 명확하게 판단하였다.

재판부는 특히, 청구항 한정사항은 발명이 연관된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 명세서 (출원경과사항 포함) 기재사항에 근거하여 “ordinary meaning”으로 해석되어야 한다고 하였다. (“[T]he words of the claims should be given their ordinary meaning in the context of the patent documents, as interpreted by a person of ordinary skill in the art to which the patent pertains.”)

1심 재판부 (trial court) 는 claim 1이 means-plus-function claim 이기 때문에 명세서에 기재된 구조로 한정해석 해야 하고, 그렇게 되면 baffle 이 wall (벽체) 에 대하여 직각으로는 설치되지 않으므로, 비침해로 판결하였고, 항소심 재판부의 1차 판단은 means-plus-function claim 은 아니지만, 명세서 기재사항에 의하여 baffle 이 wall 에 대하여 직각으로는 설치되지 않는다고 하면서, 비침해 summary judgment 판결하였다.

이하 본 사건은 항소심 1차 판단에 대한 rehearing 판결이다.

*** 본 사건에 대한 다양한 판례 평석이 존재하므로, 필자는 최대한 판례 전체를 해석하는 것으로 해보았다.

1. 사건 개요 및 CAFC 1차 판결

Edward H. Phillps 는 steel-shell (철재로 된 중간이 빈 샌드위치 형상) 패널에 관한 특허권자이다. 해당 패널은 총기 등에 의한 파손에 내구성을 갖는 것을 특징으로 하여, 특히 교정시설을 짓는 것에 유용하였는데, 왜냐하면 해당 구조는 하중을 견디고 내충격성이 좋으며, 화재와 소음 차단이 가능하기 때문이다.

Phillips 는 자신의 특허 US 4,677,798 의 마케팅/판매 license 를 AWH 에 제공하였다. 특허 license 는 1990년 종료되었으나, Phillips 는 license 종료 후인 1991년 AWH 의 판매 브로셔를 통하여, AWH 의 특허침해 사실을 인지하고, 1997.2월 특허침해금지 청구 소송을 제기하였다. 

1심법원은 claim 1의 “further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls”에 대하여 means-plus-function 청구항이라고 판단한 후, 112 6th paragraph 에 기초하여, 해당 청구항 한정사항은 명세서에 기재된 구조 및 그 균등(물)로 한정 해석되어야 한다고 판결하였다. 즉, 명세서와 도면의 기재사항에는 baffle (격벽) 이 90도가 아닌 각도로 마련되어 있고, 그러한 구성은 intermediate interlocking 을 형성할 뿐, 이것이 solid, internal barrier 로써 작용하지는 않는다고 판결하였다. 그러므로, 특허는 baffle 이 직각 (90도) 으로는 설치되지 않는데 반해, AWH 제품은 baffle 이 직각으로 설치되므로 비침해라고 판단하였다. 

Phillips 는 항소하였고, 항소심재판부는 1심 법원의 claim 1에 대한 means-plus-function claim 판단에는 오류가 있다고 판단하였는데, 왜냐하면 claim 1이 충분한 구조적 한정을 포함하기 때문이라고 설명하였다. 

그러나, 명세서 기재사항을 참작했을 때, baffle 은 wall 로부터 90도를 이루는 구성은 제외하고 있다고 판단하면서, AWH 제품의 비침해 판결을 확인하였다. 특히, 항소심재판부는 “명세서의 명백한 기재사항에 근거하면, 특허권자는 충격 또는 총격으로부터 패널을 보호하기 위하여 baffle 을 갖기 때문에, 그러한 baffle 이 wall 로부터 직각을 이룰 수 없음”으로 기재하였다고 판단하였다. 재판부는 또한 “명세서는 청구항을 지지하고 정보를 제공함으로써, 해당청구항이 baffle 을 90도 가 아닌 각도로 설치되는 것으로 명확하게 해석되게 한다.”고 판결하였다.

본 항소심 재판부 (CAFC) 는 rehearing에 동의하였다. 

1차 판결에서 반대의견 (dissent) 으로, 재판부가 baffle 의 plain meaning 으로 해석하지 않고, 명세서의 특정 실시예로 청구항을 한정 해석한 것은 부적절하다고 다투었다. 재판부는 baffle 을 "means for obstructing, impeding, or checking the flow of something" 으로 해석하고, baffle 의 ordinary meaning 은 "something for deflecting, checking, or otherwise regulating flow" 라고 판단하였다. 그러나, 반대의견의판사는 명세서 어디에서도 baffle 에 대하여 새로운 정의를 내리거나 (lexicography), ordinary meaning 에 대한 특별한 한정을 가하는 disclaimer도 한적이 없으므로, baffle 은 온전한 원래의 의미를 갖는 것으로 해석해야 한다고 주장하였다. 반대의견의 판사는 계속해서, 명세서는 단순히 내충격성을 확인할 뿐이라고 주장하였다. 즉, 명세서의 특정 실시예에서 기재하고 있는 한정사항을 가지고 청구항의 baffle 을 추가로 한정할 이유가 전혀 없다고 다투었다. 결론적으로, baffle 의 일반적 사전적 의미인 “something for deflecting, checking, or otherwise regulating flow” 로 해석하는 것이 맞고, 그러한 사유로 특허 비침해에 대한 summary judgment 는 기각되어야 한다고 주장하였다.

2. CAFC 의 Rehearing 판결

본 재판부는 그러한 rehearing 을 받아들이고, 재판부의 1차 판결 (summary judgment) 을 기각한다.

(1) ’798 특허의 claim 1 (baffle)

 ’798 특허의 claim 1 에 baffle 이 사용되었는데, 다음과 같다:

Building modules adapted to fit together for construction of fire, sound and impact resistant security barriers and rooms for use in securing records and persons, comprising in combination, an outer shell . . ., sealant means . . . and further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls.

Baffle (US4,677,798, Steel shell modules for prisoner detention facilities, Phillips)

(2) 청구항 해석 시 명세서 기재사항의 역할

본 재판부가 판단해야 할 핵심 이슈는 “청구항의 적절한 범위를 확정하기위하여 명세서 기재사항에 어느 만큼 의지해야 하는가”의 문제이다. 재판부는 이 문제에 대하여 지속적이고 일관되게 그것은 명세서와 청구항과의 관계임을 밝혀왔다. 또한 재판부는 claim construction 에 있어서 사전의 사용에 대하여도 고려하였는데, 본 판결에서 그 부분에 대하여 명확히 할 것이 있다.

명세서 중 발명의 상세한 설명 부분은 특허권자의 권리 즉, “right to exclude” 기능을 하지 않는다. 그것은 특허청구항의 기능이고, 그러한 원칙은 1836년 특허법 (Patent Act) 이 제정될 때부터 정해진 것이다.

청구항의 용어는 통상 “ordinary and customary meaning” 으로 해석한다. “Ordinary and customary meaning” 이란 출원일 기준으로 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자 (당업자) 가 해석하는 의미이다. 그러므로, 청구항 해석의 객관적 기준선은 어떠한 청구항 용어를 당업자가 어떻게 이해할 것인가 이다. 중요한 것은, 당업자는 청구항 용어를 해당 용어가 사용된 청구항의 문맥 안에서만 이해할 것이 아니라, 명세서 전체의 문맥으로 이해할 것이라는 점이다.

우선, 많은 경우에 있어서 청구항 용어는 (그 자체로서) 어떻게 해석되어져야 하는지에 대한 명확한 기초를 제공하므로, 그러한 때는 명세서 기재사항을 고려하지 않고 그 자체로 해석해야 한다. 또한, 다른 청구항의 기재사항들도 특정 용어가 어떻게 해석되어야 하는지를 밝혀주는 중요한 소스이다. 청구항 용어는 하나의 명세서 내에서 통상 일관되게 사용되므로, 하나의 용어에 대한 타 청구항에서의 의미는 해당 의미를 어떻게 해석하는지 알려주는 것이 될 수 있다. 특정용어에 대한 한정사항을 부가한 종속항의 존재는, 독립항에서는 해당 용어가 한정사항을 포함하지 않는다는 추정을 가능하게 한다.

특허청구항은 독립하여 존재하는 것이 아니라, 다른 기재사항과 완전하게 결합된 written instrument (서면 수단) 로서, 청구항과 조화를 이루면서 발명의 “manner and process of making and using” (방식과 구현 프로세스) 를 기재하는 것으로 정의하였다. 즉, 명세서는 청구항을 해석함에 있어서 주된 근거이자, 가장 중요한 소스이다.

청구항 해석에 있어서 명세서 기재사항의 중요성은 특허법 제정 시부터 법에 명시된 명세서의 역할로부터 또한 도출가능하다. 즉, 특허법 상 명세서는 발명을 “full, clear, concise, and exact terms” (완전, 명확, 간결 및 정확한 용어) 로 기재해야 한다. 결과적으로, 올바른 청구항 해석이란 청구항에서의 진정한 의미로 명세서 기재사항에 맞춰 조정되도록 해석하는 것이다.

발명자는 청구항을 포함한 명세서 기재사항 중에서 어느 한 용어를 통상의 의미와는 다르게 특별한 의미로 정의할 수 있는데, 그러한 경우 발명자의 정의 (lexicography) 가 우선한다. 그렇지 않은 경우, 통상의 의미로 해석해야만 한다. 발명자는 또한 어떠한 용어에 대하여 그 범위를 제한하는 disclaimer (또는 disavowal) 를 함으로써, 자신의 발명의 (청구) 범위를 통상의 의미와는 다르게 할 수도 있다. 즉, PTO 는 청구항의 범위를 청구항 용어만으로 단독 해석하지말고, 명세서 기재사항을 참작하여 당업자 기준에서 해석해야만 한다. 따라서, 재판부가 청구항을 해석함에 있어서 명세서 기재사항을 고려하는 것은 지극히 합리적인 것이다.

(3) 청구항 해석 시 Intrinsic evidence 와 Extrinsic evidence 의 사용 순서

우리는 청구항 해석에 있어서 intrinsic evidence 의 중요성을 강조하였으나, 1심 법원이 extrinsic evidence – 명세서와 출원경과 외의 전문가/발명자 진술, 사전, 논문 등 – 를 참조하는 것을 허용한 바 있다. 그러나, extrinsic evidence 는 관련 기술분야에 대한 유용한 설명을 제공하는 등의 기능을 할 뿐, 청구항의 법률적 효력을 갖는 의미로의 해석을 결정하는 데 있어서 intrinsic evidence 만큼의 중요도를 갖지는 못한다. 즉, extrinsic evidence 의 사용은 재판부가 청구항 용어의 진정한 의미를 정의함에 있어서 intrinsic evidence 에 대한 보조적인 수단으로 고려할 필요성이 있는 경우 만으로 제한된다. 이는 extrinsic evidence 의 정의 자체가 명세서와 출원경과를 포함하는 intrinsic evidence 외의 것이라는 점과, 특허 명세서에 기재된 발명 즉, 청구항은 가상의 당업자 기준에서 이해되고 해석되는데 반하여, extrinsic evidence 는 특허 (발명) 가 속한 기술분야의 통상의 지식 수준에 있는 자 입장에서 기재되지도 않았기 때문이다. 또한, 전문가 진술은 대개의 경우, 소송이 진행 중인 시점에서 특별한 소송이라는 특별한 목적에 기초하여 진술되기 때문에 그 내용에 있어서 어느 한 상대방에 유리한 편견에 빠지기 쉽고, 사전인 경우 그 영역에 있어서도 가능한 모든 방향과 범위로의 청구항 해석이 가능할 수 있기 때문이다. 결국, extrinsic evidence 로의 과도한 의존은 청구항의 의미를 변질시킬 위험성을 확대할 수 있다. 따라서, extrinsic evidence 의 사용은 intrinsic evidence 의 기재사항을 명확하게 하고, 그에 대한 해석의 오류를 방지하기 위한 보조적 용도 이어야 한다.

Texas Digital Systems v. Telegenix, Fed.Cir. (2002) 사건에서, 재판부는 청구항 해석 시 extrinsic evidence (dictionary) 를 과도하게 사용 (primary source 로써) 함으로써, 청구항 용어를 잘못 해석하였다. (중략)

Vitronics v. Conceptronic, Fed. Cir. (1996) 사건에서 CAFC 가 제시한 가이드라인과 같이, 청구항 해석에 있어서 재판부가 무엇보다 유념해야 할 것은 당업자가 청구항 용어를 어떻게 이해할 것인가에 초점을 맞춰야 한다는 사실이다. 그러므로 청구항 해석에 있어서 어떠한 정형화된 공식이 있는것도 아니고, 특정 소스는 반드시 사용해야 하거나 또는 완전히 배제해야 하는 것도 아니다. 다만, 어떠한 종류의 소스가 상대적으로 더 중요하게 검토되어야 하는 것은 분명히 맞다. (즉, intrinsic evidence 가 extrinsic evidence 에 비하여 우선적으로 참조 되어야 한다는 의미)

(4) US4,677,798 의 claim 1 (baffle) 검토

’798 특허의 claim 1중 “further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls” 부분은 baffle 에 대하여 3가지 요건을 명확하게 부과한다. 즉, 

1.  baffle 은 철재로 구성되고, 
2.  하중을 견디는 것 (load-bearing) 이면서, 
3.  baffle 이 wall 로부터 안쪽방향으로 마련되는 점이다. 

또한, intrinsic evidence 에 의하면, 당업자는 baffle 의 의미를 – ‘’798 특허에서 사용된 것과 같이 – 통상의 의미 (generic meaning) 로 이해할 것이다.

 ’798 특허의 다른 청구항 예컨대 종속항 claim 2는 철재 wall 을 통과한 총알을 튕겨낼 수 있도록 baffle 을 일정한 각도로 설치한다고 기재하였다. 즉, claim 2의 이러한 baffle 에 대한 한정사항은 발명자가 claim 1의 baffle 에 대하여는 각도에 대한 한정을 포함하지 않게 기재하였다는 것을 반증한다. Claim 17도 역시 baffle 의 각도에 대하여 한정함으로써 이러한 추정을 뒷받침한다. 종속항 claim 6에서도 총알을 튕겨내기 위한 특정한 각도를 한정하고 있으므로, 이러한 사실을 종합할 때, 발명자는 claim 1의 baffle은 다른 청구항에서 한정하고 있는 baffle 의 설치 각도에 대한 한정을 하지 않는 의도임을 명확하게 이해할 수 있다.

명세서 기재사항 중에는 당업자가 ’798 특허에 기재된 baffle 에 대하여, 어떠한 흐름 (flow) 을 확인, 지연 또는 방해 (check, impede, or obstruct) 하는 “load-bearing”의 기능을 갖는 것으로 이해할 수 있음을 명확히 한다. 또한, 명세서의 복수의 지점에서 baffle 이 총알을 튕겨낼 수 있도록 설치될 수 있다는 점도 설명하고 있다. 이러한 명세서 기재사항이 baffle이 상기의 기능을 수행할 수 있다는 것이지, ’798 특허의 모든 청구항에 기재된 baffle 이 그러한 한정사항을 포함한다는 것은 아니다.

명세서의 또다른 실시예의 기재사항에서는 baffle 이 모듈형태의 wall 을 시공하는 시점에서 어떠한 흐름을 방해하기 위한 물질로 채워질 수 있기 때문에, “custom tailoring”에 적합한 구조라고 기재하고 있다. (Fig. 7)

즉, ’798 특허가 상기와 같이 baffle에 대한 다양한 실시예를 기재하고 있다는 사실로부터, baffle 이 그러한 복수의 기능을 모두 포함하는 것으로 해석되면 안되는 점이 명확해 진다. CAFC 는 다수의 판결에서, 특허가 복수의 목적을 달성하는 것으로 특허청구하고 있다고 하여, 각각의 청구항이 그러한 복수의 목적을 모두 달성하기 위한 구조로 한정되는 것은 아니라는 점을 명확히 하였다. (Resonatev. Alteon Websystems, Fed. Cir. 2003)

본 사건에서, 총알을 튕겨내는 것이 baffle 의 한가지 기능이라 할지라도, 해당 기능을 달성하기 위한구조 즉, 90도가 아닌 각도로 설치된다는 점을 baffle 에 포함된 한정사항으로 해석해야 하는 것은 아니다. 즉, 본재판부는 "당업자 기준에서, 어떠한 구조체가 wall 로부터 예각을 이루면서 설치되면 baffle 이고, wall 에 대하여 90도로 설치되면 가 baffle 이 아니라고 해석하지는 않는다"는 결론에 도달한다.

(청구인은) 등록된 특허의 청구항은 유효 (valid) 한 것으로 추정되므로 (Rhine v. Casino, Fed. Cir. 1999), baffle 을 넓게 해석하면 무효 가능성이 존재하기 때문에, ’798 특허의 baffle은 제한적인 범위로 해석되어야 한다고 주장하였다. 재판부는 청구인의 주장에 대하여 동의하지 않는데, 왜냐하면 청구인의 주장대로 청구항은 유효한 것으로 추정한다는 원칙이 존재하더라도, 그 청구항의 유효로의 추정이 청구항 해석의 일부분이 아니기 때문이다. 해당사건에서, 재판부 (CAFC) 는 PTO 가 특허 등록을 허락했다는 사실로부터 해당 청구항이 무효인 것을 등록결정 하지 않았을 것임을 추정하고, 그렇기 때문에 기재된 용어가 특허의 유효를 유지하는 방향으로 (합리적으로) 해석되어야 함을 판결하였다. 이러한 이유로, 본 재판부는 AWH 의 주장에 동의하지 않는다.

상기와 같이 재판부는 일부의 사안 (baffle 이 wall 에 대하여 90도를 이루며 설치된다는 한정사항을 포함한다는 청구항 해석) 을 기각한다.

Claim interpretation under BRI standard (Immunex Corp. v. Sanofi-Aventis U.S.)

 Immunex Corp. v. Sanofi-Aventis U.S. LLC, 2019-1749 (Fed. Cir. Oct. 13, 2020)

USPTO (PTAB) 는 2018.11.3, Inter partes review 중 claim construction 기준을 기존 BRI standard 에서 Phillips standard (Phillips v. AWH Corp., Fed. Cir. (2005)) 로 개정하였다. 개정된 37 C.F.R. §42.100 (b) 는 다음과 같다:

In an inter partes review proceeding, a claim of a patent, or a claim proposed in a motion to amend under §42.121, shall be construed using the same claim construction standard that would be used to construe the claim in a civil action under 35 U.S.C. §282(b), …

 BRI (Broadest Reasonable Interpretation) standard 는 claim term 을 명세서 기재사항과 배치되지 않는 (inconsistent) 한 plain meaning 으로 해석한다. Plain meaning 이란, 발명 시점에 있어서 ordinary and customary meaning to PHOSITA 이다. BRI standard 에 있어서, 명세서 기재사항이 claim 해석에 최우선 (best source) 한다. Extrinsic evidence (e.g., dictionary, expert testimony) 는 2차적으로 참작할 수 있을 뿐이고, extrinsic evidence 에 기대어 claim term 을 확대 해석 하더라도, BRI 까지 만으로 해석 가능할 뿐, broadest interpretation 까지 할 수는 없다. (게다가, 앞서 언급한 바와 같이 그러한 확장이 명세서 기재사항에 배치되면 안된다.)

Phillips standard 에 의하면, claim term 은 (1) claim 그 자체, (2) 명세서, (3) prosecution history 를 참작하여, ordinary and customary meaning to PHOSITA 로 해석한다. Claim term 해석 시, (4) extrinsic evidence 의 참작도 가능하다. (순서대로, 1, 2, 3, 4 적용을 확대하면서 해석한다.) Phillips standard 로 claim term 해석 시, 명세서 기재사항은 고도로 연관 (highly relevant) 되어 있으며, 통상 명세서 기재사항에 의하여 claim term 이 결정 (dispositive) 된다.

Immunex Corp. v. Sanofi-Aventis U.S. 사건에서, 재판부는 US8,679,487 (Anti-interleukin-4 receptor antibodies) 에 대하여, PTAB 의 BRI standard 에 의한 claim construction 을 심리하였다. (재판부는 본 IPR 이 2018.11.13 이전에 제기 되었으므로, Phillips standard 가 아닌 BRI standard 를 적용한다고 결정하였다.)

"human"이 오로지 fully human 인지, 아니면 partially human 도 포함하는지가 문제되었다. (왜냐하면, prior art 에 partially human antibody 가 개시되어 있었음)

’487 특허의 claim 1은 다음과 같다:

1. An isolated human antibody that competes with a reference antibody for binding to human IL-4 interleukin-4 (IL-4) receptor, wherein the light chain of said reference antibody comprises the amino acid sequence of SEQ ID NO:10 and the heavy chain of said reference antibody comprises the amino acid sequence of SEQ ID NO:12.

*** Antibody 는 Y 자 형상의 4개의 chain 으로 구성되는데, 각각의 chain 은 variable region 과 constant region 으로 세분화되고, variable region 은 Y 자 형상의 끝부분에 complementarity-determining regions (CDRs) 를 포함한다. 여기서, (1) chimeric antibody 는 variable region 전체가 non-human 이고, (2) humanized antibody 는 CDRs 만 non-human 이며, (3) fully human antibody 는 CDRs 까지도 human 인 것에 차이점이 있다.

CAFC 재판부는 다음과 같이 BRI standard 기준으로 human antibody 를 해석하였다:

1. Claim (itself)
• Claim limitation 어디에도 human 이 entirely human 이라는 한정이 없고,
• Dependent claim 을 참조하더라도, human 을 추가로 한정할 만한 것은 찾을 수 없어, 그 결과가 달라지지 않음
2. Specification
• Specification is the single best guide to the meaning of the disputed claim.
• Specification contrasts partially human with fully or completely human. (즉, human 그 자체에 partially 내지 fully 의 의미는 포함되지 않는 것으로 해석됨)
3. Prosecution history
• Immunex (특허권자) 는 하나의 claim set 내에서 fully human 과 human 을 혼용 (즉, human 단독으로는 fully 의 의미를 포함하지 않는 것으로 해석됨)
• Human (claim limitation) 을 추가하여 보정한 것은 nonhuman murine antibodies (prior art) 에 의한 anticipation 극복을 위한 것이었음 (즉, human 그 자체로는 partially 내지 fully 의 의미를 포함하지 않는 것으로 해석됨)
4. Extrinsic evidence
• Immunex 는 2인의 전문가 진술을 증거로 제시했으나, (fully human antibody 로 해석되는 증거)
• Extrinsic evidence 는 intrinsic record 에 의한 claim limitation 해석이 모호한 (equivocal) 경우에만 보조적으로 사용되는데,
• 본 사건에서 intrinsic record 만으로 human 의 의미가 명확하므로 (unequivocal) extrinsic evidence 를 채용하지 않음

즉, human antibody 는 BRI standard 로 해석 시, partially human 을 포함하는 것으로 해석되므로, humanized antibody (prior art) 에 의하여 obvious 하므로, 특허 무효 판결하였다..

본 CAFC 판결에 앞서, 연방지방법원 판결에서는 human antibody 를 Phillips standard 로 해석한 결과, "fully human antibody"로 해석하였고, 특허는 nonobvious 하다고 판결한 바 있다. Immunex Corp. v. Sanofi, No. CV 17-02613 SJO, 2018 WL 625460 (C.D. Cal. Aug. 24, 2018)

CAFC 재판부는 PTAB 이 해당 연방지방법원의 선판결에 구속되지 않는데, 그 이유는: 

1. Board 는 통상 법원의 청구항 해석에 대한 선판결 (previous judicial construction of a claim term) 에 구속되지 않으며 (Mayne Pharma Int'l v. Merck Sharp & Dohme Corp., Fed. Cir. (2019));
2. 연방지방법원은 Phillips standard 로 claim term 을 해석하기 때문에, 이는 PTAB (2018.11.13 이전의 37 C.F.R. §41.100 (b)) 이 적용해야 하는 BRI standard 에 비하여 좁은 해석이기 때문이며; 게다가
3.  PTO (PTAB) 가 해야 하는 것은 (법원의 선판례를 따르기 보다는) 어떻게 결론에 도달했는지 그 사유를 온전하고 특정되게 (fully and particularly) 적시하는 것이라고 하였다. (Power Integrations, Inc. v. Lee, Fed. Cir. (2015))