Claim definiteness requirement (Infinity Comput. v. Oki Data, 2021)

 Infinity Comput. Prods., Inc. v. Oki Data Ams., Inc., 987 F.3d 1053 (Fed. Cir. 2021)

본 사건은 Infinity 의 특허 US 6,894,811 의 claim 1 이 indefiniteness (35 U.S.C. §112 (b)) 를 근거로 무효로 된 판결이다. Nautilus v. Biosig 사건에서 연방대법원이 청구항 명확성 요건을 “insolubly ambiguous” 에서 “reasonable certainty” 기준으로 상향 하였는데, 해당 기준을 적용한 판결이다.

Infinity 는 US 6,894,811 의 특허권자인데, '811 특허는 fax machine 을 개인용 computer 의 printer 내지 scanner 로 활용하는 것을 특징으로 한다. 본 사건의 이슈는 claim 1 의 “passive link” 한정사항에 관한 것인데, claim 1 은 다음과 같다.

1. A method of creating a scanning capability from a facsimile machine to a computer, with scanned image digital data signals transmitted through a bi-directional direct connection via a passive link between the facsimile machine and the computer, comprising the steps of:

by-passing or isolating the facsimile machine and the computer from the public network telephone line;

coupling the facsimile machine to the computer;

conditioning the computer to receive digital facsimile signals representing data on a scanned document; and

conditioning the facsimile machine to transmit digital signals representing data on a scanned document to the computer, said computer being equipped with unmodified standard protocol send/receive driver communications software enabling the reception of scanned image signals from the facsimile machine, said transmitted digital facsimile signals being received directly into the computer through the bi-directional direct connection via the passive link, thereafter, said computer processing the received digital facsimile signals of the scanned document as needed.

'811 특허는 US 5,530,558 의 continuation 이고, US 7,489,423, US 8,040,574 및 US 8,294,915 와 명세서를 공유한다. Claim 1 은 특히, computer 와 fax machine 사이에 “facsimile modem circuitry” 를 위치시키는 것에 특징이 있는데, 이것은 computer 의 내부에 위치할 수도 있고, 외부에 (discrete 하게) 위치할 수도 있다.

'811 특허의 도면은 다양한 실시예를 기재하고 있는데, Fig. 2a – e 는 fax modem circuitry 를 구비하고, Fig. 2f – h 는 fax modem circuitry 가 없다. 그런데, Fig. 2f – h 즉, fax modem circuity 를 구비한 구성은 '558 특허 (parent application) 에는 개시되지 않았다.

(Intervening circuitry 를 갖는 경우)

(Intervening circuitry 를 갖지 않는 경우)

1. '811 특허의 심사과정

'811 특허 claim 1 의 상기 "passive link” 한정사항은 '811 특허는 물론 '558 특허 명세서에도 기재된 바 없으며, '811 특허 심사과정에서 심사관이 선행문헌 (US 5,452,106; "Perkins") 을 인용하여 제기한 거절이유의 극복을 위하여, 특허권자가 보정 과정에서 추가한 것이다. Perkins 에는 fax transceiver 와 computer 사이에 facsimile device (3) 가 존재하면서, fax transceiver 에서 전송한 (이미지) 데이터를 변환하는 과정이 개입되는데, 이러한 선행문헌과 차별점을 주장하기 위하여 특허권자는 “passive link” 로 보정함으로써, fax machine 과 computer 사이에 “intervening apparatus” 가 존재하지 않음을 특징으로 하여 특허등록 결정 받았다. 또한 이렇게 함으로써, 특허권자는 intervening circuitry 가 computer 내부에 위치하는 경우와도 차별되는 특징이라고 주장하였다.

2. '811 특허의 ex parte reexamination 과정

'811 특허는 이후, ex parte reexamination 의 대상이 되었는데, 재심사 중 US 5,900,947 (Kenmochi) 이 선행문헌으로 인용되었고, 이의 선행일을 주장하기 위하여, claim 1 이 '558 특허를 우선권 기초로 한다고 주장하였다. 해당 과정에서 특허권자는 Fig. 2b – d 에 도시된 RJ-11 telephone cable 이 “passive link” 라고 주장하였다. 그런데 Fig. 2b – d 에는 Perkins 의 internal-card 실시예와 동일하게 fax modem circuitry 가 computer 내부에 위치한 실시예이다. PTAB 은 '811 특허에 대하여 특허성이 있는 것으로 하여 reexamination certificate 를 발행하였다.

CAFC 의 판단

Oki Data 는 Infinity 가 심사와 재심사 과정에서 상충하는 입장을 폈으므로, “passive link” 와 “computer” 는 불명확한 claim limitation 이라고 주장하였다.

특허 청구항은 명세서 기재사항 및 출원경과를 참작하였을 때, PHOSITA 에게 “reasonable certainty” 수준으로 발명을 알리지 못할 경우, indefiniteness 로 무효이다. 

(*** 원문은 다음과 같다.) "[A] patent is invalid for indefiniteness if its claims, read in light of the specification delineating the patent, and the prosecution history, fail to inform, with reasonable certainty, those skilled in the art about the scope of the invention." Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898 (2014)

Indefiniteness 는 question of law 로써, 2심 재판부는 1심 판결을 de novo 기준으로 검토한다. 검토 과정에서 2심 재판부는 claim, specification, prosecution history 를 종합적으로 참조하여, claim 이 PHOSITA 에게 reasonable certainty 기준으로 특허된 발명을 고지 (inform) 하지 않는다면, indefiniteness 로 무효 판결한다.

Indefiniteness 는 심사과정에서 출원인의 모순된 진술 (inconsistent statement) 에 의하여 발생할 수도 있다. 본 사건에서 "passive link” 는 명세서 기재사항에서 그것이 어떠한 구성으로 연결되는지에 대하여 명확하게 뒷받침되지 않고 있다. Infinity 는 심사과정에서 그에 대한 상충하는 입장을 폈다. 즉, 출원 심사과정 중에는 passive link 가 intervening circuitry 를 허용하지 않는 것으로 주장했다가, 재심사 과정에서는 passive link 가 (Fig. 2b – d 의 기재사항처럼) RJ-11 cable 이며, 이는 fax machine 과 computer 의 I/O bus 사이에서 intervening circuitry 를 갖는 구성이라고 주장하였다.

Infinity 의 이러한 상충되는 입장 전개 때문에, '811 특허의 claim 1 은 대중에의 공지 기능 (public notice function) 을 하는 것에 실패하였다.

따라서, '811 특허는 35 USC 112 (b) 위반으로 무효판결하였다.

(*** 판결은 계속해서 “computer” 에 대한 Infinity 의 주장 즉, passive link 가 I/O bus 에 연결되지 않고, computer port 에서 끝난다는 것을 받아들이지 않는 사유에 대하여 상세히 기재하고 있는데, 이는 생략한다.) 

Articulating the reasoning of motivation to combine prior arts (In re Van Os, 2017)

 In re Van Os, 844 F.3d 1359, 121 U.S.P.Q.2d 1209 (Fed. Cir. 2017)

본 사건은 US application no. 12/364,470 이 §103 (non-obviousness) 위반으로 PTAB 에서 거절 확정되자, CAFC 로 항소한 사건이다. 심사관은 복수의 선행문헌의 결합의 동기 (motivation to combine) 에 대하여 분명하게 설명 (articulate the reasoning) 해야 한다는 판결이다.

 ’470 application 은 스마트폰의 touchscreen interface 에 관한 것인데, 사용자는 touchscreen 상에서 icon 을 편집 가능하다. Claim 38 은 “first user touch” 와 “second user touch” 를 구분하는데, first user touch 로 앱을 실행한 다음 이보다 더 긴 시간의 second user touch 이에 의하여 interface reconfiguration mode 가 활성화된다. Claim 40 은 앱 실행을 위한 touch 는 한정하지 않고, “first user touch of at least an established duration” 에 의하여 interface reconfiguration mode 가 활성화 된다고 한정하였다.

PTAB 은 심사관의 거절이유 즉, US 7,233,129 (Hawkins) 와 US 2002/0190159 (Gillespie) 에 의하여, ’470 application 은 자명하다고 한 거절을 확정하였다. Hawkins 는 touch-sensitive personal communication device 에 대한 것인데, button 을 편집하기 위한 menu 내지 keyboard 명령이 마련되어 있다:

"performing button 701 configuration and/or editing," and that "a user can rearrange buttons 701 by dragging button 701 from one location to another...."

Gillespie 는 computer touch pad 의 interface 에 대하여 기재하고 있는데, activated state 인 경우 icon 이 삭제 또는 재배치될 수 있는 방법으로써, 사용자의 다양한 touch 에 의하여 삭제/재배치가 다음의 동작으로 가능하다고 기재하였다:

touching an icon with multiple fingers or with rapid double taps, hovering the finger over an icon without touching the touch screen, or holding the finger on an icon for a sustained duration, whereas "single taps near an icon could be interpreted as normal mouse clicks."

심사관은 prior art 가 claim 38 의 claim limitation 을 모두 개시하고 있는데, 다만 interface reconfiguration mode 가 “user touch of a longer duration” 만은 명시적으로 개시하지 않고 있다고 하면서도, Gillespie 의 “sustained touch” 를 Hawkins 에 결합하여 editing mode 로 들어가는 것은 사용자에게 직관적 (intuitive) 인 것에 불과하므로, 자명하다고 판단하였다. PTAB 은 심사관의 판단을 (추가의 사유 없이) 그대로 인용하여 거절을 확정하였다.

상기의 PTAB 결정에 대하여, CAFC 는 PTAB 이 “PHOSITA 가 Hawkins 의 editing mode 의 개시를 Gillespie 의 sustained touch 를 결합하여 변형하는 것 (modification) 은 자명하다고 한 것” 은 Hawkins 와 Gillespie 를 결합하는 것에 대하여 추가의 사유를 분명히 함이 없이 직관적 (“intuitive”) 이라고 한 의미라고 했다.

KSR 사건에서, Supreme Court 는 factfinder 의 common sense 사용에 대하여 rigid preventative rule (경직된 예방적 규칙) 을 적용하면 안된다고 하였다. 올바른 접근법은 common sense 와 PHOSITA 의 creativity 를 적절히 사용하여, 선행문헌의 결합의 동기를 평가하는 것이라고 하였다. 그러나, 상기의 KSR 재판부가 설정한 유연한 접근법 (flexible approach) 어디에도 factfinder 의 reasoned analysis 의무를 삭제한 적이 없다. 오히려 KSR 재판부는 분명한 analysis 가 있어야 한다고 하였다.

분명한 사유의 제시 없이, common sense 에 기대거나 intuitive 라고 하는 것은 단정적 주장 (conclusory assertion) 에 불과하고, 이는 적절하지 않다. 왜냐하면, 이것은 KSR 재판부가 경계한 선행문헌에 개시된 (개별) 구성요소를 사후적 고찰을 사용하여 청구된 발명으로 배열하는 것이기 때문이다.

본 사건에서, PTAB 과 심사관은 PHOSITA 입장에서 Gillespie 의 개시를 Hawkins 에 결합함으로써, Hawkins 의 editing mode 를 활성화하는 것에 도달하는 사유에 대하여 “intuitive way” 외에 아무 것도 제시하지 못했다. Agency tribunal (USPTO, PTAB) 은 motivation to combine 에 대한 분명한 사유를 제시함으로써, 후에 재판부로 하여금 해당 결정에 대한 의미 있는 검토를 가능하게 할 의무가 있다.

CACF 는 상기와 같은 이유로 PTAB 의 판결을 파기하고 환송하였다.

’470 application 은 이후, US 9,933,913 으로 특허 등록되었다.