(DOE) Unforseeability: Rebuttal of Festo Presumption (Research Plastics v. Federal Packaging, Fed. Cir. 2005)

Research Plastics v. Federal Packaging, 421, F.3d 1290 (Fed. Cir. 2005)

Research Plastics 는 US 5,628,433 (Caulking tube air escape structure) 의 특허권자인데, 발명자는 ’433 특허의 심사 과정 중 심사관의 prior art (US 4,852,772) 에 의한 거절이유 극복을 위하여, “said ribs extending to said rear end”를 추가하는 보정 후 특허등록 받았다.

US 5,628,433 (ribs (33))

US 4,852,772 (ribs (44))

Research Plastics 는 '433에 근거하여 Federal Packaging 에 특허 침해 소송을 제기하였는데, Federal 의 제품은 tube 의 공기를 빼내기 위한 rib 구조가 tube 의 말단부 (rear portion) 에 위치하고 있었다. 이에, Research Plastics 는 균등침해를 주장하였으나, 1심 재판부는 심사과정 중 추가된 claim limitation (ribs extending rear end) 에 대하여 특허권자가 Festo presumption 을 극복하지 못했다면서 균등침해 주장을 불허하였고, Reasearch Plastics 는 이에 항소하였다. 

''433 특허 Claim 10 은 다음과 같다:

10. A tube for receiving a fluent material comprising:

a hollow tube body being generally cylindrical and extending from a rear end to a nozzle end, a plurality of ribs extending radially inwardly from an inner peripheral wall of said tube, said ribs extending radially inwardly for a depth that is less than 0.5% of a diameter of said tube; and

a plunger having an outer peripheral surface closely matched to said inner peripheral surface of said tube, such that when said plunger is received within said tub, air spaces are formed between said plunger and said tube by said ribs, said ribs each occupying an area that is less than 0.5% of the area of said tube, and said ribs extending to said rear end of said hollow tube body.

Research Plastics 는 우선 1심 재판부의 “rear end” 에 대한 claim construction 에 오류가 있다면서, 해당 limitation 은 tube 의 “rear portion” 을 포함하는 것으로 해석해야 한다고 주장하였다. 

CAFC 는 claim 1에 “hollow tube body being generally cylindrical and extending from a rear end to a nozzle end” 로 되어있으므로, 이는 rear portion 과는 상이한 의미라고 지적하면서, literal infringement 는 성립하지 않는다고 판결하였다.
다음으로, Research Plastics 는 rib 의 위치가 tube 의 rear portion 에 있는 것 (claim 10 의 alleged equivalents) 은 claim amendment 시점에서 예측할 수 없는 (unforeseeable) 것이었으므로 Festo presumption 을 극복하였다고 주장하였다.
CAFC 는 unforeseeability 의 판단 기준은 claim amendment 시점에서

1. Accused product 그 자체가 예견 가능하거나,
   
2.  그 균등물 (alleged equivalents) 이 실제로 존재할 필요는 없고 다만,
   
3. Alleged equivalents 가 PHOSITA 기준에서 합리적 수준으로 예견가능
   

하면 된다고 하면서, rib 을 어느 위치에 놓을 것인지는 선택의 문제 즉, claim amendment 시점에서 공지의 기술임을 다음의 사실로부터 알 수 있다고 하였다:

1. Federal 의 이전 제품은 rear edge 에 rib 이 형성되어 있던 점,
   
2. Rib 이 rear end 에 위치하는 것이 claim 이 ’433 특허 (prior art) 와  구별되는 특징인 점

Doctrine of Equivalents: Rebuttal of Festo presumption (Festo Corp. v. Shocketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1359, Fed. Cir. 2003, en banc)

미국 연방 대법원은 Festo 사건 (Festo Corp. v. Shocketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 2002) 에서 prosecution history estoppel 에 대하여 판결하였는데, 기존의 심사 중 청구범위를 보정한 범위에 대한 절대적 적용 (complete bar) 을 파기하고, 특허권자가 보정의 사유에 대하여 특정한 사유로써 입증할 경우는 보정한 범위에 대한 균등침해를 인정해주는 것 (flexible bar) 으로 정하였다.

즉, 출원경과 금반언은 거절이유 극복을 위하여 claim 을 축소보정 (narrowing amendment) 한 경우 발생하는데, 이때 거절이유는 선행문헌에 의한 것 (35 U.S.C. §102, §103) 뿐만 아니라 기재요건 (§112) 에 관한 것도 해당한다고 하였다. 즉, 보정의 사유가 “substantial reason related to patentability” 이면 족하다고 하였다. 그러나, 보정한 것의 모든 균등물까지 포기한 것으로 볼 이유는 없고, 재판부는 축소보정한 범위에 대하여 포기한 것으로 추정 (presumption) 하되, 출원인이 보정의 사유를 다음의 3가지 중 어느 하나로 반박하여 추정을 극복 (rebuttal of presumption) 한다면, 해당 범위에 대하여 균등침해 적용을 허락한다는 의미이다.

1. 출원시점 기준으로 균등물이 예측 불가한 것 (unforeseeable);
2. 보정 사유가 균등물과 미약한 관계 (tangential relation) 에 불과; 또는
3. 무의미한 대체 (insubstantial substitute) 를 합리적으로 예측할 수 없는 어떠한 이유 (some other reason) 존재

이후, 파기 환송심 (Festo Corp. v. Shocketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1359, Fed. Cir. 2003, en banc) 에서 CAFC 는 전원합의체 판결 (en banc) 로 출원인이 presumption 을 극복할 수 있는 사유에 대하여 구체적으로 판결하였는데, 다음과 같다.

1. Unforeseeability

• Claim amendment 시점 기준으로 균등물이 예측 불가했는 바, 출원인이 포기한 범위로 해석되지 않음
• 예측 불가능성은 객관적 질의 (objective inquiry) 로써, 시간적 판단기준은 PHOSITA 의 claim 보정 시점
• 1심 재판부는 unforeseeability 판단을 위하여 전문가 진술 등의 외부적 증거 (extrinsic evidence) 사용 가능

2. Tangential relation to the reason for the amendment

• Claim amendment 사유가 균등물과 미약한 관계에 불과 (가령, 균등물을 포함하는 선행문헌에 의한 거절이유 극복 목적의 보정은 tangential 하지 않음 (이것은 material))
• 본 항목은 축소 보정의 객관적 사유에 초점을 맞추므로, 검토범위는 prosecution history record 만으로 제한 (재판부는 외부적 증거 배제)

3. Some other reason

• 출원인이 어떠한 다른 이유로 무의미한 대체 (insubstantial substitute) 에 불과한 균등물을 claim 에 포함시키지 못했음
• 본 기준은 특허권자가 상기 1, 2 외의 방법으로의 반박 가능성을 열어 둠 (가령, claim 의 언어적 한계에 의하여 특허권자가 claim 에 균등물을 포함시킬 수 없었음)
• 1심 재판부는 특허권자의 some other reason 에 의한 반박의 범위를 prosecution history record 만으로 제한 (외부적 증거 배제)