Expert testimony is merely an extrinsic evidence (Genuine Enabling Tech. v. Nintendo, Fed. Cir., 2022)

Genuine Enabling Technology LLC v. Nintendo Co., Ltd., No. 20-2167 (Fed. Cir. 2022)

본 사건은 CAFC 가 expert testimony (전문가 진술) 가 extrinsic evidence (외부적 증거) 에 불과하므로, 이를 바탕으로 intrinsic record 를 참작하여 해석되는 claim term 의 의미에 반하게 해석할 수 없다고 판결한 사건이다.

Genuine Enabling Technology 는 Nintendo 가 자신의 특허 US 6,219,730 를 침해했다고 특허소송을 제기하였다. 1심 재판부는 “input signal”의 claim construction 을 Nintendo 의 해석과 일치하는 것으로 한 다음, 특허비침해 결정 (summary judgment) 하였다. 이에, Genuine 은 1심 재판부의 claim construction 에 오류가 있음을 사유로 항소하였다.

’730 특허 (Method and Apparatus for Producing a Combined Data Stream and Recovering Therefrom the Respective User Input Stream and at Least One Additional Input Signal) 는 사용자 입력수단 (Unser Input Device, UID) 에 관한 것인데 특히, computer resource 를 효율적으로 사용하는데 특징이 있다. Claim 1은 다음과 같다:

1. A user input apparatus operatively coupled to a computer via a communication means additionally receiving at least one input signal, comprising:

user input means for producing a user input stream;

input means for producing the at least one input signal;

converting means for receiving the at least one input signal and producing therefrom an input stream; and

encoding means for synchronizing the user input stream with the input stream and encoding the same into a combined data stream transferable by the communication means.

Genuine (발명자 Nguyen) 은 ’730 특허 출원 후, 심사관의 prior art (US 5,990,866, Yollin) 사유의 비자명성 위반 거절이유 극복을 위하여, Yollin 에 기재된 “slow varying physiological response signals”에 대한 자신의 발명의 차이점으로 “signals containing audio or higher frequencies” 를 주장하였다. 

발명자의 argument 중 일부는 다음과 같다:

Yollin only uses the configuration to receive the slow varying signal coming from the physiological response sensor(s). Yollin is not motivated and does not anticipate their use for receiving signals containing audio or higher frequencies in place of the physiological response sensor(s).

1심 재판 중 양측은 “input signal” 에 대한 claim construction 에서 충돌하였는데, Genuine 은 “a signal having an audio or higher frequency”로 주장하였고, Nintendo 는 그보다 더 한정적으로 해석하였는데, “signals that are 500 Hz or less” 로 주장하였다. 그리고 그러한 claim construction 을 뒷받침하기 위하여, 전문가 진술 (declaration by Dr. Howard Chizeck) 을 제출하였다. Dr. Chizeck 은 자신의 진술을 뒷받침하는 문헌 (Yuce, et al) 을 제시했는데, 해당 문헌에 따르면, 심사관이 인용한 prior art (Yollin) 에 기재된 physiological sensors 에 의한 신호가 10 – 500 Hz for EMG (electromyogram) 이라고 되어 있다. 1심 재판부는 그러한 전문가 진술을 바탕으로, 발명자가 거절이유 극복을 위하여 행한 보정에 의하여 input signal 은 “signals that are 500 Hz or less”로 해석하는 것이 맞다고 결론지었다. 그러면서, Anderson Corp. v. Fiber Composites, LLC., Fed. Cir. (2007) 판결을 인용했는데, 해당 판결에는 출원인의 어느 한 사유에 대한 보정을 수행하면서 disclaimer 를 했다면, 그러한 disclaimer 는 해당 선행문헌이 기재하고 있는 다른 사유에 대한 disclaimer 로 작동한다. (“an applicant’s argument that a prior art reference is distinguishable on a particular ground can serve as a disclaimer of claim scope even if the applicant distinguishes the reference on other grounds as well.”) 고 하였다.

즉, 본 사건에서 발명자 (Nguyen) 는 Yollin 에 대하여 “audio or higher frequencies” 라고 발명의 차이점을 주장한 것에 불과하나, 이는 결국 Yollin 에서 기재하고 있는 ‘slow-varying’ the range of frequencies’ 에 대한 disclaimer 로 작용한다고 결정하였다.

1심의 prosecution disclaimer 결정에 대한 2심 판단 기준은 de novo 이다. Shire Dev., LLC v. Watson Pharms., Fed. Cir. (2015) 

CAFC 는 claim construction 에 있어서, intrinsic evidence 의 중요성을 일관성 있게 강조해 왔는데, 그러면서도 어떠한 상황에서는 extrinsic evidence 의 사용도 인정하였다. Phillips v. AWH Corp., Fed. Cir. (2005) (en banc) 

그러나 extrinsic sources 의 참작에는 주의가 필요한데 그 이유는 다음과 같다:

1. Extrinsic sources 는 본 발명의 claim scope 를 위하여 쓰여지지 않았고,
2. PHOSITA 의 수준으로 쓰여지지 않았을 공산이 크고 (e.g., 특정 기술분야의 PHOSITA 이상의 수준을 가진 자 대상으로 쓰인 경우),
3. Litigation bias 가 존재할 수 있으며,
4. Litigant 의 입장을 유리하게 하는 용도로 선택 되었을 수 있다.

즉, extrinsic evidence 는 재판부가 특허 발명의 이해를 위하여 참조할 수 있으나, 그 마저도 (intrinsic evidence 에 의한) claim term 의 해석과 배치되는 의미로는 해석 불가하다. Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996)

전문가 진술 (expert testimony) 는 그러한 extrinsic evidence 의 한가지에 불과하다. 따라서, 전문가 진술에 기대어 intrinsic record 에 의한 해석으로부터 중대하게 벗어나는 claim construction 을 하는 것은 허용되지 않는다. 즉, 전문가 진술에의 의존은 그러한 진술이 intrinsic record 와 일치하는 경우 (consistent) 에 한하여 가능하다. Intrinsic record 를 바탕으로 claim construction 을 해야 하고, 그러한 해석이 명확하다면 그것으로 결정해야 한다.

Doctrine of prosecution disclaimer (출원경과 상의 권리포기) 에 이르기 위한 출원인의 disclaimer 는 statement (진술) 가 “reasonable clarity and deliberateness” (합리적으로 명확성 및 고의) 의 수준에 이름으로써, “so unmistakable as to be unambiguous evidence of disclaimer” (오해의 소지가 없고 모호함이 제거) 여야 한다. 또한, prosecution disclaimer 를 주장하는 자에게 그러한 입증책임이 있다. Mass. Inst. of Tech. v. Shire Pharms., Inc., Fed. Cir. (2016)

본 사건에서, intrinsic record 와 prior art (Yollin) 어디에도 PHOSITA 입장에서 claim scope 를 500 Hz 로 이해하도록 하는 기재가 존재하지 않는다. 그러므로 1심 재판부가 전문가 진술에만 의존하여 500 Hz 로 한정 해석한 것은 오류가 있다. CACF 는 input signal 을 “a signal having an audio or higher frequency” 로 해석하고, 그러한 claim construction 을 바탕으로 재심을 주문하면서 사건을 1심 재판부로 돌려보냈다.

Claim definiteness requirement (Infinity Comput. v. Oki Data, 2021)

 Infinity Comput. Prods., Inc. v. Oki Data Ams., Inc., 987 F.3d 1053 (Fed. Cir. 2021)

본 사건은 Infinity 의 특허 US 6,894,811 의 claim 1 이 indefiniteness (35 U.S.C. §112 (b)) 를 근거로 무효로 된 판결이다. Nautilus v. Biosig 사건에서 연방대법원이 청구항 명확성 요건을 “insolubly ambiguous” 에서 “reasonable certainty” 기준으로 상향 하였는데, 해당 기준을 적용한 판결이다.

Infinity 는 US 6,894,811 의 특허권자인데, '811 특허는 fax machine 을 개인용 computer 의 printer 내지 scanner 로 활용하는 것을 특징으로 한다. 본 사건의 이슈는 claim 1 의 “passive link” 한정사항에 관한 것인데, claim 1 은 다음과 같다.

1. A method of creating a scanning capability from a facsimile machine to a computer, with scanned image digital data signals transmitted through a bi-directional direct connection via a passive link between the facsimile machine and the computer, comprising the steps of:

by-passing or isolating the facsimile machine and the computer from the public network telephone line;

coupling the facsimile machine to the computer;

conditioning the computer to receive digital facsimile signals representing data on a scanned document; and

conditioning the facsimile machine to transmit digital signals representing data on a scanned document to the computer, said computer being equipped with unmodified standard protocol send/receive driver communications software enabling the reception of scanned image signals from the facsimile machine, said transmitted digital facsimile signals being received directly into the computer through the bi-directional direct connection via the passive link, thereafter, said computer processing the received digital facsimile signals of the scanned document as needed.

'811 특허는 US 5,530,558 의 continuation 이고, US 7,489,423, US 8,040,574 및 US 8,294,915 와 명세서를 공유한다. Claim 1 은 특히, computer 와 fax machine 사이에 “facsimile modem circuitry” 를 위치시키는 것에 특징이 있는데, 이것은 computer 의 내부에 위치할 수도 있고, 외부에 (discrete 하게) 위치할 수도 있다.

'811 특허의 도면은 다양한 실시예를 기재하고 있는데, Fig. 2a – e 는 fax modem circuitry 를 구비하고, Fig. 2f – h 는 fax modem circuitry 가 없다. 그런데, Fig. 2f – h 즉, fax modem circuity 를 구비한 구성은 '558 특허 (parent application) 에는 개시되지 않았다.

(Intervening circuitry 를 갖는 경우)

(Intervening circuitry 를 갖지 않는 경우)

1. '811 특허의 심사과정

'811 특허 claim 1 의 상기 "passive link” 한정사항은 '811 특허는 물론 '558 특허 명세서에도 기재된 바 없으며, '811 특허 심사과정에서 심사관이 선행문헌 (US 5,452,106; "Perkins") 을 인용하여 제기한 거절이유의 극복을 위하여, 특허권자가 보정 과정에서 추가한 것이다. Perkins 에는 fax transceiver 와 computer 사이에 facsimile device (3) 가 존재하면서, fax transceiver 에서 전송한 (이미지) 데이터를 변환하는 과정이 개입되는데, 이러한 선행문헌과 차별점을 주장하기 위하여 특허권자는 “passive link” 로 보정함으로써, fax machine 과 computer 사이에 “intervening apparatus” 가 존재하지 않음을 특징으로 하여 특허등록 결정 받았다. 또한 이렇게 함으로써, 특허권자는 intervening circuitry 가 computer 내부에 위치하는 경우와도 차별되는 특징이라고 주장하였다.

2. '811 특허의 ex parte reexamination 과정

'811 특허는 이후, ex parte reexamination 의 대상이 되었는데, 재심사 중 US 5,900,947 (Kenmochi) 이 선행문헌으로 인용되었고, 이의 선행일을 주장하기 위하여, claim 1 이 '558 특허를 우선권 기초로 한다고 주장하였다. 해당 과정에서 특허권자는 Fig. 2b – d 에 도시된 RJ-11 telephone cable 이 “passive link” 라고 주장하였다. 그런데 Fig. 2b – d 에는 Perkins 의 internal-card 실시예와 동일하게 fax modem circuitry 가 computer 내부에 위치한 실시예이다. PTAB 은 '811 특허에 대하여 특허성이 있는 것으로 하여 reexamination certificate 를 발행하였다.

CAFC 의 판단

Oki Data 는 Infinity 가 심사와 재심사 과정에서 상충하는 입장을 폈으므로, “passive link” 와 “computer” 는 불명확한 claim limitation 이라고 주장하였다.

특허 청구항은 명세서 기재사항 및 출원경과를 참작하였을 때, PHOSITA 에게 “reasonable certainty” 수준으로 발명을 알리지 못할 경우, indefiniteness 로 무효이다. 

(*** 원문은 다음과 같다.) "[A] patent is invalid for indefiniteness if its claims, read in light of the specification delineating the patent, and the prosecution history, fail to inform, with reasonable certainty, those skilled in the art about the scope of the invention." Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898 (2014)

Indefiniteness 는 question of law 로써, 2심 재판부는 1심 판결을 de novo 기준으로 검토한다. 검토 과정에서 2심 재판부는 claim, specification, prosecution history 를 종합적으로 참조하여, claim 이 PHOSITA 에게 reasonable certainty 기준으로 특허된 발명을 고지 (inform) 하지 않는다면, indefiniteness 로 무효 판결한다.

Indefiniteness 는 심사과정에서 출원인의 모순된 진술 (inconsistent statement) 에 의하여 발생할 수도 있다. 본 사건에서 "passive link” 는 명세서 기재사항에서 그것이 어떠한 구성으로 연결되는지에 대하여 명확하게 뒷받침되지 않고 있다. Infinity 는 심사과정에서 그에 대한 상충하는 입장을 폈다. 즉, 출원 심사과정 중에는 passive link 가 intervening circuitry 를 허용하지 않는 것으로 주장했다가, 재심사 과정에서는 passive link 가 (Fig. 2b – d 의 기재사항처럼) RJ-11 cable 이며, 이는 fax machine 과 computer 의 I/O bus 사이에서 intervening circuitry 를 갖는 구성이라고 주장하였다.

Infinity 의 이러한 상충되는 입장 전개 때문에, '811 특허의 claim 1 은 대중에의 공지 기능 (public notice function) 을 하는 것에 실패하였다.

따라서, '811 특허는 35 USC 112 (b) 위반으로 무효판결하였다.

(*** 판결은 계속해서 “computer” 에 대한 Infinity 의 주장 즉, passive link 가 I/O bus 에 연결되지 않고, computer port 에서 끝난다는 것을 받아들이지 않는 사유에 대하여 상세히 기재하고 있는데, 이는 생략한다.)