Unusually strong objective evidence in determining nonobviousness (MEDTRONIC, INC. v. TELEFLEX INNOVATIONS S.A.R.L., No. 2021-2357, Jun. 5, 2023)

MEDTRONIC, INC. v. TELEFLEX INNOVATIONS S.A.R.L., No. 2021-2357 (Fed. Cir., Jun. 5, 2023)

Medtronic 은 Teleflex 가 US 8,048,032 의 특허침해를 주장하자, PTAB 에 prior art 에 근거하여 비자명성 위반으로 특허무효 주장하였으나, PTAB 이 특허 유효결정하자 이에 항소하였다.

Teleflex 의 ’032 특허는 coronary artery disease 치료를 위한 catheter 에 관한 것으로 claim 3 은 back-up support 를 갖는 catheter 구조에 특징이 있다. 특히, extension catheter 는 3개의 부분을 포함하는데, (1) a proximal substantially rigid portion 20 (노란색); (2) a reinforced portion 18 (청색); and (3) a distal flexible tip 16 (분홍색) 이며, rigid portion (20) 에는 side opening (적색 원) 이 마련되어 있는데 다음의 도면과 같다:

Claim 3은 side opening 에 관한 것으로 다음과 같다:

3. The device of claim 2 wherein the proximal portion of the tubular structure further comprises structure defining a proximal side opening extending for a distance along the longitudinal axis, and accessible from a longitudinal side defined transverse to the longitudinal axis, to receive an interventional cardiology device into the coaxial lumen while the proximal portion remains within the lumen of the guide catheter.

2009년, Teleflex 는 ’032 특허를 구현한 guide extension catheter 시리즈 “GuideLiner” 를 출시하여 큰 매출을 기록하였고, Medtronic 은 Telescope product 를 2019년에 출시하였다.

Teleflex 의 특허 침해 금지 청구 소송에 대응하여, Medtronic 은 2019년 IPR 을 신청하였는데, US 5,439,445 (Kontos) 와 US 2004/0010280 A (Adams), US 7,604,612 (Ressenmann) 및 US 2005/15073 (Kataishi) 에 근거하여 비자명성이 부정된다고 주장하였다. Kontos 는 support catheter for delivering angioplasty balloons 에 관하여 개시하였고, Adams 는 catheter assembly with a distal side opening for removing embolic debris 에 관하여 개시하였으며, Ressenmann 은 evacuation sheath assembly with a distal side opening used to remove embolic material 에 관하여 개시하였다.

US 5,439,445 (Kontos): Funnel portion (26)

US 7,604,612 (Ressenmann): Side opening (140b)

Medtronic 은 Kontos 의 extension catheter 의 funnel portion (26) 을 Adams 또는 Ressenmann 의 distal side opening (140b) 으로 치환함으로써 claim 3 에 이르는 것은 PHOSITA 에게 자명한 바, §103 위반이라고 주장하였다.

Teleflex 는 Medtronic 이 주장하는 2건의 prior art 를 결합하여 claim 3에 이르는 변형은 hindsight 라고 항변하면서, GuideLiner 제품에 관한 간접 증거 (objective indicia: commercial success, solved long-felt unsolved needs, garnered industry praise, copy by competitors including Medtronic) 를 제출하였다. Medtronic 은 이에 대하여, nexus 요건을 충족하지 못한다고 주장하였다.

PTAB 은 Medtronic 의 주장이 “close case” (한가지 이상으로 결론 낼 수 있는 상황) 에 해당한다면서, 그러나 Teleflex 의 objective indicia 증거의 nexus 요건을 인정하면서 그에 의하여 Medtronic 의 prima facie case of obviousness 입증을 극복한 바, Medtronic 은 claim 3의 비자명성을 입증하는데 실패하였다고 판결하였다.

CAFC 는 다음과 같이, Medtronic 의 주장을 배척하였다.

1.  NEXUS

PTAB 은 Medtronic 이 (claim 3 의) 각각의 구성요소가 prior art 에 개시되어 있음을 입증하였지만, 그것 만으로는 구성요소의 결합에 대한 nexus 요건을 부정하지는 못한다고 판결하였는데, 그러한 PTAB 의 결정에 오류가 없다. 즉, prior art 에 개시된 복수의 특징을 결합 (combination) 하여 된 GuideLinder device 는 신규의 상업적으로 성공을 거둔, prior art 와 대비하여 중대한 장점을 갖는 새로운 제품이라는 점을 확인하였다.

2. COPYING

경쟁사에 의한 copying 은 간접 증거 검토에 있어서, 발명이 비자명하다는 증거로 작용한다. Liqwd, Inc. v. L’Oreal USA, Inc., 941 F.3d 1133 (Fed. Cir. 2019) 왜냐하면, public domain 에 속하지 않는 발명의 특징을 copy 했다는 사실은 경쟁자가 해당 특징의 가치를 인지하였다는 증거이기 때문이다. Diamond Rubber Co. of N.Y. v. Consol. Rubber Tire Co., 220 U.S. 428 (1911) 다만, 이러한 증거는 특허 청구된 발명에 copying 없이 독자적으로 도달하였다면 그 적용은 없고, copying 의 입증은 단순한 주장 (allegation) 에 의한 것이 아니라, 실제의 증거 (actual evidence) 여야만 한다. 이것은 특허 발명에의 접근 (access) 과 실질적인 유사 (similarity) 를 근거로 입증 가능하다. “[e]vidence of copying may include … access and similarity to a patented product.” Liqwd, Inc. v. L’Oreal USA, Inc., 941 F.3d 1133 (Fed. Cir. 2019) 또한, 정황적 증거 (circumstantial evidence: 직접 증거의 반대) 는 단순히 충분할 뿐만 아니라, 경우에 따라서는 직접 증거에 비교하여도 좀 더 확실한 증거이다. Michalic v. Cleveland Tankers, Inc., 364 U.S. 325 (1960)

Teleflex 의 전문가 진술에 따르면, Telescope (Medtronic) 는 전체적으로 고려했을 때, 실질적으로 GuideLiner 제품과 유사 (e.g., flexible tip, reinforced portion, angled opening, push rod, and rounded push tab) 하다고 하였다. 이러한 주장을 받아들여 copying 으로 결론 내린 PTAB 의 결정에는 오류가 없다.

3.  ADDITIONAL OBJECTIVE INDICIA

상기의 copying 에 부가하여, PTAB 은 간접증거 (high level of commercial success, received significant praise, solved long-felt needs) 를 바탕으로 claim 3이 비자명하다고 결론 내렸는데, 그러한 결정에 오류가 없다.

PTAB 의 결정에 있어서, Teleflex 의 간접증거가 중대한 역할을 하였다. PTAB 은 양측의 “close prima facie arguments” 에 대하여 상기의 강력한 증거 (strong evidence) 를 고려하였고, 그 결과 Medtronic 이 claim 3의 비자명성 위반을 입증하는데 실패하였다고 하였다. 

즉, Medtronic 의 주장을 받아들여, prior art 의 개시사항에 claim 3의 구성요소 전부와 motivation to combine 이 존재하는 것을 인정하더라도, unusually strong objective evidence (비정상적으로 강력한 간접증거) 에 의하여, claim 3 의 비자명성이 부정되지 않는다. 

Legal framework for obviousness determination during examination (Acco Brands Corp. v. Fellowes, Inc., Fed. Cir. 2016)

Acco Brands Corp. v. Fellowes, Inc., 813 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2016)

본 사건은 특허 심사 중 비자명성 판단에 있어서 prima facie case of obviousness 즉, 심사관과 출원인과의 입증책임 (전환) 에 관하여 판결하였다.

Fellowes 는 US 7,963,468 의 특허권자인데, ’468 특허는 2개의 센서를 이용하여 shredder (세절기) 의 jamming 을 방지하는 것에 관하여 특허 청구하였다. Claim 11 에서, 1센서는 presence sensor 로써 shredder feed 에 종이의 존재여부를 검출하고, 2센서는 thickness sensor 로써 종이의 두께가 shredder 의 세절 용량을 초과하였는지 검출하며, controller 는 1센서에 의하여 종이의 존재가 검출되고, 2센서에 의하여 세절 용량이 초과되지 않음을 검출한 경우에만 shredder 를 작동시키는 것으로 하였다.

(US 7,963,468 Shredder)

Claim 11은 다음과 같다:

11. A shredding machine for shredding sheet material, the machine comprising:

a feed-aperture;

an electric cutting mechanism, the feed-aperture being configured to receive multiple sheets and direct said sheets in a feeding direction towards the cutting mechanism for shredding;

a controller coupled to the cutting mechanism;

a thickness detector coupled to the controller, the thickness detector having a part extending into the feed-aperture and being moveable such that said part will be engaged by sheet material inserted in the feeding direction into the feed-aperture prior to reaching the cutting mechanism, and moved from a first position to a second position as a result of said engagement, if the sheet material exceeds a predetermined thickness;

said controller being configured to, during insertion of the sheet material into the feed-aperture, permit energization of the cutting mechanism prior to the part of the thickness detector reaching the second position and prevent energization of the cutting mechanism responsive to said part of the thickness detector reaching the second position; and

a maximum thickness indicator for providing a visual or audible indication to a user of the machine that energization of the cutting mechanism is prevented due to the sheet material moving said part of the thickness detector to said second position;

further comprising a presence sensor along the feed-aperture for detecting a presence of the sheet material inserted into the feed-aperture, the controller being coupled to the presence sensor and the maximum thickness indicator,

wherein the controller is configured to start energization of the cutting mechanism only in response to the presence sensor detecting the presence of the sheet material inserted into the feed-aperture and the part of the thickness detector not having been moved to the second position by the sheet material;

wherein the controller is configured to prevent the starting of energization of the cutting mechanism and also actuate the maximum thickness indicator to provide the visual or audible indication in response to the part of the thickness detector moving to the second position.

 

Prior art (JP 5770445, US 6,550,701 등) 에는 2가지 sensor (presence, thickness) 및 controller 에 대한 개시가 있다. 특히, JP 5770445 (H09-38513A) 에는 thickness sensor 를 채용한 shredder 가 개시되어 있다. JP ’445 특허는 thickness sensor 에 의하여 shredder 의 세절 용량이 초과한 것으로 검출될 경우, shredder 모터의 작동을 중단하는 신호를 전송하는 것으로 하였다. 다만, JP ’445 특허는 중단된 모터를 다시 작동시키는 것에 대한 기재는 없다.

복수의 prior art 에는 presence sensor 를 채용하여 획득한 신호로써 controller 로 하여금 shredder motor 를 on, off 시키는 것에 관한 기재가 있다.

Fellowes 는 이러한 prior art 에 의한 claim 11 의 모든 구성요소가 개시된 점을 인정하면서, claim 11 의 특허성은 prior-art elements 의 비자명한 조합 (combination) 이라고 주장하였다.

Reexamination 심사 중, examiner 는 prima facie case of obviousness 결정하였는데, PTAB 은 특허권자의 주장을 받아들여, controller 가 2가지 조건 즉, (1) presence sensor 가 종이의 존재를 검출하고, (2) thickness detector 가 종이의 두께가 shredder 의 세절 용량을 초과하지 않는 것을 검출한 때에만 motor 를 구동시킨다는 점이 PHOSITA 기준으로 자명하지 않다면서 심사관의 결정을 기각하였다.

CAFC 의 analysis

Examination, reexamination 중 prima facie case of obviousness 컨셉은 비자명성 판단 및 입증 책임의 법률적 framework 을 구성한다. Framework 은 다음의 순서에 의한다:

(1)   Examiner sets forth a prima facie case, supported by evidence, showing why the claims would have been obvious in light of the prior art;

(2)   Burden shifts to the patentee to provide evidence, in the prior art or beyond it, or argument sufficient to rebut the examiner’s evidence; and

(3)   Examiner reaches the final determination on obviousness by weighing the evidence establishing the prima facie case with the rebuttal evidence.

3번째 단계에서, weighing 결과 청구된 발명이 preponderance of evidence 기준으로 자명한 것으로 판단되면, claim 은 특허성이 부정된다.

앞에서 검토한 바와 같이, 복수의 prior art 에는 claim 11 의 것과 동일한 presence sensor, thickness sensor 및 shredder motor 를 중지시키는 controller 의 기재가 있다. 따라서, 본 사안의 핵심 쟁점은 PHOSITA 가 그러한 복수의 prior art 를 결합할 것인지 (motivation to combine) 이다.

다음과 같은 이유로, ordinary artisan 은 prior art 결합 (변형) 하여 claim 11 에 이를 동기를 갖는다:

첫번째, JP ’445 에 개시된 thickness sensor 를 포함하는 shredder 를 변형하여 presence sensor 와 controller 를 추가할 동기를 찾을 수 있다. 왜나하면, ordinary artisan 은 멈춰선 shredder 의 동작을 위하여, 어떠한 식으로든 shredder motor 를 (다시) 구동시킬 방법이 필요하다. 복수의 prior art 에는 controller 에 의한 shredder 를 재구동 시키는 방법이 알려져 있으므로, 이것을 채용할 동기가 존재한다.

두번째, ordinary artisan 은 presence sensor 와 controller 를 포함하는 prior-art shredder 를 변형하여 thickness sensor 를 추가하는 동기가 존재한다. 왜냐하면, shredder jamming 의 문제가 JP ’445 특허 출원시점에 공지의 사실이고, JP ’445 특허에는 jam-detection circuitry – 이것은 해당 문제의 해결을 위한 하나의 시도였음 – 를 채용하였다는 점이 이미 공지였다는 증거이다. 이러한 해결과제는 ordinary artisan 으로 하여금 thickness sensor 를 채용하여 controller 와 presence sensor 를 갖는 공지의 shredder 에 추가할 동기를 제공한다.

즉, ordinary artisan 은 jam-detection circuitry 대신 thickness sensor 를 채용하여 shredder jamming 을 개선할 것이므로, claim 11은 prior art 에 의하여 자명하다.