Exception of the law of the case by "change of law" (Dow Chem. v. NOVA Chem., Fed. Cir. 2015)

 Dow Chem. Co. v. Nova Chems. Corp. (Can.), 803 F.3d 620 (Fed. Cir. 2015)

*** 본 사건은 Nautilus 재판부 (Supreme Court) 가 청구항 명확성 요건 (definiteness requirement) 판단 기준을 "amenable to construction" 에서 "reasonable certainty" 로 상향 변경하자, 그에 따라 인용특허의 청구항 명확성 여부를 다시 판단한 사례이다. 이것은 계류 중인 사건이 법률 변경 (change of law) 에 의하여 claim/issue preclusion 에도 불구하고 사건 심리를 다시 할수 있음을 판결한 사례이다.

Dow Chemical 은 US 5,847,053, US 6,111,023 특허를 근거로 NOVA Chemicals 에 특허침해 금지소송을 제기하였고, 해당 재판에서 배심원은 특허 침해와 특허 유효를 평결하였다. NOVA 는 항소하였는데, 본 재판부는 배심원의 결정을 확인하여 1심 재판부로 사건을 돌려보냈고, 1심 재판부는 bench trial 을 통하여 손해배상액 (supplemental damages, lost profits) 을 확정하였다. NOVA 는 이에 항소하였다.

사건이 계류 중인 동안, 연방 대법원은 Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 134 S. Ct. 2120 (2014) 사건에서 청구항 명확성 (indefiniteness) 판단 기준을 상향 변경하였다.

그에 따라, 본 재판부는 supplemental damages award (배심원이 평결하지 않은 특허권자의 추가 손해 명령) 가 파기되어야 하는지 검토하고자 한다.

본 재판부는 Nautilus 판결에 의한 법률 변경의 개입이 선례 구속주의 (doctrine of law of the case, issue preclusion) 의 예외로 작동하고, 그에 따라 변경된 청구항 명확성 판단 기준에 따라 본 사건을 재심리하기로 한다.

BACKGROUND

2005.10.21, Dow 는 NOVA 를 상대로 ’053 특허와 ’023 특허 침해금지 청구소송을 제기하였다. 인용특허는 ethylene polymer composition (plastic) 에 관한 것으로, 물성 (modulus, yield strength, impact strength) 의 개선에 관하여 특허청구 하였다. ’053 특허 Claim 6 이 대표적인데, 청구항 한정사항 중 “a slope of strain hardening coefficient greater than or equal to 1.3” 이 포함되어 있다. NOVA 는 해당 청구항 한정사항이 PHOSITA 에게 “slope of strain hardening” 을 어떻게 측정하는지 교시하지 못하는 바, 청구항 불명확으로 무효라고 주장하였다.

2010.6.15, 배심원은 NOVA 가 특허를 침해하였고, 해당 특허는 무효가 아니라고 평결하였다. Jury instruction 은 청구항 명확성 판단기준을 다음과 같이 기재하였다: 

“[i]f the meaning of the claims is discernible, it is definite, even though the task may be formidable and even if the conclusion may be one over which reasonable persons will disagree.” (즉, 청구항이 인식 가능하기만 하면 (discernible), 용이하지 않은 노력을 기울이거나 (formidable), 합리적인 자 기준으로 동의할 수 없더라도 (disagree), 불명확하지 않음)

본 재판부는 첫번째 항소심 당시 Exxon Research & Engineering Co. v. United States, 265 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2001) 판결 청구항 명확성 기준을 적용하여 인용특허가 불명확하지 않다고 확인 판결하였고, 그에 따라 1심 재판부는 2014.3.28, bench trial 을 개최한 후 Dow 의 supplemental damages (lost profit) 를 판결하였다. 이에, NOVA 는 2014.4.23, 항소하였고, 항소심 계류 중인 2014.6.2, Nautilus 재판부는 청구항 명확성 판단 기준을 Exxon 사건 등의 “amenable to construction” (insolubly ambiguous) 을 파기하고, 다음과 같이 정하였다:

“[A] patent is invalid for indefiniteness if its claims, read in light of the specification delineating the patent, and the prosecution history, fail to inform, with reasonable certainty, those skilled in the art about the scope of the invention.” (PHOSITA 에게 합리적으로 명확하게 발명을 교시; 이것을 "reasonable certainty" 기준이라고 함)

NOVA 는 항소심에서 Nautilus 판결에 따라 인용특허는 불명확하여 무효이므로, Dow 에 수여된 supplemental damages 는 파기되어야 한다고 주장하였다.

청구항 불명확 (indefiniteness) 은 법률심 (question of law) 의 문제로, 1심 판단에 대한 2심 검토 기준은 de novo 이다. Teva Pharm. USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 789 F.3d 1335, 1341 (Fed. Cir. 2015)

본 재판부는 Nautilus 재판부에 의하여 법률 변경되었으므로, 우리가 도달한 청구항 명확여부에 대한 선행 판결에 구속되지 않는다고 판단하였다.

DISCUSSION

I

Dow 는 본 재판부의 FRCP 54(a) 에 근거한 final judgment 에 구속되므로, 이를 변경할 수 없다고 주장하였다. 그런데, FRCP 54(a) 에 근거한 final judgment 는 그 이상의 효력은 갖지 않는다. 본 재판부의 선행 final judgment 는 jury verdict 에 대한 항소심의 것이었고, 본 항소심은 supplemental damages 에 대한 것이기 때문이다. Supplemental damages 의 수여는 특허권자의 손해 중 배심원에 의하여 고려되지 않은 기간 동안의 특허침해에 대하여 수여되는 것이고, 필연적으로 특허의 유효를 담보로 한다. Whitserve, LLC v. Comput. Packages, Inc., 694 F.3d 10 (Fed. Cir. 2012) 그에 따라, 특허권자는 supplemental damages 를 청구하는 경우, 해당 특허가 특허침해 기간 동안 유효한 것임을 입증할 책임이 있다. 즉, 해당 특허가 무효인 것으로 입증되면, 특허침해는 없고 결과적으로 supplemental damages 도 없다. Commil USA, LLC v. Cisco Sys., Inc., 135 S. Ct. 1920, 1929 (2015)

Claim preclusion 은 적용되지 않는데, 왜냐하면 소 제기 이후 계속 행위에 대하여, 각 기간은 별도의 청구 (claim) 로 간주된다는 거은 잘 정립된 사실이다. 그러한 사실이 특허침해 소송에 적용된다. CAFC 는 다음과 같이 판결한 바 있다:

“[T]raditional notions of claim preclusion do not apply when a patentee accuses new acts of infringement, i.e., post-final judgment, in a second suit – even where the products are the same in both suits. Such claims are barred under general preclusion principles only to the extent they can be barred by issue preclusion, with its attendant limitations.” Brain Life, LLC v Elekta Inc., 746 F.3d 1045, 1056 (Fed. Cir. 2014)

본 사건의 사실관계에서, supplemental damages 의 많은 부분이 FRCP 54(b) final judgment 이후에 발생했고, 소 제기 이후에 발생하여 첫번째 판결의 대상이 아닌 손해에 대하여 claim preclusion 의 적용이 되지 않는다는 점도 명확하다.

한편, claim preclusion 이 적용되지는 않으나, 일반적으로 issue preclusion (또는 law of the case) 은 이전 기간에 대해 해결된 쟁점에 대하여 supplemental damages 기간에 재소송을 제기하는 것을 금지할 수 있다. 그에 대한 판단은 이후 절차가 계속 심리인지 아니면 새로운 심리인지에 따라 결정된다.

The law of the case 원칙은 법원이 어떤 판결을 내리면 그 판결이 동일한 사건의 후속 단계에서도 동일한 쟁점에 대하여 계속 적용되어야 한다는 원칙이다. Christianson v. Colt Indus. Operating Corp., 486 U.S. 800 (1988)

그러나, 두 가지 원칙 모두에 적용되는 예외가 바로 법률 변경이다. 법률 변경에 따른 예외는 사건이 1심 계류 중이거나 항소심 중임에 상관없이 모두 적용된다. Spiegla v. Hull, 481 F.3d 961 (7th Cir. 2007)

최종 판결에 대하여 법률 변경 예외를 적용하기 위해서는 3가지 조건을 만족해야 한다. (1) 법률이 변경되었을 것, (2) 선행 판결이 구법을 적용하여 판결되었을 것, (3) 해당 사건의 사실관계에 의하여 변경된 법률 적용으로 새로운 결과가 도출될 가능성이 있을 것

본 사건에 있어서, 상기 3가지 조건이 모두 만족된다. 즉, Nautilus 재판부는 청구항 명확성 판단 기준을 변경하였고, 첫 번째 항소심에서 본 재판부는 “amenable to construction” 기준으로 청구항 명확성을 판단하였으며, (상향) 변경된 청구항 명확성 기준을 적용할 경우, 인용특허는 다음과 같이 불명확한 바 무효로 된다.

II

명세서에는 청구항 한정사항 “a slope of strain hardening coefficient greater than or equal to 1.3” 이 다음의 수식에 의하여 계산된다고 하였다:

명세서는 계속해서, “The SHC coefficient is a new Dow construct, not previously known in the art …” 로 기재되어 있다.

Strain hardening (변형 경화) 은 물질이 당겨지는 변형에 의하여 경화되는 정도에 관한 것이다. 명세서는 Instron Tensile Tester 에 의하여 strain hardening 이 측정된다고 기재하였는데, Dow 가 제출한 증거 (brief) 상의 strain hardening 관련 그래프 (strain hardening 의 실험값을 y 축에 가해진 힘, x 축에 늘어난 길이를 plotting) 는 다음과 같다:

NOVA 는 청구항 한정사항 “slope of the strain hardening coefficient” 이 PHOSITA 에게 합리적으로 명확한 정도로 어느 지점에서 어떻게 측정되어야 하는지 교시하지 못하므로 불명확하다고 주장하였다. ’053 특허 명세서는 관련하여 다음과 같이 기재하고 있다:

“[t]he slope of strain hardening is calculated from the resulting tensile curve by drawing a line parallel to the strain hardening region of the . . . stress/strain curve.” “FIG. 1 shows the various stages of the stress/strain curve used to calculate the slope of strain hardening,…” (즉, strain hardening 영역을 도시한 다음 두 지점을 stress/strain 커브의 기울기로부터 측정)

명세서 기재사항과 발명자 (Dr. Hsiao) 진술에 따르면, maximum slope 측정은 발명의 기술분야에서 공지이다. 그러나, 업계에는 maximum slope 를 결정하는 방법이 복수개 존재하고, 이점은 Dow 도 인정하였다. (10% secant tangent method, final slope method, most linear method) 게다가, Dr. Hsiao 는 본 발명에 적용하기 위하여 업계에 존재하는 방법과도 상이한 새로운 방법을 개발하여 적용하였다고 진술했다. 상기 3가지 방법과 발명자가 채용한 방법에 의한 계산값은 모두 상이하다. 특허청구항은 물론 명세서도 그러한 계산방법에 대한 언급이 없는 바, PHOSITA 는 명세서 기재사항 및 심사경과 사항에 의하여도 strain hardening 의 기울기가 어떻게 계산되었는지 알 수 없다. 특히, 발명자에 의하여 새롭게 채택된 maximum slope 결정 방법은 업계에서 그 사용이 공지인 방법도 아니다.

Nautilus 기준으로, 명세서 및 출원경과사항에 비추어, 청구항이 PHOSITA 에게 발명을 합리적으로 명확한 정도로 알려주지 못할 경우 특허는 불명확하다. 본 사건의 경우, 청구항, 명세서 및 심사경과를 참조할 때 그러하지 못하므로, 특허는 불명확하여 무효이다.

Claim definiteness requirement (Infinity Comput. v. Oki Data, 2021)

 Infinity Comput. Prods., Inc. v. Oki Data Ams., Inc., 987 F.3d 1053 (Fed. Cir. 2021)

본 사건은 Infinity 의 특허 US 6,894,811 의 claim 1 이 indefiniteness (35 U.S.C. §112 (b)) 를 근거로 무효로 된 판결이다. Nautilus v. Biosig 사건에서 연방대법원이 청구항 명확성 요건을 “insolubly ambiguous” 에서 “reasonable certainty” 기준으로 상향 하였는데, 해당 기준을 적용한 판결이다.

Infinity 는 US 6,894,811 의 특허권자인데, '811 특허는 fax machine 을 개인용 computer 의 printer 내지 scanner 로 활용하는 것을 특징으로 한다. 본 사건의 이슈는 claim 1 의 “passive link” 한정사항에 관한 것인데, claim 1 은 다음과 같다.

1. A method of creating a scanning capability from a facsimile machine to a computer, with scanned image digital data signals transmitted through a bi-directional direct connection via a passive link between the facsimile machine and the computer, comprising the steps of:

by-passing or isolating the facsimile machine and the computer from the public network telephone line;

coupling the facsimile machine to the computer;

conditioning the computer to receive digital facsimile signals representing data on a scanned document; and

conditioning the facsimile machine to transmit digital signals representing data on a scanned document to the computer, said computer being equipped with unmodified standard protocol send/receive driver communications software enabling the reception of scanned image signals from the facsimile machine, said transmitted digital facsimile signals being received directly into the computer through the bi-directional direct connection via the passive link, thereafter, said computer processing the received digital facsimile signals of the scanned document as needed.

'811 특허는 US 5,530,558 의 continuation 이고, US 7,489,423, US 8,040,574 및 US 8,294,915 와 명세서를 공유한다. Claim 1 은 특히, computer 와 fax machine 사이에 “facsimile modem circuitry” 를 위치시키는 것에 특징이 있는데, 이것은 computer 의 내부에 위치할 수도 있고, 외부에 (discrete 하게) 위치할 수도 있다.

'811 특허의 도면은 다양한 실시예를 기재하고 있는데, Fig. 2a – e 는 fax modem circuitry 를 구비하고, Fig. 2f – h 는 fax modem circuitry 가 없다. 그런데, Fig. 2f – h 즉, fax modem circuity 를 구비한 구성은 '558 특허 (parent application) 에는 개시되지 않았다.

(Intervening circuitry 를 갖는 경우)

(Intervening circuitry 를 갖지 않는 경우)

1. '811 특허의 심사과정

'811 특허 claim 1 의 상기 "passive link” 한정사항은 '811 특허는 물론 '558 특허 명세서에도 기재된 바 없으며, '811 특허 심사과정에서 심사관이 선행문헌 (US 5,452,106; "Perkins") 을 인용하여 제기한 거절이유의 극복을 위하여, 특허권자가 보정 과정에서 추가한 것이다. Perkins 에는 fax transceiver 와 computer 사이에 facsimile device (3) 가 존재하면서, fax transceiver 에서 전송한 (이미지) 데이터를 변환하는 과정이 개입되는데, 이러한 선행문헌과 차별점을 주장하기 위하여 특허권자는 “passive link” 로 보정함으로써, fax machine 과 computer 사이에 “intervening apparatus” 가 존재하지 않음을 특징으로 하여 특허등록 결정 받았다. 또한 이렇게 함으로써, 특허권자는 intervening circuitry 가 computer 내부에 위치하는 경우와도 차별되는 특징이라고 주장하였다.

2. '811 특허의 ex parte reexamination 과정

'811 특허는 이후, ex parte reexamination 의 대상이 되었는데, 재심사 중 US 5,900,947 (Kenmochi) 이 선행문헌으로 인용되었고, 이의 선행일을 주장하기 위하여, claim 1 이 '558 특허를 우선권 기초로 한다고 주장하였다. 해당 과정에서 특허권자는 Fig. 2b – d 에 도시된 RJ-11 telephone cable 이 “passive link” 라고 주장하였다. 그런데 Fig. 2b – d 에는 Perkins 의 internal-card 실시예와 동일하게 fax modem circuitry 가 computer 내부에 위치한 실시예이다. PTAB 은 '811 특허에 대하여 특허성이 있는 것으로 하여 reexamination certificate 를 발행하였다.

CAFC 의 판단

Oki Data 는 Infinity 가 심사와 재심사 과정에서 상충하는 입장을 폈으므로, “passive link” 와 “computer” 는 불명확한 claim limitation 이라고 주장하였다.

특허 청구항은 명세서 기재사항 및 출원경과를 참작하였을 때, PHOSITA 에게 “reasonable certainty” 수준으로 발명을 알리지 못할 경우, indefiniteness 로 무효이다. 

(*** 원문은 다음과 같다.) "[A] patent is invalid for indefiniteness if its claims, read in light of the specification delineating the patent, and the prosecution history, fail to inform, with reasonable certainty, those skilled in the art about the scope of the invention." Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898 (2014)

Indefiniteness 는 question of law 로써, 2심 재판부는 1심 판결을 de novo 기준으로 검토한다. 검토 과정에서 2심 재판부는 claim, specification, prosecution history 를 종합적으로 참조하여, claim 이 PHOSITA 에게 reasonable certainty 기준으로 특허된 발명을 고지 (inform) 하지 않는다면, indefiniteness 로 무효 판결한다.

Indefiniteness 는 심사과정에서 출원인의 모순된 진술 (inconsistent statement) 에 의하여 발생할 수도 있다. 본 사건에서 "passive link” 는 명세서 기재사항에서 그것이 어떠한 구성으로 연결되는지에 대하여 명확하게 뒷받침되지 않고 있다. Infinity 는 심사과정에서 그에 대한 상충하는 입장을 폈다. 즉, 출원 심사과정 중에는 passive link 가 intervening circuitry 를 허용하지 않는 것으로 주장했다가, 재심사 과정에서는 passive link 가 (Fig. 2b – d 의 기재사항처럼) RJ-11 cable 이며, 이는 fax machine 과 computer 의 I/O bus 사이에서 intervening circuitry 를 갖는 구성이라고 주장하였다.

Infinity 의 이러한 상충되는 입장 전개 때문에, '811 특허의 claim 1 은 대중에의 공지 기능 (public notice function) 을 하는 것에 실패하였다.

따라서, '811 특허는 35 USC 112 (b) 위반으로 무효판결하였다.

(*** 판결은 계속해서 “computer” 에 대한 Infinity 의 주장 즉, passive link 가 I/O bus 에 연결되지 않고, computer port 에서 끝난다는 것을 받아들이지 않는 사유에 대하여 상세히 기재하고 있는데, 이는 생략한다.) 

Reasonable certainty: Indefiniteness standard of PTAB (Jan. 2021)

 

USPTO 는 2021.1.6일자 memorandum 을 통하여, PTAB 의 post-grant trial proceeding (e.g., inter partes review) 에 있어서의 claim indefiniteness 판단 기준을 연방 지방법원 (1심) 의 특허침해소송 시의 기준과 동일한 Nautilus v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898 (2014) 기준 – 즉, claim 을 명세서 기재사항과 출원경과 사항을 참작하여 해석하였을 때 reasonable certainty 로 당업자에게 발명의 범위를 이해시키지 못함 – 을 적용하기로 하였다.

“… a claim is indefinite if, read in light of the specification and the prosecution history, it fails to inform those skilled in the art about the scope of invention with reasonable certainty.”

PTAB 은 그동안 In re Packard, 751 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2014) (per curiam) 에서 CAFC 가 인정한 판단기준 – 즉, claim term 에 의미가 불명확한 용어나 구가 포함 – 을 적용해 왔다.

“… a claim is indefinite when it contains words or phrases whose meaning is unclear.”

관련하여, USPTO 는 2018년, post-grant trial proceeding 시의 claim construction 기준을 개정한 바 있다. 즉, broadest reasonable interpretation standard 에서, Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc) 에 따른 Phillips standard 로의 개정이다. 이후, PTAB 은 Phillips standard 로 claim construction 을 하면서도, claim indefiniteness 에 대하여는 Nautilus standard 또는 Packard standard 를 혼용하여 왔다.

2021.1.6일자 memorandum 에서, USPTO 는 Nautilus standard 적용으로, 판결의 일관성 (uniformity) 과 예측가능성 (predictability) 을 제고할 것이라 하였다.