Wash World Inc., v. Belanger Inc., No. 2023-1841 (Fed. Cir. Mar. 24, 2025)
(쟁점 특허) Belanger 는 car wash system 의 제조업자로 US8,602,041 의
특허권자이다. ’041 특허는 세차 장치의 공간 (envelope) 내에서
차량을 세차 구역 (bay) 으로 진입시킬 때 차량을 중앙 정렬하기 위한 시각적 신호 (visual cue) 를 제공하는 조명 시스템을 갖춘 세차 시스템의 조합에 대하여 개시한다. 해당 시스템은 좌우로 이격된 한쌍의 분사 암 (twin, laterally
spaced-apart spray arms) 을 포함하며, 각 분사 암에는 운전자가 세차
구역으로 진입할 때 시각적 신호를 제공하기 위한 조명이 포함되어 있다. 또한, 명세서에는 분사 암 또는 조명 지지대 (light supports) 의
손상을 방지하기 위한 추가적 특징이 설명되어 있고, 그 예로 탄력성 있는 분사 암 구조 (soft or resilient arm structure) 및 절단식 이음부
(breakaway joint) 를 제시한다. 그리고, 분사
암은 세차 장치의 운반대 (carriage) 로부터 회전 가능
(pivotally) 하게 매달려 있으며, 운반대는 세차 장치 상부에 차량 길이 방향으로
설치된 레일에 장착되어 있다. 분사 암은 세차 및 헹굼 단계에서 세차 구역 (bay) 에 주차된 차량의 외부를 따라 이동하며 차량을 세척하고 헹굴 수 있다. Fig. 1 으로 설명되는 실시예는 차량 (12) 이 진입하는 wash bay (10) 가 차량 폭보다 넓게 구성되고, 한쌍의 L 자형 spray arm (30, 32) 이 관로를 따라 물을 이동시킨
후 nozzle (34) 을 통과하여 물을 분사하는 구조를 개시하고 있고, 세차 구역 (bay) 내에서 차량과 적당한 거리를 유지한 채, 물과 세제 등을 차량에 분사하는 것에 관하여 개시하고 있다. 연장
원통형 조명 (38, 40) 은 L 자형 암의 수직 부분에
부착되어 그 길이를 따라 배치된다. 조명은 제어부 (26) 로부터
각 개별 조명장치 (38, 40) 로 연장된 데이터 라인 (42) 을
통해 간헐적 (intermittent) 점멸 모드로 동작할 수 있다.
점등된 조명은 일종의 골대 (goal-post) 효과를 제공하도록 설계되어, 운전자가 차량을 L 자형 암의 중앙을 통과해 주행하도록 돕고, 세차 구역 (bay) 의 끝까지 해당 위치를 유지할 수 있도록 해준다. Claim 7은 다음과 같다:
A
spray-type car wash system comprising:
a
carriage for translating a vertically ori-ented spray arm relative to a
predefined wash area;
wherein
the vertically oriented spray arm is dependingly mounted from the carriage so
as to extend substantially vertically into the wash area for controlled travel
relative to a vehicle in the area; said arm comprising a fluid conduit and a
plurality of vertically spaced apart nozzles arranged along a vertical axis for
directing fluids laterally of the arm toward a vehicle in the wash area; and
a
lighting system comprising a plurality of light sources carried by the arm and
distributed along substantially the entire vertical length of the arm so as to
be capable of producing illumination along substantially the entire vertical
length of the arm, wherein at least a portion of the light sources and at least
a portion of the nozzles are partially enclosed within an outer cushioning
sleeve that encloses the fluid conduit of the spray arm.
(사건의 경과) 2018. 5,
Belanger 는 특허침해금지 경고장을 Wash World 에 전달했다. Belanger 는 Wash World 의 Razor EDGE 세차 시스템이 ’041 특허를 침해한다고 주장했다. Razor EDGE 시스템은 single lighted spray arm
(LumenArch) 을 채용했는데, 이를 통해 암이 세차 중 차량 주위를 이동하게 가이드
했다. 이후 제기된 1심 재판중, 재판부는 수건의 청구항 해석 결정을 발행했는데, “predefined
wash area” 와 “outer cushioning sleeve” 에 관한 것이었다. Wash World 는 LumenArch 는 탄력성이 없는 단단한
플라스틱 커버를 갖는 구조이므로 “outer cushioning sleeve” 한정사항을 포함하지 않는다고
주장했다. 또한, LumenArch 시스템이 분사 암의 경로를
차량의 치수 (dimension) 와 분사 암에 대한 차량의 위치를 기반으로 결정하는데, 이 정보는 sonar 를 통해 측정된다고 하면서, “predefined wash area” 한정사항을 포함하지 않는다고 주장했다. 그러나 1심 재판부는 그러한 주장을 배척하고 그에 따른 Wash World 의 청구 (motion) 를 기각했다. 이어진 4일의 심리 (trial)
를 거쳐, 배심원단은 Razor EDGE 세차
시스템이 Belanger 의 ’041 특허를 침해한다는 평결 (general verdict) 을 내렸고, Belanger 에게 lost profits 손해배상액으로 $9,800,000 과 reasonable royalty 손해배상액으로 $260,000 을
인정하여 총 $10,060,000 의 손해배상액을 산정했다. 1심
재판부는 배심원 평결과 일치하는 판결을 내렸으며, Wash World 가 Razor EDGE 세차 시스템을 사용, 제조 또는 판매하는 것을
금지하는 injunction 을 발행했다. Wash World 는
항소했다.
(재판부의 판단, Stark) [항소심 재판부는 1심 재판부의 청구항 해석 판결과 손해배상 판결에 대해 심리했으나, 본 글에서는 손해배상 판결에 대해서만 다룬다.] Wash
World 는 1심 재판부가 손해배상액을 결정함에 있어서,
Belanger 의 특허와 기능 관계 (functional relationship) 가
부재한 부가적 시스템 (auxiliary system) 을 손실이익
(lost profit) 으로 인정한 것은 재량권 남용 (abuse of discretion) 이라고
주장했다. Wash World 는 1심 재판 중 Belanger 가 convoyed sales 에 대한 lost profits 손해배상을 청구하는 것에 대해 Daubert
motion 에 항변하는 등 이의를 제기할 권리를 보전했다. Convoyed sales 란
특허 제품의 판매와 기능적으로 관련 (functionally associated) 된 비특허 제품의
판매 사이의 관계 (relationship) 를 의미한다. Am.
Seating Co. v. USSC Grp., Inc., 514 F.3d 1262, 1268 (Fed. Cir. 2008) 본 사건에서, Wash World 의 주장대로, conveyed sales 에
대한 손해배상을 뒷받침 할만한 증거가 충분하지 않다. Convoyed sales 에 대한 lost profits 배상 판결을 위해서는, 특허권자는 비특허 제품과
특허 제품이 함께 기능적 단위 (functional unit) 를 구성한다는 점을 입증해야 한다. 즉, 이들이 하나의 조립체
(single assembly) 의 구성 요소 또는 완전한 기계 (complete machine) 의
부품에 해당하는 것과 유사 (analogous) 한 관계에 있어야 한다. Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, 1550 (Fed. Cir. 1995)
Convoyed sales damages 는 특허 발명과 본질적으로 기능적 관련이 없는 제품이나, 단순의
편의 (convenience) 또는 사업적 이점 (business
advantage) 을 위해 침해 제품과 함께 판매되었을 뿐인 제품에 대해서는 인정되지 않는다. 제시된
증거를 Belanger 에게 가장 유리하게 해석하더라도, 합리적인
배심원이라면 Belanger 의 Razor EDGE system 의
비특허 부품이 시스템의 특허된 부분의 기능적 단위를 이룬다고 판단할 수는 없다. Belanger 측
증인들은 Belanger 고객의 약 3/4 정도가 특허 청구항을
실시하는 세차 시스템인 세차 구역 내 자동화 (in-bay automatic, IBA) 시스템을 이미
비특허 건조기가 설치된 상태로 구매한다고 진술하던가, IBA 시스템은 전형적으로 비특허 건조기를 포함하는
전체 시스템 형태로 판매된다고 진술했다. 그러나, 이러한
추가 구성요소가 특허 세차 시스템과 패키지 (package) 형태로 판매되었다는 사실만으로는, Belanger 가 추가 lost profits 에 대한 배상 자격을
입증하는데 필요한 기능적 관련성 (functional relationship) 을 보여주지 못한다. 오히려, 제품을 패키지로 함께 판매하는 것은 단순히 편의 또는 사업적
이점을 위한 것에 불과하며, 이는 손해배상 책임을 발생시키지 않는 전형적인 상황이다.
1심 재판부는 Wash World 의
청구를 convoyed sales 문제가 아닌
apportionment 문제로 잘못 파악했다. Apportionment 는 특허권자가
소송 대상 특허에 의해 보호되는 장치 (device) 에 대한
lost profits 을 청구하는 경우에 적용된다. Panduit Corp. v. Stahlin
Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978) 그러나, 본 사건과 같이 쟁점이 특허에 의해 보호되지 않는 제품 구성요소에 대한 추가 손해배상 (incremental damages) 인 경우, 적절한 쟁점은 비특허
구성요소가 convoyed sales 에 해당하는지 여부이다. 가령, American Seating 판결에서도 다음과 같이 판시했다: 특허권자는
특허 제품과 함께 판매된 비특허 구성요소에 대해서도, convoyed sales 에 해당하는 경우, lost profits 을 회수할 수 있다. 즉, 특허 제품과 비특허 제품이 단일 조립체 (single assembly) 의
구성 요소 또는 완전한 기계 (complete machine) 의 부품으로 간주되거나, 양자가 함께 하나의 기능적 단위 (functional unit) 를
구성하는 경우에 해당한다. Am. Seating Co. v. USSC Grp., Inc., 514 F.3d
1262, 1268 (Fed. Cir. 2008)
상기와 같은 바, 본 재판부는 손해배상 판결 부분을 파기하여 환송한다. 파기 환송심에서, 1심 재판부는 손해배상액 중 $2,577,848 을 삭감하여 $7,482,152 로 결정해야 한다.
