Unusually strong objective evidence in determining nonobviousness (MEDTRONIC, INC. v. TELEFLEX INNOVATIONS S.A.R.L., No. 2021-2357, Jun. 5, 2023)

MEDTRONIC, INC. v. TELEFLEX INNOVATIONS S.A.R.L., No. 2021-2357 (Fed. Cir., Jun. 5, 2023)

Medtronic 은 Teleflex 가 US 8,048,032 의 특허침해를 주장하자, PTAB 에 prior art 에 근거하여 비자명성 위반으로 특허무효 주장하였으나, PTAB 이 특허 유효결정하자 이에 항소하였다.

Teleflex 의 ’032 특허는 coronary artery disease 치료를 위한 catheter 에 관한 것으로 claim 3 은 back-up support 를 갖는 catheter 구조에 특징이 있다. 특히, extension catheter 는 3개의 부분을 포함하는데, (1) a proximal substantially rigid portion 20 (노란색); (2) a reinforced portion 18 (청색); and (3) a distal flexible tip 16 (분홍색) 이며, rigid portion (20) 에는 side opening (적색 원) 이 마련되어 있는데 다음의 도면과 같다:

Claim 3은 side opening 에 관한 것으로 다음과 같다:

3. The device of claim 2 wherein the proximal portion of the tubular structure further comprises structure defining a proximal side opening extending for a distance along the longitudinal axis, and accessible from a longitudinal side defined transverse to the longitudinal axis, to receive an interventional cardiology device into the coaxial lumen while the proximal portion remains within the lumen of the guide catheter.

2009년, Teleflex 는 ’032 특허를 구현한 guide extension catheter 시리즈 “GuideLiner” 를 출시하여 큰 매출을 기록하였고, Medtronic 은 Telescope product 를 2019년에 출시하였다.

Teleflex 의 특허 침해 금지 청구 소송에 대응하여, Medtronic 은 2019년 IPR 을 신청하였는데, US 5,439,445 (Kontos) 와 US 2004/0010280 A (Adams), US 7,604,612 (Ressenmann) 및 US 2005/15073 (Kataishi) 에 근거하여 비자명성이 부정된다고 주장하였다. Kontos 는 support catheter for delivering angioplasty balloons 에 관하여 개시하였고, Adams 는 catheter assembly with a distal side opening for removing embolic debris 에 관하여 개시하였으며, Ressenmann 은 evacuation sheath assembly with a distal side opening used to remove embolic material 에 관하여 개시하였다.

US 5,439,445 (Kontos): Funnel portion (26)

US 7,604,612 (Ressenmann): Side opening (140b)

Medtronic 은 Kontos 의 extension catheter 의 funnel portion (26) 을 Adams 또는 Ressenmann 의 distal side opening (140b) 으로 치환함으로써 claim 3 에 이르는 것은 PHOSITA 에게 자명한 바, §103 위반이라고 주장하였다.

Teleflex 는 Medtronic 이 주장하는 2건의 prior art 를 결합하여 claim 3에 이르는 변형은 hindsight 라고 항변하면서, GuideLiner 제품에 관한 간접 증거 (objective indicia: commercial success, solved long-felt unsolved needs, garnered industry praise, copy by competitors including Medtronic) 를 제출하였다. Medtronic 은 이에 대하여, nexus 요건을 충족하지 못한다고 주장하였다.

PTAB 은 Medtronic 의 주장이 “close case” (한가지 이상으로 결론 낼 수 있는 상황) 에 해당한다면서, 그러나 Teleflex 의 objective indicia 증거의 nexus 요건을 인정하면서 그에 의하여 Medtronic 의 prima facie case of obviousness 입증을 극복한 바, Medtronic 은 claim 3의 비자명성을 입증하는데 실패하였다고 판결하였다.

CAFC 는 다음과 같이, Medtronic 의 주장을 배척하였다.

1.  NEXUS

PTAB 은 Medtronic 이 (claim 3 의) 각각의 구성요소가 prior art 에 개시되어 있음을 입증하였지만, 그것 만으로는 구성요소의 결합에 대한 nexus 요건을 부정하지는 못한다고 판결하였는데, 그러한 PTAB 의 결정에 오류가 없다. 즉, prior art 에 개시된 복수의 특징을 결합 (combination) 하여 된 GuideLinder device 는 신규의 상업적으로 성공을 거둔, prior art 와 대비하여 중대한 장점을 갖는 새로운 제품이라는 점을 확인하였다.

2. COPYING

경쟁사에 의한 copying 은 간접 증거 검토에 있어서, 발명이 비자명하다는 증거로 작용한다. Liqwd, Inc. v. L’Oreal USA, Inc., 941 F.3d 1133 (Fed. Cir. 2019) 왜냐하면, public domain 에 속하지 않는 발명의 특징을 copy 했다는 사실은 경쟁자가 해당 특징의 가치를 인지하였다는 증거이기 때문이다. Diamond Rubber Co. of N.Y. v. Consol. Rubber Tire Co., 220 U.S. 428 (1911) 다만, 이러한 증거는 특허 청구된 발명에 copying 없이 독자적으로 도달하였다면 그 적용은 없고, copying 의 입증은 단순한 주장 (allegation) 에 의한 것이 아니라, 실제의 증거 (actual evidence) 여야만 한다. 이것은 특허 발명에의 접근 (access) 과 실질적인 유사 (similarity) 를 근거로 입증 가능하다. “[e]vidence of copying may include … access and similarity to a patented product.” Liqwd, Inc. v. L’Oreal USA, Inc., 941 F.3d 1133 (Fed. Cir. 2019) 또한, 정황적 증거 (circumstantial evidence: 직접 증거의 반대) 는 단순히 충분할 뿐만 아니라, 경우에 따라서는 직접 증거에 비교하여도 좀 더 확실한 증거이다. Michalic v. Cleveland Tankers, Inc., 364 U.S. 325 (1960)

Teleflex 의 전문가 진술에 따르면, Telescope (Medtronic) 는 전체적으로 고려했을 때, 실질적으로 GuideLiner 제품과 유사 (e.g., flexible tip, reinforced portion, angled opening, push rod, and rounded push tab) 하다고 하였다. 이러한 주장을 받아들여 copying 으로 결론 내린 PTAB 의 결정에는 오류가 없다.

3.  ADDITIONAL OBJECTIVE INDICIA

상기의 copying 에 부가하여, PTAB 은 간접증거 (high level of commercial success, received significant praise, solved long-felt needs) 를 바탕으로 claim 3이 비자명하다고 결론 내렸는데, 그러한 결정에 오류가 없다.

PTAB 의 결정에 있어서, Teleflex 의 간접증거가 중대한 역할을 하였다. PTAB 은 양측의 “close prima facie arguments” 에 대하여 상기의 강력한 증거 (strong evidence) 를 고려하였고, 그 결과 Medtronic 이 claim 3의 비자명성 위반을 입증하는데 실패하였다고 하였다. 

즉, Medtronic 의 주장을 받아들여, prior art 의 개시사항에 claim 3의 구성요소 전부와 motivation to combine 이 존재하는 것을 인정하더라도, unusually strong objective evidence (비정상적으로 강력한 간접증거) 에 의하여, claim 3 의 비자명성이 부정되지 않는다. 

Obviousness determination - teach away, commercial success (Chemours v. Daikin, July 2021)

Chemours Company FC, LLC v. Daikin Industries, Ltd. (Fed. Cir. 2021)

본 사건은 Obviousness 판단 시, (1) teaching away 와, (2) commercial success (secondary indicia) 를 어떻게 적용하는지에 대한 CAFC 의 판결이다.

Daikin 은 Chemours 의 US 7,122,609, US 8,076,431 에 대하여 PTAB 에 inter partes review 를 신청하였는데, PTAB 은 US 6,541,588 (Kaulbach) 에 의하여 자명하므로, 특허 무효판결 하였다. Chemours 는 이에 항소하였다.

'609 특허는 통신 케이블을 extrusion molding 방법으로 코팅하는 방법에 관한 것인데 특히, 본 항소심과 관련 있는 부분은 “polymer having a specific melt flow rate range (30±3g/10min)” 이다. (extrusion molding 수행 동안, 상기의 특정 flow rate 를 유지하여, 빠른 속도로 통신케이블 코팅이 가능하다.) claim 1은 다음과 같다:

1. A partially-crystalline copolymer comprising tetrafluoroethylene, hexafluoropropylene in an amount corresponding to a hexafluoropropylene index (HFPl) of from about 2.8 to 5.3, said copolymer being polymerized and isolated in the absence of added alkali metal salt, having a melt flow rate of within the range of about 30±3g/10 min, and having no more than about 50 unstable endgroups/10 6 carbon atoms.

STANDARD OF REVIEW

항소심 재판부 (CAFC) 는 PTAB 의 legal determination 에 대하여 de novo 기준으로, factual determination 에 대하여 substantial evidence 기준으로 검토한다. Substantial evidence 란 mere scintilla (단순한 약간의 양) 보다 많은 정도의 증거를 필요로 하는데, reasonable mind (합리적인 자) 가 해당 증거가 결론을 지지하는 것으로 받아들일 수 있다면 충분한 증거이다.

*** Substantial evidence requires more than a “mere scintilla” and must be enough such that a reasonable mind could accept the evidence as adequate to support the conclusion. Consol. Edison Co. v. NLRB, 305 U.S. 197, 229 (1938).

Obviousness 는 사실적 판단에 근거한 법률심의 문제 (question of law based on underlying findings of fact) 이다. Prior art 의 교시, person of ordinary of skill in the art 의 결합의 동기 (motivation to combine) 및 prior art 의 반대의 교시 (teach away) 여부는 question of fact 이다.

*** “What the prior art teaches, whether a person of ordinary skill in the art would have been motivated to combine references, and whether a reference teaches away from the claimed invention are questions of fact.” Meiresonne v. Google, Inc., 849 F.3d 1379, 1382 (Fed. Cir. 2017)

Factual finding 을 수행함에 있어서, PTAB 은 적합한 증거의 기반을 갖춘 다음, 만족할 만한 설명을 정교하게 제시해야 한다.

*** In making its factual findings, the Board must have both an adequate evidentiary basis for its findings and articulate a satisfactory explanation for those findings. NuVasive, 842 F.3d at 1382

Daikin 은 입증책임을 다하지 못했는데, 왜냐하면 person of ordinary skill in the art 가 Kaulbach 를 어떠한 이유로 변경하여 claimed invention (Chemours) 에 이르는지 설명하는데 실패했기 때문이다.

TEACH AWAY

Kaulbach 는 빠른 속도로 통신케이블을 코팅하기 위해서 very narrow molecular weight distribution 이 필요하다고 기재하고 있다. 이것은 종래의 prior art 가 코팅물질이 high speed extrusion 을 위하여 broad molecular weight distribution 을 가져야 한다는 것과 대비되는 것이다. Kaulbach 는 narrow distribution 의 방법으로 Fe, Ni, Cr 등의 중금속의 농도를 낮추는 것을 실실예로 기재하였다.

PTAB 은 Kaulbach 의 실시예 (A11) 를 인용하였는데, melt flow rate 는 24g/10min 이다. (이것은 claimed invention 의 30±3g/10min 과는 상이하다.) Kaulbach 의 실시예 (A11) 는 claimed invention 의 범위를 온전히 포함한다고 하였는데, 왜냐하면 skilled artisan 은 케이블의 코팅 속도를 높이기 위하여 melt flow rate 를 증가시키는 변경을 할 동기가 있기 때문이라고 하였다. 그러면서, Kaulbach 에는 비록 narrow distribution 에 의하여 개선된 코팅속도를 달성할 수 있다고 하나, 이는 skilled artisan 에 의하여 narrow distribution 이든 broad distribution 이든 선택할 수 있는 것으로 자명한 범위에 든다고 판단하였다.

상기의 PTAB 판단은 substantial evidence 기준에 부합하지 않는다. 왜냐하면, Kaulbach 의 발명의 핵심사상 (inventive concept) 이 narrow distribution 인데, 이를 broad distribution 으로 변경하는 것을 skilled artisan 에게 결합의 동기가 있다고 할 수는 없기 때문이다. Trivascular, Inc. v. Samuels, 812 F.3d 1056, 1068 (Fed. Cir. 2016) 판결에서, CAFC 는 prior art 의 basic objective 를 훼손하는 경우, skilled artisan 이 prior art 를 변경할 동기 (motivation to modify the prior art) 를 찾을 수 없다고 한 바 있다.

이것은 특별히 Kaulbach reference 에서 molecular weight distribution 을 확장하는 것을 teach away 하고 있는 점에서, 사실이다. 예를 들면, Kaulbach 는 polymerization 수행 중 chain transfer agent 의 사용을 하지 말 것으로 기재하고 있는데, agent 의 추가로 molecular weight distribution 이 확장되기 때문이라고 하였다. 이러한 점이 skilled artisan 이 발명의 범위 (claimed range) 내에서 자명하게 변경할 시도의 사유 (reason to attempt) 를 설명할 수 없는 요인이다. (즉, cited prior art 에서 teach away 한 것을 POSA 가 motivation to modify/combine 한 것으로 할 수 없다는 의미이다. Procter & Gamble Co. v. Teva Pharm. USA, Inc., 566 F.3d 989, 995 (Fed. Cir. 2009))

COMMERCIAL SUCCESS

Chemours 는 PTAB 이 secondary indicia of obviousness (commercial success) 를 판단함에 있어서, market share 증거를 제시하지 못하였다는 이유로 nexus 요건을 충족하지 않는다고 판단한 것은 오류가 있다고 주장하였다. 

Chemours 는 PTAB 이 commercial success 를 판단함에 있어서, invention as a whole 이 아닌limitation-by-limitation basis 로 판단하는 오류를 범했다고 주장하였다.

일반적으로, objective indicia of nonobviousness 를 지지하는 증거는 claimed invention 과의 관련성 (nexus) 이 입증되어야 한다. Obviousness 분석에 있어서, claimed invention 은 거의 대부분의 경우 (종래의 알려진) 구성요소의 결합에 의한 것이다. WBIP, LLC v. Kohler Co., 829 F.3d 1317, 1332 (Fed. Cir. 2016) 그러므로, commercial success 의 증거는 inventive combination of known elements (알려진 구성요소의 발명적 결합) 과 연관되어 있다. PTAB 은 claimed invention 과 commercial success 간에 nexus 를 발견하지 못했다고 판단하였다. Kaulbach 는 claimed melt flow rate 를 제외한 모든 구성요소가 기재되어 있고, 또 다른 prior art 에는 melt flow rate (50g/10min) 이 기재되어 있으므로, claimed invention 에 의한 commercial success 가 발견되지 않는다고 한 것이다.

그러나, claimed invention 이 unique combination 인 경우에 있어서, 각각의 limitations (청구항 구성요소) 의 서로 다른 prior art 에서의 공개 사실이 nexus 요건을 부정하지는 않는다. 만약, nexus 를 부정한다면, prior art 의 공지의 구성요소로부터 도출된 claimed invention 은 nexus 요건을 절대 만족할 수 없을 것이다.

Chemours 는 또한 sales data 만으로도 commercial success 를 입증하기에 충분하다고 주장하였다. PTAB 은 market share 에 관한 증거를 제시하지 못하였으므로, commercial success 입증에 실패했다고 판결하였으나, 이는 잘못된 판단이다. Sales figures 가 market share data 와 결합했을 때, commercial success 를 입증하는 강력한 증거가 되는 것이 사실이지만, sales figures 그 자체만으로도 commercial success 입증이 가능하다. Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp., 110 F.3d 1573, 1579 (Fed. Cir. 1997)

*** 판결문에는 “blocking patents”의 경우, commercial success 의 추정력이 약하다는 내용도 있는데, 그 사유에 대하여 상세히 밝히지는 않고 있다.

Determination of nonobviousness - Flexible approach (Perfect Web Tech. v. InfoUSA)

Perfect Web Technologies, Inc. v. InfoUSA, Inc. 587 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2009)

본 사건은 Supreme Court가 KSR International v. Teleflex (550 U.S. 398 (2007)) 사건에서 비자명성 판단 기준에 대하여 TSM (teaching-suggestion-motivation) test 만의 경직된 기준을 적용하지 말 것을 판결하자, CAFC가 이러한 새로운 기준 (flexible test) 을 적용하여 특허 무효 판결한 사건이다.

특히, 비자명성 판단에 있어서 common sense, obvious to try 및 long-felt need (secondary consideration) 를 어떻게 적용할 것인지에 대하여 판결하고 있다.

Perfect Web 은 US6,631,400 (A method for managing bulk e-mail distribution) 의 특허권자인데, 1심 재판부가 해당 특허가 선행문헌에 의하여 자명하여 무효라고 판결하자, CAFC 에 항소하였다.

BACKGROUND

US6,631,400의 claim 1은 method claim으로 다음과 같이 (A) – (D) 단계로 수행된다:

1. A method for managing bulk e-mail distribution comprising the steps:

(A) matching a target recipient profile with a group of target recipients;

(B) transmitting a set of bulk e-mails to said target recipients in said matched group;

(C) calculating a quantity of e-mails in said set of bulk e-mails which have been successfully received by said target recipients; and,

(D) if said calculated quantity does not exceed a prescribed minimum quantity of successfully received e-mails, repeating steps (A)-(C) until said calculated quantity exceeds said prescribed minimum quantity.

1심 재판부는 claim 1의 단계 (A) – (C)는 선행문헌에 의하여 공지되었고, 단계 (D)는 누구에게나 자명하므로, 특허는 무효라고 summary judgment 판결하였다. 이에 대하여, Perfect Web 은 항소하였고, 본 재판부 (CAFC) 는 28 U.S.C. § 1295(a)(1)에 근거하여 jurisdiction 을 갖는다.

DISCUSSION

본 재판부는 1심 재판부의 summary judgment 판결에 대하여, de novo 로 심리한다. 

Summary judgment 결정은 다음의 기준으로 내려진다: 

Summary judgment is proper if there is “no genuine issue as to any material fact” and “the movant is entitled to judgment as a matter of law.” Fed.R.Civ.P. 56(c). (즉, 중요 사실에 대한 다툼이 없고, summary judgment를 주장하는 자가 법률심으로 승소할 수 있는 때 내려짐)

Obviousness

자명성 판단은 법률심의 문제인데, 이는 기저의 사실적 판단에 기초한다. (Obviousness is a question of law based on underlying findings of fact. In re Kubin (Fed.Cir.2009)) 

기저의 사실적 판단은: 

1. 선행문헌의 범위와 내용의 확정; 

2. 선행문헌과 본 발명의 차이점의 확인;

3. (그러한 차이점을) PHOSITA 기준에서 판단; 이며, 

4. 상기, 1. 2. 3에 부가하여 2차적 고려사항을 검토할 수 있다. 

• The underlying factual inquiries are: (1) the scope and content of the prior art, (2) the differences between the prior art and the claims at issue, (3) the level of ordinary skill in the pertinent art, and (4) secondary considerations of nonobviousness. KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)

1심 재판부는 US6,631,400이 email marketing 분야이고, PHOSITA 는 적어도 고등학교 졸업 후 해당 분야에서 최소 1년의 경험을 한자로써 컴퓨터와 email 프로그램에 익숙할 것으로 설정하였다. (양 당사자는 이에 동의하였다.) 이후, 1심 재판부는 명세서 기재사항 중 (A) – (C) 단계는 공지인 것으로 판단하였다. 

따라서, 본 재판부는 문제가 되는 것은 “단계 (D) 가 email marketer 기준으로 자명한가?”로 하였다.

1심 재판부는, KSR 판결에 따라 PHOSITA는 automation 이 아닌 “ordinary creativity” 를 보유한 자이고, 그러한 PHOSITA 기준으로, 단계 (D)는 단순히 필연적 결과의 반복 실행 (logical result of … maxim ‘try, try again’) 만을 필요로 하므로, claim 1은 선행기술 대비 자명하다고 판단하였다. 

또한, 1심 재판부는 Perfect Web 의 상업적 성공과 장기간에 걸친 요구에 기인한 2차적 고려 주장도 동의하지 않았다.

항소심에서, Perfect Web 은 1심 재판부의 PHOSITA 의 기준을 포함한 Graham factors 에 대하여 다투지 않았다. 양측 모두 단계 (A) – (C)는 prior art 에 의하여 공지이고, 단계 (D)는 공지되지 않았음에 대하여 동의하였다. 2차적 고려사항에 있어서, Perfect Web  은 long-felt need 에 대하여만 주장하였다.

Perfect Web 은 다음의 2가지에 대하여 이의제기 하였다: 

1. common sense  에 의하여 단계 (D)의 교시가 있을 수 있는가, 

2. long-felt need 가 존재하는가. 

Common sense 는 증거와 factual finding 으로 뒷받침 되어야 하는데, 왜냐하면 선행문헌에 포함된 TSM test 에 대한 질의와 common sense 에 대한 질의는 (자명성 판단에 있어서) 동등한 역할을 하기 때문이라는 것이 Perfect Web 의 주장이다. 

이러한 관점에서, Perfect Web 은 1심 재판부가 단계 (D)를 단순히 필연적 결과의 반복 실행으로 판단한 것에 오류가 있으며, 더구나 해당 대목에 있어서의 전문가 진술 즉, 특허발명이 common sense 로부터 교시될 수 없다는 점을 간과했다고 주장하였다. Perfect Web 은 종래 email marketing 분야에서는 필요한 메일의 대량 전송을 위해서는 필요한 양을 넘어서는 전송 (oversending) 을 할 수밖에 없었고, 이는 자원의 낭비 내지 고객의 불만을 야기하는 점으로부터 long-felt need 가 있었다고 주장하였다.

이에 대하여, InfoUSA 는 단계 (D)가 단계 (A) – (C)에 대하여 common sense 에 기초한 부가에 불과하고, Perfect Web 의 long-felt need 주장은 충분한 증거에 의한 뒷받침이 되지 않는다고 주장하였다.

A. Common Sense 

Supreme Court 는 자명성 판단에 있어서, TSM test 기준을 적용하는 경우, common sense 는 선행문헌에 의해 공개된 사항으로부터 당업자가 일정한 변경을 통하여, 본 발명을 도출해 내는 것을 입증하는 유용한 source  로 인정한 바 있다.

시장에서 design need 내지 market pressure 가 있는데, 소수의 정해진 해결방법이 존재하는 경우, PHOSITA 는 그러한 몇 가지 해결방법 중에서 어느 하나를 선택할 이유가 충분하다. 그리고, 그러한 선택에 의하여 예견된 성공으로 이어졌다면, 이는 common sense 의 영역이며, “obvious to try” 즉, §103에 기초한 자명한 영역이 된다. 

Supreme Court 는 사후적 고찰 (hindsight) 에 의한 왜곡을 경계하면서도, common sense 가 PHOSITA 로 하여금 어떠한 기술의 1차적 목적과는 다소 상이한 용도로 변형함으로써 복수의 특허에 기재된 교시를 퍼즐을 맞추듯 조합할 수 있음을 언급한 바 있다. 즉, common sense 는 충분한 추론을 수반하는 경우에는, 자명성 판단에 있어서 오랫동안 인정 되어져 왔다. 

(그런데) 심사관이 특허 심사과정에서 자명성에 근거한 거절 결정 시, 그에 필요한 사실적 결론 뿐만 아니라, 해당 결론을 뒷받침할 기록에 의한 증거 또한 필요로 한다. 

한편, common sense 가 factual evidence 를 완전하게 대신할 수는 없더라도, 자명성 판단에 필요한 증거의 분석, 검토에는 사용될 수 있다. KSR 판결에서 Supreme Court 는 자명성 판단은 경직된 공식 (rigid formula) 에 의한 것이 아니라, PHOSITA 기준에서 이미 존재하는 구성요소의 결합이 왜 자명한지 또는 자명하지 않은지를 설명하는 과정이라고 하였다.

즉, 청구된 발명이 선행문헌의 기재사항으로부터 자명하다는 결론에 이르기 위하여, (복수의) 선행문헌 간의 간격을 연결할 때 재판부는 다양한 소스를 활용할 수 있으며, 그러한 소스 중 하나로 common sense 도 사용할 수 있다는 것이다. 

CAFC 는 선행문헌의 결합의 “reason, suggestion, motivation” 이 명시적으로 또는 암시적으로:

1. 선행문헌 그 자체에 포함되어 있거나; 

2. PHOSITA 가 인지하고 있는 어떠한 형태의 자료나 공개에 의하거나; 또는 

3. 해결하고자 하는 과제의 본질에 포함될 수 있다고 하였다. KSR 재판부는 그러한 source 를 좀 더 유연하게 확장하여, 서로 밀접한 관계에 있는 복수의 특허, 발명의 시점에서 특허에 기재된 해결과제 및 필요; 및 

4. 배경기술, 창작 그리고 PHOSITA의 common sense 를 포함시켰다. 

이러한 source 들을 검토함에 있어서, 경직된 예방적 규칙을 적용함으로써, factfinder (1심 재판부 (배심원), PTO 심사관 등) 로 하여금 common sense 가 배제되는 결과를 불러올 필요는 없다는 것이 Supreme Court 의 입장이다. 즉, factfinder 는 자명성을 판단함에 있어서, 서면 증거에 추가하여 common sense 를 활용하는 것이 가능하다는 것이다. 

이러한 관점에서, KSR 재판부는 서면으로 공개된 자료에 대하여 과도한 강조를 피하라고 언급하였다. Expert testimony 또한 항상 필요한 것은 아니다. 왜냐하면, 많은 경우에 있어서 발명을 구성하는 기술은 expert testimony 없이도 용이하게 이해될 만한 수준이기 때문이다. 그러므로, 본 재판부는 자명성 판단에 있어서 Graham factual findings 을 위한 증거의 뒷받침이 필요한 것은 맞지만, 그러한 증거의 소스는 PHOSHITA 에게 접근 가능한 것이라면 logic, 판결, 또는 common sense 등 어떠한 것도 가능한 것으로 판결한다.

Supreme Court 는 비자명성 분석이 PHOSITA의 추정력 (inference) 과 창의력 (creative steps) 에 기반하기 때문에 요건의 유연한 적용이 수반된다 하더라도 그러한 분석이 요건 자체를 완화하는 것은 아니며, 분석의 근거 또한 명백 (explicit) 해야 한다는 점을 강조하였다. 본 재판부 또한 summary judgment 판결에서 그러한 점을 재확인하였는데 즉, common sense 내지는 기타의 근거에 기초하여 선행문헌으로부터 자명하다는 결론을 내리기 위하여 충분히 명확한 검토가 수반되어야 한다는 점이다.

본 사건에 있어서, 1심 재판부가 자명성 판단의 기초로 인용한 common sense 즉, (D) 단계는 선행하는 단계들의 단순 반복에 지나지 않는다. 특히, 1심 재판부는 common sense 의 적용을 설명하였는데, 이는 적절하였다. (A) – (C) 단계는 선행문헌에 공지되었다는 점에 Perfect Web 도 긍정하였고, 문제의 (D) 단계는 단순히 공지된 단계를 (소정의) 목표에 도달할 때까지 반복하는 것에 불과하므로 이는 common sense 에 불과하다는 결론에 도달한다. (즉, 100건의 email 을 전송해야 하는데, 1차 시도로 95건만 전송되었다면, PHOSITA 는 1회 더 메일을 전송할 것이 상식적이다.)

B. Obvious to Try

기록에 의하면, 단계 (D)는 자명한 시도 (obvious to try) 이다. 특허에서 다루고 있는 것은 목표 건수의 메일을 전송하기 위하여 너무 많거나 너무 적은 메일 메시지를 전송 시도해야 한다는 점이다. Supreme Court 는 제한된 숫자의 해결방안을 시도하여, 예견된 성공에 다다른다면, 이는 (특허성을 부여할 만한) 혁신 (innovation) 이라기 보다는 통상의 기술 내지 common sense 에 불과하다고 하였다.

당사자들은 PHOSITA 가 고등학교를 졸업한 후, 본 기술분야에서 적어도 1년의 경력을 가진 자로써, 컴퓨터와 이메일 프로그램에 익숙한 자임에 동의하였고, Perfect Web 은 공지의 방법을 반복하기 위하여 (일정 수준의) 컴퓨터 프로그래밍 경험이 필요하다고 주장하였으나, 이는 이유 없으므로 (D) 단계의 수행은 자명한 시도로 (본 재판부는) 판단한다.

C. Claim Construction

Perfect Web 은 1심 재판부가 특허청구항의 validity 를 판단하기 전, claim construction 을 했어야 한다고 주장하였으나, 본 재판부는 이에 동의하지 않는다. 1심 재판부는 summary judgment 판결 시, 논쟁의 여지가 없는 청구항 용어에 대하여는 claim construction 을 생략할 수 있다. 본 사안에서, 당사자들은 청구항 용어 중 단계 (D)에 있어서 2가지 즉, “said calculated quantity” 와 “prescribed minimum quantity”에 대하여만 다투었는데, 상기 2가지 부분은 자명성 판단에 영향을 주지 않는다. Perfect Web 은 1심 재판부가 claim construction 을 과도하게 단순화하여 “try, try again”으로 했다고 주장하였으나, 본 재판부는 이에 동의하지 않는다. 1심 재판부의 claim construction 에 오류가 없는 것으로 판결한다.

D. Long-Felt Need

특허 출원일을 기준으로 장기간에 걸친 충족되지 못한 요구 (long-felt and unmet need) 가 존재하였다는 사실은 특허의 비자명성 판단에 있어서, 2차적 고려사항이다. 관련하여, InfoUSA 측의 전문가는 2가지 고유의 문제점을 지적하였는데, 즉, 특허 출원일 이전의 메일전송시스템이 과도한 양의 메일을 전송시키는 이유로, 첫번째 판매원들은 무보수로 일정량의 메일을 전송하는 작업을 수행해야 하며, 둘째 점점 증가하는 수의 고객들이 원하지 않는 메시지를 수신함으로써 그러한 시스템으로부터 멀어진다는 것이다.

그러나, Perfect Web 은 상기의 2가지 문제점을 해결함에 있어서, 해당 특허 방법이 기술적인 해결방법을 제시하였음을 입증하지는 못하였다. 즉, 특허가 메일 전송에 있어서 개선된 효율을 제공한 것은 맞지만, 실증적인 수치 (데이터) 로써 어느 만큼의 marketing 비용/시간을 감소시켰고, 어느 규모의 고객이 이탈하는 것을 방지하였는지 입증하지 못하였다. 무엇보다, 이러한 2차적 고려요소는 강력한 자명성 (strong prima facie showing of obviousness) 을 극복하지는 못한다. 따라서, Perfect Web 의 이러한 2차적 고려요소의 주장은 일견 타당한 부분이 있다하더라도 특허가 선행문헌에 비하여 비자명하다는 결론에 이르기에는 불충분하다.

본 재판부는 1심 재판부의 판단 즉, 특허청구항 모두는 선행문헌에 기재된 사실로부터 자명하다는 것에 동의하므로, 본 특허를 무효로 판결한다.